03101995 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

03/10/1995 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

EXPEDIENTE NUMERO 119-94

Recurso de casación interpuesto por el Licenciado Salvador Augusto Saravia Castillo en su calidad de Mandatario Especial con Representación de la entidad FABRICA DE DULCES COLOMBINA, LTDA., contra la sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con fecha veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro

DOCTRINA

MARCAS VIOLACION DE LEY: No puede alegarse violación del artículo 7o. del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, como submotivo en casación, cuando en el fallo recurrido se ha concluido que el distintivo marcario solicitado contiene los elementos necesarios para costituir una marca, que es precisamente lo que el interesado pide al solicitar el registro.

VIOLACION DE LEY: No se violó el incico p) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial aún cuando el fallo estima, que entre la marca registrada y la que se pretende registrar, no son semejantes, si el rechazo de la inscripción de esta última se hace en base al inciso o) del mismo artículo.

APLICACION INDEBIDA DE LA LEY: No se da la aplicación indebida del inciso o) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, como submotivo de casación, cuando en la sentencia recurrida se estima que la marca previamente registrada está totalmente comprendida dentro de la que se pretende registrar.

LEYES ANALIZADAS: Artículos 7o. 10 incisos o) y p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la

Propiedad Industrial.

CASACION NUMERO 119-94

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL, Guatemala, tres de octubre de mil novecientos noventa y cinco. Se tiene a la vista, para dictar sentencia, el recurso de casación interpuesto por el Licenciado Salvador Augusto Saravia Castillo en su calidad de Mandatario Especial con Representación de la entidad FABRICA DE DULCES COLOMBINA, LTDA., contra la sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con fecha veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro. ANTECEDENTES El recurrente al intervenir en su calidad de mandatario de la entidad mercantil ya indicada, que compareció como tercera dentro del recurso de lo contencioso administrativo promovido por el Licenciado Ernesto José Viteri Arriola, en su calidad de apoderado de la entidad denominada Warner-Lambert Company, manifestó lo siguiente: El día nueve de marzo del año en curso se le notificaron las resoluciones dictadas por ese honorable tribunal con fechas seis de marzo de mil novecientos noventa y dos y dieciséis de marzo del mismo año, en las cuales se le corre audiencia por nueve días para pronunciarse sobre el Recurso Contencioso Administrativo planteado por el señor Licenciado Ernesto José Viteri Arriola en su calidad de apoderado de la entidad Warner-Lambert Company en la que impugna con dicho recurso la resolución número tres mil noventa y seis (3096) dictada por el Ministerio de Economía con fecha uno de octubre de mil novecientos noventa y uno en el expediente de ese Ministerio que se identifica con el número un mil

doscientos veintiséis diagonal noventa y uno diagonal abril (1226/91/abril). El recurso es interpuesto en virtud de que la resolución indicada declaró CON LUGAR el Recurso de Revocatoria interpuesto por el suscrito en contra de la resolución de fecha dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y uno dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, dentro del expediente mil veinte diagonal ochenta y seis (1020/86) que se tramitó ante esa dependencia. A continuación en su expediente manifiesta: Su representada la sociedad Fábrica de Dulces Colombina, Ltda. solicitó el registro de la marca BON BON BUM para amparar productos que se encuentran comprendidos en la clase 30 de la nomenclatura oficial contemplada en el artículo ciento cincuenta y cuatro (154) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. La sociedad Warner-Lambert Company se opuso a la solicitud de registro presentada en base al registro de la marca BUM, la cual dice el Licenciado Viteri Arriola ampara productos tales como: alimentos y sus ingredientes goma de mascar, debe de interpretarse que por la determinación de los productos secircunscribe con exclusividad a goma de mascar, y no a la generalidad antes establecida, ya que esa generalidad sirve únicamente para hacer una relación dentro de la que caben los productos pero no en sí cuales son los productos que cubre. Por otra parte, la solicitud presentada por la marca BON BON BUM, está destinada a proteger productos como café, té, cacao, arroz, tapioca, saguí, sucedáneos del café, harinas y

preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, especias y hielo. Como vemos, las dos marcas amparan productos diferentes. La marca BUM se destina a productos que consisten en GOMA DE MASCAR, chicles como se les conoce comunmente, y por otra parte, la marca BON BON BUM identifica productos para el consumo y la alimentación de las personas, pero de diferente naturaleza y función, pues no es golosina sino alimentos generales. Ahora, entrando al análisis del conflicto pretendido por la entidad Warner-Lambert Company que existe entre la marca BUM y la marca BON BON BUM vemos que entre ambas existen elementos fonéticos que las distinguen claramente. Al escuchar el vocablo BON BON BUM no tiene nada que ver con el vocalblo BUM, no se presta a confusión en ese aspecto. Dice, son resonancias distintas y distinguibles. Igualmente al presentarse ambas marcas y observar la posible confusión visual vemos que entre la marca BON BON BUM y la marca BUM no existen elementos para confundir la una con la otra; vamos de lo más sencillo a lo más práctico; una está formada por nueve letras, en cambio la otra únicamente por tres letras; las dos primeras palabras de la marca BON BON BUM forman una repetición de un mismo sonido y de un mismo vocablo que hace que llame la atención fuertemente, dichos vocablos en

contra de la cola de la marca BUM que representa la parte a la que menos atención le podría poner el consumidor en un momento dado. Es elemental que el consumidor lo primero que aprecia es el inicio que es BON BON y una vez identificado ello probablemente BUM, pero no se está partiendo de la cola para identificar al resto de la marca. La marca BON BON BUM formada de tres vocablos y sonidos, de los cuales los dos primeros no existen en la marca Warner-Lambert Company. En consecuencia, la resolución que recurre la entidad Warner-Lambert Company y que consiste en la resolución número tres mil noventa y seis, emitida por el Ministerio de Economía el uno de diciembre de mil novecientos noventa y dos, SE ENCUENTRA AJUSTADA A DERECHO y la misma debe ser confirmada por el Tribunal. RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA Con fecha veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro, la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia y resolvió: "I. CON LUGAR el recurso Contencioso Administrativo interpuesto por el representante de Warner-Lambert Company; en consecuencia, REVOCA la resolución tres mil noventa y seis (3096) que el Ministerio de Economía profirió el uno de octubre de mil novecientos noventa y uno; y, II. Por el motivo indicado no hay especial condena en costas procesales, debiendo cada parte asumir el pago de aquellas en que hubiera incurrido. NOTIFIQUESE y al estar firme la sentencia, con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes al lugar de procedencia". La Sala en su parte

considerativa estimó lo siguiente: "Al efectuarse el análisis de los argumentos en que el representante de la entidad Warner-Lambert Company fundamenta su oposición, la Sala llega a las siguientes conclusiones: a) Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial: "No podrán usarse ni registrarse como marcas, ni como elementos de las mismas:... o) Los distintivos ya registrados por otras personas como marcas para productos, mercancías o servicios comprendidos en una misma clase; p) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registradas o en trámite de registro, se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase..." En el caso de estudio, no puede decirse que el Ministerio de Economía, en la resolución recurrida haya infringido al resolver, la norma contenida en el inciso p) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, toda vez, que entre la marca BON BON BUM que pretende registrarse y la marca BUM ya registrada, no puede haber semejanza gráfica, fonética o ideológica, si se toma en consideración que la primera, además de la palabra BUM, está compuesta también de las palabras BON BON que la hace diferente, fonética o ideológicamente. Por consiguiente, aunque ambas marcas ampararían productos o mercancías comprendidos en la misma clase treinta de la Nomenclatura Oficial, no puede hablarse de

semejanza si la marca que pretende registrarse está compuesta de dos palabras que no entran en la composición de la marca BUM; y b) No obstante lo anteriormente expuesto, el Tribunal estima, que si bien es cierto que entre la marca BON BON BUM y la marca BUM no hay semejanza, si está probado que el distintivo o marca BUM constituye un elemento de la marca BON BON BUM, por lo que de acuerdo con lo establecido en el inciso o) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, no puede registrarse la marca BON BON BUM por entrar en su composición o como elemento de la misma marca ya registrada BUM, que ampara los mismos productos que ampararía la marca que pretende registrarse. Por tal motivo, este Tribunal al resolver, revocará la resolución recurrida, sin condenar a la parte vencida al pago de las costas procesales, por estimar que en el presente caso se litigó con evidente buena fe". RECURSO DE CASACION El Licenciado Salvador Augusto Saravia Castillo, en su calidad de Mandatario Especial con Representación de la entidad FABRICA DE DULCES COLOMBINA LTDA., compareció a interponer recurso de casación contra la sentencia de fecha veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dentro del recurso contencioso administrativo número cuarenta y seis guión noventa y dos, por motivos de fondo, así: Con base en el sub caso de procedenciacontenido en el inciso primero del artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, por contener la sentencia

recurrida APLICACION INDEBIDA DE LEY. El casacionista, en el apartado de exposición, dice: "Como sub motivo de casación de fondo de acuerdo con el inciso primero (1o.) del artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, se denuncia la violación de los artículos 7, e inciso p) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial -aprobado por decreto 26-73 del Congreso de la República-. "Sobre el particular, debe señalarse que la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso consideró que entre las marcas BUM y BON BON BUM, no puede haber semejanza gráfica, ideológica o fonética; para concluir que, aunque ambas marcas amparan productos o mercancías comprendidas en una misma clase, no puede hablarse de semejanza que pueda inducir a error u originar confusión. Al respecto cabe concluir que, de acuerdo a la mencionada Sala: a) La combinación de palabras BON BON BUM reune requisitos exigidos en el artículo 7 del mencionado Convenio para ser una MARCA, ya que en sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de la recurrente, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular. b) Como consecuencia, entre los distintivos BON BON BUM y BUm no existe semejanza gráfica, fonética o ideológica que pueda inducir a error u originar confusión al emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase, pero de diferente titular. No obstante las claras estimaciones de la

mencionada Sala, al dictar la sentencia impugnada no confirmó la resolución del Ministerio de Economía, y con ello, vedó a mi representada su legítimo derecho a obtener el registro de la marca BON BON BUM, contraviniendo el texto expreso de las disposiciones legales citadas, por lo que procede casar el fallo recurrido y resolver como en derecho corresponde". Luego dice: "Como sub motivo de casación de fondo de acuerdo con el inciso primero (1o.) del artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, se denuncia la aplicación indebida del inciso o) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial aprobado por el Decreto 26-73 del Congreso de la República. Al respecto cabe estimar que al dictar la sentencia recurrida la mencionada Sala consideró que entre los distintivos BON BON BUM, no puede haber semejanza gráfica, fonética o ideológica; para concluir que, aunque ambas marcas amparan productos o mercancías comprendidas en una misma clase, no puede hablarse de semejanza que pueda inducir a error u originar confusión. Como consecuencia de las claras consideraciones de la mencionada Sala, el previo registro del distintivo BUM no impide el registro del distintivo BON BON BUM, ya que éste último, por sus caracteres especiales, es susceptible de distinguir claramente productos o mercancías comprendidas en la misma clase que los amparados por el otro distintivo, pero de diferente titular; y por consiguiente, el distintivo BON BON BUM es otro y diferente del distintivo BUM. Al apreciarlo así la

mencionada Sala para fundar su sentencia, aplica entonces indebidamente la disposición legal citada, ya que el distintivo BON BON BUM es otro diferente del distintivo BUM, el previo registro de este último no impide el registro de aquel, por lo que procede casar el fallo recurrido y resolver como en derecho correponde". CONSIDERACIONES DE DERECHO Violación De la Ley Con base en el subcaso de procedencia contenido en el inciso 1. Del Artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, el recurrente denuncia la violación del Artículo 7 y del Artículo 10 inciso p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado por el Decreto número 26-73 del Congreso de la República, señalando que en el citado artículo 7 del Convenio "Marca es todo signo, palabra o combinación de palabras o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular" y agrega que según el inciso p) del artículo 10 del Convenio.." No podrán usarse ni registrarse como marca ni como elemento de las mismas: ... p) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos,

mercancías o servicios comprendidos en la misma clase". Y concluye: que la Sala en la sentencia recurrida consideró que entre las marcas "BUM" y "BON BON BUM"; no puede haber semejanza gráfica, fonética o ideológica definiendo que, aunque ambas marcas amparan productos o mercancías comprendidas en una misma clase, no puede hablarse de semejanza que pueda inducir a error y originar confusión. Continúa diciendo también "no obstante las claras estimaciones de la mencionada Sala, al dictar la sentencia impugnada no confirmó la resolución del Ministerio de Economía, y con ello, vedó a mi representada su legítimo derecho a obtener el registro de la marca "BON BON BUM", contraviniendo el texto expreso en las disposiciones legales, citadas, por lo que procede casar el fallo recurrido...". Esta cámara estima, por una parte, que el recurso de casación no expresa con la debida claridad y concreción la razón o razones por las que se estiman violados los artículos citados, lo cual sería suficiente para no acoger la casación en cuanto a este submotivo. Efectivamente, en el apartado dedicado a tal objetivo se encuentra lo siguiente: En primer lugar hace una transcripción de normas del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, luego resume parte de la sentencia recurrida, lo cual vuelve a realizar en los incisos a) y b) y finalmente expresa: "No obstante, las claras estimaciones de la mencionada Sala, al dictar la sentencia impugnada no confirmó la

resolución del Ministerio de Economía, y con ello, vedó a mi representada su legítimo derecho a obtener el registro de la marca BON BON BUM, contraviniendo el texto expreso de las disposiciones legales citadas, por lo que procede casar el fallo recurrido y resolver como en derecho corresponde". Este párrafo, queconstituye la única explicación que da el recurrente sobre las violaciones acusadas, no contiene argumentos suficientes para acoger el recurso de casación. En todo caso, se estima que el fallo no viola el Artículo 7 del Convenio referido, ya que el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, ha concluido que el distintivo BON BON BUM contiene los elementos necesarios para constituir una marca, que es precisamente lo que el recurrente ha pretendido en el proceso administrativo, la solicitar el registro de la misma, por ello no puede haber violación del Artículo 7. Citado aunque la inscripción de la marca no resultó posible por la aplicación de una norma distinta que constituye un caso de excepción. En cuanto a la acusada violación del Artículo 10 inciso p) del citado Convenio, cabe indicar que la Sala sentenciadora estimó que entre la marca BON BON BUM y la marca BUM no había semejanza. Si se aceptara la tesis recurrente de que esa norma fue violada, le resultado tendría que ser el opuesto o sea concluir que si hay semejanza y en consecuencia procedería rechazar la solicitud de registro, pero, en este caso el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, aplicó un inciso diferente o sea el inciso o) del mismo

Artículo 10. Como consecuencia de esta situación, debe rechazarse el recurso de casación en cuanto al submotivo referido.

CONSIDERANDO: El recurrente, con base en el submotivo de casación contenido en el inciso primero del Artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil denuncia aplicación indebida del inciso o) del Artículo 10 del Convenio Centroamericano Para la Protección de la Propiedad Industrial, en virtud de que a pesar de considerar que BON BON BUM no tiene semejanza gráfica, fonética o ideológica con el distintivo BUM hizo aplicación indebida de la referida norma al denegar la inscripción de la primera.

Esta Cámara estima que no hubo aplicación indebida ya que el rechazo de la inscripción al aplicar el inciso o) del artículo citado, no se verificó por razón de inexistencia del parecido entre ambos distintivos, sino con base en que el distintivo ya registrado BUM está comprendido en su totalidad dentro del distintivo BON BON BUM, lo cual indudablemente es cierto, y constituye motivo obvio para no permitir el registro solicitado, ya que se da uno de los casos claros en que se pretende inscribir una marca ya registrada, aunque con un agregado que no hace perder la identidad de la misma. Como consecuencia debe declararse sin lugar el recurso de casación interpuesto y hacer la condena en costas e imposición de multa que establece la ley. LEYES APLICABLES Las citadas y los artículos 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 9, 40 y 42 de la Ley de lo Contencioso Administrativo; 66, 67, 126, 127, 177, 178, 186, 619, 621 y 633 del Código Procesal Civil y

Mercantil; 1, 74, 79, 141, 142, 143 y 149 de la Ley del Organismo Judicial. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, con fundamento en lo considerado y leyes citadas, al resolver: I. DESESTIMA el recurso de casación del cual se ha hecho mérito; II. Condena en costas al interponente y le impone una multa de trescientos quetzales (Q. 300.00 ), que deberá hacer efectiva dentro de cinco días de estar firme este fallo; III. NOTIFIQUESE y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes a donde corresponde. Oscar Barrios Castillo, Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia. - Mario Aguirre Godoy, Magistrado Vocal Octavo. - Angel Alfredo Figueroa, Magistrado Vocal Sexto. - Manuel Alfonso Ramírez Villeda, Magistrado Vocal Décimo. - Julio Francisco Lanza, Magistrado Vocal Duodécimo. - Ante mí: Víctor Manuel Rivera Woltke, Secretario de la Corte Suprema de Justicia.