04111976 - CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

04/11/1976 - CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO Interpuesto por el Licenciado Jorge Skinner Klée, personero de "Philip Morris Incorporated", contra, Jorge Escobar Feltrín.

DOCTRINA: Para que prospere el recurso de casación en lo contencioso-administrativo, debe expresarse la técnica procesal aplicable con citación precisa de las leyes que la establecen.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: CÁMARA CIVIL, Guatemala, cuatro de noviembre de mil novecientos setenta y seis.

Se tiene a la vista para resolver el recurso de casación interpuesto por el Abogado Jorge Skinner Klée, como representante de "Philip Morris Incorporated", contra la sentencia de fecha treinta y uno de agosto del corriente año, proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, originada por las diligencias administrativas seguidas por el señor Jorge Escobar Feltrín, en la oficina de Marcas y Patentes, como apoderado de "Apolo Industrial, Química Guatemalteca, Sociedad Anónima".

ANTECEDENTES: El nueve de agosto de mil novecientos setenta y tres, el señor Jorge Escobar Feltrín, se presentó a la Oficina de Marcas y Patentes, solicitando el registro y la exclusividad del aviso comercial "Venga donde está el sabor... Llegue al sabor con el Fruto", como personero de "Apolo Industrial, Química Guatemalteca, Sociedad Anónima". El veinticuatro de octubre siguiente el Licenciado Jorge Skinner Klée, como personero de "Philip Morris Incorporated", hizo oposición al registro exclusivo del aviso comercial, porque su representada fabricante de cigarrillos, sociedad organizada conforme a las leyes del Estado de Virginia, en Estados Unidos

de Norteamérica, usa mundialmente y desde hace mucho tiempo, el aviso en inglés "Come Where The flavor is", que vertido al español dice "Venga a donde está el sabor", según consta en las revistas de circulación internacional como "Vanidades", "Visión", "Time", "Newsweek", "Esquire", cuyos ejemplares acompañó, con las debidas traducciones de las revistas publicadas en inglés. También adjuntó ejemplares de periódicos publicados en el país , entre ellos " La Nación" y "El Imparcial", donde aparece el anunció "Venga a donde esta el sabor...", haciendo propaganda a los cigarrillos "Marlboro". El señor Escobar Feltrín al dar contestación a la oposición sustentada por el representante de "Philip Morris Incorporated", expuso que su representada fabrica jabones fortificados, cloro liquido, aceite de pino, betunes para zapatos, cosméticos y limpiadores industriales. Además distribuye jugos y néctares de frutas, pastas y salsas de tomate, bombillos de alumbrado eléctrico y tubos fluorescentes; pidió que en su oportunidad se declare sin lugar la oposición. El representante del Ministerio Público manifestó que debería resolverse el caso atendiendo la opinión de la Oficina de Marcas y Patentes, sobre que el oponente no justificó prioridad y mejor derecho respecto a la leyenda motivo de la controversia; que nuestra legislación, sigue el sistema atributivo o sea que, es primero en derecho quien es primero en tiempo, y que la exclusividad derivada de la mencionada protección, se rige

por la relación de las actividades o producción de artículos de fábrica y comercio, así como las leyendas para dar a conocer al público los beneficios y bondades inherentes a los productos conforme a los artículos 4o., 7o., inciso 8o.) 12, 29 y 30 de la Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales. Agregó que el derecho pretendido por el solicitante está reconocido por las leyes de esta República, sin supeditarlo a que haya otro semejante en el extranjero no registrado en Guatemala, pues sería ilógico que quien tuviera necesidad de registrar un aviso comercial, primero investigase en todo el mundo la existencia de uno parecido; por lo cual pidió que se desestimara la oposición. El siete de marzo de mil novecientos setenta y cinco, el Ministerio de Economía resolvió sin lugar la oposición, porque la empresa oponente no probó derecho registrado al uso exclusivo de su anuncio y tampoco probó que se le causara ningún perjuicio por el solo hecho de que ambos avisos comerciales sean iguales en su primera parte, tanto más que en el aviso del solicitante no pretende registrar su publicidad para cigarrillos o productos afines y conexos. Interpuesto el recurso de reposición, fue declarado sin lugar el doce de mayo del mismo año, en providencia número mil novecientos sesenta y nueve (1969). RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: Los Abogados Jorge Skinner Klée y Juan Ruiz Skinner Klée pudiendo actuar conjunta o separadamente como representantes de la entidad "Philip Morris Incorporated", conforme a la personería acreditada, interpusieron el recurso contencioso administrativo. Alegaron que desde hace muchos años es conocido

internacionalmente el aviso comercial "Venga a donde está el sabor", como lo justificaron con las publicaciones presentadas; que el aviso de "Apolo Industrial Química Guatemalteca, S. A.", carece, en consecuencia, de originalidad; que la empresa de la representación que ejercitaban sí sufre lesión y que nada tiene qué ver que los productos de las empresas sean diferentes, puesto que la exclusividad de los avisos comerciales no se otorga únicamente para determinados productos. Que la Ley de Marcas exigeoriginalidad suficiente que permita diferenciar los avisos de otros de la misma índole; que conforme al Convenio Centroamericano de la Propiedad Industrial, ya ratificado y vigente en la República, en su artículo 62, inciso b), preceptúa que no podrán usarse ni registrarse como expresiones o señales de propaganda, las que carezcan de originalidad o sean conocidas públicamente en relación a otros productos, mercancías, servicios, empresas o establecimientos de diferente titular. En relación a marcas, nombres comerciales y avisos, citaron al autor de Derecho Mercantil, Joaquín Rodríguez y Rodríguez, en referencia a la pretensión del uso exclusivo; que el Ministerio de Economía hizo aplicación indebida de los artículos 3o. y 30 de la Ley de Marcas (Decreto Gubernativo 882), siempre bajo el concepto de que el aviso pretendido carecía de originalidad. Pidieron tramitar el recurso conforme a la ley, y que en su oportunidad se declarase improcedente el registro del aviso comercial que se pretende registrar, con menoscabo de los intereses de la empresa que representan.

Ni Apolo Industrial Química Guatemalteca, Sociedad Anónima", como tampoco el Ministerio de Economía y el Ministerio Público intervinieron en el recurso, por lo cual en rebeldía de los dos últimos, se tuvo por contestada la demanda en sentido negativo y se abrió a prueba por el término de ley, durante el cual, a solicitud de uno de los abogados de la parte opositora, se tuvo como prueba las diligencias administrativas y los documentos ofrecidos en ellas.

SENTENCIA RECURRIDA: En la fecha relacionada dictó sentencia el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, declarando sin lugar el recurso interpuesto. Estimó el Tribunal que si bien el artículo 30 de la ley estipula que los avisos comerciales, industriales o de negociaciones constituyen un derecho exclusivo, siempre que ofrezcan un grado de originalidad suficiente para diferenciarlos de otros de la misma índole, también es de estimar que el opositor debe tener un derecho adquirido en el aviso que en forma idéntica o semi-idéntica se pretenda registrar, y luego que demuestre que se le causa un perjuicio, extremo no probado en el expediente administrativo, ni en el recurso; que la circunstancia de la identidad parcial de los avisos y de que el que corresponde a la entidad opositora sea conocido mundialmente en cuanto expresa "Venga a donde está el sabor", la ley guatemalteca no le reconoce derecho de exclusividad obligatoria, máxime si se toma en cuenta que el artículo 30 de la ley exige la originalidad, cuando se trata de publicidad con fines de competencia desleal en cualquier actividad

comercial o industrial, lo cual no ocurre cuando sean diversos los artículos. Finalmente, que el Convenio Centroamericano de Protección de la Propiedad Industrial aprobado por el Decreto 26-76 del Congreso de la República, que entró en vigor el veintisiete de mayo de mil novecientos setenta y cinco, no tiene aplicación al caso de examen, puesto que su artículo 226 estipula que las solicitudes de registro en trámite y las acciones que se hubieren deducido al entrar en vigor el Convenio, se proseguirían hasta su resolución conforme a las disposiciones internas bajo las cuales se iniciaron.

RECURSO DE CASACIÓN: Se interpuso el recurso de casación citando únicamente el artículo 255 de la Constitución de la República, por motivos de fondo, o sea por violación de ley, citando como tal el artículo 30 del Decreto Gubernativo 882 aprobado por el Decreto Legislativo 2079.

Adujo que el precepto legal en cuestión establece el uso de avisos, expresiones o señales de propaganda como derecho exclusivo, cuando los interesados hayan llenado los requisitos contenidos en el artículo 29 de la misma ley, "siempre que ofrezcan un grado de originalidad suficiente que permita diferenciarlos de cualquier otro de la misma índole"; que el Tribunal violó el artículo 30 de la citada ley, único que rige la materia de avisos comerciales, introduciendo elementos y conceptos que le son extraños; que distorsionó el contenido del artículo al referirse a la competencia desleal, restringiendo el término "índole", únicamente al comercio, industria o negociación, ya que se refiere al aviso comercial en sí, en cuanto al "grado de

originalidad" para distinguirlo de otros avisos; que se aceptó la identidad o semejanza entre los avisos, pero se afirmó que la resolución cuestionada está ajustada a la ley, porque el opositor debe tener un derecho adquirido en forma idéntica o semi-idéntica con el que se pretenda registrar; que sería absurdo asimilar la originalidad a la ausencia de registros previos, pues sería homologar la institución de avisos comerciales con la de marcas de comercio, fábricas o industrias; que las publicaciones que ordena el artículo 29 de la ley, tienen por objeto dar oportunidad para establecer la originalidad del aviso; que la práctica inveterada ha consagrado y extendido el aviso comercial no sólo al establecimiento, sino al producto, al servicio o a la mercancía y, por ello, los avisos en conclusión distinguen los productos. Por los razonamientos anteriores pidió en definitiva casar la sentencia impugnada y fallar con arreglo a la ley. Efectuada la vista, debe dictarse sentencia.

CONSIDERANDO: En repetidos fallos esta Corte ha resuelto que la prosperidad del Recurso de Casación en materia contencioso administrativo exige, además de la cita del artículo 255 de la Constitución de la República, que se invoquen las disposiciones legales contenidas en el Decreto 60 de la Junta de Gobierno y el artículo 50 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo que determinan las disposiciones aplicables para interponer, admitir y substanciar el recurso de casación en la materia específica de que se trata, pues de lo contrario la cita de leyes resulta incompleta. Por el carácter técnico y formal de este recurso, el Tribunal no puede suplir loserrores u omisiones en que incurran los interponentes, por lo que está incapacitado jurídicamente para hacer

el análisis comparativo de rigor, razones que obligan a desestimar el recurso.

LEYES APLICABLES: Artículos citados 61 inciso 4o., 86, 88, 619 párrafo 2o., 633 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 38 inciso 2o., 143, 157, 159, 163 y 169 Ley del Organismo Judicial.

POR TANTO, La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil: DESESTIMA el recurso de que se ha hecho mérito; condena al interponente al pago de las costas del mismo y a una multa de CIEN QUETZALES que deberá hacer efectiva en la Tesorería del Organismo Judicial, dentro del término de tres días y que, en caso de insolvencia, conmutará con treinta días de prisión simple; lo obliga a reponer el papel suplido por el sellado de ley dentro del mismo término, bajo apercibimiento de multa de diez quetzales si no lo hace. NOTIFÍQUESE y con certificación de lo resuelto devuélvase el proceso.

H. Hurtado A.- R. Aycinena Salazar.- Rodrigo Robles Ch.- M. A. Recinos.- A. Linares Letona.- Ante mí: M.

Álvarez Lobos.