05091995 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

05/09/1995 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

EXPEDIENTE NUMERO 106-94

Recurso de casación interpuesto por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, SOCIEDAD ANONIMA, contra la sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro. DOCTRINA INTERPRETACION ERRONEA DE LA LEY: No puede prosperar el recurso de casación por este submotivo, cuando se hace consistir en error de juicio respecto a la aplicabilidad del supuesto legal denunciado como infringido al caso concreto, y no como un yerro en la aprehensión del texto y sentido de la norma en referencia.

VIOLACION DE LEY: Para que puede prosperar el recurso de casación por el submotivo de violación de ley, es presupuesto obligado que, en el fallo de segunda instancia se haya dejado de aplicar la norma sustantiva aplicable al caso concreto o bien haya contravenidoen forma expresa su texto.

LEYES APLICABLES: Artículo 621 inciso 2o. del Código Procesal Civil y Mercantil.

CASACION NUMERO 106-94.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL, Guatemala, cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Se tiene a la vista para dictar sentencia, el recurso de casación interpuesto por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, SOCIEDAD ANONIMA, representada por el Abogado Fernando Esteban Calvillo Calderón, en su calidad de mandatario especial judicial y administrativo y quien actúa bajo la dirección y procuración del

Abogado Roberto René Alonzo Castañeda, contra la sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro, en el recurso Contencioso Administrativo número dos guión noventa y dos.

I. ANTECEDENTES El diez de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, el representante legal de la entidad KELLOG DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, el registro de la marca "CHOCO CRUNCHIS", clase treinta. El veintiuno de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, la entidad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, SOCIEDAD ANONIMA, compareció ante el citado registro a oponerse al registro de la marca antes indicada por ser ella titular de la marca registrada "CRUNCH" clase treinta. El veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición y consecuentemente con lugar la inscripción de la marca ya referida, resolución que fue atacada por medio de recurso de revocatoria el veintisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve. La entidad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, SOCIEDAD ANONIMA, el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, presentó ante la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, recurso de igual naturaleza en contra de la resolución número cero mil setecientos doce (01712), emitida por el Ministerio de Economía el cinco de junio de mil novecientos noventa y uno, dentro del expediente número noventa y ocho

diagonal noventa GACG, por medio de la cual se declaró sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por el representante legal de la citada sociedad.

II. OBJETIVO DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Se revoque la resolución número cero mil setecientos doce, emitida por el Ministerio de Economía el cinco de junio de mil novecientos noventa y uno, por la cual se declaró sin lugar el recurso de revocatoria, y se declare procedente la oposición interpuesta por la entidad Societe Des Produits Nestlé, Sociedad Anónima, contra la solicitud de registro de la marca "CHOCO CRUNCHIS", y se revoquen en su totalidad las resoluciones administrativas recurridas.

III. RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro, dictó sentencia y en ella analizó el contenido del memorial de demanda así como lo manifestado tanto por la entidad Kellogg de Centro América, Sociedad Anónima, como por el Ministerio Público; el Ministerio de Economía no contestó la demanda. El Tribunal sentenciador consideró como hechossujetos a prueba la procedencia o improcedencia de la resolución motivo de la impugnación. La existencia de similitud gráfica, visual, fonética e ideológica de la marca CHOCO CRUNCHIS y la marca CRUNCH.

La sentencia referida declara: "I) SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo promovido por el representante de la entidad denominada SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, SOCIEDAD ANONIMA; en

consecuencia CONFIRMA la resolución un mil setecientos doce (1712) que el Ministerio de Economía emitió el cinco de junio de mil novecientos noventa y uno; y II) CONDENA al pago de las costas procesales a la entidad recurrente...". Para arribar a tal conclusión el Tribunal consideró: "al efectuar en su conjunto de los elementos que conforman cada uno de los signos en estudio CHOCO CRUNCHIS que solicita su registro y CRUNCH que se encuentra registrada, se aprecia que entre las mismas existe diferencias y caracteres especiales y pueden coexistir en el mercado sin que por ello se restrinja el derecho que goza la marca registrada, de lo que se deduce que el distintivo que solicita su inscripción no tiene semejanza gráfica y fonética, por lo que no contraviene lo preceptuado en el artículo 10 literal p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial que dice que no podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas, los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética e ideológica puedan inducir a error u originar confusión con otras marcas ya registradas o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase. Que por los razonamientos antes expresados y el dictamen del Ministerio Público, el recurso interpuesto deviene improcedente y debe confirmarse". En el punto dos del considerando, la Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dice: "Al efectuarse el análisis de los argumentos en que el representante de la entidad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE,

SOCIEDAD ANONIMA, fundamenta su oposición la Sala llega a las siguientes conclusiones: que de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, marca es todo signo, palabra o combinación de palabras, o de cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular. Lo transcrito pone de manifiesto que una marca puede estar formada por una sola palabra o por una combinación de palabras. En el caso sub judice está probado que la marca "CHOCO CRUNCHIS", está formada por dos palabras "CHOCO" y "CRUNCHIS", por lo que el estudio comparativo con la marca registrada "CRUNCH" no puede hacerse separando las palabras de la marca "CHOCO CRUNCHIS" ya que en tal caso estaría destruyendo prácticamente la última marca mencionada. Aclarando lo anterior, el Tribunal estima que entre las marcas cuestionadas no existe la semejanza gráfica y fonética que les atribuye el representante de la entidad recurrente, toda vez que la única similitud que existe entre ambas marcas la constituyen las seis primeras letras de la segunda palabra de la marca "CHOCO CRUNCHIS", la cual es insuficiente para no acceder al registro de la marca "CHOCO CRUNCHIS", habida cuenta que entre ésta y la marca CRUNCH hay una marcada diferencia, no sólo gráfica sino que fonética que hace que ambas marcas puedan coexistir por no darse los presupuestos contemplados en los incisos o) y p)

del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; y, en cuanto a la palabra CHOCO, que según el representante de la entidad recurrente no puede registrarse como marca por ser un nombre genérico de uso común, debe tenerse presente que en el caso sub judice no se trata de registrar como marca "CHOCO", raíz de la palabra "CHOCOLATE", sino que la palabra CHOCO no es más que uno de los elementos componentes de la marca "CHOCO CRUNCHIS", por lo cual no hay impedimento legal para que como componente de la marca compuesta de dos palabras pueda registrarse...".

IV. RECURSO DE CASACION Con fecha ocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro, el Abogado Fernando Esteban Calvillo Calderón, actuando en nombre y representación de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, SOCIEDAD ANONIMA, interpuso recurso de casación contra la sentencia anteriormemte relacionada por motivos de fondo; invocó como casos de procedencia los submotivos violación de ley e interpretación errónea de la ley, contenidos en el inciso 1o. del artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil. Citó como leyes infringidas, para el submotivo violación de ley, los incisos i), o) y p) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; y para el submotivo interpretación errónea de la ley, el artículo 7 del citado Convenio.

A. INTERPRETACION ERRONEA DE LA LEY.

La interesada para este submotivo manifiesta: ""que el artículo 7 del Convenio Centroamericano para la

Protección de la Propiedad Industrial dispone: "Para los efectos del presente Convenio, marca es todo signo, palabra o combinación de palabras o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase pero de diferente titular". La interesada indica que de conformidad con el precepto citado, las marcas y los elementos que las integran deben estar dotados de especialidad, principio de especialidad en que va inmersa la novedad de la marca. Precisamente por esos caracteres de especialidad es que las marcas tienen y deben tener una capacidad de individualizar a los productos, mercancías o servicios, de otros de la misma especie o clase, pero de diferente titular.La individualidad que proporciona una marca llega a tal grado que por ella misma debe ser capaz de diferenciar a cualquier producto de otro que pertenezca a la misma clase marcaria. Para fundamentar la tesis que respecto a este submotivo sostiene, la recurrente expone: "La Honorable Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha mal entendido el contenido del precepto citado, porque conforme éste debe entenderse que todos los elementos gramaticales de la marca compuesta deben estar caracterizados por la aludida especialidad y no solamente por alguno o algunos de ellos"". Continúa exponiendo la parte recurrente: "Que con ese criterio, la interpretación que el Tribunal recurrido le da al precepto citado llevaría a la conclusión de que una marca compuesta por muchas palabras podría perfectamente registrarse completa, con tal de que al menos una de tales palabras tenga caracteres

especiales, aunque todas las demás se reduzcan a sustantivos, adjetivos y verbos del lenguaje común. La interpretación es notoriamente incorrecta. El precepto se ha entendido como que el conjunto es el que debe tener caracteres especiales, aunque no lo tengan los elementos que lo componen". Y agrega: "Todo ello hace que cuando el Tribunal recurrido en la sentencia impugnada entiende que no hay impedimento legal que un nombre genérico de uso común pueda registrarse como componente de una marca compuesta, infringe el citado artículo 7 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, por haber cometido el vicio denunciado de interpretación errónea, por no haberse atendido a su texto".

B. VIOLACION DE LEY.

Manifiesta la interponente que, en la sentencia recurrida se violan las letras i), o) y p) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, y expone sus argumentaciones así: a. Respecto a la violación de la letra i) del citado artículo 10, que en su parte conducente dice: "No podrán usarse ni registrarse como marca ni como elemento de la misma: ...i) Los nombres técnicos o comunes de los productos, mercancías o servicios, cuando con ello se pretenda amparar artículos o servicios que estén comprendidos en el género o especie a que correspondan tales nombres". La recurrente argumenta que la comparación entre la sentencia impugnada y el precepto legal citado como infringido, produce el resultado de evidenciar y que dicha sentencia fue pronunciada en abierta contradicción con el tenor de esta norma legal,

que estando vigente y siendo aplicable al caso concreto, no fue tomada en cuenta en la sentencia recurrida, con la cual se ha incurrido en la clásica forma de violación de ley. Indica que "entre la sentencia impugnada y el precepto citado, existe una abierta y total oposición, pues mientras la ley establece que no pueden registrarse como elementos de las marcas los nombres comunes de los productos incluidos en la respectiva clase marcaria, la sentencia, al declarar improcedente el recurso contencioso administrativo planteado y confirmar la resolución administrativa impugnada con él, implícitamente está considerando procedente el registro en la clase marcaria treinta, de una marca compuesta por el nombre común de uno de los productos comprendidos en esa clase marcaria. Y esa oposición entre la sentencia y la ley citada como infringida, que es apreciable al efectuar el examen comparativo correspondiente, integra el caso de procedencia de violación de ley que ha sido invocado". b. En cuanto a la violación de la letra o) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial que establece: "No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas...o) Los distintivos ya registrados por otras personas como marcas para productos, mercancías o servicios comprendidos en una misma clase". La recurrente expone: "Respetuosamente llamo la atención de la Honorable Corte de Casación sobre las circunstancias de que el precepto citado contiene una prohibición absoluta y no condicionada, en el sentido de que no puede usarse ni registrarse como marcas ni como

elementos de las mismas los distintivos ya registrados por otras personas, con referencia a la misma clase marcaria. En el presente caso está debidamente probado en autos que mi representada tiene registrada a su nombre la marca "CRUNCH" y la pretensión marcaria que se discute es "CHOCO CRUNCHIS", que pretende ser registrada en este caso y contra cuya pretensión marcaria ha enderezado mi representada las acciones administrativas y judiciales que han quedado relacionadas". La recurrente concluye afirmando que la "Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia impugnada, viola la ley, cuando reconoce que las seis letras que aparecen en la marca "CRUNCH", registrada por mi representada, quedan englobadas dentro de la segunda palabra que forma la pretension marcaria "CHOCO CRUNCHIS", no obstante afirma que no se dan los presupuestos contemplados en la letra o) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial". La recurrente concluye sus argumentaciones diciendo que "la sentencia impugnada tiene presente el precepto citado, el cual en realidad es aplicable al caso concreto. Lo tiene presente y del texto de la sentencia parece deducirse que haya mal entendido o interpretado con error sus disposiciones. Pero no obstante ello, resuelve en sentido diametralmente opuesto a tales disposiciones. Se da, pues un caso de violación de ley, no por omisión en considerar la disposición aplicable, sino por resolver en sentido opuesto al indicado por la norma". c. La interesada en lo que respecta a la violación de la letra p) del artículo 10 del Convenio Centroamericano

para la Protección de la Propiedad Industrial indica que el mismo establece: "No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas...p) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica puedan inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registradas o en trámite de registro, si se pretende emplearlas para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase". Según lo manifiesta la interesada en la sentencia impugnada, el tribunal que la dictó ha incurrido en el vicio de ley puesto que,teniendo presente la norma citada, entendiendo correctamente su contenido, no la aplica al caso concreto. Afirma que en el presente caso se pretende como elemento de una marca compuesta, un distintivo semejante gráfica, fonética e ideológicamente a otro ya inscrito a nombre de su representada; y siendo que la marca ya inscrita y la que se pretende registrar se refieren a productos comprendidos en la misma clase marcaria, que es la clase treinta (30), en condiciones tales que esa semejanza entre ambos distintivos deberá producir necesariamente error y originar confusión entre ambas marcas. Finaliza diciendo: "Con ello el Tribunal, en la sentencia que se impugna, ha incurrido en el vicio de violación de ley, puesto que teniendo presente la norma citada, entendiendo correctamente su contenido, no obstante ello no se aplica al caso concreto".

CONSIDERANDO

- IINTERPRETACION ERRONEA DE LA LEY.

Con fundamento en el artículo 621 inciso 1o. del Código Procesal Civil y Mercantil, la entidad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, SOCIEDAD ANONIMA, plantea recurso de casación contra la sentencia de fecha ocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro, emitida por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, e invoca el submotivo "Interpretación errónea de la ley". La recurrente argumenta que el Tribunal sentenciador incurre en el vicio de interpretación errónea del artículo 7 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, cuando entiende que no hay impedimento legal para que una denominación genérica pueda registrarse como componente de una marca compuesta. Porque conforme a dicho artículo debe entenderse que todos los elementos gramaticales de la marca compuesta deben estar caracterizados por la aludida especialidad, y no solamente alguno o algunos de ellos. Se entiende por denominación genérica, aquélla con que en el lenguaje usual es conocido y designado el producto o servicio que la marca está destinada a distinguir. Si la marca consiste en el propio nombre del producto al que identifica, la marca carece de aptitud distintiva y no es apropiable, lo que equivale a decir que no puede quedar reservada a favor de una sola persona natural o jurídica, porque su utilización en el lenguaje es común a todos. En materia de marcas, un caso muy frecuente de denominación genérica está constituido por determinados prefijos, sufijos, terminaciones o raíces que no pueden ser objeto de uso exclusivo; sin embargo, pueden aparecer como elementos componentes de una marca, y en este caso

cuando dos marcas tienen en común ese tipo de elementos genéricos, el examen comparativo debe hacerse prescindiendo de ellos y practicándose sólo respecto a los demás. Ejemplo de ello son: Anestesia y Anestesín; Caficortín y Cafertín; Coca Cola y Pepsi Cola. La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la sentencia impugnada con toda lógica dice: "En el caso sub judice está probado que la marca "CHOCO CRUNCHIS" está formada por dos palabras: "CHOCO CRUNCHIS", por lo que el estudio comparativo con la marca registrada "CRUNCH" no puede hacerse separando las palabras de la marca "CHOCO CRUNCHIS", ya que en tal caso se estaría destruyendo prácticamente esta marca". Debe hacerse notar que en el presente caso, la marca registrada está formada de una sola palabra y la que se pretende registrar utiliza dos, una de ellas que es una denominación genérica, en el presente caso no puede prescindirse de ella para el examen comparativo, debido a que la marca registrada no incluye ninguna denominación de este tipo. Del estudio de la sentencia impugnada se establece que, el Tribunal sentenciador no incurrió en el sub motivo de interpretación errónea que indica la recurrente, pues le dio al precepto cuestionado el alcance jurídico que el mismo tiene en el caso concreto, y de los argumentos de la recurrente se deduce que su tesis arguye más bien el error de juicio respecto a la aplicabilidad del supuesto legal al caso concreto, pero no un yerro en la aprehensión del texto y sentido de la norma, ni del supuesto normativo, siendo en consecuencia,

improcedente el recurso de casación por este sub motivo.

CONSIDERANDO

- IIVIOLACION DE LEY.

La recurrente invoca también, como sub motivo del recurso de casación, violación de ley, y cita como infringidas las letras i), o) y p) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Para el efecto expone los siguientes argumentos: a) Respecto a la violación de la letra i) del citado artículo 10, afirma que la Sala sentenciadora la violó porque al declarar improcedente el recurso contencioso administrativo y confirmar la resolución administrativa impugnada, implícitamente está considerando procedente el registro en la clase marcaria treinta, de una marca compuesta por el nombre común de uno de los productos comprendidos en esa clase marcaria, y esa oposición entre la sentencia y la ley citada como infringida, que es apreciable al efectuar el examen comparativo correspondiente, integra el caso de procedencia de violación de ley que invoca. b) La recurrente afirma que la violación a la letra o), del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, ocurre porque la norma establece que no podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas, los distintivos ya registrados por otras personas como marcas para productos, mercancías o servicioscomprendidos en la misma clase; y que en el presente caso está debidamente probado en autos que ella tiene registrado a su nombre la marca "CRUNCH", y la pretensión marcaria que se discute es "CHOCO CRUNCHIS". Afirma que la Sala sentenciadora viola la ley cuando reconoce que las seis letras que aparecen

en la marca "CRUNCH", registrada a su favor, quedan englobadas dentro de la segunda palabra que forma la pretensión marcaria "CHOCO CRUNCHIS", no obstante lo cual afirma que no se dan los presupuestos contemplados por el inciso o) del artículo 10 del Convenio. c) Manifiesta la recurrente que respecto a la letra p), del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el Tribunal sentenciador la viola porque en el presente caso se pretende como elemento de una marca compuesta, un distintivo semejante gráfica, fonética e ideológicamente a otro ya inscrito a su nombre; y que la marca registrada y la que se pretende registrar se refieren a productos comprendidos en la misma clase marcaria. Finaliza diciendo que con ello el Tribunal, en la sentencia impugnada, ha incurrido en el vicio de violación de ley, puesto que teniendo presente la norma citada, entendiendo correctamente su contenido, no obstante ello no se aplica al caso concreto. La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia impugnada, dice que la única similitud que existe entre ambas marcas la constituyen las seis primeras letras de la segunda palabra de la marca "CHOCO CRUNCHIS", la cual es insuficiente para no acceder al registro de la marca "CHOCO CRUNCHIS", habida cuenta que entre ésta y la marca registrada "CRUNCH" hay una marcada diferencia, no sólo gráfica sino fonética que hace que ambas marcas puedan existir por no darse los presupuestos contemplados en los incisos o) y p) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la

Protección de la Propiedad Industrial. Examinadas las argumentaciones de la recurrente tenemos que la pretensión de ésta se contrae a que esta Corte declare la procedencia del recurso de casación porque en la sentencia impugnada, la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo violó las letras i), o) y p) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; pero, del estudio de la sentencia se llega a la conclusión que el Tribunal sentenciador no ignora las normas legales citadas por la recurrente como violadas, y así lo reconoce la interesada cuando dice: "... se da la circunstancia de que la sentencia impugnada tiene presente el precepto citado, el cual en realidad es aplicable al caso concreto. Lo tiene presente y del texto de la sentencia no parece deducirse que haya mal entendido o interpretado con error sus disposiciones. Pero no obstante ello, resuelve en sentido diametralmente opuesto a tales disposiciones. Se da, pues, un caso de violación de ley, no por omisión en considerar la disposición aplicable, sino por resolver en sentido opuesto al indicado por la norma". Esta Corte estima que la sentencia impugnada se encuentra enmarcada dentro de los preceptos legales vigentes que regulan esta materia, en tal virtud, la misma no adolece del vicio denunciado. En consecuencia, el recurso de casación debe desestimarse por las razones consideradas, y en aplicación de los preceptos

legales correspondientes, condenar en costas a la interponente e imponerle la multa respectiva. LEYES APLICABLES Artículos citados y 50 de la Ley de lo Contencioso Administrativo; 221 de la Constitución Política; 25, 66, 67, 619, 620, 621, 633 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 49, 74, 79 letra a), 141, 143 y 149 de la Ley del Organismo Judicial. POR TANTO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver: I. DESESTIMA el recurso de casación interpuesto por la entidad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, SOCIEDAD ANONIMA. II. Condena en costas a la parte recurrente y le impone una multa de cien (Q.100.00) quetzales, que deberá hacer efectiva dentro del plazo de cinco días de encontrarse firme el presente fallo. Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes al Tribunal correspondiente. (fs) Oscar Barrios Castillo, Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia.---Mario Aguirre Godoy, Presidente Cámara Civil.--Ricardo Alfonso Umaña Aragón, Magistrado Vocal Tercero.-- Angel Alfredo Figueroa, Magistrado Vocal Sexto.-- Julio Francisco Lanza, Magistrado Vocal Undécimo.--ANTE MI: Víctor Manuel Rivera Woltke, Secretario.

CASACION NUMERO 106-94.

INTERPONENTE: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, SOCIEDAD ANONIMA

VOTO RAZONADO DEL MAGISTRADO VOCAL TERCERO, LICENCIADO RICARDO ALFONSO UMAÑA

ARAGON.

Razono mi voto con relación a la sentencia de casación dictada dentro del Contencioso Administrativo dos guión noventa y dos, por considerar que le asiste la razón al recurrente al estimar que en la sentencia objeto del recurso se da el motivo de violación de ley respecto a la letra p) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. En efecto, tal norma prohíbe la inscripción como marca, de distintivos que puedan inducir a error u originar confusión con otras marcas registradas, si se pretende emplearlas para productos de la misma clase.La similitud se hace obvia, al comparar la marca actualmente registrada "CRUNCH", con el segundo vocablo de la marca que se pretende registrar, o sea "CRUNCHIS", comparación de la que sólo puede concluirse que existe casi una identidad, ya que ambas se diferencian sólo por la terminación "IS", y en todo caso cabría decir que la primera es también casi idéntica al plural de la primera. Al efectuarse la comparación debe eliminarse el primer vocablo de la marca que se pretende inscribir, o sea "CHOCO", por tratarse de un apócope de la palabra "chocolate" que es un genérico. En apoyo de lo expresado cabe citar lo que, con relación a la jurisprudencia mexicana, expresa el autor David Rangel Medina: "Por ser evocativa de la palabra CHOCOLATE el prefijo CHOCO se ha considerado de uso

común por la Dirección de la Propiedad Industrial, y por lo mismo están registradas y coexisten validamente, a pesar de pertenecer a titulares diferentes, las siguientes marcas: a) nacionales: CHOCOREX, CHOCOLITO, CHOCOVITA, CHOCO-CRISPE, CHOCONUTREX, CHOCO-COCO, CHOCOLETA, CHOCOLINA, CHOCONIEVES...", (Tratado de Derecho Marcario, página doscientos setenta y siete), de lo cual la única consecuencia que puede sacarse es que en la comparación no debe incluirse el prefijo, que es común a todas, sino solo la terminación. La aceptación de la coexistencia de las dos marcas implica, si el principio en que se basa tal coexistencia se generaliza, un severo golpe al sistema marcario en general, ya que en el futuro puede burlarse fácilmente la protección marcaria con sólo agregar a una marca registrada un vocablo genérico, que implique el material de que está hecho el producto. Concluyéndose así en la similitud de las marcas referidas, debió estimarse violado el precepto antes citado y casarse la sentencia recurrida. Guatemala, cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.