06061989 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

06/06/1989 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Interpuesta por: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, a través de su representante legal ROBERTO

COLMENARES ARANDI.

En contra de: Sentencia dictada el diez de junio de mil novecientos ochenta y ocho, por el Tribunal de lo

Contencioso Administrativo.

DOCTRINA: Se viola el inciso p) del artículos 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, al declarar procedente la inscripción de una marca que tiene similitud gráfica y semejanza fonética con otra ya legalmente registrada, en la misma clase de nomenclatura.

Leyes analizadas: Las citadas y 621, inciso 1o. del Código Procesal Civil y Mercantil.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL: Guatemala, seis de junio de mil novecientos ochenta y nueve. Si tiene a la vista para resolver, el recurso de casación interpuesto el dieciocho de julio de mil novecientos ochenta y ocho, por "BAYER AKTIENGESELLSCHAFT", a través de su representante legal ROBERTO COLMENARES ARANDI, bajo su propio patrocinio, en contra de la sentencia dictada el diez de junio de mil novecientos ochenta y ocho, por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dentro del recurso identificado con el número ciento cincuenta y uno guión ochenta y seis.

OBJETO DEL JUICIO: Con fecha diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, el señor Oscar Arturo Letona

Martínez solicitó el registro de la marca "BU-CLIN", para amparar productos de la Clase Cinco. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, por ser propietaria de las marcas "BAYCLIN" y "BAYCLEAN", que amparan productos de la misma Clase Cinco, se opuso al registro de la marca primeramente mencionada, con fecha cuatro de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro. Dicha oposición fue declarada con lugar por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución ciento cuarenta y seis guión ochenta y cinco, porque: "La semejanza gráfica y fonética, entre las marcas "BU-CLIN" y "BAYCLEAN", es tan evidente que puede inducir a error u originar confusión en el consumidor, por amparar artículos comprendidos en la misma clase..." Contra tal resolución, el señor Letona Martínez interpuso revocatoria ante el Ministerio de Economía, la que fue declarada con lugar en resolución número un mil trescientos noventa y siete, de fecha diecisiete de junio de mil novecientos ochenta y seis.

PUNTO OBJETO DEL JUICIO: Si es o no procedente registrar la marca "BU-CLIN" dentro de la Clase Cinco, de acuerdo a la ley y a los derechos registrales y marcarios ya adquiridos.

RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA: El siete de octubre de mil novecientos ochenta y seis, BAYER AKTIENGESELLSCHAFT interpuso recurso contencioso administrativo, pidiendo que se revocara la resolución un mil trescientos noventa y siete, dictada

por el Ministerio de Economía; y se denegara el registro de la marca "BU-CLIN" El Tribunal de lo Contencioso Administrativo examinó la demanda y al dictar sentencia, declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo planteado, confirmando así la resolución impugnada, porque: "Analizadas las estructuras de las marcas en disputa, ...la que se pretende registrar (BU-CLIN) no imita a la ya registrada (BAYCLEAN), pues ni su pronunciación, ni su estructura, ni su idea (la que no fue creada, evocada o expresada en el expediente administrativo ni en la demanda de este recurso) induce a error u origina confusión..." HECHOS Y EXTRACTO DE LAS PRUEBAS: Los hechos relevantes en el caso bajo análisis fueron relacionados adecuadamente en la sentencia, así como adecuado resulta el extracto de los medios de prueba aportados al expediente.

ALEGACIONES: El dieciocho de julio de mil novecientos ochenta y ocho, el representante legal de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT interpuso recurso de casación por motivo de FONDO, en contra de la sentencia antes reseñada, con fundamento en el siguiente submotivo y argumentación:VIOLACIÓN DE LEY: El recurrente denuncia como violado el artículo 10, literal p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Alega que el tribunal sentenciador aceptó el registro de la marca "BUCLIN", aún cuando ésta induce a error con la marca "BAYCLEAN" registrada anteriormente por su representada para proteger productos de la misma clase y con la cual tiene semejanza gráfica, fonética e

ideológica. El recurrente argumenta que los fundamentos y las afirmaciones declaradas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, son falsas, niegan el derecho marcario de propiedad y olvidan que la marca conlleva implícita, como derecho inmaterial, la propiedad de todos los beneficios derivados del trabajo, dedicación, esfuerzo, inversión, hacer, saber y conocimiento que su propietario le ha incorporado. Asimismo, señala que cuando la sentencia impugnada dice que: "...nuestra legislación marcaria no contiene normas que establezcan principios que deban observarse para la apreciación de la semejanza o parecido de la marcas...", tampoco plantea base legal para desestimar la oposición, pues para establecer tales semejanzas, basta con sólo aplicar el sentido común y los conocimientos del lenguaje.

CONSIDERANDO: El derecho de la propiedad industrial se asienta sobre postulados claros que tienen vigencia a nivel interno e internacional, cuales son: 1) El régimen jurídico de la propiedad industrial tiende a regular el uso, disfrute y disposición de los bienes ahí comprendidos, así como la represión a la competencia desleal, sea ésta premeditada o inadvertida (artículo 1o. del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial); 2) La propiedad de marcas se adquiere por registros y ésta será reconocida y protegida por el Estado en el que se hubiese inscrito (artículos 18 y 19 del citado Convenio); 3) La inscripción en el registro de la propiedad industrial otorga derecho de exclusividad en el uso y prioridad en su utilización (artículo 20 del

mismo Convenio); 4) La propiedad de una marca se adquiere en relación a productos y servicios de una misma nomenclatura (artículo 23 del mismo cuerpo legal); y 5) Son derechos por tiempo determinado, renovable, que se pueden transmitir a título gratuito u oneroso por ser bienes muebles (artículo 24 del Convenio). En el caso bajo análisis, la sentencia recurrida (líneas veintisiete a treinta y siete, hoja cuatro) concluye que: entre las marcas en cuestión, no existe similitud que induzca a error que origina confusión, por no haber semejanza gráfica, fonética o ideológica, ya que: "... El pertenecer ambas marcas a la misma clase no es motivo suficiente para impedir su uso simultáneo en el mercado, y hacer lo contrario, sería tanto como consentir el surgimiento de un monopolio o de un derecho de exclusividad o privilegio que por perjudicar la economía nacional está expresamente prohibido por la Constitución Política de la República..." Esta Cámara estima que la prohibición constitucional a los monopolios es cierta y vigente, pero que resulta ser una conclusión inaplicable al caso bajo análisis. Efectivamente, razonar en esa vía solamente haría nugatoria la existencia del derecho a la propiedad industrial e intelectual, olvidando que la denegatoria de inscripción de una marca, no impide desarrollar la función económico-industrial de producción, sino obliga a tramitar y obtener un registro marcario, libremente escogido, pero que no perjudique derechos previamente adquiridos que aparezcan ya inscritos en los registros, que son públicos.

Por otra parte, en la sentencia impugnada se dice: "...Además nuestra legislación marcaria no contiene normas que establezcan principios que deban observarse para la apreciación de la semejanza o parecido de las marcas..." (línea cuarenta y tres, hoja cuatro). A este respecto, la Cámara estima que si se diese validez y aplicación a tal razonamiento, se incurriría en la prohibición legal fijada por el artículo 12 de la Ley del Organismo Judicial, en el sentido de que, ante la falta, obscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, no puede suspenderse la administración de justicia. La Cámara también estima que el inciso p) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial fue violado en la sentencia impugnada de casación, porque: a) A su juicio, existe semejanza fonética entre las marcas en cuestión, toda vez que entre ellas hay identidad de fonemas y similitud de la acústica completa; b) Tales marcas tienen semejanza gráfica de palabras y letras que originan confusión; y c:) Se pretende emplear la marca cuyo registro se solicitó con posterioridad, para distinguir mercancías comprendidas en la misma clase de nomenclatura legal a la que corresponde la marca previamente inscrita. Consecuentemente, la casación de que se ha venido haciendo mérito debe acogerse y resolviendo conforme a derecho, declarar procedente la oposición registral interpuesta por la parte recurrente, e improcedente la

solicitud de registro marcario presentado por Oscar Arturo Letona Martínez para la marca "BU-CLIN", exonerando de hacer especial condena en costas, en base a la buena fe.

CITA DE LEYES: Artículos citados y 25, 26, 50, 51, 66, 67, 88, 619, 620, 621, 630, 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 27, 32, 38 inciso 2o., 157, 159, 163 y 169 de la Ley del Organismo Judicial.POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL, con base en lo considerado y en las leyes citadas, DECLARA: PROCEDENTE el recurso de casación de que se ha venido haciendo mérito y en consecuencia: a) CASA la sentencia proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el diez de junio de mil novecientos ochenta y ocho, en el recurso de esa misma naturaleza número ciento cincuenta y uno guión ochenta y seis (151-86); b) Revoca la resolución número un mil trescientos noventa y siete dictada por el Ministerio de Economía, el diecisiete de junio de mil novecientos ochenta y seis, dentro del expediente identificado como "RGL/Exp.728/86" y resolviendo conforme a derecho, DECLARA: PROCEDENTE la oposición registral interpuesta por BAYER AKTIENGESELLSCHAFT y como consecuencia, IMPROCEDENTE la solicitud de registro marcario presentada por Oscar Arturo Letona Martínez para la

marca "BU-CLIN". No se hace especial condena en costas. Repóngase el papel empleado al del sello de ley. Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes a donde corresponde. Edmundo Vásquez Martínez, Magistrado Presidente; Oscar de León Aragón, Magistrado Vocal Tercero; Hugo González Caravantes, Magistrado Vocal Cuarto; Eduardo Castillo Montalvo, Magistrado Vocal Quinto; Ángel Valle Girón, Magistrado Vocal Séptimo, ANTE MI: Víctor Manuel Rivera Woltke, Secretario. VOTO RAZONADO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE: Voté en contra de la sentencia dictada por la Cámara Civil el seis de junio en curso, en la casación interpuesta por BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, porque estimo que hay un error de planteamiento al invocar como fundamento violación de ley, cuando lo que existe en la sentencia del Tribunal a quo, según expresa la propia recurrente, son "afirmaciones falsas" y una apreciación equivocada sobre el hecho de si hay o no similitud en las marcas objeto de la litis. El Tribunal dijo que, analizadas las estructuras de las marcas en disputa, la que se pretende registrar no imita a las ya registradas y da sus razones. Como fácilmente puede colegirse, se trata de un análisis de hecho (comparación documental de las dos marcas), que llega a una conclusión de hecho (no imita ni induce a error ni origina confusión). Las afirmaciones de hecho de los juzgadores de instancia, únicamente pueden ser impugnadas en casación por el motivo

específico y no por el que se refiere a violación de ley. La doctrina considera que "la violación puede ser atinente a la ley como norma jurídica de carácter abstracto, en cuanto a su existencia o contenido, o bien puede referirse al juicio individual relativo al caso concreto, por aplicación incorrecta del precepto a los hechos establecidos. En el primer caso, se trata de una errónea inteligencia de la ley; en el segundo, de una errónea apreciación jurídica del caso resuelto". (Fernando de la Rúa, El Recurso de Casación, Víctor P. de Zavalía, Editor: Buenos Aires, 1968; Pág. 103). El Tribunal en ningún caso pudo incurrir en el motivo del artículo 621, inciso 1o., del Código Procesal Civil y Mercantil. De consiguiente, la casación debió plantearse por un motivo diferente y, por lo mismo, el fallo debió ser desestimatorio. Guatemala, 6 de junio de 1989.