12071995 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

12/07/1995 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

EXPEDIENTE NUMERO 2-95

Recurso de casación interpuesto por el Licenciado Ramón Augusto Guzmán López, en su calidad de mandatario de la entidad denominada Beecham Inc. de los Estados Unidos de América, contra la sentencia de fecha veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro, proferida por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. DOCTRINA ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA: No procede el recurso de casación por error de hecho en la apreciación de la prueba, en que el recurrente asegura que la sentencia no tomó en cuenta una certificación, cuando en el fallo recurrido se hace referencia a la misma, desestimándola como prueba. INTERPRETACION ERRONEA DE LA LEY: No procede el recurso de casación basado en el submotivo de interpretación errónea de la ley, si en el recurso no se expresan los motivos por los que se considera que el fallo incurrió en ese defecto.

LEY APLICABLE:

Artículo 627 del Código Procesal Civil y Mercantil.

MARCA INSCRITA EN PAIS CONTRATANTE DE LA CONVENCION GENERAL INTERAMERICANA DE

PROTECCION MARCARIA Y COMERCIAL.

INTERPRETACION ERRONEA DE LA LEY: No interpreta erróneamente el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, el fallo que considera insuficiente el registro de una marca, en un estado contratante, para fundar una oposición por semejanza con la marca que se pretende registrar en Guatemala, si no se cumple con

probar que quien pretende inscribir la marca en Guatemala, tenía conocimiento de la existencia y uso, y con probar también que la referida marca se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase, en el país de origen.

LEY APLICABLE: Artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial.

CASACION NUMERO 2-95.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL, Guatemala, doce de julio de mil novecientos noventa y cinco. Se tiene a la vista, para dictar sentencia, el recurso de casación interpuesto por el Licenciado Ramón Augusto Guzmán López, en su calidad de mandatario de la entidad denominada Beecham Inc. de los Estados Unidos de América, contra la sentencia de fecha veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro, proferida por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, dentro del recurso Contencioso-Administrativo número ciento ochenta y cinco guión noventa y dos, promovido por la entidad recurrente, para que se revoque la resolución número tres mil setecientos setenta y cinco, de fecha diez de diciembre de mil novecientos noventa y uno, dictada por el Ministerio de Economía.

ANTECEDENTES:

a. La señora Vilma Noemí Valladares Morales de Arévalo, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, el registro de la marca CON PHORMA Y DISEÑO, para amparar y distinguir productos comprendidos en la clase quinta de la nomenclatura oficial y vigente.

b. La entidad Beecham Inc. se opuso a dicha solicitud, argumentando que la marca "CON PHORMA" debe ser declarada sin lugar, en virtud de su semejanza gráfica, fonética e ideológica con la marca "PLUS FORMA" inscrita a su favor. c. En resolución de fecha cinco de junio de mil novecientos noventa y uno, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición y con lugar la solicitud de registro de la marca CON PHORMA.d. Contra dicha resolución interpuso recurso de revocatoria, el que fue declarado sin lugar por el Ministerio de Economía. e. En contra de esta última resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo, que fue declarado sin lugar en sentencia de fecha veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro. RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA La sentencia de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en su parte resolutiva dice: "...I) SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por los Representantes Legales de la entidad Beecham Inc. de Estados Unidos de América, en consecuencia CONFIRMA la resolución número tres mil setecientos setenta y cinco de fecha diez de diciembre de mil novecientos noventa y uno; II) No se hace ningún pronunciamiento sobre las excepciones perentorias de: a) Inexistencia de semejanza gráfica, fonética e ideológica entre las marcas PLUS FORMA (marca inscrita) y CON PHORMA (marca que se pretende inscribir); y, b) Inexistencia de identidad total entre las marcas PLUS FORMA (marca inscrita) y

CON PHORMA (marca que se pretende inscribir), por ser innecesario, dada la forma en que se resuelve el presente recurso. III) No se hace especial condena en costas. NOTIFIQUESE y al estar firme este fallo, con certificación de lo resuelto, devuélvase el expediente administrativo al lugar de su procedencia". Para llegar a la conclusión anterior la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo consideró: "...III. Al hacer mérito de las resoluciones que administrativamente se admitieron en el presente asunto, esta Sala estima que las argumentaciones del Registro de la Propiedad Industrial, que sirvieron de sustentación legal para declarar SIN LUGAR la oposición formulada por el Representante Legal de la entidad Beecham, Inc. de los Estados Unidos de América y declarar CON LUGAR la solicitud de registro de la marca CON PHORMA y diseño presentada por la señora Vilma Noemí Valladares Morales, fueron debidamente analizadas por el Ministerio de Economía al conocer del Recurso Administrativo de Revocatoria de la misma, pues tal como se señala en la resolución impugnada entre los distintivos PLUS FORMA y CONPHORMA, marcas para distinguir productos de la clase cinco, ambas, no existe semejanza gráfica, fonética o ideológica, que pueda inducir a error o provocar confusión entre el público consumidor. Hay que considerar que el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, entre sus objetivos y alcances tiene por objeto reprimir la competencia desleal en materia de marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda y por otro lado, todos los Estados contratantes de esta Convención, están obligados

a denegar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la representación, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión de una marca que la autoridad competente del Estado del registro o del uso, estimara que es allí notoriamente conocida de una marca de una persona que puede beneficiarse del Convenio y utilizada para productos idénticos o similares, sin embargo en el caso que se analiza, las marcas CONPHORMA autorizada y la marca PLUS FORMA, en que se fundamenta la oposición, al ser examinadas, de ellos se establece que no presentan semejanza gráfica, fonética e ideológica, cuya similitud permita confusión de las mismas, pues la marca CONPHORMA presenta características de distintividad y novedad, así como especialidad que son los requisitos que deban reunir una marca para su registro de conformidad con la ley de la materia. Con base en lo anterior, y tomando en consideración que no se contravienen las disposiciones contenidas en los artículos 49 y 97 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, es procedente que al resolverse se confirme la resolución recurrida, declarando SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo y no se haga especial condena en costas procesales a la entidad recurrente, por estimarse que ambas partes han litigado de buena fe". MOTIVOS Y SUBMOTIVOS ALEGADOS POR EL RECURRENTE El abogado Ramón Augusto Guzmán López, en su propio auxilio y en su calidad de mandatario de la entidad Beecham, Inc., interpuso recurso de casación por motivo de fondo e invocó como casos de procedencia los

contenidos en el artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, submotivos primero y tercero del inciso 1o. y submotivo segundo del inciso 2o. Con respecto al primer caso de procedencia (interpretación errónea de la ley) consideró infringido el artículo 7o. de la Convención General Interamericana de la Protección Marcaria y Comercial (Decreto Legislativo 1587); en relación con el segundo caso de procedencia (error de hecho en la apreciación de la prueba) expresó que no era necesaria la cita de leyes infringidas al tenor del artículo 627, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Mercantil; y en relación con el tercer caso de procedencia (violación de la ley) expresó que se infriingió el artículo 10, literal p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Decreto 26-73 del Congreso de la República).

A. DE LA INTERPRETACION ERRONEA DE LA LEY: Dice el recurrente: "El presente recurso de casación tiene como primer caso de procedencia el de INTERPRETACION ERRONEA DE LA LEY, cuyo fundamento legal está contenido en el artículo seiscientos veintiuno, inciso primero, del Código Procesal Civil y Mercantil (Decreto Ley 107) que copiado en su parte conducente dice: "Habrá lugar a la casación de fondo: 1o. Cuando la sentencia recurrida contenga interpretación errónea de las leyes aplicables..." "Cito como infringido el artículo primero de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial contenida en el Decreto Legislativo un mil

quinientos ochenta y siete. La interpretación de la ley consiste en determinar un significado jurídico y nosimplemente gramatical; se entiende por interpretación del derecho tanto a la actividad intelectual encaminada a investigar su verdadero sentido como el resultado de la investigación. En consecuencia, cuando el Tribunal le da un sentido equivocado a la norma que analiza incurre en interpretación errónea de la ley. En el presente caso, la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo interpretó erróneamente el artículo séptimo de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial al declarar en el fallo que se impugna que el recurrente no probó la propiedad de la marca PLUS FORMA porque únicamente se encuentra registrada en Colombia y de conformidad con el artículo citado, el propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes tendrá derecho a oponerse al uso, registro o depósito de la misma y en consecuencia podrá reclamar para sí el derecho a usarla preferentemente y exclusivamente siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna, es decir, la marca debe estar registrada en Guatemala de conformidad con el artículo diecisiete del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, y en el presente caso, no existe constancia de que la marca PLUS FORMA haya sido registrada ni admitida para su registro en nuestro país".

Sigue diciendo: "La interpretación correcta del artículo séptimo de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, es que la entidad Beecham, Inc. de los Estados Unidos de América, mi representada, si probó la propiedad de la marca PLUS FORMA con el título que obra en autos extendido en

la República de Colombia y que no necesita registrarse en los otros países miembros de la citada Convención para gozar de los mismos derechos y acciones que los nacionales de los países mencionados, conforme el principio referido del registro internacional de marcas. En consecuencia, si tiene derecho a oponerse al uso, registro o depósito de una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquiriente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen".

B. DEL ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA: Dice el casacionista: ""El fundamento legal de este caso de procedencia está contenido en el artículo seiscientos veintiuno, inciso segundo del Código Procesal Civil y Mercantil (Decreto Ley 107) que copiado en su parte conducente: "Habrá lugar a la casación de fondo: 2o. Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de hecho, si resulta de documentos o actos auténticos que demuestren de modo evidente la equivicación del juzgador". No es necesaria la cita de leyes infringidas al tenor del artículo seiscientos veintisiete, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Mercantil"". Luego agrega: "En el presente caso, la honorable Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo al dictar la sentencia que se impugna no tomó en cuenta el documento acompañado al expediente administrativo que se tramitó en el Registro de la Propiedad Industrial, expediente que se identifica con el número un mil seiscientos nueve guión noventa, y que obra a folios cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco y cuarenta y seis de las actuaciones. Consiste dicho

documento en la certificación extendida por la Superintendencia de Industria y Comercio (División de la Propiedad Industrial) de la República de Colombia, expediente número doscientos sesenta y nueve mil quinientos diecisiete, que acredita que mi representada Beecham, Inc. de Estados Unidos de América es titular y propietaria de la marca PLUS FORMA y como consecuencia, le asisten todos los derechos y acciones derivados de la Propiedad Industrial. El Tribunal omitió analizar y tomar en cuenta esta prueba TAN IMPORTANTE por dos razones: a) porque el título únicamente se encuentra registrado en Colombia y no en la República de Guatemala; y b) porque el documento no se acompañó con el memorial de oposición sino después de haberse contestado la demanda. En cuanto a la primera razón, ya quedó desvirtuada al desarrollarse el primer caso de procedencia toda vez que el fin de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial es la ayuda mutua y beneficio común de los Estados miembros que la integran, de manera que al registrarse la marca en uno de ellos surte efecto en todos los demás. En cuanto al segundo argumento de que el título no se acompañó con el memorial de oposición sino después de haberse contestado la demanda, se trata evidentemente de una redacción desafortunada del tribunal porque en el expediente administrativo que se sigue ante el Registrador de la Propiedad Industrial NO EXISTE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA. Y por otra parte, la ley permite que los documentos que no se acompañen con el memorial únicamente se individualicen y se presenten después, con mayor razón cuando, como en el presente caso, se trata de documentos provenientes del extranjero". "De manera que el tribunal

actuó incorrectamente al no tomar en cuenta el título extendido en la República de Colombia, que obra a folios cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco y cuarenta y seis del expediente administrativo tramitado ante el Registro de la Propiedad Industrial, y que constituye la PRUEBA PRINCIPAL de mi mandante para su oposición. Si se hubiere tomado en cuenta, indudablemente que el fallo hubiera sido distinto porque el documento omitido acredita que Beecham Inc. de Estados Unidos de América es titular de la marca PLUS FORMA con todos los derechos y acciones que dicha calidad conlleva".

C. DE LA VIOLACION DE LA LEY: Al referirse a este caso dice el casacionista: "Este caso de procedencia tiene su fundamento legal en el artículo seiscientos veintiuno, inciso primero del Código Procesal Civil y Mercantil (Decreto Ley 107) que copiado en su parte conducente dice: "Habrá lugar a la casación de fondo: 1o. Cuando la sentencia recurrida contenga violación a la ley". Cito como infringido el artículo diez literal P) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Decreto 26-73 del Congreso de la República de Guatemala) que expresa: "No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: a)...P) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica puedan inducir a error u originar confusión con otras marcas o nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la

misma clase". Estimo que se ha infringido el artículo transcrito porque el tribunal declara en la sentencia quese impugna que "en el caso que se analiza, las marcas CON PHORMA solicitada y PLUS FORMA en que se fundamenta la oposición, al ser examinadas se establece que no presentan semejanza gráfica o fonética o ideológica, cuya similitud permitan la confusión de las mismas, pues la marca CON PHORMA presenta características de distintividad y novedad, así como especialidad que son requisitos que debe reunir una marca para su registro de conformidad con la ley de la materia". Considero que se viola el artículo diez literal p), del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial porque es evidente que entre las marcas CON PHORMA que se solicita y PLUS FORMA de mi representada, existe evidente similitud gráfica, fonética e ideológica como lo expuse en varias oportunidades tanto durante la fase administrativa como en la judicial. En efecto, con mi memorial de oposición, en el recurso de revocatoria, en la demanda contencioso administrativa, el día de la vista y en diferentes oportunidades se han hecho estudios comparativos entre los términos CON PHORMA y PLUS FORMA que demuestran sin lugar a dudas que entre ellos si existen similitudes gráfica, fonética e ideológica, que pueden inducir a error o provocar confusión entre el público consumidor... Resumiendo, es evidente que la solicitante copió la marca de mi representada tomando como base el término FORMA y lo aplicó a un mismo tipo de producto. Luego, en lugar de PLUS, utilizó la preposición capaz de darle al conjunto señalado valor ideológico marcario equivalente gramatical

PH. Creó término que intenta reunir los mismos valores marcarios que tiene PLUS FORMA, asociados con la idea básica de reconstituyente, con el propósito de confundir y engañar al público consumidor"". C O N S I D E R A N D O I Del recurso interpuesto, por razones de técnica casacional, se analiza en primer término la acusación de que el fallo del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo incurrió en error de hecho en la apreciación de la prueba, afirmación que proviene, según la entidad recurrente, de que en su opinión "no tomó en cuenta... la certificación extendida por la Superintendencia de Industria y Comercio (División de la Propiedad Industrial) de la República de Colombia... que acredita que mi representada Beecham, Inc. de Estados Unidos de América es titular y propietaria de la marca PLUS FORMA..." Esta Cámara estima: A. Que tal afirmación no es correcta, ya que en la resolución que resuelve los recursos de aclaración y ampliación expresamente se analiza la referida prueba, al indicar que el recurrente no probó la propiedad de la marca PLUS FORMA porque ésta, según constancias de autos, únicamente se encuentra registrada en Colombia...", haciendo cierta referencia a la certificación que, según la interponente de la casación, no fue tomada en cuenta. B. Que aun cuando la afirmación fuera correcta, el Tribunal sentenciador, si bien expresó que no se probó la propiedad de la marca Plus Forma, sí comparó esta última con la marca Con Phorma que se pretende registrar, llegando a la conclusión de que no había semejanza entre ambas; de manera que ante esta

situación no se demuestra de modo evidente la equivocación del juzgador a que se refiere el artículo 621 numeral segundo del Código Procesal Civil y Mercantil. Por estas razones, no puede acogerse el recurso de casación por el motivo invocado de error de hecho en la apreciación de la prueba. C O N S I D E R A N D O II También argumenta la entidad recurrente que el fallo impugnado contiene interpretación errónea de la ley y cita como infringidos el artículo 1o. de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial; contenida en el Decreto Legislativo número un mil quinientos ochenta y siete. La impugnación por este motivo, y con relación al referido artículo, no puede entrar a analizarse, dado que la recurrente no expresa los motivos por los cuales considera que se interpretó incorrectamente el referido artículo. Con relación a la misma Convención, expresa la recurrente que también se interpretó erróneamente su artículo 7, "al declarar en el fallo que se impugna que el recurrente no probó la propiedad de la marca PLUS FORMA porque únicamente se encuentra registrada en Colombia y de conformidad con el artículo citado, el propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes tendrá derecho a oponerse al uso, registro o depósito... siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna, es decir la marca debe estar registrada en Guatemala..." La tésis sustentada por la recurrente no es aceptable, ya que en la cita de ley que hace, omite una parte esencial del artículo 7 de la Convención, a

saber, la que confiere el derecho de oposición "PROBANDO QUE LA PERSONA QUE LA USA O INTENTA REGISTRAR O DEPOSITAR TENIA CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA Y USO EN CUALQUIERA DE LOS ESTADOS CONTRATANTES DE LA MARCA EN QUE SE FUNDE LA OPOSICION Y QUE ESTA SE USABA Y APLICABA Y CONTINUA USANDOSE Y APLICANDOSE A PRODUCTOS O MERCANCIAS DE LA MISMA CLASE..." De la lectura del texto transcrito fácilmente se colige que para que prospere la oposición del registro de una marca, con base en el Convenio referido, se requiere, no sólo la prueba de la inscripción de la marca en un Estado contratante, sino también, en un caso como el presente, prueba sobre: A. que quien intenta registrar tenía conocimiento de la existencia y uso de la marca en que se funde la oposición; B. que la marca se usaba y aplicaba a productos de la misma clase; y C. que dicho uso y aplicación se continúa realizando. Ninguno de estos aspectos, que son puramente fácticos, se tiene por probado en el fallo recurrido, y por la naturaleza del recurso el estudio se limita a los hechos que se tienen por probados en el mismo. Como consecuencia, la interpretación correcta del artículo 7 de la Convención no es la pretendida por la recurrente, ya que no basta la prueba del registro en el extranjero, sino también la correspondiente a los tres aspectos referidos, todo lo cual conduce a la conclusión que debe rechazarse el recurso en cuanto a

este motivo de casación. C O N S I D E R A N D O IIIComo último caso de procedencia del recurso, la interponente expresa que hubo violación del artículo 10 literal p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Decreto 26-73 del Congreso de la República), que no permite el registro de marcas a "Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica puedan inducir a error u originar confusión con otras marcas... ya registradas o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase". La violación la hace radicar en que el fallo recurrido está permitiendo el registro de la marca "Con Phorma", no obstante estar registrada en Colombia la marca "Plus Forma", entre las cuales considera que se dan las semejanzas requeridas por la citada ley. Al respecto esta Cámara estima que no se da la violación referida, ya que, cuando se involucra, como en el presente caso, una marca inscrita en el extranjero, en un país miembro de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, tal artículo debe complementarse con el artículo 7 de esta última Convención, que exige no sólo la prueba del registro en sí, sino que también la del conocimiento de la existencia, uso y aplicación pretéritos, y uso y aplicación actuales, en mercancías de la misma clase. Al no darse tal prueba en el presente caso (según los hechos que se tienen por probados en el fallo, ya que no es dable en casación realizar una

investigación fuera de él, si no es a través de la impugnación mediante el uso del artículo 621 inciso 2o. del Código Procesal Civil y Mercantil), la casación debe rechazarse también en cuanto a este motivo. C O N S I D E R A N D O IV Por imperativo legal, establecido en el artículo 633 del Código Procesal Civil y Mercantil, esta Corte debe pronunciarse condenando en costas en aquellos casos en que el recurso de casación sea declarado sin lugar. Acorde con esta norma, procede hacer la declaración correspondiente. L E Y E S A P L I C A B L E S Artículos citados y 44, 66, 67, 619, 620, 621, 627 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 141, 143 y 149 de la Ley del Organismo Judicial. P O R T A N T O LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL, con apoyo en lo considerado y leyes citadas, al resolver, DECLARA: I. DESESTIMA el recurso de casación relacionado; II. Se condena a la recurrente al pago de las costas del mismo y le impone una multa de cien quetzales, (Q.100.00), que deberá enterar en la Tesorería del Organismo Judicial dentro del tercero día de quedar firme el presente fallo. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes a donde corresponde. Oscar Barrios Castillo, Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia.---Mario Aguirre Godoy, Presidente Cámara Civil.--Ricardo Alfonso Umaña Aragón, Magistrado Vocal Tercero.-- Angel Alfredo Figueroa, Magistrado Vocal Sexto.-- Julio Francisco Lanza, Magistrado Vocal Undécimo.--ANTE MI: Víctor Manuel Rivera Woltke, Secretario.