12121974 - CIVIL

12/12/1974 - CIVIL Recurso de casación en contencioso administrativo interpuesto por el Licenciado Constantino Duarte Villela, en representación de "LICORERA ZACAPANECA, SOCIEDAD ANÓNIMA", en diligencias seguidas por el Ministerio de Economía.

DOCTRINA: Para que sea procedente la oposición al registro de una marca comercial e industrial es necesario que se prueba que fue manifiestamente confeccionada imitando otras ya registradas y que se trate de productos similares.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL: Guatemala, doce de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro. Se tiene a la vista para resolver, el recurso de casación interpuesto por el Licenciado CONSTANTINO DUARTE VILLELA, como personero legal de "LICORERA ZACAPANECA, SOCIEDAD ANÓNIMA", contra la sentencia proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con fecha siete de junio de mil novecientos setenta y dos, en las diligencias de oposición al registro de marcas que siguió el representante de "RONRICO CORPORATION" en Guatemala, Licenciado Roberto Fernández Garín. ANTECEDENTES Con fecha tres de marzo de mil novecientos sesenta y nueve Rafael Rivera Romero, como representante legal de "LICORERA ZACAPANECA, SOCIEDAD ANÓNIMA", solicitó en la Oficina de Marcas y Patentes de Invención, el registro de la marca "MONTE RICO", con el diseño en colores que adjuntó, para ser usado en el expendio de una clase de ron fabricado por esa sociedad. El quince de mayo del mismo año el Abogado

Roberto Fernández Garín, como apoderado de "RONRICO CORPORATION", constituida conforme las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, presentó oposición al otorgamiento de la marca solicitada por "LICORERA ZACAPANECA, SOCIEDAD ANÓNIMA", en vista de que la marca "RONRICO" fue registrada a favor de su poderdante en Guatemala bajo el número (6277) seis mil doscientos setenta y siete, de fecha dieciséis de abril de mil novecientos cuarenta y siete, con base en el registro número trescientos veintiocho mil trescientos cuarenta y ocho, obtenido en los Estados Unidos de Norte América el veintiuno de mayo de mil novecientos treinta y cinco. El opositor alegó extensamente los fundamentos de su oposición, haciendo hincapié en la similitud entre los nombres de las marcas "RON MONTE RICO" y "RONRICO" y que de accederse al registro de la primera marca, se perjudicaría a su representada, pues en tal caso la palabra "RICO" era determinante en la marca y que, por la misma razón, no podrían otorgarse marcas como "RON MONTE BOTRÁN", "RON MONTE BACARDI", "RON MONTE COLOSO" o "RON MONTE PALO VIEJO", pues en tales casos se usaría una palabra determinante que por razón de la marca tendría privilegio en su uso. Por su parte, Rafael Rivera Romero, al dar contestación a la oposición, expuso: que ésta carecía de consistencia, pues la palabra "RICO" era una acepción genérica que puede usar cualquier persona para

conformar una marca, y puso los ejemplos de "RICOCEREAL", "PICA RICO", "CAFÉ RICO", todas debidamente registradas. Tanto el Jefe de la Oficina de Marcas como el Representante del Ministerio Público se pronunciaron contra la oposición al registro de la marca, haciendo constar este último que la marca "MONTE RICO" es muy diferente de la de "RONRICO", pues aquella tiene una etiqueta en colores y la del opositor solamente va escrita, y que por la palabra "RICO" hasta el presente no ha habido ninguna confusión. El Ministerio de Economía en resolución número dos mil trece del veintiuno de mayo de mil novecientos setenta, declaró sin lugar la oposición de "RONRICO CORPORATION", y por resolución número dos mil quinientos ochenta y cuatro, del veintiséis de junio del mismo año, el propio Ministerio declaró sin lugar el recurso de reposición. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO El Representante de "RONRICO CORPORATION" recurrió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con fecha diez de octubre de mil novecientos setenta, reprodujo sus argumentos anteriores y ofreció como prueba el expediente administrativo de oposición al registro de la marca cuestionada. El Ministerio de Economía, al evacuar la audiencia que se le confirió, solicitó que el recurso se declarase sin lugar; no se dio curso a la contestación del mandatario de "LICORERA ZACAPANECA, SOCIEDAD ANÓNIMA", porque el apoderado de esta empresa no tenía la calidad de abogado. En rebeldía del Ministerio

Público se tuvo por contestada la demanda en sentido negativo. PRUEBASLa parte opositora rindió como pruebas en su favor, las diligencias administrativas correspondientes y los documentos que obran en las mismas, que fueron ofrecidas en su oportunidad. SENTENCIA RECURRIDA En la fecha relacionada el Tribuna de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia, por medio de la cual revocó las resoluciones administrativas impugnadas, y declaró con lugar el recurso interpuesto por el Abogado Roberto Fernández Garín como mandatario de "RONRICO CORPORATION". Consideró el Tribunal que la marca "RONRICO" fue registrada en Guatemala con fecha dieciséis de abril de mil novecientos cuarenta y siete; que la marca "RON MONTE RICO" y "RON RICO" pueden confundirse porque se trata de la misma clase cuarenta y nueve (49) que se refiere a productos alcohólicos y similares, y que tal confusión no se produciría si se tratara de productos de distinta naturaleza como "CAFÉ RICO" o "PICA RICO"; que conforme a la ley no deben registrarse marcas que se hubiesen confeccionado imitando otras ya registradas; que por novedosa y vistosa que sea la etiqueta, no puede usarse características que den lugar a confusión; y, con esa base, llegó a la conclusión que debía declararse procedente el recurso. RECURSO DE CASACIÓN El personero de "LICORERA ZACAPANECA, SOCIEDAD ANÓNIMA", interpuso recurso de casación por motivos de fondo, aduciendo violación, aplicación indebida e interpretación errónea de las leyes aplicables y

por errores de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, conforme a lo dispuesto por los incisos 1o. y 2o. del artículo 621 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil. Citó como infringidas las leyes que se indicarán y sostuvo en relación a ellas las tesis siguientes: por violación de ley: los artículos 1o., 28 del Decreto Gubernativo 882 (Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales) y 163 de la Ley del Organismo Judicial. El primero porque se dejó de aplicar su finalidad de establecer la procedencia u origen del artículo o producto, y el Tribunal se concretó solamente a la identificación, y la marca "RONRICO" no establece origen ni procedencia del artículo. De la misma manera se violó el artículo 28 porque el Tribunal argumenta que la impugnación va dirigida contra el nombre comercial "RONRICO", lo que no es cierto porque es una entidad jurídica totalmente distinta en contenido y significación de lo que constituye una marca. Que el artículo 163 de la Ley del Organismo Judicial se violó flagrantemente porque la sentencia debe contener disposiciones expresas, positivas y precisas, congruentes con la demanda; que se pidió que en la sentencia se declarase procedente la oposición a la marca "ETIQUETA A COLORES MONTE RICO", y que, en cambio, la sentencia se refiere únicamente a la denominación "MONTE RICO", sin tomar en cuenta lo relativo a la etiqueta. Respecto a la aplicación indebida de la ley, expresó que el artículo 3o. del Decreto Gubernativo 882 se refiere

al uso exclusivo de la marca registrada, que no tiene que ver ni es aplicable a las consideraciones y declaraciones del fallo. Que el inciso 8o. del artículo 7o. de la misma ley, se contrae a las marcas que manifiestamente se hubiesen confeccionado imitando a otras registradas, por lo que, discutiéndose el registro de "Una Etiqueta a Colores Monte Rico", con la marca registrada que es una denominación o palabra que ni siquiera establece su origen o procedencia, no fue debidamente aplicado. Que, además, no se demostró que la marca hubiere sido manifiestamente confeccionada imitando la otra que no tiene etiqueta ni referencia a su origen. Tampoco puede estimarse imitando el nombre de la empresa "LICORERA ZACAPANECA, S.A.", que aparece en la etiqueta con la impugnadora "CORPORATION". Que el artículo 8o. de la ley, alude expresamente a que cualquier persona, natural o jurídica, guatemalteca o extranjera, siempre que tenga el centro principal de sus negocios en la República, puede obtener el registro de sus marcas, pero tal concepto no tiene que ver con las consideraciones del Tribunal y, finalmente, que el artículo 23 del Decreto Gubernativo 882, se contrae a la nulidad de un registro ya efectuado en contravención a la ley, precepto sin atinencia al presente caso. Para la interpretación errónea de la ley argumentó que el artículo 1o. del Decreto Gubernativo 882, establece que las marcas son "signos o denominaciones", pero el Tribunal consideró que solamente las denominaciones son marcas; que el artículo 10 de esa ley pone de manifiesto la errónea interpretación,

cuando se refiere a la descripción de la marca y al número de ejemplares de ella que deben acompañarse a la solicitud, por lo cual el Tribunal interpretó erróneamente y en forma restrictiva el artículo citado, puesto que ignoró completamente la descripción de la marca y su representación gráfica. Que también interpretó erróneamente el artículo 4o. de la ley citada, porque el tribunal circunscribió su sentido y el derecho de uso exclusivo de la marca a la sola denominación, ignorando los signos como lo revela a simple vista la "Etiqueta a Colores Monte Rico", que corresponde a las que doctrinariamente se llaman marcas compuestas o mixtas y que puede y debe ser de uso exclusivo de "LICORERA ZACAPANECA, S.A." de Zacapa, Guatemala, C.A."; y que tal consideración puede hacerse también del artículo 5o.; que el inciso 7o. del artículo 7o., como el anterior también del Decreto citado, fue igualmente interpretado erróneamente, pues se contrae a que no pueden registrarse "como marcas" entre otros los distintivos que den lugar a confusión con otras marcas registradas, porque trata como sinónimos "Marca" y "distintivo", que en el caso de examen son completamente distintos, pues la palabra de la marca opositora sin etiqueta ni otras palabras, no identifica el origen y procedencia del producto. Respecto al error de derecho en la apreciación de la prueba, manifestó que el tribunal sentenciador restó valor a las resoluciones administrativas que impugna la "Corporation", dictámenes del Ministerio Público y de la Oficina de Marcas y Patentes sobre la marca "Etiqueta a Colores Monte Rico", por considerar que lareferencia a la etiqueta se hizo para disimular la confusión, y apreció erróneamente la impugnación

reduciéndola a la simple denominación y no al conjunto de la marca; que la impugnación atacó precisamente la marca "Etiqueta a Colores Monte Rico" no la marca "Monte Rico"; que la valoración exagerada que el Tribunal otorgó al vocablo "Rico", como si fuese de pertenencia exclusiva de una corporación y no un adjetivo vulgar y corriente no sujeto a apropiación alguna, le hizo incurrir en manifiestos errores y equivocaciones. Citó marcas similares registradas como "COCA-COLA", "COLA SOL", "COLA CHAMPAN"; "ENTERO LEINA", ENTERO GUANIL", "ENTERO VIOFORMO", y estimó infringidos los artículos 7o., 8o., incisos 7o. y 8o., 10 (inciso 1o.) y 28 del Decreto Gubernativo 882, citados al principio. Que es evidente el error de derecho del tribunal al apreciar la prueba y dar sinonimia a "distintivo" y "denominación", no obstante que el artículo 1o. del indicado Decreto habla de las marcas, refiriéndose tanto a "signos" como a "denominaciones"; que culminó el error al aplicar la expresión "nombre comercial" a lo que es simple marca denominativa y valoró la denominación como "nombre comercial", en total desacuerdo con el sentido y contenido del artículo 28 de la Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales, máxime que el nombre no está sujeto para el derecho de uso, a registro ni a otro requisito. En cuanto al error de hecho en la apreciación de la prueba, lo hizo consistir, en que el tribunal omitió

considerar y apreciar como medios de prueba los documentos aportados como tales por la parte actora que fueron enumerados en el sub-apartado V, del apartado 5o. del recurso de casación. Que, con estos documentos, se comprueba que existe absoluta diferencia entre la marca "RONRICO" y la marca "ETIQUETA A COLORES MONTE RICO", no sólo a la consideración clasificativa de ambas, sino a sus distintivos, evidenciándose de modo indubitable la equivocación del Juzgador todo lo cual hace procedente el recurso. Efectuada la vista, procede resolver.

CONSIDERACIONES: -IEstimó el recurrente que en el caso que se examina se hizo aplicación indebida del inciso 8o. del artículo 7o. del Decreto Gubernativo 882, al considerar el Tribunal sentenciador que es procedente el recurso contencioso administrativo, porque las resoluciones impugnadas adolecen de algunos errores de apreciación que están contra la ley que garantiza derechos adquiridos, "porque... b) la Ley de Marcas, Nombres y avisos comerciales en su artículo 7o. prescribe: "No podrán registrarse marcas ...8o. Las Marcas que manifiestamente se hubiesen confeccionado imitando a otras ya registradas, cuando conforme al artículo 4o. se trate de productos similares" y que "Está claro que por novedosa y vistosa que sea una etiqueta, no autoriza esta característica, mientras estén en vigor las leyes citadas, a usar distintivos que den lugar a confusión con otras marcas registradas...", y que la denominación "RON MONTE RICO" es confundible con

la denominación "RONRICO". Al resolver el tribunal sentenciador con base en las apreciaciones anteriores, efectivamente hizo aplicación indebida del inciso 8o. del artículo 7o. del Decreto Gubernativo 882, que contiene la Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales, porque "LICORERA ZACAPANECA, SOCIEDAD ANÓNIMA", inició gestiones para registrar la marca consistente en "ETIQUETA A COLORES MONTE RICO", que describió así: "forma rectangular, que está dividida de un extremo a otro, por una cinta de color celeste-pálido y filetes dorados; en la parte superior central, se aprecia una corona estilizada de color dorado, con cuatro rubís, en letras negras se lee RON, inmediatamente abajo en letras rojas la denominación MONTE RICO, a continuación se aprecia un escudo redondo, filetes dorados, en fondo rojo se aprecian dos leones estilizados, parados uno a cada lado en color blanco, los cuales sostienen con sus extremidades superiores la cabeza de una armadura y un escudo dividido en dos, que en la parte superior central hay una estrella de cinco picos que emite cuatro rayos de luz y en su parte inferior las letras entrelazadas L, Z, S. La etiqueta descrita presenta en su parte baja, una franja de color negro donde en letras color blanco se lee: "LICORERA ZACAPANECA, S.A., Zacapa, Guatemala, C.A.". En cambio, la marca registrada a favor de la entidad opositora solamente se refiere al nombre "RONRICO", que en forma alguna puede prestarse a confusión con la marca que solicitó

registrar "LICORERA ZACAPANECA, SOCIEDAD ANÓNIMA", en la forma ya descrita; y menos puede asegurarse que manifiestamente se haya confeccionado imitando a una marca ya registrada. Lo anterior determina la casación del fallo recurrido, sin que sea necesario examinar los otros submotivos de procedencia invocados. -IIEl representante de la entidad "RONRICO CORPORATION" se opuso al registro de la marca que "LICORERA ZACAPANECA, SOCIEDAD ANÓNIMA" solicitó registrar para el uso de uno de sus productos y que describió en la forma relacionada en el considerando anterior, porque a su entender "existe similitud notoria" entre la marca "RONRICO", ya registrada a favor de su representada, con la denominación "MONTE RICO" que se incluye en la etiqueta que se pretendía registrar y que fue confeccionada, evidentemente, imitando la marca ya registrada. Tal oposición no tiene fundamento legal porque en los documentos que se acompañaron al memorial de oposición, consistentes en certificaciones extendidas por el Secretario de la Oficina de Marcas y Patentes de Invención, se transcribe la descripción de la marca industrial y comercial de la entidad "RONRICO CORPORATION" relativa a una figura suigéneris formada por la unión de dos letras "R", la primera en forma inversa y la segunda en forma natural sobre el nombre "RONRICO", y se ve quedicha marca no tiene semejanza con la "ETIQUETA A COLORES MONTE RICO", que en la forma descrita solicitó registrar "LICORERA ZACAPANECA, SOCIEDAD ANÓNIMA", con la cual no puede confundirse. De

la lectura de los documentos presentados para sustentar la oposición no ha quedado establecido que la marca de "LICORERA ZACAPANECA, SOCIEDAD ANÓNIMA" haya sido confeccionada con el propósito evidente de imitar aquella marca ya registrada. En consecuencia, es procedente declarar sin lugar el recurso contencioso administrativo interpuesto por el representante legal de "RONRICO CORPORATION" y confirmar las resoluciones administrativas que lo motivaron. LEYES APLICABLES Los artículos 1o., 7o., 8o., 9o., 10, 13, 15 y 16 del Decreto Gubernativo número 882 (Ley de Marcas y Avisos Comerciales); 88, 619, 620, 621, 627, 630, 633 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 38, inciso 2o., 143, 157, 159, 163, 164, 165, 168, 177 (Reformado por el 8o. del Decreto 1974-70 del Congreso de la República) y 179 de la Ley del Organismo Judicial.

POR TANTO: La Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, CASA la sentencia recurrida y al resolver, declara sin lugar el recurso contencioso administrativo y, en consecuencia, confirma las resoluciones números dos mil trece y dos mil quinientos ochenta y cuatro, dictadas por el Ministerio de Economía con fecha veintiuno de mayo de mil novecientos setenta y veintiséis de junio del mismo año. Repóngase por el recurrente el papel simple

empleado al del sello de ley, dentro del término de cinco días, bajo apercibimiento de pagar una multa de cinco quetzales si no lo hiciere. Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes.

H. Hurtado A.- R. Aycinena Salazar.- Rodrigo Robles Ch.- M.A. Recinos.- A. Linares Letona.- Ante mí: M.

Álvarez Lobos.