144-2014 23102014 CCM IP Sociedad Anonima

23/10/2014 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

144-2014

Recurso de casación interpuesto por la entidad CCM IP, SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la sentencia proferida por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo el catorce de marzo de dos mil catorce. DOCTRINA Interpretación errónea de la ley Es improcedente este submotivo, cuando la Sala le da a la norma denunciada, el sentido y alcance que le corresponde.

LEYES ANALIZADAS Artículos: 29 literal b) de la Ley de Propiedad Industrial; y 621 numeral 1º del Código

Procesal Civil y Mercantil.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAMARA CIVIL SENTENCIA Guatemala, veintitrés de octubre de dos mil catorce. Recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada el catorce de marzo de dos mil catorce por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

I. Interponente: CCM IP, Sociedad Anónima, quien actúa a través de su mandatario especial judicial y administrativo con representación, Héctor

Rolando Palomo Palomo.

II. Parte contraria: Ministerio de Economía, quien actúa a través de su

ministro Sergio De La Torre Gimeno.

III. Tercero Interesado: Cervecería Centroamericana, Sociedad Anónima, quien actúa por medio de su mandatario judicial y especial administrativo con

representación, Carlo Cesar Sánchez Rosa.

CUESTIONES DE HECHO

I. Cervecería Centroamericana, Sociedad Anónima, presento solicitud de

inscripción de marca Navideña y Etiqueta, en la clase treinta y dos (32) que ampara cerveza, la cual fue admitida por el Registro de la Propiedad Industrial para su inscripción, luego de la publicación de los edictos correspondientes la entidad CCM IP, Sociedad Anónima, presentó oposición a la referida inscripción ante el citado registro, por semejanza con el diseño que surepresentada pretendía inscribir con antelación a la presentación a la referida solicitud.

II. La oposición presentada, fue declarada sin lugar por el Registro de la Propiedad industrial y en consecuencia declaró con lugar la solicitud de registro, por lo que la entidad opositora interpuso recurso de revocatoria.

III. El recurso de revocatoria fue resuelto por el Ministerio de Economía, el cual fue declarado sin lugar, por lo que la entidad opositora promovió Proceso

Contencioso Administrativo. RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA La Sala resolvió Sin Lugar la demanda, en consecuencia, confirmó la resolución impugnada. Para fundamentar su fallo la Sala tomó en cuenta lo siguiente: “… Al respecto del trámite del procedimiento administrativo, este Tribunal estima que el mismo se encuentra conforme a derecho, por lo que las resoluciones administrativas han sido emitidas dentro de las facultades que confiere la ley a las autoridades administrativas con observancia de las garantías constitucionales, haciéndose aplicación de la normativa legal al caso concreto (…) . “ Establece la Ley de Propiedad Industrial, en el Artículo 21: “. (sic) No Podrá ser

registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo cuando ello afecte algún derecho de tercero. En vía puramente enunciativa, se mencionan los siguientes casos:… b) si el signo puede causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o un emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, en una empresa o establecimiento que negocie normalmente con mercancías o preste servicios iguales o similares a los que se pretende identificar con la marca, o que pueda debilitar o afectar su distintividad…”; el artículo 29 literal b) de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, del Congreso de la República, establece que tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, nulidades y/o anulaciones se tomará en cuenta, entre otras, la regla referente a que los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate (…) “ … De la marca “NOCHE BUENA”, se establece que las características del diseño de la marca en mención, hacen referencia a una flor de pascua, con un hombre, una olla de cocimiento, carente de color y de combinación de colores de fondo, y de la cual se infiere que en cuanto a la solicitud de la marca “NAVIDEÑA” (…) en nada tiene relación en cuanto a semejanza del diseño ya relacionado de la entidad

demandante. Por otra parte, debe tomarse en consideración que el Registro de la Propiedad Intelectual, al resolver la oposición planteada (…) estimó que en cuanto al elemento denominativo “NAVIDEÑA”, cualquier fundamento de oposición es improcedente ya que constituye un signo que goza del derecho de protección, anterior al de la opositora por contar con un registro. Aunado a ello, en cuanto a la resolución controvertida (…) en la cual el Ministerio de Economía consideró que la solicitud de registro de la marca “NAVIDEÑA”, por la entidad Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima, sí puede ser inscrita de conformidad con la ley, ya que en el presente caso las marcas en conflicto al pronunciarlas no suenan iguales, ni se escriben de la misma forma, además que la marca “NAVIDEÑA Y ETIQUETA” no sugiere al consumidor el origen empresarial de la marca de la entidad CCM IP, Sociedad Anónima. Por lo tanto, este Tribunal al analizar la resolución impugnada, estima que la misma se encuentra ajustada a derecho, toda vez que el Registro de la Propiedad Intelectual al efectuar la calificación de la marca en conflicto fue deconformidad con lo establecido en el artículo 29 literal b) de la Ley de Propiedad Industrial, y además este Tribunal asumiendo la situación del consumidor normal del producto cerveza, teniendo a la vista los diseños en su totalidad a considerar, determina que del cotejo de las marcas “NOCHE BUENA” Y “NAVIDEÑA”(…) determina que no existe semejanza gráfica, fonética e ideológica, si bien es cierto

que la entidad CCM IP, Sociedad Anónima en el ejercicio de su derecho de defensa se opone a la inscripción de la marca en conflicto, no obstante de no estar inscrita en Guatemala la marca “NOCHE BUENA”, la cual es una marca notoria, por esta inscrita en otros países tal como lo acreditó en autos la demandante, cabe puntualizar que el origen empresarial es distinto, lo cual no conlleva un riesgo de confusión de los consumidores. El hecho de que las marcas “NOCHE BUENA” y “NAVIDEÑA Y ETIQUETA”, sean de la misma clase treinta y dos (32), de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, Clasificación de Niza, para amparar el producto de cerveza y que por la época de su promoción y venta hagan alusión a la flor de una pascua, siendo dicha flor de carácter universal y conocida en todo el mundo, además que su uso como signo distintivo en un diseño de marca y diseño carecen de asidero legal y fáctico, toda vez que la solicitud de la marca y diseño “NOCHE BUENA”, que obra en autos a folio veintiocho (28), se desprende que la misma, consiste en una flor de pascua, con un hombre, una olla de cocimiento, carente de color y de combinación de colores de fondo, diseño que al compararlo con la marca en conflicto en forma conjunta no conlleva un riesgo de confusión en el consumidos, en consecuencia dichas marcas pueden coexistir en le mercado, además como lo acreditó la entidad Cervecería Centro Americana,

Sociedad Anónima (…) se desprende que la entidad Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima es titular de tales marcas, y por lo tanto, la inscripción de la marca “NAVIDEÑA Y ETIQUETA”, constituye una modificación insustancial a las marcas ya registradas por la entidad Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima, de las cuales es titular, por lo que la solicitud de la marca “NAVIDEÑA” con sus respectivas modificaciones a las anteriores ya inscritas, es un derecho inherente del propietario de la marca. Por lo anteriormente considerado, no es posible acoger la pretensión demandada y por lo mismo estando todas las actuaciones y decisiones apegadas a derecho, es oportuno que sea declarada sin lugar la demanda incoada y así debe resolverse…”.

MOTIVO Y SUBMOTIVO INVOCADO Motivo de fondo Submotivo Interpretación errónea del artículo 29 literal b) de la Ley de Propiedad Industrial. CONSIDERANDO I En cuanto al submotivo alegado la entidad recurrente argumentó: “… La Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al resolver SIN LUGAR la demanda Contencioso Administrativa planteada por mi Representada, lo hace en (sic) interpretando de forma errónea la Ley de Propiedad Industrial artículo 29 literal b) con lo que se infringe dicha ley y; “Al dictar la sentencia impugnada se infringe el artículo 12 de la Constitución Política de la República (…) “Se infringe el artículo 221 de la Constitución Política de la República (…)“Este artículo se infringe pues no cumple la Sala sentenciadora con su función

principal que tal y como la Constitución establece es la de ser contralor de la juridicidad de la administración pública (Ministerio de Economía) permitiendo y validando una resolución que es contraria a la ley de la materia (…) “En el presente asunto la Sala de lo Contencioso Administrativo usa como base un grupo de normas correctas para el análisis del caso, sin embargo al momento de interpretar dichas normas en materia de Propiedad Industrial lo hace de forma errónea. La forma de interpretar correcta del artículo 29 literal b) de la Ley de Propiedad Industrial debió examinar la impresión ideológica que provocan las dos marcas y la impresión en el consumidor, en donde existió un evidente riesgo de confusión en el producto pues es cerveza que se vende a fin de año (…) “…hubo una interpretación errónea del artículo 29 literal b) de la Ley de Propiedad Industrial, dado que en dicha literal se establece de forma textual lo siguiente: “…b) Los signos en conflicto deben examinarse en base a la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación de consumidor normal del producto o servicio de que se trate…” Esta literal es una regla para calificar semejanza muy importante y es indispensable que se mantenga su sentido y su espíritu, y que se interprete de forma correcta y determinar que acá el juzgador recibe el mandato de cómo “deben examinarse los signos en conflicto”, siendo estos los que están o deben ser objeto de análisis o comparación de semejanza.

“ La ley no faculta al juzgador a elegir si el examen versará únicamente sobre el aspecto fonético u ortográfico sino que ORDENA SE HAGA TAMBIÉN DE FORMA IDEOLOGICA PUES LO QUE SE BUSCA ES QUE EXISTA DISTINTIVIDAD ENTRE LAS MARCAS. Al leer e interpretar el apartado de esta norma donde se menciona “los signos en conflicto” no puede NUNCA abrogarse o atribuirse el juzgador reducir antojadizamente a solo un aspecto, permitiendo la posible confusión entre marcas en el consumidor quien al buscar cerveza en la época final del año puede confundirse al elegir productos de distinto origen empresarial…”. Alegaciones En cuanto al sub motivo planteado por el recurrente el Ministerio de Economía argumentó: “…Este Ministerio (…) estima que el presente recurso de casación debe ser declarado SIN LUGAR, ya que al analizar la solicitud de registro de la marca NAVIDEÑA Y ETIQUETA, solicitada para amparar productos comprendidos en la clase treinta y dos (32), por la entidad CERVECERÍA CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANÓNIMA de Guatemala, se establece de conformidad con la ley, que la marca solicitada puede ser inscrita, pues la misma establece que los signos en conflicto, debe examinarse en base de la impresión gráfica, fonética e ideológica que producen en su conjunto, como si examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate y en el presente caso, las marcas en conflicto al pronunciarse no suenan igual, ni se escriben de la misma

forma, además, la marca NAVIDEÑA Y ETIQUETA, no sugiere al consumidor el origen empresarial de la marca de la entidad CCM IP. SOCIEDAD ANÓNIMA de Suiza, NOCHE BUENA (…) criterio que comparte el MINISTERIO DE ECONOMÍA, al considerar que los signos en conflicto de conformidad con la ley, pueden coexistir pacíficamente en el comercio guatemalteco por ser disimiles tanto individualmente como en su conjunto, agregando, que no se atenta contra los derechos de propiedad intelectual que ha obtenido a nivel internacional, el mismo deviene improcedentes, (sic) en virtud de que la Ley de Propiedad Industrial, establece que el derecho tiene vigencia seis (6) meses contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud prioritaria, requisito con el cual no se cumple dentro del expediente demérito y tal hecho no dará lugar a la adquisición de un derecho prioritario respecto de la marca NAVIDEÑA Y ETIQUETA, para el producto solicitado, por que debe declararse SIN LUGAR el presente RECURSO DE CASACIÓN…”. Así mismo dentro del presente proceso, como tercero interesado presenta sus alegaciones la entidad Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima, por lo que en cuanto al submotivo plateado argumentó: “… en el presente caso manifiesta la entidad CCM IP, S.A. que se interpretó erróneamente el artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece: “Reglas para calificar semejanza (…) El artículo citado por el Tribunal es claro y establece que se debe dar protección al signo ya registrado con preferencia sobre el que no lo está (…) En el caso que nos ocupa la entidad CCM IP, S.A. no cuenta con un registro de la marca NOCHE BUENA por lo que debe darse protección al signo que sí está registrado que es el de Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima (…)

ocupa la entidad CCM IP, S.A. no cuenta con un registro de la marca NOCHE BUENA por lo que debe darse protección al signo que sí está registrado que es el de Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima (…) “… la Honorable Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo interpreta correctamente el literal b) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial (…) no se da en este caso una interpretación errónea al no dársele un sentido ni alcances distintos por la Sala en la sentencia proferida ya que en la misma establece que no existe semejanza que pueda generar confusión en el consumidor (…) el razonamiento de la Honorable Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es por lo tanto claro y de cumplimiento a cabalidad del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, y específicamente la literal b), toda vez que Mi Mandante tiene registrada desde hace 20 años la marca NAVIDEÑA, y la entidad CCM IP, S.A. únicamente tiene registrado un diseño que parece ser olla de cocimiento de cerveza, un agricultor, un campo de cosecha y una flor, y un diseño de una media luna. La misma entidad opositora CCM IP, S.A. denominó a la marca DISEÑO DE FLOR Y FIGURAS ESPECIALES, por lo que afirma que es una flor, no una pascua. Resulta inconcebible que pretenda justificar su derecho con un diseño tan diferente a las marcas registradas y solicitadas por mi mandante (…) “…Indicando asimismo la recurrente que se atenta contra los derechos de propiedad

intelectual que ha obtenido a nivel internacional, pero que en ningún momento registro en Guatemala de conformidad con la obligación que establece el Convenio de Washington y en virtud que la ley de Propiedad Industrial establece que el derecho de prioridad tiene vigencia de seis meses contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud prioritaria, requisito con el cual no se cumple por lo que no se acreditó dentro del expediente administrativo, ni dentro del expediente del Proceso Contencioso Administrativo, o que lo haya acreditado en el Recurso de Casación que se interpone…”. Análisis de la Cámara Se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que el vicio de interpretación errónea de la ley, es un error cometido en la actividad jurídico intelectual del juzgador, quien habiendo seleccionado la norma pertinente a los hechos controvertidos, se equivoca en el sentido y alcance que le concede a la hipótesis jurídica contenida en la norma, dándole una interpretación distinta a la que le corresponde. Previo a efectuar el análisis correspondiente, se estima pertinente establecer lo que preceptúa la literal b) del artículo de la Ley de Propiedad Industrial que la casacionista señala como infringido: “ARTICULO 29 (…) b) Los signos en conflicto deben examinarse en base a la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate…”.La recurrente argumentó que la forma correcta de interpretar la literal b) relacionada

es examinando la impresión ideológica que provocan las dos marcas y la impresión en el consumidor y no como erróneamente lo realizó la Sala sentenciadora, pues la ley no faculta al juzgador a elegir si el examen versará únicamente sobre el aspecto fonético u ortográfico, sino que ordena que se haga también de forma ideológica pues lo que se busca es que exista distintividad entre las marcas. Para establecer si efectivamente se produjo el error denunciado, es pertinente traer a la vista los argumentos que sustentan el fallo impugnado, siendo éstos: “… este Tribunal asumiendo la situación del consumidor normal del producto cerveza, teniendo a la vista los diseños en su totalidad a considerar, determina que del cotejo de las marcas “NOCHE BUENA” y “NAVIDEÑA”, (…) determina que no existe semejanza gráfica, fonética e ideológica, (…) diseño que al compararlo con la marca en conflicto en forma conjunta no conlleva un riesgo de confusión en el consumidor; en consecuencia dichas marcas pueden coexistir en el mercado…”. Del razonamiento vertido por la Sala sentenciadora se establece que ésta analizó los elementos constitutivos del nombre comercial registrado, tomando en consideración la impresión gráfica, fonética e ideológica que se producen en su conjunto, colocándose en la situación del consumidor del producto o servicio, atendiendo así lo establecido en la literal b) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial; por lo que esta Cámara concluye que el Tribunal no incurrió en el yerro al

resolver como lo hizo, ya que del análisis comparativo realizado entre las dos marcas en conflicto, es evidente a simple vista, las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas; toda vez, que la marca que se pretende inscribir, su diseño está conformado por una flor, y el nombre “Navideña” sobre una olla, elementos que no forman parte de la marca registrada la que está conformada por las palabras “Noche Buena” con diferente tipo de letra, de lo que se desprende que no existe semejanzas entre las marcas en conflicto, que puedan causar confusión al consumidor, por lo que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, de esa cuenta, la Sala interpretó correctamente la norma denunciada, por lo que el submotivo invocado debe desestimarse. CONSIDERANDO II De conformidad con el artículo 633 del Código Procesal Civil y Mercantil, es obligatoria la condena en costas y la imposición de la multa, al ser desestimado el recurso de casación, por lo que, en observancia de tal disposición debe hacerse la declaración correspondiente. LEYES APLICABLES Artículos citados y: 12, 203 y 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 25, 26, 66, 67, 619, 620, 621 inciso 1º, 627, 630 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 57, 71,74, 79 inciso a), 141, 143, 149 y 172 de la Ley del Organismo Judicial. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, con base en lo considerado y leyes citadas y en continuidad de funciones en acatamiento del amparo provisional decretado por la Corte de Constitucionalidad el nueve de octubre de dos mil catorce dentro de los expedientes acumulados números cuatro mil seiscientos treinta y

citadas y en continuidad de funciones en acatamiento del amparo provisional decretado por la Corte de Constitucionalidad el nueve de octubre de dos mil catorce dentro de los expedientes acumulados números cuatro mil seiscientos treinta y nueve guión dos mil catorce, cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco guión dos mil catorce, cuatro mil seiscientos cuarenta y seis guión dos mil catorce y cuatro mil seis cientos cuarenta y siete guión dos mil catorce, y con base en el artículo 71 de la Leydel Organismo Judicial y el Acta treinta y nueve guión dos mil catorce de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

I. DESESTIMA el recurso de casación.

II. Condena a la recurrente al pago de las costas del mismo y le impone multa de quinientos quetzales que deberá enterar en la Tesorería del Organismo Judicial, dentro del tercer día de quedar firme el presente fallo.

Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes a donde corresponde.

Ervin Gabriel Gómez Méndez, Magistrado Vocal Décimo, Presidente Cámara Civil en funciones; Brenda Anabella Quiñónez Donis, Magistrada Vocal Segundo en funciones; Gabriel Antonio Medrano Valenzuela, Magistrado Vocal Tercero en funciones; Rogelio Zarceño Gaitán, Magistrado Vocal Sexto en funciones. María Cecilia de León Terrón, Secretaria de la Corte Suprema de Justicia.