148-2018 09102018 Cerveceria Centro Americana Sociedad Anonima

09/10/2018 – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

148-2018

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Recurso de casación interpuesto por la entidad Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima, contra la sentencia dictada el siete de noviembre de dos mil diecisiete, por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. DOCTRINA Aplicación indebida de ley No se configura este submotivo cuando la norma aplicada por la Sala, contiene los supuestos adecuados para resolver la controversia. Interpretación errónea Es improcedente este submotivo, cuando la Sala para emitir su fallo, no realiza una exégesis de la norma denunciada. LEYES ANALIZADAS Artículo 621 inciso 1º del Código Procesal Civil y Mercantil, y 29 incisos e) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CÁMARA CIVIL SENTENCIA Guatemala, nueve de octubre de dos mil dieciocho

I. Se integra con los Magistrados suscritos. II. Se tiene a la vista, para resolver el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada el siete de noviembre de dos mil diecisiete, por la Sala Primera del

Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

I. Interponente: Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima, que actúa a través de su mandatario judicial y especial administrativo con representación, Carlo Cesar Sanchez Rosa.

II. Parte contraria: Ministerio de Economía, que actúa a través de su ministro, Acisclo

Valladares Urruela.

III. Terceros: a) El Gallito Industrial, Sociedad Anónima. b) Procuraduría General de la Nación que actúa a través de su personero, José Raúl Herrera González.

CUESTIONES DE HECHO

Valladares Urruela.

III. Terceros: a) El Gallito Industrial, Sociedad Anónima. b) Procuraduría General de la Nación que actúa a través de su personero, José Raúl Herrera González.

CUESTIONES DE HECHO

I. La entidad El Gallito Industrial, Sociedad Anónima, presentó solicitud de inscripción de la marca «Gallito Anhelo» ante el Registro de Propiedad Intelectual.

II. La entidad Cervecería Centro Americana, presentó oposición a dicha solicitud de inscripción, la cuál se declaró sin lugar por el Registro de la Propiedad Intelectual, y en consecuencia, con lugar la solicitud de registro.

III. Posteriormente la entidad Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima presentó recurso de revocatoria, el cual se declaró sin lugar por el Ministerio de Economía.

IV. Contra dicha resolución, se promovió proceso contencioso administrativo.RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA La Sala resolvió sin lugar la demanda y como consecuencia, confirmó la resolución administrativa. Para el efecto consideró: «… de conformidad con lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial, marca es todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por otra. Asimismo, la norma citada en cuanto al signo distintivo notoriamente conocido, indica: Cualquier signo que es conocido por el sector pertinente del público, o en los círculos

empresariales, como identificativo de determinados productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del signo, cualquiera que sea la manera por la que se haya conocido. En ese sentido, este Tribunal reconoce que con los medios de prueba aportados a este proceso por la demandante, la marca “GALLO”, inscrita en clase treinta y dos, propiedad de Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima, efectivamente es una marca notoriamente conocida en el mercado guatemalteco como fabricante de cervezas. Que la oposición de Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima, a la inscripción de la marca GALLITO ANHLEO, solicitada por la entidad El Gallito Industrial, Sociedad Anónima, en clase treinta, para amparar productos de Confitería, chocolates, galletas y waffle, se concreta en que dicha marca contiene el distintivo GALLITO, y que de permitirse su registro y su ulterior uso, generaría el fenómeno de dilución de su marca GALLO. Para resolver el litigio entre las marcas en conflicto, este Tribunal estima, que no obstante la marca solicitada “GALLITO ANHELO”, contiene el elemento “GALLITO”, que consiste en un diminutivo de la marca “GALLO”, y que conforma la marca registrada de Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima, entre las mismas no podría producirse confusión o crear riesgo de asociación empresarial, porque hay que tomar en cuenta que la naturaleza de los productos que ambas marcas amparan, son totalmente distintos, por lo tanto, no pueden

aplicarse en este caso, los supuestos de marcas inadmisibles por derechos de terceros, establecidos en el Artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial, como lo alega la demandante; además se reconoce y no se discute que la marca “GALLO”, como ya se dijo, es una marca notoria en el mercado guatemalteco, pero para identificar la cerveza que fabrica la demandante, en cambio la marca solicitada para su registro es para amparar productos en clase treinta, totalmente distintos a la cerveza; de igual manera, para resolver este asunto, es preciso atender lo indicado en el artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, que establece las reglas para calificar las semejanzas, que expresa que tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, nulidades y/o anulaciones se tomará en cuenta, entre otras, las reglas que se indican a continuación (…) este Tribunal considera que no existe la posibilidad que el consumidor habitual que adquiera los productos amparados por las marcas en conflicto se confunda en cuanto al origen o asociación empresarial de los mismos, por lo que sí es posible la coexistencia de ambas marcas en el mercado guatemalteco, sin que esto limite o disminuya los derechos que posee la demandante sobre sus marcas ya registradas, especialmente la marca “GALLO”, en clase treinta y dos. En consideración a todo lo anterior, este Tribunal concluye que la resolución recurrida emitida por el Ministerio de Economía, se encuentra fundamentada en ley y apegada a Derecho, por lo que la demanda promovida por Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima, en contra del Ministerio de Economía debe declararse sin lugar (sic)…». MOTIVO Y SUBMOTIVOS INVOCADOS Motivo de fondo Submotivos a) Aplicación indebida del artículo 29 inciso e) de la Ley de Propiedad Industrial.

(sic)…». MOTIVO Y SUBMOTIVOS INVOCADOS Motivo de fondo Submotivos a) Aplicación indebida del artículo 29 inciso e) de la Ley de Propiedad Industrial. b) Interpretación errónea del artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial. CONSIDERANDO I Aplicación indebida de ley Para este submotivo, la entidad recurrente argumentó: «… incurre en aplicación indebida, de lo preceptuado el literal e) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial al no ser la norma pertinente al análisis de los hechos que se tienen por establecidos por la Honorable Sala Primera. »… se tiene como hecho probado y establecido que la marca GALLO es una marca notoria, esto así se establece por la Honorable Sala Primera en la sentencia en el considerando con numeral romano cuatro, en la página quince en la línea doce que: “…En ese sentido, este Tribunal reconoce que con los medios de prueba aportados a este proceso por la demandante, la marca “GALLO”, inscrita en clase treinta y dos, propiedad de Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima, efectivamente es una marca notoriamente conocida en el mercado guatemalteco como fabricante de cervezas…”, por lo tanto al tratarse de una marca notoria no puede aplicarse para el análisis del caso el literal e) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que dicho literal no regula el supuesto de una marca notoriamente conocida, pretendiendo el tribunal subsumir los hechos que ya se tienen por establecidos en el proceso a una

norma que no es aplicable, a este respecto pretende el tribunal aplicar dicha norma estableciendo en el considerando identificado con el numeral romano cuatro de la sentencia en la página dieciséis línea doce lo siguiente: “…es preciso atender lo indicado en el artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, queestablece las reglas para calificar las semejanzas, que establece que tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, nulidades y/o anulaciones se tomará en cuenta, entre otras, las reglas que se indican a continuación: …e) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta los canales de distribución, puesto de venta y tipo de consumidor a que van destinados; en el presente caso, las marcas en disputa amparan productos totalmente distintos, los cuales se venden o exhiben al consumidor en lugares distintos, los canales de distribución son diferentes y van dirigidos a consumidores diferentes; razones por las cuales, este Tribunal considera que no existe la posibilidad que el consumidor habitual que adquiere los productos amarados por las marcas en conflicto se confunda en cuanto al origen o asociación empresarial de los mismos, por lo que sí es posible la coexistencia de ambas marcas en el mercado guatemalteco…”(…) »… el literal e) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, no siendo esta la norma pertinente a los hechos del caso ya que no regula el análisis y comparación que debe realizarse entre signos distintivos

cuando uno de los signos distintivos es notorio, siendo la norma pertinente el literal h) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial que establece: “…h) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”. »… por lo que se aplicó indebidamente por la Honorable Sala Primera el literal e) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial que no es la norma pertinente al caso en concreto al haberse declarado por el propio tribunal en la sentencia que la marca GALLO es notoriamente conocida, debiendo por lo tanto declararse Con Lugar el Recurso de Casación (sic)…». Alegaciones La entidad El Gallito Industrial, Sociedad Anónima, no obstante haber sido notificada, no presentó alegato alguno. El Ministerio de Economía argumentó: «… En consecuencia de lo expuesto, la casación de fondo por violación de ley por los submotivos de interpretación errónea de ley, e inaplicación indebida deben desestimarse por los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, al no indicar concretamente la interponente las causas de semejanzas que se violentaron en el examen de los signos en conflicto que se tipifican en el artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, y concluirse que tanto la resolución del ministerio de Economía identificada con el número (…) se encuentran apegadas a la ley

(sic)…». La Procuraduría General de la Nación para este submotivo argumentó: «… Mi Representada estima que el presente Recurso Extraordinario en Casación, debe de declararse SIN LUGAR, ya que el planteamiento del mismo es confuso, no llena los lineamientos que la ley exige, no se presenta de forma puntual y concreta cual es el punto toral en que el Honorable Tribunal incurrió para poder plantear y pretender que se le trámite al Recurso de Casación, únicamente se invocan dos submotivos, pero no se logra argumentar ni doctrinaria ni legalmente el motivo esencial que le dio origen al presente recurso. Plantea innumerables veces su inconformidad, pero eso no le ofrece a la Honorable Cámara argumentos para que pueda entrar a examinar su caso y establecer fehacientemente la procedencia o no de los submotivos indicados. En ese caso, la Honorable Cámara se encuentra imposibilitada de poder entrar a analizar el presente recurso. En base a lo anterior, solicito a la Honorable Cámara se mantenga firme la sentencia (sic)…». Análisis de la Cámara El submotivo de aplicación indebida consiste en que el Juzgador al momento de resolver la controversia sometida a su consideración, aplica y resuelve con base en una norma que no es la pertinente al caso concreto. En el presente caso, la entidad casacionista considera que la Sala aplicó indebidamente el artículo 29 inciso e) de la Ley de Propiedad Industrial, ya que este no contiene el presupuesto de una marca notoriamente conocida, en su defecto, considera que la norma que debió aplicarse es el artículo 29 inciso h) de la misma

ley citada. Para el efecto, se considera importante transcribir la parte conducente del artículo 29, es decir, los incisos e) y h): «…Reglas para calificar la semejanza (…) »e) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados (…) »h) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma». De lo anteriormente transcrito, esta Cámara estima que la Sala, al fundamentarse en el artículo 29 inciso e) de la Ley de Propiedad Industrial, lo hizo acertadamente, ya que para determinar la procedencia de lainscripción, se deben utilizar las reglas establecidas en dicho artículo, para calificar si existe semejanza entre las marcas que se pretenden inscribir y las marcas ya inscritas; es por ello, que el Tribunal tomó en consideración los canales de distribución, el puesto de venta y el tipo de consumidores a los que van destinados los productos y, con base en ello, estableció que las marcas amparan productos totalmente distintos, los cuales se venden o se exhiben en lugares distintos, los canales de distribución son diferentes y van dirigidos a consumidores diferentes, por lo cual, concluyó que ambas marcas pueden coexistir en el mercado guatemalteco, pues una está destinada a confitería, chocolates, galletas y waffles, mientras que la

otra a cerveza. En ese sentido, esta Cámara considera que la norma seleccionada por la Sala, era la pertinente para resolver la controversia surgida entre las marcas en conflicto. Ahora bien, en cuanto al argumento de la casacionista que debía aplicarse el inciso h) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que la Sala reconoce que su marca es notoria, es preciso indicar que si bien es cierto, la Sala hace mención que la marca de la casacionista, es una marca notoria, también lo es que lo hace como referencia a que esta notoriedad, está relacionada con la cerveza que produce, mientras que en el presente caso, se solicita la inscripción de una marca que pretende distinguir o amparar un producto totalmente distinto; razón por la cual, la norma que pretende sea aplicada no es pertinente para el presente caso, pues la notoriedad que reconoce la Sala no afecta el fondo del asunto, dado que se trata de productos totalmente diferentes. De esa cuenta, se estima que el Tribunal no incurre en el vicio denunciado por la casacionista, por lo que el submotivo invocado deviene improcedente. CONSIDERANDO II Interpretación errónea de la ley La entidad interponente, argumentó:«…En el presente caso versa la solicitud de inscripción de la marca GALLITO ANHELO en clase treinta, de la norma que regula las causas de inadmisibilidad de una marca por derechos de terceros en el artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial, y en el caso que nos ocupa específicamente el literal c) que regula lo relativo a la inadmisibilidad por una marca notaria, estableciendo dicha norma lo siguiente (…) No obstante ser claro el significado y alcance de la norma anteriormente transcrita la Honorable Sala Primera en la sentencia que se impugna da a la misma una interpretación y un

dicha norma lo siguiente (…) No obstante ser claro el significado y alcance de la norma anteriormente transcrita la Honorable Sala Primera en la sentencia que se impugna da a la misma una interpretación y un alcance distinto al expresamente establecido en la norma e indica que:”…hay que tomar en cuenta que la naturaleza de los productos que ambas marcas amparan, son totalmente distintos, por lo tanto, no pueden aplicarse en este caso, los supuestos de marcas inadmisibles por derechos de terceros, establecidos en el artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial, como lo alega la demandante…” (…) por lo que la Honorable Sala Primera aplica la norma contenida en el artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial y de su análisis determina que no puede utilizarse para la resolución del caso concreto al interpretar que dicha norma únicamente regula los supuestos en que se trata de marcas que identifican los mismos productos lo cual es una interpretación errónea. »Al haberse dado a la norma un sentido al que le corresponde de acuerdo a su contexto, esto es al haber interpretado la Honorable Sala Primera que la norma contenida en el artículo 21 no es aplicable cuando las marcas en discusión son para productos distintos, incurre en una interpretación errónea ya que le da a la norma un alcance distinto al pretendido por el legislador, esto toda vez que la norma expresamente regula que es aplicable en los casos de marcas que amparen productos distintos cuando una de las marcas en discusión es notoria, situación que fue reconocida en la sentencia que se impugna en la que se establece por la Honorable Sala que se reconoce la marca GALLO es efectivamente una marca notoriamente conocida en el mercado Guatemalteco, por lo tanto al interpretar correctamente el artículo 21 específicamente lo

por la Honorable Sala que se reconoce la marca GALLO es efectivamente una marca notoriamente conocida en el mercado Guatemalteco, por lo tanto al interpretar correctamente el artículo 21 específicamente lo establecido en el literal c) que establece que al tratarse de marcas notarias, es inadmisible otra marca que la imite o reproduzca total o parcialmente, cualesquiera que sean los productos o servicios, la Honorable Sala Primera, debió necesariamente declarar CON LUGAR el Proceso Contencioso Administrativo, por el contrario al dar a dicha norma un significado que según su contexto no le corresponde resuelve indicando que no puede aplicarse al tratarse de marcas que amparen productos totalmente distintos, interpretando erróneamente que la norma contenida en el artículo 21 no regula el supuesto en que se trate de marcas que amparen productos distintos, lo que sí es expresamente regulado en el literal c) al tratarse de una de las marcas en conflicto una marca notoria, por lo que al haberse interpretado erróneamente que la norma y dársele dado un sentido que no le corresponde se hace procedente el presente Recurso de Casación. »Por lo anterior al producirse en la sentencia de la Sala (…) una aplicación indebida de la ley, esto es del artículo 29 literal e) de Ley Propiedad Industrial, que no es el literal que regula las marcas notorias a pesar de que el propio tribunal establece que se reconoce que la marca GALLO es una marca notoria, y al haberse incurrido en interpretación errónea del artículo 21 de la Ley de la Propiedad Industrial que es la norma que regula los motivos de inadmisibilidad de una marca por derechos de terceros, y específicamente del literal c)

de dicha norma, que establece la protección a las marcas notorias aunque los productos o servicios sean distintos, no obstante haberse acreditado y declarado por la Honorable Sala Primera que la marca GALLO es una marca notoriamente conocida, debe casarse la Sentencia de la Sala (…) de fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete dictada dentro del expediente (sic)…». AlegacionesLa entidad El Gallito Industrial, Sociedad Anónima, no obstante haber sido notificada, no presentó alegato alguno. El Ministerio de Economía presentó los mismos argumentos que para el submotivo anterior. La Procuraduría General de la Nación expuso los mismos argumentos para ambos submotivos, los cuales ya han sido transcritos anteriormente. Análisis de la Cámara El submotivo de interpretación errónea de la ley, se configura cuando el Tribunal sentenciador ha elegido correctamente la norma aplicable al caso, pero le atribuye un sentido y alcance que no le corresponde. En el caso que nos ocupa, la entidad casacionista considera que la Sala interpreta erróneamente el artículo 21 inciso c) de la Ley de Propiedad Industrial, ya que estima que debió tomar en consideración que la marca ya registrada GALLO es notoria, por lo que esto debía tomarse en cuenta para no admitir el registro de la

marca GALLITO ANHELO.

Al respecto, la Sala sentenciadora argumentó: «… porque hay que tomar en cuenta que la naturaleza de los productos que ambas marcas amparan, son totalmente distintos, por lo tanto, no pueden aplicarse en este caso, los supuestos de marcas inadmisibles por derechos de terceros, establecidos en el Artículo 21 de la

Ley de Propiedad Industrial, como lo alega la demandante; además se reconoce y no se discute que la marca “GALLO”, como ya se dijo, es una marca notoria en el mercado guatemalteco...». Esta Cámara ha sostenido que, al ser la casación un recurso extraordinario, para su planteamiento necesita rigurosamente que se cumplan los aspectos técnicos jurídicos que tanto la doctrina y la jurisprudencia han establecido para el perfeccionamiento de la impugnación, ya que a través de ellos se traza el marco de referencia sobre el cual debe pronunciarse. Con base en lo anterior, se estima pertinente indicar que, el submotivo de interpretación errónea de la ley, se configura cuando la Sala al momento de resolver, utiliza la norma aplicable a la controversia y, al realizar la exégesis de la misma, le confiere un sentido y alcance distinto, es decir, el Tribunal debió aplicar e interpretar el artículo. En atención a lo manifestado y, de lo considerado en la sentencia recurrida, esta Cámara establece que la Sala al efectuar su análisis, es clara cuando indica que para el caso objeto de estudio, no le son aplicables los presupuestos de marcas inadmisibles contenidos en el artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial, pues considera que no resuelven la controversia, de allí, que se estima que ésta no aplica la norma denunciada y mucho menos, hace una exégesis de esta, sino que decide dejarla fuera la normativa aplicable al caso concreto, razón por la cual, el submotivo invocado no podría configurarse. Además de lo anterior, de la misma tesis presentada por la casacionista, se desprende que arguye que la

Sala no aplicó la norma que ahora estima interpretada erróneamente, lo cual deviene contradictorio, dado que si sostiene que la norma no fue aplicada por la Sala, no puede pretender que se analice si se interpretó erradamente, pues como se indicó, para que se habilite el estudio de este submotivo, la norma aplicada, debe ser la idónea para resolver la controversia y a la vez, debe constar la exégesis realizada de esta por la Sala recurrida. De lo anteriormente analizado, esta Cámara arriba a la conclusión que el planteamiento del presente submotivo es defectuoso, por lo que debe declarase improcedente y en consecuencia desestimarse el recurso planteado. CONSIDERANDO III De conformidad con el artículo 633 del Código Procesal Civil y Mercantil, es obligatoria la condena en costas y la imposición de multa al ser desestimado el recurso de casación, por lo que debe hacerse la declaración correspondiente. LEYES APLICABLES Artículos citados y: 12, 203 y 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1,039 del Código de Comercio; 25, 26, 66, 67, 70, 71, 72, 619, 620, 621 inciso 1º, y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 49, 57, 74, 77, 79 inciso a), 141, 143, 149, 172 y 187 de la Ley del Organismo Judicial.

POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, con base en lo considerado y leyes citadas, RESUELVE I) DESESTIMA el recurso de casación. II) Se condena al pago de las costas del mismo y de la multa por las razones consideradas. Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes a dondecorresponde.

Silvia Verónica García Molina, Magistrada Vocal Octava, Presidente Cámara Civil; María Eugenia Morales Aceña, Magistrada Vocal Décima Segunda; Nery Osvaldo Medina Méndez, Magistrado Vocal Segundo; Josué Felipe Baquiax, Magistrado Vocal Quinto. Cecilia Odethe Moscoso Arriaza de Salazar, Secretaria de la Corte Suprema de Justicia.