15111977 - CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

15/11/1977 - CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO Recurso de casación interpuesto por el abogado Salvador Augusto Saravia Castillo como mandatario de "Cervecería Nacional, Sociedad Anónima".

DOCTRINA: No podrán registrarse como marcas los distintivos que den lugar a confusión con otras marcas registradas o por registrarse, cuando la correspondiente solicitud obrare en la oficina encargada de su tramitación.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: CÁMARA CIVIL, Guatemala, quince de noviembre de mil novecientos setenta y siete.

Se examina para resolver el recurso de casación interpuesto por el abogado Salvador Augusto Saravia Castillo como mandatario judicial de "Cervecería Nacional, Sociedad Anónima", contra la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo el treinta y uno de mayo del presente año, en el recurso que siguió dicha entidad contra el Ministerio de Economía.

ANTECEDENTES: El veinticuatro de marzo de mil novecientos setenta y cinco se presentó a la Oficina de Marcas y Patentes el señor Arnoldo Kuestermann Richter como representante de "Cervecería del Sur, Sociedad Anónima", a solicitar el registro de la marca "GOL" para amparar y distinguir "La totalidad de productos y artículos comprendidos en la clase cuarenta y ocho (48) de la nomenclatura oficial, y especialmente cerveza y sus derivados". En escritos recibidos el dieciocho y el veinte de junio del mismo año, se opusieron al registro de la indicada marca, por una parte el señor Ramiro Castillo Love en representación de "Cervecería Centro

Americana, Sociedad Anónima" y por la otra el señor Armando Castillo Samayoa como representante de "Cervecería Nacional, Sociedad Anónima". La primera entidad expresó que es propietaria de la marca "SKOL" registrada al número dieciséis mil novecientos dieciséis, folio ciento cincuenta y cuatro, libro cuarenta y nueve de Marcas, que ampara productos de la clase cuarenta y ocho oficial, y la segunda que a su vez es propietaria de la marca "Sol" que ampara productos de la misma clase y está registrada al número dos mil quinientos noventa y seis, folio doscientos setenta y nueve del tomo doce, también del Registro de Marcas. Ambos argumentaron en el sentido de que entre la marca "GOL" y las ya existentes existe confusión fonética, visual y por similitud gráfica y además invocaron competencia desleal de acuerdo con las normas contenidas en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial que al efecto transcribieron. Pidieron que se declarara procedente cada una de las oposiciones y que se mandara al archivo la solicitud de "Cervecería del Sur, Sociedad Anónima". Se mandó a oír al representante de esta Compañía, quien con las razones que estimó convenientes solicitó que se declarase "sin lugar la oposición planteada". El Registro de la Propiedad Industrial, al remitir las diligencias al Ministerio de Economía, opinó en el sentido de que entre las marcas propuestas en conflicto no se produce semejanza alguna que pueda provocar confusión y error en el ámbito comercial, por lo que la denominación "GOL" reúne los requisitos de novedad y

caracterización necesarias para su legal existencia como distintivo marcario y que, en consecuencia, precede su autorización y el rechazo de las oposiciones formuladas. En el mismo sentido se pronunció oportunamente el Ministerio Público. El Ministerio de Economía, en resolución número cuatro mil seiscientos veintiocho de fecha veintidós de octubre de mil novecientos setenta y cinco, declaró sin lugar las oposiciones planteadas y procedente el registro de la marca solicitada. El recurso de reposición correspondiente, interpuesto por ambas entidades opositoras, después de oírse al Ministerio Público, fue declarado sin lugar en resolución número mil doscientos sesenta y ocho dictada por el Ministerio de Economía el veintinueve de marzo de mil novecientos setenta y seis. El abogado Salvador Augusto Saravia Castillo, en representación de "Cervecería Nacional, Sociedad Anónima" y en escrito recibido el veintinueve de junio del mismo año interpuso recurso contenciosoadministrativo "contra las resoluciones identificadas arriba, mediante las cuales declaró el Ministerio de Economía, sin lugar el Recurso de Reposición que interpuse contra la resolución número cuatro mil seiscientos veintiocho, proferida por ese mismo Ministerio el veintidós de octubre de mil novecientos setenta y cinco". Manifestó que su representada es titular de la marca "SOL", registrada en la Oficina de Marcas y Patentes (actualmente Registro de la Propiedad Industrial), desde el cinco de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete: que "Cervecería del Sur, Sociedad Anónima" presentó solicitud de registro de la marca

"GOL" para amparar productos comprendidos en la clase cuarenta y ocho de la clasificación de artículos para el registro de marcas, contenidas en Acuerdo del Presidente del la República, de fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos veintinueve, que ampara productos como extractos de maltas y bebidas poco alcohólicas, incluyendo cerveza y que la marca "SOL" registrada a favor de su representada, se afectaría al hacerse el registro de la marca "GOL"; que la primera marca contempla en un sesenta y seis punto sesenta y seis por ciento los mismos elementos gráficos, fonéticos, visuales y gramaticales que abarca la marca "GOL", además de otros elementos en los cuales se dan otras similitudes, por lo que se pueden presentar otroscasos de confusión. Explicó otras razones para desarrollar su tesis, expresó fundamentos de derecho, ofreció pruebas y pidió que al dictarse sentencia, se declarase con lugar el recurso y se revocara la resolución ministerial que lo motivó. En rebeldía del Ministerio de Economía y del Ministerio Público se tuvo por contestada en sentido negativo la demanda.

PRUEBAS: La parte recurrente rindió las siguientes: el expediente administrativo y certificación del registro de la marca "SOL" expedida por el Registro de la Propiedad Industrial. El Ministerio de Economía y el Ministerio Público, no rindieron prueba.

SENTENCIA RECURRIDA: El Tribunal de lo Contencioso-administrativo, en la fecha indicada, dictó sentencia mediante la cual declaró sin lugar el recurso interpuesto por el licenciado Salvador Augusto Saravia Castillo como mandatario judicial

de "Cervecería Nacional, Sociedad Anónima", confirmó la resolución dictada por el Ministerio de Economía número mil doscientos sesenta y ocho del veintinueve de marzo de mil novecientos setenta y seis y no entró a conocer de la resolución número cuatro mil seiscientos veintiocho proferida por el mismo Ministerio. Consideró el Tribunal que es cierto que la marca "SOL" a favor de "Cervecería Nacional, Sociedad Anónima" fue inscrita y registrada desde hace muchos años y que en el expediente consta que el registro de la marca "GOL" fue solicitado el veinticuatro de marzo de mil novecientos setenta y cinco por el representante de "Cervecería del Sur, Sociedad Anónima", ambas marcas para amparar productos similares; que no obstante, si bien es cierto que por fecha de inscripción de la marca "SOL" podría pensarse que tiene prioridad y derecho exclusivo con respecto a la pretensión de la "Cervecería del Sur, Sociedad Anónima", también lo es que no se trata de la misma marca, sino de otra distinta, entre las cuales no puede existir confusión por el público consumidor de los productos, pues cada una de esas expresiones (SOL y GOL) tiene distinto significado gramatical e ideológico que es evidente que entre ambas expresiones no se encuentra una relación fonética, gráfica y visual que pudiera dar lugar a confusión a juicio de cualquiera persona de mediana preparación; que además, consta que han sido registradas marcas como "SOL" y "GOL" para productos similares y la misma empresa oponente y "Cervecería Centroamericana, Sociedad Anónima" tienen

registradas cada una a su favor las marcas "SOL" y "SKOL", respectivamente, para productos similares (cerveza); y que, por otra parte, no consta que la marca "SOL" de referencia se haya explotado o se encuentre en explotación; razones por las cuales debe declararse sin lugar el recurso y confirmar la resolución ministerial que lo motivó.

RECURSO DE CASACIÓN: Se interpuso el recurso de casación por motivos de fondo de conformidad con el primer subcaso de procedencia contenido en el inciso 1o. del artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, aduciéndose que hubo violación de los artículos 7o., incisos 7o. y 8o. y 13 del Decreto Gubernativo; 882 aprobado por el Decreto Legislativo número 2079 (Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales). Argumentó el recurrente que la marca "SOL" se registró bajo la vigencia de la citada ley, que es la aplicable al caso conforme el artículo 222 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado por el Decreto 26-73 del Congreso de la República; que la marca "GOL" fue solicitada también bajo la vigencia del Decreto antes identificado, cuyo artículo 1o. otorga al titular del registro de una marca el derecho al uso exclusivo de la misma en relación a productos similares de acuerdo con los artículos 3o. y 4o. de la misma ley; que las marcas indicadas, que se encuentran en conflicto, protegen y amparan productos similares como

son cervezas y bebidas poco alcohólicas; que ambas marcas presentan varios elementos que pueden prestarse a confusión. Señaló la imitación de orden visual porque prácticamente están formadas por las mismas letras con excepción de la primera, que en una es "S" y en otra es "G"; que hay similitud gramatical o gráfica por la misma razón y que también se puede afirmar sin lugar a dudas que existe similitud de orden fonético ya que el sonido "OL" es el principal sonido de las palabras "SOL" y "GOL"; que todas estas similitudes caen dentro del campo de aplicación del citado artículo 7o., incisos 7o. y 8o. del Decreto Gubernativo 882 aprobado por el Decreto Legislativo 2079, por lo que al no estimarlo así el Tribunal sentenciador violó esa ley en los citados incisos. Señaló casos en que ha sido denegado el registro de determinadas marcas por ser parecidas a otras anteriormente inscritas y con base en que para deducir incompatibilidad entre dos marcas, hay que tomar en cuenta no las diferencias sino las semejanzas y después de comentar algunas disposiciones del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial aprobado por el Decreto 26-73 del Congreso de la República y de la Convención General Interamericana sobre protección de marcas y nombres comerciales, suscrita en Washington, Estados Unidos de Norteamérica y aprobada por el Decreto Legislativo número 1587, reiteró su tesis de que hubo violación de los incisos 7o. y 8o. del citado Decreto Gubernativo 882 aprobado por el Decreto

Legislativo número 2079, que claramente determinan que no podrá registrarse como marcas "los distintivos que den lugar a confusión con otras marcas registradas" y las que manifiestamente se hubiesen confeccionado imitando otras marcas ya registradas y que en el caso a que se refiere el recurso es ostensible que la marca "GOL" da lugar a confusión con la marca "SOL" anteriormente registrada y que con aquélla, con una letra distinta no cabe duda que se trató de imitar a la última que aunque el distintivo no es idéntico, si existe similitud entre uno y otro. Verificada la vista, procede resolver.CONSIDERACIONES: I Con base en que "Cervecería Nacional, Sociedad Anónima" tiene registrada e inscrita a su nombre desde hace varios años la marca "SOL" y que con posterioridad "Cervecería del Sur, Sociedad Anónima" solicitó el registro a su favor de la marca "GOL" para amparar y proteger productos similares -hechos que el Tribunal dio por establecidos en la sentencia-, el recurrente denunció como único submotivo de casación de fondo de acuerdo con el inciso 1o. del artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, violación de los artículos 7o., incisos 7o. y 8o. y 13 del Decreto Gubernativo 882 aprobado por el Decreto Legislativo número 2079 (Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales). Al respecto cabe estimar que conforme el citado inciso 7o. del artículo 7o. de la mencionada ley no podrán registrarse como marcas "los distintivos que den lugar a confusión con otras marcas registradas o por

registrarse, cuando la correspondiente solicitud obrare en la Oficina de Marcas y Patentes" (hoy Registro de la Propiedad Industrial); aunque el Tribunal consideró que entre ambas marcas no puede existir confusión respecto a los productos elaborados por dichas entidades porque cada una de esas expresiones tiene distinto significado gramatical e ideológico y que tampoco encontró relación fonética, gráfica y visual que pudiera dar lugar a confusión entre las expresiones "SOL" y "GOL", tales apreciaciones no se ajustan a la realidad, desde luego que es obvia la semejanza entre los distintivos en los aspectos fonético, gráfico y visual señalados por el Tribunal, por lo que también es indudable que el distintivo cuyo registro se solicitó con posterioridad sí da lugar a confusión con la marca "SOL" registrada con antelación a favor de la entidad recurrente. Como consecuencia, al no apreciarlo así el Tribunal para fundar su sentencia, contraviniendo el texto expreso de la disposición citada, violó dicha norma legal por lo que, sin que sea necesario entinar el examen en cuanto a las otras disposiciones señaladas, precede casar el fallo recurrido y resolver como en derecho corresponde. II Según certificación expedida por el director de la Propiedad Industrial del Ministerio de Economía el veintiuno de junio de mil novecientos setenta y seis, con fecha cinco de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete fue registrada a favor de Kiene Hermanos de Quezaltenango la marca de fábrica denominada "SOL" "para distinguir la cerveza de la fabricación y comercio de los registrantes", bajo el número dos mil novecientos

cincuenta y seis (2956), folio doscientos setenta y nueve (279), tome doce (12) del libro de registro respectivo y que actualmente y a partir de la segunda fecha indicada se encuentra inscrita a favor de "Cervecería Nacional, Sociedad Anónima". Consta en el expediente administrativo que Cervecería del Sur, Sociedad Anónima presentó solicitud de registro de la marca "GOL" para amparar productos similares el veinticuatro de marzo de mil novecientos setenta y cinco. De acuerdo con lo considerado anteriormente y tomando en cuenta que en asuntos marcarios sólo debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, es evidente que las marcas "SOL" y "GOL" son gráfica y fonéticamente semejantes e inducen a confusión, por lo que precede declarar con lugar el recurso contencioso-administrativo y revocar la resolución que lo motivó, dictada por el Ministerio de Economía.

LEYES APLICABLES: Las citadas y artículo 255 de la Constitución de la República; 1o., 3o., 4o., 5o., 7o., 8o., 12, 15 del Decreto Gubernativo 882; 226 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial aprobado por el Decreto 26-76 del Congreso de la República; 17, 50 del Decreto Gubernativo 1881; 88, 219, 220, 221, 630 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 38, inciso 2o., 157, 158, 159, 163, 168, y 169 de la Ley del

Organismo Judicial, POR TANTO, La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil: casa la sentencia recurrida y, resolviendo conforme la ley, DECLARA: con lugar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el abogado Salvador Augusto Saravia Castillo en representación de "Cervecería Nacional, Sociedad Anónima", y en consecuencia, revoca la resolución número cuatro mil seiscientos veintiocho dictada por el Ministerio de Economía con fecha veintidós de octubre de mil novecientos setenta y cinco que originó dicho recurso. Repóngase por el recurrente el papel simple empleado al del sello de ley, dentro del término de cinco días, bajo apercibimiento de pagar una multa de cinco quetzales si no lo hiciere.-Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvase el proceso. (Fs.) H. Hurtado A.-Rodrigo Robles Ch.-M. A. Recinos.-H. Pellecer Robles.-Luis René Sandoval.-Ante mi: M. Álvarez Lobos.