16031994 - CIVIL

16/03/1994 - CIVIL

EXPEDIENTE No. 73-93

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR DANIEL ELIAS MALOUF FERNANDEZ, EN REPRESENTACION DE ESTILOS EN MODA, SOCIEDAD ANONIMA DOCTRINA: El registro posterior de una marca previamente inscrita en otro Estado suscriptor de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, adolece de nulidad absoluta y por ello su cancelación está determinada por el Artículo 1301 del Código Civil. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL: Guatemala, dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro. Se tiene a la vista para resolver el recurso de casación interpuesto el veintinueve de julio de mil novecientos noventa y tres, por DANIEL ELIAS MALOUF FERNANDEZ, quien compareció en representación de la entidad ESTILOS EN MODA, SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones el diez de junio de mil novecientos noventa y tres, dentro del juicio ordinario que se tramitó en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil, identificado con el número veinticinco mil ciento cuarenta y siete, notificador primero. El recurrente comparece auxiliado por los Abogados Gustavo Adolfo Orellana Portillo y Allan Sergio Domínguez Díaz. Del estudio del expediente se establece lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1. Los señores Salvador Augusto Saravia Castillo y Miguel Angel Arriola Cofiño en representación de

OSHKOSH B'GOSH, INC., comparecieron ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Civil a demandar, en juicio ordinario, la nulidad de la inscripción de la marca OSHKOSH B'GOSH, a la entidad ESTILOS EN MODA, SOCIEDAD ANONIMA, solicitando se declarara la nulidad absoluta de la inscripción o registro de la marca OSHKOSH B'GOSH, efectuada a favor de ESTILOS DE MODA, SOCIEDAD ANONIMA, por estar formada dicha marca por todo el nombre comercial de OSHKOSH B'GOSH, INC., que tiene su domicilio en los Estados Unidos de América y se dedica a la fabricación y comercio de productos o mercancías de la propia clase a que se destina la marca OSHKOSH B'GOHS relacionada. Se solicitó asimismo, ordenar la cancelación inmediata del registro marcario OSHKOSH B'GOSH, identificado con el número cuarenta y ocho mil seiscientos cinco (48605), folio doscientos cuarenta y dos (242), del tomo ciento cuatro (104) de Registro de Marcas, en el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Guatemala.

2. En virtud de no haber comparecido la parte demandada, se tuvo por contestada la demanda en sentido negativo, continuándose el juicio en su rebeldía. Posteriormente la parte demandada presentó un memorial anteponiendo excepciones perentorias de prescripción y caducidad. Tramitado el proceso se dictó sentencia el cuatro de julio de mil novecientos noventa y dos declarando: "I) Con lugar la Excepción de Prescripción

interpuesta por la parte demandada; II) Sin lugar la Excepción de Caducidad hecha valer por la entidad demandada entablada por OSHKOSH B'GOSH INC. por medio de su representante legal, contra le entidad "Estilos en Moda, Sociedad Anónima"; IV) Se condena al pago de las costas del presente juicio a la entidad demandante."

II. RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA Apelada la resolución anterior el uno de julio de mil novecientos noventa y tres, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones dictó sentencia resolviendo: " ... CONFIRMA el punto II de la parte declarativa de la sentencia apelada en cuanto declara SIN LUGAR la EXCEPCION de CADUCIDAD hecha valer por la entidad demandada; y la REVOCA en sus puntos "I, III y IV " de la misma parte y en consecuencia, DECLARA: A-)- CON LUGAR la demanda entablada por la entidad "OSHKOHS B'GOSH, INC., por medio de sus Mandatarios Judiciales SALVADOR AUGUSTO SARAVIA CASTILLO y MIGUEL ANGEL ARRIOLA COFIäO, en contra de: "ESTILOS EN MODA, SOCIEDAD ANONIMA" y consecuentemente NULA de pleno derecho la inscripción o registro marcario: " oshkosh B GOSH", inscrito al número "cuarenta y ocho mil seiscientos cinco (48605), folio 'doscientos cuarenta y dos' (242), del libro 'ciento cuatro' (104) de Registro de Marcas a favor de "ESTILOS DE MODA, SOCIEDAD

ANONIMA" y para el efecto dentro de tercero día de estar firme el presente fallo deberá librarse despacho o comunicación pertinente al REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, adjuntándose copia certificada del presente fallo; B-) -Se condena en costas a "ESTILOS EN MODA, SOCIEDAD ANONIMA"; NOTIFIQUESE..." La Sala consideró: "A-) -Las EXCEPCIONES de "PRESCRIPCION" y "CADUCIDAD" a criterio de esta Sala son notoriamente improcedentes, pues en el presente caso, se demanda la nulidad absoluta de la inscripción de la marca "OSHKOSH B'GOSH" efectuada en el Registro de la Propiedad Industrial de la República a favor de la entidad "ENTIDAD EN MODA, SOCIEDAD ANONIMA", porque según asegura la actora, dichainscripción se hizo en contravención de leyes prohibitivas expresas, que es una de las características de la nulidad absoluta, y por ello, puede decirse que los perjudicados por el acto ilícito pueden en cualquier tiempo invocar la nulidad y por lo mismo, la PRESCRIPCION no puede purgar este vicio, cualquiera que sea el tiempo transcurrido. Lo mismo ocurre con la EXCEPCION DE CADUCIDAD, pues en la nulidad absoluta, como ya se dijo, no existe un plazo determinado para el ejercicio de la acción, razones claras y suficientes en que se basa este Tribunal para declarar la improcedencia de dichas excepciones. B-) - El Artículo 3o. del Decreto 1762 del Congreso de la República, vigente al tiempo de la presentación de la

demanda y actualmente sustituido por el 4 de la Ley del Organismo Judicial (Decretos 2-89 y 64-90 del Congreso de la República), disponen que son NULOS los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley, salvo los casos que en ella misma se ordena su validez, y esta norma de ORDEN PUBLICO se refiere a toda clase de actos que puedan producir un efecto jurídico, pues las disposiciones legales citadas determinan claramente el grado de ilicitud que vicia el acto y provoca la nulidad de pleno derecho, precisamente porque, los que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él se considera ejecutados en fraude de ley; y por otra parte, el Artículo 16, inciso b de la CONVENCION INTERAMERICANA DE LA PROPIEDAD DE MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, celebrada en Washington el veinte de febrero de mil novecientos veintinueve, aprobada por la Asamblea Nacional Legislativa de la República de Guatemala por Decreto 1587, establece "la prohibición de usar, registrar o depositar una marca cuyo elemento distintivo principal esté formado por todo o en parte esencial de nombre comercial legal y anteriormente adoptado y usado por otra persona natural o jurídica, domiciliada o establecida en cualquiera de los Estados contratantes y dedicada a la fabricación o comercio de productos y mercancías de la propia clase a que se destina la marca, y en el presente caso, del estudio de las actuaciones, frente a las normas citadas y analizadas en líneas anteriores, se desprende que, durante el período de prueba del juicio quedó plenamente probado que

la actora: "OSHKOSH B'GOSH, INC." es una entidad mercantil, establecida y domiciliada en el Estado de Delawere, Estados Unidos de América, cuya razón social ostenta legalmente desde el día veintiséis de febrero de mil novecientos treinta y siete, según lo demuestra con la certificación extendida por el Secretario del Estado de Delawere, Estados Unidos de América, de fecha veintidós de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, debidamente traducido y protocolizado en escritura pública número "nueve", autorizada en esta ciudad, a diez de enero de mil novecientos noventa (folios "ciento ochenta" (180) al "ciento ochenta y cinco (185) de la pieza de primera instancia), en donde consta que su denominación legal o razón social es "OSHKOSH B'GOSH, INC. " la cual se dedica, a la fabricación de ropa de distintas clases y estilos y, cuyas actividades y servicios mercantiles son similares a los que ampara y distingue la marca impugnada ( clase "veinticinco"), según se comprueba con el Certificado de Registro de marca de Fábrica, extendido por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América con fecha trece de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, protocolado en escritura pública número "ciento treinta y cinco", autorizada en la ciudad de Guatemala el día veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, por el notario MARIA DE LOS ANGELES BARILLAS DE BUCHALTER ( folios "ciento treinta y siete" a "ciento cuarenta y dos " (137 al 42) de la primera

pieza de primera instancia), así como el uso y registro en Guatemala por parte de la demandada: "ESTILOS EN MODA, SOCIEDAD ANONIMA", de la marca "OSHKOSH B'GOSH", inscrita a su favor en el Registro de la Propiedad Industrial al número "cuarenta y ocho mil seiscientos cinco" (48605), folio "doscientos cuarenta y dos (242) del libro "ciento cuatro" del Registro de Marcas, que ampara y distingue los productos comprendidos en la Clase "veinticinco" de la nomenclatura oficial vigente (folio "cuarenta y ocho" de la primera pieza de primera instancia), cuyo elemento distintivo principal está formado por el nombre comercial o razón social que le corresponde exclusivamente a la parte demandante, de entera conformidad con los Artículos 14, 15 y 16 de la Convención Interamericana de la Protección de Marcas y Nombres Comerciales ya citada y en tal virtud, es evidente el derecho que le asiste a la parte actora, dada la fecha de su inscripción legal en los Estados Unidos de América. De ahí que la acción de nulidad que hace valer la actora es procedente, debiéndose en consecuencia, ordenar la cancelación de la marca "OSHKOSH B'GOSH", inscrita a favor de "ESTILOS DE MODA, SOCIEDAD ANONIMA", así como los demás pronunciamientos en derecho pertinentes." . . .

III. MOTIVOS ALEGADOS POR EL RECURRENTE El recurso que se conoce ha sido interpuesto por motivos de fondo, así:

a) Con base en el subcaso de procedencia contenido en el inciso 1o. del Artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, por contener la sentencia recurrida VIOLACION DE LEY; b) Con base en el subcaso de procedencia contenido en el inciso 1o. del Artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, por contener la sentencia recurrida APLICACION INDEBIDA DE LA LEY; c) con base en el subcaso de procedencia contenido en el inciso 1o. del Artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, por contener la sentencia recurrida el vicio de INTERPRETACION ERRONEA DE LA LEY. VIOLACION DE LEY Expuso el casacionista que con relación a dicho subcaso, se considera violado el Artículo 1508 del Código Civil. Manifestó el recurrente que está plenamente demostrado, que la demanda fue presentada por el actor el día tres de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, o sea un poco más de seis años de registrada la marcaOSHKOSH B'GOSH, que en este sentido la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, debió aplicar el Artículo 1508 del Código Civil, ya que de sobra transcurrieron los cinco años que éste señala para que se verifique la prescripción. Que al no haberse opuesto a la inscripción de la marca en el momento procesal oportuno, y habiendo transcurrido los cinco años que señala el Código Civil en el Artículo 1508, contados desde el momento en que la obligación pudo exigirse, ha prescrito su derecho a solicitar la nulidad de la

marca. Continuó exponiendo el casacionista que la Sala Segunda de la corte de Apelaciones, desestimó la prescripción planteada por su representada por considerar que la inscripción de la marca efectuada por la misma se hizo en contravención de ley prohibitiva expresa. Que la Sala violó el Artículo 1508 del Código Civil, al omitir su aplicación en la sentencia recurrida y haber declarado sin lugar la excepción de prescripción interpuesto por su representada, la cual claramente procedente. APLICACION INDEBIDA DE LA LEY El casacionista considera aplicado indebidamente el Artículo 1301 del Código Civil por las siguientes razones: El Artículo 18 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial dispone que: "Todo fabricante, industrial, y comercial o agricultor, domiciliado o establecido en cualquiera de los Estados contratantes podrá solicitar y obtener de acuerdo con las disposiciones y preceptos legales del país respectivo, la prohibición de usar o la cancelación del registro o depósito de cualquier nombre comercial o marca, destinados a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase en que él trafica, probando: . . . " Que la palabra cancelación supone la extinción de un derecho. Se concluye que el texto legal del Artículo 18 de la Convención precitada, al hablar de cancelación, presupone que existe un negocio jurídico (inscripción registral) que fue válido, pero que es anulable por razones establecidas en el mismo artículo. En consecuencia, resulta aplicado indebidamente el Artículo 1301 del Código Civil, puesto

que no existe a juicio del casacionista ningún negocio jurídico viciado de nulidad absoluta. Que obviamente, al no adolecer el negocio jurídico de nulidad absoluta, el Artículo 1508 del Código Civil que contiene lo referente a la prescripción debió aplicarse. INTERPRETACION ERRONEA DE LA LEY El casacionista considera interpretado erróneamente el Artículo 16 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, por las razones siguientes: Que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones al interpretar el Artículo 16 de la Convención referido consideró que la prohibición relacionada en el mismo constituía una "ley prohibitiva expresa" de las que dan lugar a una nulidad absoluta. Que vista dicha norma en forma aislada pareciera ser una interpretación correcta de la misma, empero conjugada tal norma con lo dispuesto en el Artículo 18 de la Convención citada, se desprende que aquella prohibición da lugar a una posible acción judicial para declarar cancelación o prohibición de usar una marca o nombre comercial, esto quiere decir a la anulación del registro correspondiente. Por tanto, la prohibición del Artículo 16 no constituye una ley prohibitiva expresa y si la Sala la hubiese interpretado correctamente, hubiera concluido en su resolución, que no existías una nulidad absoluta, sino una simple anulabilidad de un negocio jurídico, nacido legítimamente a la vida jurídica.

IV. ESTIMACION DEL TRIBUNAL VIOLACION DE LEY El recurrente formula la tesis de que la sentencia impugnada de casación contiene el vicio de violación de ley,

porque el tribunal impugnado al revocar la sentencia de primera instancia que conoció en grado, dejó de aplicar el Artículo 1508 del Código Civil que establece el término de prescripción extintiva de obligaciones enmarcadas en casos no mencionados en disposiciones especiales. Esta tesis es inaceptable por cuanto que el dominio sobre una marca, considera por nuestra legislación como un bien mueble, está enmarcado dentro del derecho de propiedad y por lo tanto no es una obligación ni puede estar sujeta a tal prescripción. Como es sabido el derecho de propiedad otorga a su titular la facultad de defenderlo contra cualquier acometimiento, según está preceptuado en los Artículos 464, 467, 468, 469, 470 del Código Civil. Por otra parte, la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial en sus Artículos 7, 8, 15 16, 17, 18, 20, 21, 29, 30 y 31 establece meridianamente la protección que el Estado de Guatemala debe al derecho de propiedad sobre una marca, calificando como prohibitivos todos aquellos actos, inclusive los de competencia desleal, que tiendan a lesionar ese derecho sobre una marca registrada con anterioridad en un Estado contratante. Desde la óptica que proveen las normas citadas anteriormente, se evidencia que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones actuó correctamente al haber aplicado el Artículo 18 de la Convención para fundamentar su declaratoria desfavorable a la prescripción que intentó el hoy recurrente.La conclusión es que la invocación del submotivo de violación de ley es incorrecta e improsperable, lo cual

así debe declararse. APLICACION INDEBIDA DE LA LEY Para fundamentar el planteamiento de este supuesto vicio en la sentencia que se impugna, el casacionista alega que la autoridad recurrida aplicó indebidamente el Artículo 1301 del Código Civil, afirmando que media vez el Artículo 18 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial indica que el interesado puede solicitar y obtener la cancelación del registro de una marca, está determinando claramente que la palabra cancelación supone la extinción de un negocio jurídico existente, dirigiendo su razonamiento hacia la conclusión que el casacionista es titular de la inscripción marcaria cuya nulidad se promovió en el juicio subyacente y que por lo tanto es anulable pero no nulo. Al respecto, esta Cámara estima que el tribunal recurrido no aplicó indebidamente el artículo denunciado, sino que por el contrario tuvo el acierto de seleccionarlo en virtud que los hechos tenidos por establecidos en el juicio de nulidad revelaron, de conformidad con lo dispuesto en la mencionada convención, que la posterior inscripción y aprovechamiento de una marca registrada con anterioridad en un Estado contratante, en este caso Estados Unidos de América, resulta ser un negocio jurídico contrario al orden público y a normas prohibitivas expresas como las ya indicadas en líneas anteriores al enfocar el subcaso de violación de ley. La consecuencia de la convicción a la que se llega con el análisis comparativo de lo actuado por el Tribunal impugnado, y lo que establecen normas de nuestro ordenamiento civil y del derecho marcario guatemalteco,

es estimar que el vicio de aplicación indebida de la ley es inexistente y por lo tanto la casación que se pretende no puede otorgarse. INTERPRETACION ERRONEA DE LEY Sostiene el recurrente en relación a este submotivo que la sentencia de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones contiene interpretación errónea del Artículo 16 de la Convención General Interamericana de Protección marcaria y Comercial, alegando que aunque el examen aislado de tal norma lleva a estimar como correcta la interpretación consistente en que contiene una prohibición expresa, ello se desvanece ya correlacionada tal norma con el Artículo 18 de la misma convención, es decir que no se trata de una norma prohibitiva expresa sino de una disposición que conduce a la anulabilidad de un registro marcario. El anterior razonamiento no se ajusta al recto sentido del Artículo 16 de la convención mencionada, por cuanto que tal norma es expresa al usar el término prohibición, refiriéndose al uso o registro de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los Estados contratantes, como sucede en el caso que se analiza. La materia sobre la que versa la convención citada, convertida en ley de la República, la sitúa de conformidad con los principios del derecho internacional privado en el ámbito de una ley de orden público y por lo tanto cualquier violación a la misma resulta ser contraria al orden público, en cuyo caso queda afectada de nulidad absoluta tal como lo dispone el Artículo 1301 del Código Civil. Además, la significación del Artículo 16 de la Convención en concurrencia con lo establecido por los Artículos 7, 8, 18, 20, 23, 29 y 30 de la

misma, conduce a establecer que tiene la categoría de ley prohibitiva expresa, quedando por lo tanto evidenciado que acarrea nulidad absoluta e imprescriptible todo acto o negocio que le sea contrario. En síntesis, la sentencia impugnada de casación no adolece del vicio denunciado, por lo que deviene improcedente la impugnación intentada. CITA DE LEYES Artículos citados y 25, 26, 66, 67, 71, 79, 620, 628, 633 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 79 inciso a), 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial. POR TANTO, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL, con base en las consideraciones antes expresadas y leyes citadas resuelve: DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto por DANIEL ELIAS MALOUF FERNANDEZ en representación de la entidad ESTILOS EN MODA, SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones el uno de julio de mil novecientos noventa y tres. Se condena en costas al recurrente, imponiéndole además la multa de quinientos quetzales, la que deberá hacer efectiva en la Tesorería del Organismo Judicial y acreditar su cumplimiento ante la Secretaría de la Corte dentro del plazo de cinco días de quedar firme este fallo. En caso de desobediencia, sin perjuicio del pago de la multa, se certificará lo conducente para los efectos del Artículo 414 del Código Penal.

Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes. Juan José Rodil Peralta, Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia.- Ana María Vargas Dubón de Ortiz, Magistrado Vocal Primero.- Benjamín Rivas Baratto, Magistrado Vocal Cuarto.- Romeo Alvarado Polanco, Magistrado Vocal Quinto.- Roberto Adolfo Valle Valdizán, Magistrado Vocal Séptimo.- Ante mí: Víctor Manuel Rivera Woltke, Secretario de la Corte Suprema de Justicia.