16081977 - CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

16/08/1977 - CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO Interpuesto por el abogado Carlos Fernández Córdova como apoderado de Bakon Products, Inc., contra resolución del Ministerio de Economía.

DOCTRINA: El Derecho al uso exclusivo de una marca se comprueba únicamente con el certificado de registro expedido en forma legal por la Oficina de Marcas y Patentes.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: CÁMARA CIVIL, Guatemala, dieciséis de agosto de mil novecientos setenta y siete Se tiene a la vista para resolver el recurso de casación interpuesto por "Bakon Products, Inc." por medio de su apoderado abogado Carlos Fernández Córdova, contra la sentencia proferida con fecha veinticinco de abril del año en curso, por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en el recurso de la misma naturaleza interpuesto por esa entidad contra el Ministerio de Economía.

ANTECEDENTES:

I. El diez de julio de mil novecientos setenta y cuatro se presentó ante la Oficina de Marcas y Patentes el señor José René Menéndez Martínez solicitando registro de la marca "Tor-Till y Etiqueta a Colores" que ampara y distingue productos de la clase cuarenta y seis, de la nomenclatura oficial (anterior). El encargado de índices de la Oficina mencionada informó que el cuatro de abril de mil novecientos setenta y tres fue registrada la marca Tacos "Tor-Till", en la clase cuarenta y seis, a favor del solicitante Menéndez Martínez,

bajo el número veintiséis mil doscientos setenta y siete (26277), folio cuatrocientos sesenta y cinco (475) del tomo sesenta y siete (67). II. El veintinueve de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro, el abogado Roberto Fernández Garín como apoderado de "R. J. Reynolds Foods, Inc.", se opuso al registro de la marca "Tor-Till y Etiqueta a Colores", manifestando que entre los productos de la entidad que representaba están: "Tor-Trix" y "Tor-Tees", marcas que se encontraban debidamente registradas en Guatemala y que había similitud entre esas marcas y la que se pretendía registrar, siendo inevitables las posibilidades de confusión. La Oficina de Marcas y Patentes tuvo al abogado Roberto Fernández Garín, como formalmente opuesto al registro de la marca solicitada por José René Menéndez Martínez; este último pidió que se tuviera por contestada la oposición y que con dictamen de esa dependencia, favorable al registro por él solicitado, se enviaran las diligencias al Ministerio de Economía, para que previa audiencia al Ministerio Público, declarara con lugar el registro de la marca "Tor-Till y Etiqueta a Colores". Con posterioridad el abogado Fernández Garín indicó que la titular de las marcas que fundamentaban su oposición era "Bakon Products, Inc.", pidiendo que la oposición continuara a nombre de esta entidad y se le reconociera su personería, lo cual así se hizo. III. Oportunamente el Registro de la Propiedad Industrial informó al Ministerio de Economía que opinaba que el registro de la marca solicitado podía otorgarse para la clase y productos aludidos, debiéndose

declarar sin lugar la oposición formulada. El Ministerio de Economía, cursó las diligencias al Ministerio Público para que dictaminara y esta institución se pronunció manifestando que no tenía objeción que formular para que se resolviera favorablemente la solicitud de José René Menéndez Martínez. IV. El Ministerio de Economía, con fecha cinco de abril de mil novecientos setenta y seis, dictó la resolución número: un mil trescientos ochenta y nueve (1389) que resolvió sin lugar la oposición planteada y procedente el registro de la marca solicitada. V. Se interpuso recurso de reposición contra la resolución antes indicada el cual fue declarado sin lugar. VI. Contra esta resolución "Bakon Products Inc.", interpuso recurso contenciosoadministrativo, el cual tramitado que fue culminó con la sentencia que motiva el presente recurso de casación.

PRUEBAS: a) Por parte del recurrente: El expediente administrativo y todos los documentos que obran en el mismo; b) Por parte del tercero Menéndez Martínez, quien coadyuvó con el Ministerio de Economía: 1) las actuaciones del expediente administrativo y 2) El título de propiedad y las descripciones respectivas; c) El Ministerio de Economía y el Ministerio Público no rindieron prueba.

SENTENCIA RECURRIDA: El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo dictó sentencia con fecha veinticinco de abril de mil novecientos setenta y siete por la que declaró sin lugar el recurso y confirmó la resolución; contra esta sentencia se interpusieron recursos de aclaración y ampliación. El Tribunal consideró: que el artículo 10, inciso p) del

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial establece que no podrán usarse ni registrarse... como marcas ni como elementos de las mismas; "p) los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica puedan inducir a error u originar confusión con otras marcas ya registradas, si se pretende para emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase" y que en el caso de las marcas Tor-Trix, Tor-Tees y Tor-Till no existe tal situación, porque: a) La sociedad "Bakon Products Inc.", no estableció en la vía administrativo ni durante la secuela del proceso que ella sea realmente la actual propietaria de las marcas Tor-Trix y Tor-Tees; b) Si bien es cierto que entre Tor-Till y las marcas antes indicadas se dan ciertas semejanzas, también lo es que la marca a registrarse por José René Menéndez Martínez no es solamente Tor-Till, sino que es "Tor-Till y Etiqueta a Colores" y viendo los ejemplares que obran en el expediente administrativo se estima que no puede haber confusión posible; y c) Dándose las semejanzas sólo entre Tor-Till y las marcas Tor-Trix y Tor-Tees, la oposición no tiene razón de ser, si se toma en cuenta que el señor José René Menéndez Martínez ya tiene registrada a su favor la marca Tor-Till desde el cuatro de abril de mil novecientos setenta y tres, lo cual le da perfecto derecho para hacer uso de dicha marca. Que por tales razones el recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la resolución

recurrida. En el auto que resolvió los recursos de aclaración y ampliación, el Tribunal consideró: que no era exacto que en el expediente administrativo se haya dejado de probar que la entidad "Bakon Products, Inc.", sea propietaria de las marcas Tor-Trix y Tor-Tees, ya que en el mismo aparece la resolución dictada por la Oficina de Marcas y Patentes que acredita tal extremo; que el Tribunal estima que no se probó que "Bakon Products, Inc.", era la propietaria de las marcas mencionadas, porque la propiedad de las mismas sólo se prueba con la certificación de registro, como lo establece el artículo 17 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y como también lo establecía el artículo 21 del Decreto Gubernativo 882 y, como en el expediente administrativo únicamente aparecen dos certificaciones que acreditan que el derecho a las marcas mencionadas es de "R. J. Reynolds Foods, Inc.", y no de "Bakon Products, Inc.", nada hay que aclarar; que tampoco hay que aclarar que José René Menéndez Martínez es propietario de la marca Tor-Till desde el cuatro de abril de mil novecientos setenta y tres, porque en la pieza administrativa obra fotocopia de la certificación extendida por la Oficina de Marcas y Patentes de Invención que asienta que dicha persona es propietaria de la denominación "Tacos Tor-Till" desde la fecha señalada; que no se tomó en cuenta ni se consideró que "Bakon Products, Inc.", tiene registradas con anterioridad sus marcas Tor-Trix y

Tor-Tees, porque no existe certificación de registro que así lo acredite; y por último, en lo que se refiere a la ampliación de la sentencia, no se dejó de resolver ninguno de los puntos sometidos a la consideración del Tribunal.

RECURSO DE CASACIÓN: El abogado Carlos Fernández Córdova, en su carácter de apoderado de la entidad "Bakon Products Inc.", interpuso recurso de casación contra la sentencia por motivos de fondo, denunciando con base en los casos de procedencia contenidos en el artículo 621, incisos 1o. y 2o. del Decreto-Ley 107, las siguientes infracciones: a) Por contener la sentencia recurrida violación de leyes, por falta de aplicación, citando los artículos: a) 226 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda), suscrito en San José, Costa Rica, el primero de junio de mil novecientos sesenta y ocho, que fue aprobado por el Decreto número 26-73 del Congreso de la República y ratificado por el Presidente de la República el veintidós de julio de mil novecientos setenta y cuatro. Indica que en el Diario de Centro América del veintiséis de junio de mil novecientos setenta y cinco se publicó en la primera fe de errata, lo siguiente: "El Convenio entro en vigor el día de su publicación de acuerdo con los procedimientos constitucionales y legales de Guatemala", por lo que no cabe duda que dicho Convenio entró en vigor en Guatemala el dieciocho de junio de mil novecientos

setenta y cinco. Agrega que el artículo 226 del Convenio (citado como infringido por inaplicación), dice así: "Las solicitudes de registro que estuvieren tramitándose y las acciones que se hubieren deducido al entrar en vigor el presente Convenio, se proseguirán hasta su resolución conforme las disposiciones de las leyes internas bajo las cuales se iniciaron"; b) El 176 inciso 6o. del Decreto 1762 del Congreso de la República, Ley del Organismo Judicial, conforme al que "La posición jurídica constituida bajo una ley anterior, se conserva bajo el imperio de otra posterior"; c) Los artículos 1o., 3o., 7o., incisos 7o. y 8o.; 12, 13 y 17 del Decreto Gubernativo número 882, Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales; que éstos son los artículos que el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo debió aplicar y no los del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; d) El artículo 48 de la Constitución de la República (vigente), que dice: "La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo". Las razones por las cuales el recurrente estima infringidos -por inaplicaciónlos artículos anteriormente citados, se pueden resumir, así: que el señor José René Menéndez Martínez solicitó a la Oficina de Marcas y Patentes el registro de la marca "Tor-Till y Etiqueta a Colores", habiéndose opuesto el apoderado de "R. J. Reynolds Foods, Inc.",

licenciado Roberto Fernández Garín; que la Oficina mencionada admitió para su trámite la oposición; e indicando que lo hacía en cumplimiento del artículo 15 del Decreto Gubernativo 882 y de las disposiciones del artículo 226 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, elevó las diligencias para su resolución, con informe, al Ministerio de Economía; que mediante resolución número: mil trescientos ochenta y nueve (1389) de cinco de abril de mil novecientos setenta y seis, el Ministerio de Economía declaró sin lugar la oposición y como única cita de ley mencionó el artículo 15 del Decreto Gubernativo 882. Que en la sentencia recurrida el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo "no se cite" el Decreto Gubernativo número 882, Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales, "que era la única ley en que dicha sentencia podía fundarse". En cambio, se citaron los artículos "6o., 7o., 10, incisos o) y p), 12, 17, 23, 26, 30, 153, 226, 230 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado por el Decreto 26-73 del Congreso de la República". Que la acción quedó deducida o ejercitada desde la fecha en que se presentó la oposición y de conformidad con el artículo 225 del Convenio Centroamericano aludido "las solicitudes de registro presentadas y que aún no hayan sido admitidas en el momento en que el presente Convenio entre en vigencia, se resolverán de acuerdo con lo dispuesto en los

títulos y capítulos precedentes. Si por alguna circunstancia hubiere que hacerle cambios a la solicitud, esto no afectará el derecho de prioridad o cualquier otro que se derive de este instrumento, siempre que los cambios, enmiendas o adiciones se hagan dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la notificación del auto o resolución que hubiere ordenado su práctica". Que resulta evidente del artículo transcrito que paraaplicar el Convenio mencionado, es preciso que la solicitud no haya sido admitida a trámite, y que es evidente también que tan luego como se ha admitido a trámite una solicitud y se ha deducido o ejercitado una acción, debe aplicarse dicho artículo 226 del mencionado Convenio y las leyes vigentes con anterioridad del mismo. Que la falta de aplicación de los artículos pertinentes, ya citados del Decreto Gubernativo 882, representa grave infracción que incide decisivamente en la sentencia recurrida, porque la misma reconoce que entre Tor-Till y las marcas Tor-Trix y Tor-Tees "Se dan ciertas semejanzas que la sentencia no tiene como suficientes". Que la sentencia sostiene que la marca no es solamente "Tor-Till" sino "Tor-Till y Etiqueta a colores" y con esta diferencia estima que no puede haber confusión posible. Que "Tor-Trix, Tor-Tees, Tor-Till son gráfica, fonética e ideológicamente semejantes"; que en opinión de la sentencia recurrida, la etiqueta a colores hace que las marcas sean diferentes. Que respecto a los artículos citados como infringidos, por falta de aplicación del Decreto Gubernativo número 882, resulta que el artículo 1o. tiene como propósito de una

marca, "la identificación de los productos, a fin de que los de un industrial sea clara e inequívocamente distinguibles de los productos de otro industrial". Que el artículo 3o. concede derecho exclusivo a quien registra una marca. El artículo 7o., inciso 7o., prohibe registrar como marcas los distintivos que den lugar a confusión con otras marcas registradas o por registrarse; que basta así que pueda haber lugar a confusión, para que una marca no pueda registrarse. Que el mismo artículo 7o. en su inciso 8o. prohibe el registro de marcas que manifiestamente se hubiesen confeccionado imitando a otras ya registradas, cuando se trate de productos similares; y que en el presente caso, se trata de productos similares, que difieren sólo en cuanto a su calidad y la imitación es evidente. Que el artículo 12 concede derecho de prelación a la marca cuya solicitud de registro haya sido presentada en tiempo; que el dueño del registro Tor-Till no puede pretender que su registro, posterior a los de su poderdante, de lugar para ampliarlo en perjuicio de los registrantes que tienen prelación. Que conforme el artículo 13, las solicitudes de registro podrán ser rechazadas si se consideran contrarios a los derechos adquiridos con anterioridad; y conforme el artículo 17, el registro de una marca comienza a surtir sus efectos desde el día en que se haga la correspondiente inscripción. Que la Constitución de la República dispone que la ley no tiene efecto retroactivo y, si el Tribunal sentenciador hubiera aplicado esa imperativo disposición, la sentencia hubiera tenido que basarse en el Decreto

Gubernativo número 882, Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales, consecuencia de lo cual deviene que el Tribunal le dio efecto retroactivo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y vició de nulidad la sentencia. b) El segundo caso de procedencia (previsto en el artículo 621, inciso 1o., segundo subcaso del Decreto-Ley 107), lo hace consistir en que la sentencia recurrida hizo aplicación indebida de los artículos: 12, 17, 23, 26, 30, 158 y 230 del Convenio ya mencionado, aprobado por el Decreto número 26-73 del Congreso de la República y al respecto, expuso: "Parece obvio que una sentencia que está fundada en leyes que no le son aplicables, tiene que ser insubsistente"; que el Decreto Gubernativo número 882, que debió ser el aplicado, contiene disposiciones más precisas que las contenidas en el Convenio, ya que basta la posibilidad de confusión o la imitación, para que la marca infractora no pueda ser admitida a registro; c) Como tercer caso de procedencia señala el previsto por el artículo 621, inciso 1o., tercer subcaso del Decreto-Ley número 107, por contener la sentencia interpretación errónea de la ley y, estimó infringido el artículo 225 del Convenio tantas veces citado, indicando que el artículo mencionado dispone que las solicitudes de registro presentadas y que aun hayan sido admitidas en el momento en que el Convenio entró en vigor, deberán ser resueltas de conformidad con ese Convenio; que en la sentencia se

interpretó erróneamente ese artículo porque no se resolvió conforme a las leyes correspondientes, sino se aplicó al Convenio; d) Como cuarto caso de procedencia señaló el previsto por el artículo 621, inciso 2o., segundo subcaso del Decreto-Ley 107, porque hay error de derecho que resulta de acto auténtico que demuestra de modo evidente la equivocación del juzgador, y estimó como infringidos: los artículos 126, 127, 128, inciso 5o., 177, 178, 186 y 187 del Código Procesal Civil y Mercantil, exponiendo como razones lo siguiente: que para llegar a la conclusión de declarar sin lugar el recurso contencioso-administrativo, la sentencia consideró: "que de conformidad con la ley, toda persona dueña de una marca puede oponerse al registro de otra, cuando ésta, por su semejanza gráfica, fonética e ideológica pueda inducir a error u originar confusión con la marca ya registrada, pero en el presente caso el hecho mencionado no se da por las siguientes razones: en primer lugar, porque la sociedad "Bakon Products, Inc.", no estableció en la vía administrativa ni durante la secuela del proceso que se tramitó en este Tribunal, que ella realmente sea la actual propietaria de las marcas Tor-Trix y Tor-Tees, ya que las certificaciones que corren agregadas a la pieza administrativa, sólo indican que las marcas mencionadas son propiedad de "R. J. Reynolds Foods, Inc.". Que en la relación de la sentencia se hace mención de lo resuelto por la Oficina de Marcas y Patentes,

que acredita que "Bakon Products, Inc.", es la actual propietaria de las marcas, o sea que el Tribunal si tuvo a la vista y consideró, pero sin estimar su valor probatorio, la resolución de la Oficina mencionada del veintiocho de febrero de mil novecientos setenta y cinco. Que si bien la oposición fue presentada inicialmente en nombre de "R. J. Reynolds Foods, Inc.", "Bakon Products, Inc.", adquirió las dos marcas y esa venta quedó debidamente inscrita en la Oficina de Marcas y Patentes, quedando entonces las dos marcas a nombre de la última entidad, a quien se extendieron las constancias correspondientes. Que lo resuelto por la Oficina mencionada al reconocer nueva titular de las marcas, constituye acto auténtico, que tiene todo su valor y fuerza que la ley le concede. Efectuada la vista, procede resolver.

CONSIDERANDO: IPor razones lógicas debe examinarse, en primer lugar, el error de derecho en la apreciación de la prueba denunciado, relativo a que si bien en la sentencia se hace mención de lo resuelto por la Oficina de Marcas y Patentes, que acredita que "Bakon Products, Inc.", es la actual propietaria de las marcas, no estimó su valor probatorio. Al respecto cabe advertir que de conformidad con el artículo 21 del Decreto Gubernativo número 882: "El derecho al uso exclusivo de una marca se comprueba únicamente con el certificado de registro expedido en forma legal por la Oficina de Marcas y Patentes", disposición que reitera el artículo 17 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial aprobado por el Decreto 26-73 del

Congreso de la República, por lo que el Tribunal no incurrió en el error de derecho aducido, sino, antes bien, apreció la prueba conforme la ley, toda vez que ni en el expediente administrativo, ni en el proceso contencioso-administrativo obra certificado alguno de registro expedido por la mencionada oficina a favor de "Bakon Products, Inc.". II Respecto a la violación de leyes, por inaplicación, que el recurrente citó, o sean los artículos 226 del Convenio aludido anteriormente; el 176, inciso 6o., de la Ley del Organismo Judicial; 1o., 3o., 7o., inciso 7o. y 8o.; 12, 13 y 17 del Decreto Gubernativo número 882; 48 de la Constitución de la República, así como la aplicación indebida de los artículos: 12, 17, 23, 26, 30, 158 y 230 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; y finalmente la interpretación errónea del artículo 225 del Convenio citado, cabe advertir que al haberse tenido por establecido en la sentencia que "Bakon Products, Inc.", no probó ser la propietaria de las marcas Tor-Trix y Tor-Tees, debe respetarse ese hecho, y, en consecuencia, no puede hacerse el examen de las leyes citadas como infringidas, por lo cual el recurso tampoco puede prosperar por tales submotivos, debiendo ser desestimado.

LEYES APLICABLES: Las citadas y artículos 255 de la Constitución de la República; 6o., 9o., 11, 12, 42, 50 de la Ley de lo

Contencioso-Administrativo, Decreto Gubernativo 1881; 67, 71, 88, 619, 620, 621 incisos 1o. y 2o., 627, 633 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 4o., 38, inciso 2o., 143, 157, 158, 159, 169 de la Ley del Organismo Judicial, POR TANTO, La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, DESESTIMA el recurso de casación relacionado; condena al recurrente al pago de las costas del mismo y a una multa de cincuenta quetzales que, dentro de tercero día, deberá enterar en la tesorería del Organismo Judicial y que para el caso de insolvencia, conmutará con diez días de prisión; lo obliga, asimismo, a la reposición del papel empleado al del sello respectivo dentro del mismo término, bajo apercibimiento de una multa de cinco quetzales si no lo hiciere.-Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes. (Fs.) H. Hurtado A.-R. Aycinena Salazar.-Rodrigo Robles Ch.-M. A. Recinos.-Luis René Sandoval.-Ante mi: M. Álvarez Lobos.