17111998 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

17/11/1998 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Recurso de Casación No. 135-98 Recurso de casación interpuesto por RAMON AUGUSTO GUZMAN LOPEZ, en representación de RHONEPOULENC RORER, S.A., contra la sentencia de fecha trece de abril del año en curso, proferida por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. DOCTRINA VIOLACIÓN DE LEY (en relación con el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial). No incurre en violación del artículo 10, inciso p), del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, la Sala que estima que sí existe semejanza fonética y gráfica entre la marca que se pretende registrar y la ya registrada.

MARCAS: Procede desestimar el recurso de casación, si no prospera la alegada violación del artículo 10, inciso p), del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, porque la Sala estimó probada la semejanza fonética y gráfica entre la marca que se pretende registrar y la ya registrada.

LEYES ANALIZADAS: Artículo 621, inciso 1o., del Código Procesal Civil y Mercantil; y 10, letra p), del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado por el Decreto número 26-73 del Congreso de la República.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL: Guatemala, diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. Se tiene a la vista para dictar sentencia, el recurso de casación interpuesto por RAMON AUGUSTO

GUZMAN LOPEZ, en su calidad de Mandatario Especial con Representación de RHONE-POULENC RORER, S.A., contra la sentencia de fecha trece de abril del año en curso, proferida por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, dentro del recurso contencioso-administrativo número ciento setenta y dos guión noventa y seis promovido por la sociedad recurrente, para que se revoque la resolución número cero cero un mil cuatrocientos diecisiete (001417) de fecha siete de octubre de mil novecientos noventa y seis, dictada por el Ministerio de Economía.

ANTECEDENTES: a) El abogado Ramón Augusto Guzmán López como Apoderado Especial de la sociedad RHONE-POULENC RORER S.A., de Francia, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, el registro de la marca ZAMACORT la cual ampara y distingue productos farmacéuticos de la clase cinco de la nomenclatura oficial vigente. b) En resolución de fecha nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción del distintivo ZAMACORT, por considerar que tiene semejanza gráfica y fonética con el distintivo SANACORT, cuyo titular es la entidad MILES INC. c) Contra esta resolución se interpuso recurso de revocatoria, que fue declarado sin lugar por el Ministerio de Economía, confirmando la resolución impugnada, según resolución número cero cero un mil cuatrocientos diecisiete del siete de octubre de mil novecientos noventa y seis.

d) En contra de esta resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo, que fue declarado sin lugar en sentencia de fecha trece de abril de mil novecientos noventa y ocho. Por último, contra esta resolución se interpuso el recurso de casación que hoy se conoce. RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA: La sentencia de la Sala Primera del Tribunal de lo contencioso-administrativo, de fecha trece de abril del año en curso, en su parte resolutiva dice: ""I) SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por el representante legal de la entidad "RHONE-POULENC RORER, S.A.", en contra de la resolución número UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE dictada por el MINISTERIO DE ECONOMIA con fecha siete de octubre de mil novecientos noventa y seis; II) Como consecuencia del anterior pronunciamiento, se CONFIRMA la resolución antes identificada; III) Exime a la recurrente del pago de las costas procesales causadas; y, IV) Manda que al estar firme la presente sentencia, con certificación de lo resuelto, se devuelva el expediente administrativo a la oficina que lo remitiere. NOTIFIQUESE"".Para llegar a esta conclusión la Sala consideró lo siguiente: ""I. En las diligencias administrativas iniciadas por el representante legal de la entidad "RHONE-POULENC RORER, S.A." ante el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra la resolución número Un mil cuatrocientos diecisiete de fecha siete de octubre de mil novecientos noventa y seis, dictada por el Ministerio de Economía, mediante la cual declaró sin lugar el

recurso de revocatoria interpuesto por el representante de la entidad antes mencionada, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco, la cual confirma, y por la que se declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca ZAMACORT, en la clase cinco, presentada por la entidad "RHONE-POULENC RORER, S.A.", al considerar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 literal p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, no pueden usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas los distintivos que, por su semejanza gráfica, fonética o ideológica, pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados, si se pretenden emplearlos, en el caso de marcas, para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase. Precepto legal en que funda la resolución, en vista de que se encuentra ya inscrita la marca SANACORT, a nombre de otro titular, y con esta marca se da semejanza fonética que podría inducir a error al consumidor. II. Contra la resolución número un mil cuatrocientos diecisiete del Ministerio de Economía, citada al principio, el representante de la entidad "RHONE-POULENC, RORER, S.A.", interpuso Recurso Contencioso Administrativo, argumentando los hechos relevantes de su inconformidad y que fueron relacionados adecuadamente en los resúmenes de la presente sentencia, así como el extracto de los medios

de prueba aportados al recurso judicial. III. Al efectuarse el análisis del caso planteado, este Tribunal estima que, la resolución recurrida en este Recurso Contencioso Administrativo, se encuentra perfectamente arreglada a derecho y a las constancias procesales, pues el Ministerio de Economía al proferirla, hizo una correcta aplicación e interpretación del artículo 10 literal p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, al establecer que no pueden usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas los distintivos que, por su semejanza gráfica, fonética o ideológica, puedan inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados, si se pretende emplearlos, en el caso de marcas, para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase. Al estudiar y comparar los términos que configuran las marcas en cuestión, se determina que la marca ZAMACORT que se pretende registrar y la marca SANACORT que se encuentra ya inscrita, tienen semejanza entre sí, sobre todo en la pronunciación de las letras S y Z, ya que el guatemalteco común y corriente la pronuncia en forma muy similar, lo que es una realidad en nuestro medio, dando resultado la semejanza fonética. En cuanto a la semejanza gráfica, igualmente vemos que fuera de las letras Z y S, y la M y N, todas las demas (sic) que componen la palabra en ambas denominaciones son las mismas, por lo que la semejanza gráfica es indudable; y ello puede

generar error o confusión en el público consumidor. En todo caso, es procedente aplicar el principio general marcario recogido en el artículo 105 del Convenio precitado, el cual dispone que en caso de duda en cuanto a la semejanza gráfica o fonética entre dos marcas, se protegerá la marca ya inscrita contra la que se pretende registrar. De lo anteriormente analizado, se estima que lo alegado por el representante de la entidad recurrente, carece de consistencia legal, prueba de ello es que no dió (sic) ningún fundamento de derecho para respaldar sus argumentaciones; en cambio el Ministerio de Economía, al resolver en la forma que lo hizo, procedió conforme a la ley de la materia. Circunstancias por las cuales debe declararse sin lugar el recurso Contencioso Administrativo planteado y por ende confirmarse la resolución impugnada; sin que haya condena en costas procesales, por estimarse que la vencida litigó con evidente buena fe"". MOTIVOS Y SUBMOTIVOS ALEGADOS POR LA RECURRENTE El abogado Ramón Augusto Guzmán López, en su propio auxilio y en su calidad de mandatario de RHONEPOULENC RORER S.A., de Francia, interpuso recurso de casación por motivo de fondo, e invocó como subcaso de procedencia violación de ley, contenido en el inciso 1o. del artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil. Estimó infringido el artículo 10 literal p) del Convenio Centroamericano para la Propiedad Industrial aprobado por el Decreto número 26-73 del Congreso de la República.

VIOLACION DE LEY: Al denunciar este submotivo de procedencia la recurrente expresa ""Cito como infringido el artículo 10, literal p) del Convenio -Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrialcontenido en el Decreto 2673 del Congreso de la República que copiado literalmente dice: "No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: a)...p) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase".- Esta norma se violó por el tribunal cuando afirma en la sentencia impugnada que entre las marcas ZAMACORT que solicita mi poderdante y SANACORT que ya se encuentra inscrita, existen semejanzas que no permiten su coexistencia.

En efecto: como lo expuse en la demanda contenciosa-administrativa al hacer un análisis de los términos referidos, existen diferencias entre los mismos, por lo que la sentencia impugnada es contraria a la ley. Como se indicó en la demanda, RHONE-POULENC RORER S.A. es una entidad francesa de amplia trayectoria comercial en el campo de las especialidades farmacéuticas, las cuales son preferidas por la calidad de los productos que fabrica a nivel internacional y entre las marcas de mayor prestigio que ha creado, estáZAMACORT que reúne las características de distintividad, especialidad y novedad.- Una marca es distintiva

si es capaz de distinguir e identificar un producto de los demás existentes en el mercado, debe ser una invención de su propietario y no tratar de tomar o abstraer alguna idea de otra marca existente; la especialidad se obtiene cuando el término individualiza determinados productos o servicios identificándolos con sus fabricantes; y la novedad es una característica importante de las marcas que significa lo nuevo, lo reciente, la admiración que causa lo nunca visto, distinta a cualquier otra que estuviera registrada, debe ser lo suficientemente original para individualizar determinados productos y diferenciarlos de los demás.- En el presente caso, ruego a los señores Magistrados apreciar que la marca ZAMACORT que pretende registrar mi representada RHONE-POULENC RORER S.A. de Francia no sólo reúne las características de distintividad, especialidad y novedad que se mencionan en el párrafo anterior sino que es muy diferente de la marca SANACORT registrada a favor de la entidad Miles Inc.- En efecto: SANACORT distingue una preparación farmacéutica cuyas características son casi descritas por dicha marca y su idea básica esta contenida en las dos primeras silabas SANA que constituye un adjetivo calificativo que significa "no estar enfermo".- En cuanto a la última silaba CORT es una contracción de la palabra CORTAR, por lo que combinados los términos referidos o sea SANA y CORT describen la acción que le es propia al producto que identifican y que crean en el usuario la idea de que el producto en cuestión efectivamente surte esos efectos, (sic) Lo anterior nos demuestra la fragilidad de la marca SANACORT, por su descriptividad y por el hecho muy conocido de que

CORT, en su forma abreviada es el componente final de muchas marcas que identifican productos medicinales.- En cambio, la marca de mi representada o sea ZAMACORT utiliza una idea absolutamente diferente por tratarse de una marca francesa, (sic) Por esa razón, la letra Z se observa como letra inicial lo cual es sumamente orientador por lo inusual que resulta en nuestro idioma que la letra Z aparezca en esa posición.- Según el Diccionario de Especialidades Farmacéuticas PLM, edición 25, páginas 1, 190 a 1,215, las marcas que empiezan con Z son: ZADITEN, ZADORIN, ZANTAC, ZARONTIN, ZAROXOLYN, Z-BEC, ZENTEL, ZENUSIN, ZINACEF, ZINASEN, ZINNAT, ZIRKON, ZITHROMAX, ZOCOR, ZOFRAN, ZOROXIN, ZOTINAR, ZOVIRAX, ZURIN, ZYLOPRIN.- Como puede observarse solo (sic) cinco de estas marcas empiezan con las letras ZA lo que comparado con las miles de marcas existentes dá (sic) la medida de la originalidad y distintividad de las mismas al ser utilizadas con ese fin.- En consecuencia, la parte esencial de la marca ZAMACORT o sea ZAMA es plenamente distintiva, inclusive por el hecho demostrable de la función que cumple CORT en marcas que identifican productos farmacéuticos.- Algo de suma importancia que ruego tener presente a los señores Magistrados es la cuestión ideológica involucrada ya que ZAMA no tiene ningún significado en el idioma español a diferencia de SANA que es un adjetivo calificativo ya que una persona

"sana" es una persona que no está enferma; esta ausencia de significado de ZAMA es lo que la hace efectivamente original y fácil de distinguir por el usuario. Si bien los dos términos participan de una idea común como lo es CORT, debe prevalecer el contenido ideológico, la idea misma que corresponde a ZAMA de la marca de mi representada y de SANA de la marca ya inscrita. Siendo evidentes las diferencias entre los términos mencionados, la sentencia impugnada viola el artículo 10 literal p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, por lo que el presente recurso de casación debe declararse con lugar"".

ALEGACIONES: Con ocasión del día y hora para la vista del presente recurso, únicamente la Procuraduría General de la Nación presentó su respectivo alegato con las argumentaciones que estimó pertinentes.

CONSIDERANDO: I La recurrente impugna la sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo con fecha trece de abril de este año, por motivo de fondo, con base en lo dispuesto en el inciso 1o. del artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice la recurrente: ""Cito como infringido el artículo 10, literal p) del Convenio -Centroamericano para la Protección de la propiedad Industrialcontenido en el Decreto 26-73 del Congreso de la República que copiado literalmente dice: "No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: a)...p) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error y originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales,

expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase".- Esta norma se violó por el tribunal cuando afirma en la sentencia impugnada que entre las marcas ZAMACORT que solicita mi poderdante y SANACORT que ya se encuentra inscrita, existen semejanzas que no permiten su coexistencia"". La recurrente afirma que la marca que pretende registrar reúne las características de distintividad, especialidad y novedad. Argumenta: ""En efecto: SANACORT distingue una preparación farmacéutica cuyas características son casi descritas por dicha marca y su idea básica esta (sic) contenida en las dos primeras sílabas SANA que constituye un adjetivo calificativo que significa "no estar enfermo".- En cuanto a la última sílaba CORT es una contracción de la palabra CORTAR, por lo que combinados los términos referidos o sea SANA y CORT describen la acción que le es propia al producto que identifican y que crean en el usuario la idea de que el producto en cuestión efectivamente surte esos efectos, (sic) Lo anterior nos demuestra la fragilidad de la marca SANACORT, por su descriptividad y por el hecho muy conocido de que CORT, en su forma abreviada es el componente final de muchas marcas que identifican productos medicinales.- En cambio, la marca de mi representada o sea ZAMACORT utiliza una idea absolutamente diferente por tratarse de una marca francesa, (sic) Por esa razón, la letra Z se observa como letra inicial locual es sumamente orientador por lo inusual que resulta en nuestro idioma que la letra Z aparezca en esa

posición"". Concluye: "Algo de suma importancia que ruego tener presente a los señores magistrados es la cuestión ideológica involucrada ya que ZAMA no tiene significado en el idioma español a diferencia de SANA que es un adjetivo calificativo ya que una persona "sana" es una persona que no está enferma; esta ausencia de significado de ZAMA es lo que la hace efectivamente original y fácil de distinguir por el usuario. Si bien los términos participan de una idea común como lo es CORT, debe prevalecer el contenido ideológico, la idea misma que corresponde a ZAMA de la marca de mi representada y de SANA de la marca ya inscrita". Como puede apreciarse la recurrente sólo invoca la violación del artículo 10, letra p), del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado por el Decreto número 26-73 del Congreso de la República. Por esa razón, esta Cámara con apoyo en reiterada jurisprudencia, tiene que resolver el presente recurso con base en lo que la Sala sentenciadora tuvo por probado. La Sala dijo: "Al estudiar y comparar los términos que configuran las marcas en cuestión, se determina que la marca ZAMACORT que se pretende registrar y la marca SANACORT que se encuentra ya inscrita, tienen semejanza entre sí, sobre todo en la pronunciación de las letras S y Z, ya que el guatemalteco común y corriente la pronuncia en forma muy similar, lo que es una realidad en nuestro medio, dando resultado la semejanza fonética. En cuanto a la semejanza gráfica, igualmente vemos que fuera de las letras Z y S, y la M

y N, todas las demas (sic) que componen la palabra en ambas denominaciones son las mismas, por lo que la semejanza gráfica es indudable; y ello puede generar error o confusión en el público consumidor. En todo caso, es procedente aplicar el principio general marcario recogido en el artículo 105 del Convenio precitado, el cual dispone que en caso de duda en cuanto a la semejanza gráfica o fonética entre dos marcas, se protegerá la marca ya inscrita contra la que se pretende registrar". En consecuencia, esta Cámara estima que no procede la violación de ley acusada por la recurrente, ya que efectivamente se da la semejanza fonética y gráfica, que la Sala tuvo como fundamento para desestimar el recurso contencioso-administrativo.

CONSIDERANDO: II Siendo improcedente el motivo de casación argumentado por la interponente del recurso, debe éste desestimarse y condenarse en costas y en la multa conforme lo establece el artículo 633 del Código Procesal

Civil y Mercantil.

LEYES APLICABLES: Artículos: citados, 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 10, 16, 49, 57, 74, 76, 79 inciso a), 141, 143 y 149 de la Ley del Organismo Judicial; 25, 26, 45, 51, 66, 67, 71, 126, 127, 128, 621 inciso 1o., 627, 633 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 10, letra p), del Convenio Centroamericano

para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado por el Decreto número 26-73 del Congreso de la República. POR TANTO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver, I) DESESTIMA el recurso de casación relacionado; II) Condena a la recurrente al pago de las costas del mismo y le impone una multa de quinientos quetzales, que deberá hacer efectiva en la Tesorería del Organismo Judicial, dentro de tercero día de quedar firme el presente fallo. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes a donde corresponde. Mario Aguirre Godoy, Magistrado Presidente Cámara Civil; Oscar Barrios Castillo, Magistrado Vocal Primero; Ricardo Alfonso Umaña Aragón, Magistrado Vocal Tercero; Julio Francisco Lanza, Magistrado Vocal Duodécimo. Ante Mí: Víctor Manuel Rivera Woltke, Secretario de la Corte Suprema de Justicia.