176-2013 06052014 Avicola Villalobos Sociedad Anonima

06/05/2014 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

176-2013

Recurso de casación interpuesto por la entidad AVÍCOLA VILLALOBOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la sentencia proferida por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo el veinticuatro de marzo de dos mil nueve. DOCTRINA Violación de ley por inaplicación a) No se configura este submotivo, cuando se denuncia la inaplicación de una norma que no era pertinente para resolver la controversia. b) Cuando se invoca este submotivo, a modo de completar la tesis, debe por lo menos hacerse referencia a cuál es la norma que se aplicó indebidamente.

LEYES ANALIZADAS Artículos: 209 de la Ley de Propiedad Industrial; 10 literal p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y 621 inciso 1º del

Código Procesal Civil y Mercantil.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CÁMARA CIVIL SENTENCIA Guatemala, seis de mayo de dos mil catorce. Se tiene a la vista para dictar sentencia el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el veinticuatro de marzo de dos mil nueve.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

I. Interponente: Avícola Villalobos, Sociedad Anónima, que actúa por medio de su mandataria especial judicial y administrativa con representación, María

Mercedes Marroquín de Pemueller.

II. Parte contraria: Ministerio de Economía, que actúa por medio del ministro,

Sergio de la Torre Gimeno.

III. Tercero con interés: Lesbia Rosa Victoria Bacaro Pedroza.

CUESTIONES DE HECHO

I. Lesbia Rosa Victoria Bacaro Pedroza solicitó al Registro de la Propiedad

Sergio de la Torre Gimeno.

III. Tercero con interés: Lesbia Rosa Victoria Bacaro Pedroza.

CUESTIONES DE HECHO

I. Lesbia Rosa Victoria Bacaro Pedroza solicitó al Registro de la Propiedad Intelectual, la inscripción de la marca MISTER POLLO Y DISEÑO, para amparar productos comprendidos en la clase veintinueve; contra dicha solicitud se opuso la entidad Avícola Villalobos, Sociedad Anónima.

II. El citado Registro resolvió sin lugar la oposición planteada y, en consecuencia, concedió la inscripción solicitada.III. Contra dicha resolución la entidad oponente interpuso recurso de revocatoria, el cual fue declarado sin lugar por el Ministerio de Economía.

IV. Contra esa resolución se promovió proceso contencioso administrativo RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA La Sala declaró sin lugar la demanda y confirmó la resolución administrativa recurrida. Para el efecto, consideró: “… en el presente caso existe un conflicto de aplicación de leyes en el tiempo cuya solución está contenida en el artículo 209 de la Ley de Propiedad Industrial que entró en vigencia el uno de noviembre del año dos mil. Así, entonces, la controversia deberá dirimirse al amparo de las normas de la ley últimamente citada y no bajo las del Convenio Centroamericano de Protección a la Propiedad Industrial (…) “… es pertinente entonces analizar si lo actuado por la administración está o no apegado al orden jurídico vigente. A) La Ley de Propiedad Industrial, como ya se

expresó en el CONSIDERANDO V, establece dos tipos de prohibiciones en relación a los signos que no pueden registrarse como marcas; por un lado, las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, y, por otro, las inadmisibles por derechos de terceros. En el caso concreto que nos ocupa la oposición al registro de la marca MISTER POLLO Y DISEÑO se basa no en la lesión a derechos del opositor porque exista semejanza con las marcas que tiene registradas (por ejemplo, POLLO REY) sino en que a su juicio la marca MISTER POLLO Y DISEÑO que se pretende registrar está formada por términos genéricos que han pasado al uso general y que además indican la naturaleza del producto, y que en ella no se dan los caracteres o requisitos esenciales de una marca como son la distintividad, la especialidad y la novedad. La argumentación que utiliza el opositor y los fundamentos que esgrime contenidos en el artículo 10 del Convenio Centroamericano de Protección a la Propiedad Industrial, encajan en los incisos d) y e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial que prohíben el registro como marca o como elementos de la misma los signos que consistan -inciso d)- en un signo o una indicación que en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, y también -inciso e)- en un signo, una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir

alguna característica del producto o servicio de que se trate. B) Este tribunal al examinar la denominación MISTER POLLO que es la que en estricto sentido se pretende registrar como marca, si bien emplea una expresión genérica que indica la naturaleza o características del producto que la marca ampararía también lo que es que usa la expresión MISTER que es el elemento que le da distintividad, especialidad y novedad como características que según la doctrina debe reunir una marca, ya que MISTER para distinguir pollos y otros productos similares no es una expresión que haya pasado al uso común o tenga naturaleza genérica, nitampoco revela, como asevera la entidad demandante, la naturaleza o característica del producto, ni implica un adjetivo que implique competencia desleal porque entrañe afirmación sobre la superioridad del producto como también afirma, erróneamente, la parte actora. En sentido estricto, el único elemento de la marca MISTER POLLO Y DISEÑO que constituiría el elemento sobre el que el titular de la marca tendría derecho a uso exclusivo es la palabra MISTER porque los demás como la expresión pollo o las figuras del diseño que contienen de manera sobresaliente la figura de un pollo desplumado, no son registrables debido a la prohibición contenida en los ya citados incisos d) y e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. C) En conclusión, este tribunal estima que aunque por razones distintas a las expresados (sic) en las resoluciones administrativas que se impugnan, lo resuelto por la Administración es jurídicamente correcto y la resolución impugnada en esta instancia y la que le sirve de antecedente, deben confirmarse al declarar sin lugar la demanda

planteada...”. MOTIVO Y SUBMOTIVO INVOCADOS Motivo de fondo Submotivo Violación del artículo 10 literal p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. CONSIDERANDO I Con respecto a este submotivo, la recurrente expuso: “… La Sala Primera (…) violó las normas aplicables al caso que nos ocupa por inaplicación, a saber: Artículo diez (10) literal p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (…) “En el mismo sentido, la literal “c” del mismo artículo, regula como regla de interpretación que “En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos”. Este es el caso, ya que ambos contienen el genérico POLLO, el órgano administrativo y el órgano judicial debieron efectuar su análisis y valoración sobre las palabras MISTER (señor en idioma inglés) y REY. La personificación del pollo como POLLO REY tiene un significado propio y que ocupa en el mercado guatemalteco un lugar de signo notoriamente conocido. La concesión de registro de MISTER POLLO Y DISEÑO, DON POLLO Y DISEÑOy (sic) SEÑOR POLLO Y DISEÑO, viola derechos de exclusividad adquiridos por AVÍCOLA VILLALOBOS, SOCIEDAD ANÓNIMA y que tanto a nivel administrativo como judicial, deben defenderse por el sistema, en estricto apego a la normativa legal que protegen ese tipo de marcas y nombre comerciales.

“La Sala (…) y el Ministerio de Economía han resuelto en evidente contradicción a los principios del artículo diez (10) literal p) del Convenio Centroamericano para laProtección de la Propiedad Industrial y a la Constitución Política de la República (sic) claramente dice que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias, tomando en cuenta la impresión que los elementos ocasionan en su conjunto, de signos que identifican productos de idéntica naturaleza, a comercializar en exactamente los mismo (sic) lugares (…) “La Sala, el Ministerio de Economía y el Registro de la Propiedad Intelectual han resuelto en evidente contradicción a los principios del artículo diez del Convenio, literal p) que claramente dice que “No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: … p) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con otros nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma Clase”. “CONCLUSIÓN: En la sentencia de mérito, la Sala (…) violó normas no aplicando ni considerando disposiciones de la materia, atentando en contra de derechos adquiridos por mi mandante, razón por la que la sentencia debe ser casada”. Alegaciones a) Con respecto a este submotivo, el Ministerio de Economía, manifestó que: “… En el presente caso, se constata que la marca solicitada es de naturaleza mixta,

al integrarse por una denominación y un diseño, que en su conjunto conforman una marca novedosa, que es totalmente distinta en forma gráfica y fonética, con las marcas y nombres comerciales de la oponente, por lo que a criterio del MINISTERIO DE ECONOMIA, no se produce entre los signos distintivos en conflicto, la semejanza gráfica, fonética e ideológica invocada por la oponente, en tal virtud, la marca pretendida cumple con los requisitos de ser original y distintiva, por lo que pueden coexistir libremente en el ámbito comercial, sin que ello origine confusión o error entre el público consumidor, razón por la cual se debe declarar SIN LUGAR el presente recurso de casación interpuesto por la entidad AVICOLA VILLALOBOS, SOCIEDAD ANÓNIMA y confirmar la sentencia…”. b) Con respecto a este submotivo, Lesbia Rosa Victoria Bacaro Pedroza manifestó que: “… En cuanto al recurso de casación, la entidad Avícola Villalobos, Sociedad Anónima, no formula una tesis adecuada, lógica, coherente y razonada, que permita al Tribunal su examen, puesto que se limita a señalar elementos que a su criterio son motivos de violación, sin indicar el porqué, a su criterio la Sala (…) violó las disposiciones que señala, a ello se agrega, que en el motivo que señala como fondo de la casación, solo se concreta en citar el artículo y al autor Jorge Otamendi, lo cual no es sustento de la violación a la disposición normativa que argumenta la casacionista.“Pero lo más importante. Es que el vicio de violación de ley es un error que

afecta las bases jurídicas de la sentencia, y que puede darse de dos formas: “La primera por inaplicación, y en la segunda, que habiendo seleccionado la norma pertinente, resuelve la controversia contraviniendo sus disposiciones; al respecto, la casacionista no formuló tesis alguna que permita hacer el estudio, pues omitió realizar y exponer el análisis jurídico como se produjo la violación del submotivo que invoca, lo que da como resultado que al no formular una tesis clara y precisa le impide al tribunal realizar el estudio correspondiente, por lo que se debe desestimar el recurso promovido…”. Análisis de la Cámara La violación de ley constituye un error cometido en la actividad intelectual del juzgador, quien al fundamentar su decisión no aplica al caso controvertido la norma pertinente que ha debido aplicar. En el presente caso, la entidad Avícola Villalobos, Sociedad Anónima argumenta que la Sala sentenciadora incurrió en la inaplicación del artículo 10 literal p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, toda vez que la marca que se pretende registrar identifica productos de la misma naturaleza que produce la entidad recurrente, para comercializarse en los mismos lugares. Previo a efectuarse el análisis correspondiente, es importante señalar que en el presente caso hubo aplicación de varias leyes en el tiempo, lo cual debe ser aclarado. La entidad recurrente se opuso a la inscripción de la marca MISTER POLLO Y DISEÑO y fundamentó su solicitud en la normativa del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; a su vez, el Registro de la Propiedad Industrial y el Ministerio de Economía emitieron sus resoluciones fundamentadas en dicho convenio. No obstante, la Sala sentenciadora el emitir su fallo se fundamentó en la Ley de Propiedad Industrial,

Registro de la Propiedad Industrial y el Ministerio de Economía emitieron sus resoluciones fundamentadas en dicho convenio. No obstante, la Sala sentenciadora el emitir su fallo se fundamentó en la Ley de Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 209 de la citada ley, que entró en vigencia el uno de noviembre de dos mil. En ese sentido, es importante transcribir el contenido del mencionado artículo, el cual establece: “ARTICULO 209. SOLICITUDES DE TRÁMITE. Las solicitudes que se encuentren en trámite en la fecha de entrada en vigencia de esta ley, continuarán tramitándose conforme el procedimiento establecido en la legislación vigente en la fecha de su presentación, pero los registros, inscripciones o patentes resultado de dichas solicitudes se regirán por las disposiciones y se otorgarán por los plazos que establece la presente”. De acuerdo a la norma en mención, puede colegirse que, en el primer supuesto preceptúa claramente que las solicitudes que están en trámite en la fecha de entrada en vigencia de la ley (Ley de Propiedad Industrial), continuarán tramitándose conforme al procedimiento establecido en la legislación vigente en lafecha de su presentación. En el presente caso, se establece que se solicitó la inscripción de la marca el seis de marzo de dos mil, fecha en la cual se encontraba vigente el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; esto significa que sus disposiciones eran de observancia obligatoria en cuanto al trámite. En consecuencia, es correcto que la oposición y las subsiguientes resoluciones que emitieron los órganos competentes se hayan

fundamentado en dicho convenio, pues la solicitud de inscripción se encontraba todavía en trámite. De esa cuenta, debe analizarse si efectivamente el Tribunal sentenciador incurrió en violación por inaplicación del artículo 10 literal p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, por lo que se transcribe su contenido, el cual establece: “… No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: (…) p) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con otros nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase…”. Al hacer el análisis correspondiente, la Cámara estima importante indicar que el hecho controvertido se originó debido a que la entidad recurrente se opuso a la inscripción de la marca MISTER POLLLO Y DISEÑO y su inconformidad giró en torno a que pretendía registrar una marca que está formada por términos genéricos que han pasado al uso general y que además indican la naturaleza del producto, y que en ella no se dan los caracteres o requisitos esenciales de una marca como lo son la distintividad, especialidad y novedad. Asimismo, se advierte que dentro del memorial que contiene la demanda contencioso administrativa, la entidad recurrente claramente indicó: “… Mí (sic) representada ni en la oposición ni en el recurso de revocatoria, en ningún momento está invocando semejanza

gráfica, fonética ni ideológica con la marca MISTER POLLO Y DISEÑO (…) El mismo error que cometió el Registro de la Propiedad Intelectual lo vuelve a cometer el Despacho Ministerial al no percatarse que el recurso de mi representada no tiene nada que ver con semejanza entre dos marcas”. En ese orden de ideas, se verifica que efectivamente en el fallo que se impugna no se hace referencia expresa a la literal relacionada, pues como quedó establecido, la litis no giraba en torno a la semejanza gráfica, fonética o ideológica entre las marcas, sino que la oposición se fundamentó en que se pretende registrar una marca que está formada por términos genéricos que han pasado al uso general y que además indican la naturaleza del producto, y que en ella no se dan los caracteres o requisitos esenciales de una marca como lo son la distintividad, especialidad y novedad; razón por la cual, la Sala sentenciadora,aún y cuando debió aplicar las disposiciones del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, no tenía obligación de aplicar la literal del relacionado artículo en el fallo recurrido, puesto que no era pertinente para resolver la controversia, por lo que la tesis resulta inconsistente. Aunado a lo anterior, se estima conveniente señalar que cuando se invoca el submotivo de violación de ley por inaplicación, en el fallo impugnado pudo haber aplicación indebida de otra norma, por lo que a modo de completar la tesis, por lo menos debe hacerse referencia a cuál es la norma que se aplicó indebidamente,

como consecuencia de la inaplicación de aquella, es decir, debe indicarse por qué, a juicio de la recurrente, el objeto de controversia encuadra en la norma que se dejó de aplicar y no en la aplicada indebidamente. Al respecto, la Cámara aprecia que en el planteamiento no se indica qué norma o normas se aplicaron indebidamente por la Sala sentenciadora, por lo que al tenor de la técnica jurídica que debe observarse al plantear esta tesis, el recurrente no cumplió con dicha exigencia técnica y de esa cuenta su planteamiento resulta incompleto. En este sentido, el autor Jorge Cardoso Isaza en su libro Manual Práctico de Casación Civil (segunda edición, Temis Editorial, Colombia, 1984, página 49), al referirse a la falta de aplicación de una norma sustancial explica: “El acusador debe indicar qué normas dejaron de aplicarse y cuáles en su lugar se aplicaron indebidamente, pues por regla general la falta de aplicación de unas normas entraña la aplicación indebida de otras. Debe expresar, además, las razones que lo inducen a sostener que las normas aplicadas lo fueron indebidamente, para que la Corte pueda aplicar las que dejaron de aplicarse”. En consecuencia, al sustentarse el planteamiento en la inaplicación de una norma que no era pertinente para resolver el caso controvertido y no completar técnicamente la impugnación se concluye que el submotivo denunciado debe desestimarse. CONSIDERANDO II El artículo 633 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que si el tribunal

desestima el recurso de casación o considera que la resolución recurrida está arreglada a derecho, deberá hacer la declaración correspondiente condenando al que interpuso el recurso al pago de las costas y a multa no menor de cincuenta quetzales ni mayor de quinientos, según la importancia del asunto. En el presente caso, habiendo sido expuestas las razones por las que se desestima el recurso de casación, procede condenar a la entidad interponente al pago de las costas causadas y la multa respectiva. LEYES APLICABLES Los artículos citados y: 12 y 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 25, 26, 66, 67, 619, 620, 621 inciso 1º y 635 del Código Procesal Civily Mercantil; 57, 74, 79 inciso a), 141, 143, 149 y 172 de la Ley del Organismo Judicial. POR TANTO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL, con base en lo considerado y leyes citadas, RESUELVE I) DESESTIMA el recurso de casación relacionado.

1. Se condena a la entidad Avícola Villalobos, Sociedad Anónima al pago de las costas procesales y se le impone multa de quinientos quetzales

(Q500.00), la cual deberá hacer efectiva en la Tesorería del Organismo Judicial dentro del tercer día de estar firme el presente fallo. Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes a donde corresponde.

Ervin Gabriel Gómez Méndez, Magistrado Vocal Décimo, Presidente Cámara Civil; Brenda Anabella Quiñonez Donis, Magistrada Vocal Segundo; Gabriel Antonio Medrano Valenzuela, Magistrado Vocal Tercero; Rogelio Zarceño Gaitán, Magistrado Vocal Sexto. María Cecilia de León Terrón, Secretaria de la Corte Suprema de Justicia.