19051998 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

19/05/1998 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Recurso de Casación No. 128-97. Recurso de casación interpuesto por el abogado ERNESTO RICARDO VITERI ECHEVERRIA, en representación de PEPSICO, INC., contra la sentencia proferida por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y siete.

DOCTRINA: ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA (EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN

DE PARTE).

No puede prosperar esta clase de error en la apreciación de la prueba, si el recurrente se limita a enumerar las preguntas, sin precisar los hechos articulados en las posiciones y que considera probados con la confesión.

ERROR DE HECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA (EN RELACIÓN CON LA PRUEBA

DOCUMENTAL).

No puede prosperar esta clase de error en la apreciación de la prueba, si el recurrente se limita a mencionar el número de documentos que afirma fueron omitidos en su apreciación por la Sala, pero no señala individualmente cada documento ni expresa lo que de cada uno de ellos se desprende y que demuestra la evidente equivocación del juzgador.

ERROR DE HECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA (EN RELACIÓN CON PRUEBA QUE NO FUE

ADMITIDA COMO TAL).

No corresponde alegar esta clase de error, si se afirma que la Sala lo cometió por haberle dado valor probatorio a prueba que no fue admitida en el proceso.

VIOLACIÓN DE LEY (EN RELACIÓN CON LA VIGENCIA DEL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL).

Si el recurrente alega que la Sala dio vigencia anticipada al citado Convenio, el motivo alegado no puede ser el de violación de ley, sino el relacionado con la indebida aplicación de una ley no vigente.

MARCAS (EN RELACIÓN CON EL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL).

De conformidad con lo dispuesto en el inciso p) del artículo 10 de la citada Convención, para que prospere la oposición al registro de una marca, debe demostrarse que puede inducir a error u originar confusión con la respectiva marca, por su semejanza gráfica, fonética o ideológica; y que se refieren a productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma Clase.

MARCAS (EN RELACIÓN CON EL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL).

El vocablo "procedencia" que se menciona en el artículo 10 de la citada Convención, debe definirse en su significado y alcances conforme lo dispuesto en el artículo 72 de dicho Convenio.

LEYES ANALIZADAS: Artículo 621, incisos 1o. y 2o., del Código Procesal Civil y Mercantil; artículo 10, incisos ñ), o), p) y q), y artículo 72, del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad

Industrial. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL: Guatemala, diecinueve de mayo de mil novecientos

noventa y ocho. Se tiene a la vista para dictar sentencia, el recurso de casación interpuesto por el abogado Ernesto Ricardo Viteri Echeverría, en su calidad de apoderado especial con representación de PEPSICO, INC., contra la sentencia de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y siete, proferida por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, dentro del recurso contencioso-administrativo número cincuenta y tres guión noventa y cuatro promovido por la entidad recurrente, para que se revoque la resolución número doscientos treinta y seis de fecha veintidós de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, dictada por el Ministerio de Economía.

ANTECEDENTES: a) Productos industriales, Comerciales y Agrícolas, Sociedad Anónima (PRICASA), solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, el registro de la marca "12939" la cual ampara mercancías de la clase treinta (30). b) PEPSICO, INC., se opuso a dicha solicitud, argumentando que tiene registrada a su favor la marca PEPSI en la clase treinta y dos (32) marca que además tiene notoriedad como una de las diez más famosas del mundo, y que el distintivo 12939, es irregistrable porque aunque a simple vista pareciera no tener ninguna similitud con la marca PEPSI en determinados caracteres y condiciones, concretamente, escrita en una superficie transparente y vista por el lado contrario, o bien si se ve reflejada en un espejo, resulta que la denominaciones 12939, se convierte en la palabra PEPSI, por lo que existe identidad con la marca de su

propiedad. c) En resolución de fecha veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y dos, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la oposición formulada por PEPSICO, INC., y sin lugar la solicitud de registro de la marca 12939. d) Contra esta resolución, Productos Industriales, Comerciales y Agrícolas, Sociedad Anónima (PRICASA), interpuso recurso de revocatoria, que fue declarado con lugar por el Ministerio de Economía, revocando la resolución impugnada, según resolución número cero doscientos treinta y seis (0236) del veintidós de febrero de mil novecientos noventa y cuatro. e) En contra de esta resolución, PEPSICO, INC., interpuso recurso contencioso-administrativo, que fue declarado sin lugar en sentencia de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y siete. Por último, contra esta resolución interpuso recurso de aclaración, que fue declarado con lugar parcialmente, y el recurso de casación que hoy se conoce. RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA: La sentencia de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, en su parte resolutiva dice: "I) SIN LUGAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa PEPSICO INC., en contra de la resolución número doscientos treinta y seis, dictada por el Ministerio de Economía con fecha veintidós de febrero de mil novecientos noventa y cuatro. II (sic) En consecuencia, CONFIRMA la resolución impugnada.

1. No hay especial condena en costas. IV) Al estar firme el fallo, devuélvase el expediente a la oficina de su

origen con certificación de lo resuelto, para su cumplimiento. NOTIFIQUESE". Para llegar a la conclusión anterior la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo consideró lo siguiente: ""I) Al proceder a la valoración de las pruebas aportadas por las partes, esta Sala determina; 1) CONFESION DE PARTE. Con fecha veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco, el señor Julio Humberto Aguilar Méndez, como representante legal de Productos Industriales, Comerciales y Agrícolas, Sociedad Anónima, absolvió posesiones (sic) articuladas por el representante de PEPSICO INC., resultando, para el Tribunal, lo siguiente: a) Las preguntas primera, segunda, tercera y novena, y sus respuestas se descartan porque se refieren a hechos no controvertidos y son irrelevantes para el caso bajo examen. b) Las respuestas a la cuarta y décima primera preguntas también deben desestimarse porque no se refieren a hechos propios del absolvente; c) Las respuestas que el absolvente dió (sic) a las preguntas quinta, séptima, octava, décima cuarta, décima quinta, décima novena, vegésima (sic) quinta, vigésima sexta, vigésima séptima, trigésima cuarta, trigésima quinta, trigésima sexta, cuadragésima, cuadragésima segunda, cuadragésima cuarta, quincuagésima, quincuagésima séptima, quincuagésima novena, sexagésima, sexagésima primera, sexagésima octava y sexagésima novena, las contestó afirmativamente pero las

calificó, dándole una distinta significación jurídica a los hechos que el articulante pretende demostrar. d) La sexta pregunta tampoco tiene valor probatorio por ser imprecisa. Asimismo, no hay reconocimiento alguno del absolvente respecto a las preguntas décima, décima tercera, vigésima, vigésima primera, vigésima segunda, vigésimo cuarta, trigésima, trigésima primera, trigésima segunda, trigésima novena, cuadragésima tercera, cuadragésima quinta, quincuagésima novena, por haberlas contestado negativamente. e) En cuanto a las respuestas afirmativas, la novena y la décima sexta referentes a que solicitó el registro de la marca 12393, clase treinta y dos, en caracteres estilizados, no es un hecho que esté controvertido pues la litis gira alrededor de la clase treinta de la nomenclatura marcaria. Con su respuesta a la pregunta décima segunda, el absolvente afirma que solicitó el registro de la marca 12939, en relación a clase treinta, el trece de diciembre de mil novecientos noventa. Igualmente, el absolvente admitió en la pregunta décima séptima que 12939, clase treinta, representa el signo "un tipo corriente de letra". También admitió, en la pregunta décima octava que en la solicitud de registro de 12939, clase treinta, se reservó el derecho de usar dicho signo "...sobre los productos, en etiquetas impresas, en envases, en relieve, sobre los mismos productos o recipientes y en la forma que mejor convenga a la titular usarla...y en cualquier tipo y estilo de propaganda".

PRICASA, al responder la pregunta vigésima tercera, afirmó que solicitó el registro de 12939, clase 30, a sabiendas que dicho signo reproduce PEPSI. Esta pregunta y su respectiva respuesta son imprecisas porque no se sabe si se refieren a reproducción en su forma natural o puesta a trasluz ya que estas dos alternativas son las que están en discusión. En cuanto a las pregunta trigésima tercera, está compuesta de un hecho cuyos alcances se encuentran en discusión (haber pedido un millón de quetzales) y otro hecho negativo: "no había solicitado el registro de 12939 como marca clase 30". Por incluirse dos hechos en una misma pregunta, y uno de ellos está formulado en forma negativa, se descarta. El absolvente confesó, en relación a la pregunta treigésima (sic) octava, que al solicitar el registro de 12939, se reservó el derecho de usar el signo en cualquier clase de dígitos o tipos. La pregunta cuadragésima primera, que se refiere a la clase treinta y tres de la nomenclatura marcaria, no es un hecho controvertido, y su relación con la preguntatrigésima segunda, no solamente involucran dos hechos en una misma pregunta sino esta última (clase treinta y dos) fué (sic) negada por el absolvente. El contenido de la carta del catorce de noviembre de mil novecientos noventa y uno, al que se refieren las preguntas cuadragésima sexta y cuadragésima octava, está relacionado con el ofrecimiento de vender a PEPSICO, por un millón de dólares, la marca 12939, y la no

aceptación de esta empresa. En sus respuestas a las preguntas cuadragésima séptima a la cuadragésima novena; y de la quincuagésima primera a la quincuagésima sexta, el absolvente reconoce el contenido de las cartas de distintas fechas; pero en ellas, explica que nunca han usado PRICASA, ni marcas de fábrica pertenecientes a otros; en la carta del cinco de diciembre del mismo año, manifiesta que "12939" fue el resultado de una idea para una marca de fábrica para sus tés basado en números para que fuera comprendida en cualquier idioma, como es el caso de colonia 4711 en Alemania. Asimismo se indica en esa carta (número 4) que el veinte de noviembre de mil novecientos noventa, por medio de una oposición presentada por el abogado Viteri, se informó a PRICASA que leyendo "12939" a través de luz aparece la palabra "PEPSI"; que debido a esa circunstancia, PRICASA se percató que la marca 12939 sólo podría ser usada por PEPSICO como publicidad o identificación perpetua y por ese motivo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley, les ofrecieron su cesión o venta el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa. En esa carta, PROCASA, (sic) afirma que 12939 y PEPSI son diferentes pues la primera está formada por números y la segunda por letras. En las otras cartas, PROCASA (sic) afirma que no hay semejanza gráfica, fonética ni ideológica entre ambas marcas. En las demás cartas, afirma que nunca se han

apropiado de marca alguna; hace referencia al expediente donde se planteó la primera oposición a su primera solicitud de registro y reitera su ofrecimiento de venta en los términos antes indicados. La quincuagésima octava pregunta y su respuesta es repetición de la cuadragésima séptima, que se refiere al contenido de una carta dirigida a PEPSI sin fecha donde PROCASA (sic) indica: "Nuestra marca "12939", juntamente con una solicitud conjunta de su marca "PEPSI", no tiene límites en lo que respecta la publicidad, ya que es la única marca en el mundo que tiene dos distinciones: una en forma de letras y la otra en números: PEPSI y "12939". Con esta (sic) último se estaría dando a entender que PEPSI y "12939" si hicieran una solicitud conjunta, tendrían una marca con las dos distinciones, en cuyo caso habría identidad entre ellas. Obsérvese que estas posibilidades se están dando dentro de una propuesta de negociación. Una de las distinciones (a trasluz) es que, según PRICASA, le fue sugerida por el Licenciado Viteri, representante legal de PEPSICO INC. (carta del cinco de diciembre de mil novecientos noventa y uno. Documento No. 4) Por último, respecto a las cartas marcadas con los números cinco al once, preguntas de la sexagésima primera a la sexagésima séptima, si bien es cierto que el absolvente responde afirmativamente en cuanto a que en las referidas cartas enfatiza la identidad de "12939" y "PEPSI", tal afirmación es incongruente con el

contenido de dichas cartas, pues en ellas PROCASA (sic) hace ver la diferencia existente entre ambas denominaciones, y en ninguna parte de las cartas aparece el absolvente afirmando que 12939 y PEPSI, sin la manipulación de las marcas a trasluz, sean idénticas. En cuanto a las posiciones que articuló el representante legal de PROCASA, (sic) en la misma fecha, al Licenciado Ricardo Ernesto Viteri Echeverría, apoderado de PEPSICO INC., este último, respecto a las preguntas uno y uno "A", negó ser titular de la marca "12939" 2; en la dos, afirmó ser titular dela (sic) marca registrada con el número diecinueve mil quinientos setenta y uno (19571); en las preguntas tres y cuatro, negó que la marca de esta última inscripción estuviese en la clase treinta, afirmando que la misma se encuentra en la clase treinta y dos. Al analizar la PRUEBA DOCUMENTAL aportada por las partes, se establece: a) En el expediente administrativo consta que el representante legal de la Junta Directiva de PRODUCTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y AGRICOLAS, SOCIEDAD ANONIMA, con fecha doce de diciembre de mil novecientos noventa solicitó la inscripción de la denominación "12939" para amparar los productos de clase treinta que allí mismo se describen. Con fecha doce de junio de mil novecientos noventa y uno, el apoderado de PEPSICO INC. presentó oposición aduciendo que su representada es titular de la marca "PEPSI" "registrada en Guatemala con los números 9822, 19571, 26891 y varios registros mas..." "que protegan (sic) productos comprendidos

en la clase treinta y dos de la clasificación marcaria vigente en Guatemala..."Los distintivos en conflicto en el presente caso son la marca registrada de mi mandante, PEPSI y el número 12939, cuyo registro pretende Productos Industriales, Comerciales y Agrícolas, S.A. A primera vista, parecería que entre los distintivos en conflicto (12939 y PEPSI), no existe semejanza gráfica, ideológica y fonética alguna y que es posible que estos distintivos coexistan comercial y marcariamente. Sin embargo, si el número 12939 se escribe en cualquier superficie transparente (vidrio, plástico, etc.), y se lee del otro lado o si dicho número 12939 se refleja en un espejo, se convierte sin mayor problema exacta y precisamente en la marca PEPSI, propiedad del mandante". En el mismo escrito indica el recurrente que su representada "bajo su famosas (sic) marca PEPSI, produce y comercia productos de la clase 32 que comprende Cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas; y Productos Comerciales, Industriales y Agrícolas, S.A. presentó la solicitud para amparar productos de la clase 30, o sea café, té, cacao azúcar, tapioca, sagú, arroz, sucedáneos del café; etc. y hielo, o sea productos que también se distribuyen, comercializan y se consumen en los mismos lugares y básicamente por un mismo público.- Como se puede observar, aunque las clases en conflicto son distintas, los productos que estas amparan

están relacionados". Fundamenta su derecho en los artículos 7, 10 incisos o), p) y q), y en el 105, todos el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Y, acompaña tres certificaciones de la marca PEPSI inscritas, una que lleva el número diecinueve mil quinientos setenta y uno (19,571) en clase treinta (después se comprobó que está en clase treinta y dos); y también las otras dos en clase treinta y dos; asimismo, ceritificaciones (sic) de la marca PEPSI COLA, PEPSI DIETETICA, PEPSI COLA DIETETICA, todas en clase treinta y dos. b) Durante la sustanciación del recurso contencioso-administrativo, el tercero coadyuvante, quien representa a PROCASA, (sic) cuestionó la autenticidad de la ceritificación (sic) que registra a la marca PEPSI en clase treinta y acompañó certificación del mismo Registro de la Propiedad Industrial donde consta que la marca con dicho número de registro venció el ocho de mayo de milnovecientos ochenta y ocho, por lo que la única clase vigente para ese registro es la Clase treinta y dos (32) de la nomenclatura oficial. También cuestiona la marca "PEPSICO Y DIBUJO A COLORES", a la que se refiere, en su demanda, la entidad recurrente porque el registro veintiocho mil quinientos noventa y ocho (28598), también incluye la marca "PEPSI" y otros productos de la clase veintinueve (29), lo cual contraviene

lo estipulado por los artículos 17, 23, 89, 157 y 185 del citado Convenio, según los cuales en cada inscripción solamente podrá asentarse una marca. c) Como punto de apoyo a su afirmación sobre la similitud de las marcas, el recurrente ya no hace énfasis en la marca "PEPSI", pues ha admitido que ésta no se encuentra en la clase treinta (30), lo cual la descalifica para los efectos de las prohibiciones contenidas en los incisos o) y p) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Más bien argumenta sobre la marca "PEPSICO" que es una parte de la marca que está inscrita en el registro respectivo con el número veintiocho mil quinientos noventa y ocho (28,598). Debemos recordar que la marca PEPSICO Y DIBUJO A COLORES no formaba parte de la litis, según se desprende de la afirmación hecha por el representante legal de PEPSICO INC. al presentar su oposición (memorial de fecha doce de junio de mil novecientos noventa y ocho (sic), segunda hoja, renglones del siete al nueve, folio siete del expediente administrativo). Al exminar (sic) las constancias de autos, esta Sala encuentra que en la inscripción últimamente referida, dice, a folio trescientos del libro setenta y dos de marcas, en lo conducente: "Consistente en: El original círculo incompleto formado por medio de una sección semi-circular irregular de color rojo naranja en la parte superior y otra parte exactamente igual de color azul solo que al contrario en la

parte inferior. Dentro de lo que sería la parte central del círculo se lee "Pepsi". Ampara y distingue con derecho exclusivo, productos de la clase 46 de la nomenclatura oficial...". Al observar el dibujo a colores, al que hace referencia la inscripción se nota claramente que en la parte central del círculo no se lee "Pepsi", como se afirma en dicha inscripción, sino "PEPSICO". Esta anomalía deja la duda sobre cuál de las dos denominaciones es la que ha quedado inscrita. El recurrente la despeja indicando que es "PEPSICO A COLORES", (quinta hoja, alegato del día de la vista); pero la denomina simplemente "PEPSICO", y de ahí ya deduce que "PEPSICO" se encuentra registrada en la clase treinta (30) y que, "PEPSI" es el elemento fundamental de la marca PEPSICO Y DIBUJO A COLORES, lo cual a su juicio "se comprueba con sólo examinar dichas marcas y constatar que las dos primeras sílabas y las cinco (5) primeras letras de PEPSICO son precisamente PEPSI; y con la confesión de PRICASA al contestar a las preguntas 5,6,15,24,35,36 y 42 durante la diligencia de declaración de parte" (sic) Sin embargo, tales aseveraciones no son ciertas porque, en la inscripción referida no se encuentra indicación alguna que diga que PEPSI es el elemento fundamental de PEPSICO, ni de PEPSICO Y DIBUJO A COLORES. En materia registral, las partes, por ningún medio

pueden agregarle, quitarle o darle significación distinta a la que se encuentra en la inscripción respectiva. Otras anomalías se encuentran, además, en la inscripción veintiocho mil quinientos noventa y ocho (28,598): Al renovarse la marca PEPSICO Y DIBUJO A COLORES, por diez años más, de la clase cuarenta y seis (46), se la pasa, sin explicación alguna, a la clase treinta (30). No se puede argumentar que dicho cambio se debió a una nueva ley o nueva nomenclatura marcaria, pues esta renovación se hizo con fecha veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y seis, y la ley que prohibe (sic) cambiar en esta forma las clasificaciones, el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, fue suscrita por las naciones miembros el uno de junio de mil novecientos sesenta y ocho. Las prohibiciones se encuentran en los artículos 89 y 157 del citado Convenio. En una segunda renovación, aparece, al mismo folio, que la misma marca ampara productos de la clase veintinueve (29), dándole vigencia hasta el diez de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, inscripción que tiene fecha nueve de julio de mil novecientos ochenta y seis. Una tercera renovación con fecha ocho de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, mantiene la marca indicada en clase veintinueve (29). En el expediente administrativo que se examina consta que la solicitud de la marca "12939" la hizo el Tercero Coadyuvante de la Administración, el doce de diciembre de

mil novecientos noventa y la oposición del recurrente fué (sic) presentada con fecha diecinueve de junio de mil novecientos noventa y uno. Pero resulta que el ocho de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, se efectúa en el mismo folio una cuarta renovación, sólo que esta vez, ya se pasa, caprichosamente dicha marca a clase treinta (30), cuando el litigio, en el que la clase treinta (30) es uno de los elementos determinantes, ya estaba planteado desde hacía tres años. Todas estas anomalías, incongruencias e ilegalidades, hacen que el juzgador no pueda darle credibilidad ni valor probatorio alguno a la citada inscripción veintiocho mil quinientos noventa y ocho (28,598), Mas bien proporcionan elementos para dar por sentado que desde el punto de vista dela (sic) valoración de la prueba, las marcas "PEPSI" y "PEPSICO", dibujo a colores, no se encuentran inscritas legalmente en la clase treinta; además, como ya se dijo, los únicos distintivos que están en conflicto son "PEPSI" y "12939". d) Con base en las constancias que obran en autos, esta Sala da por probado que la denominación "12939", vista a trasluz o reflejada, es semejante a PEPSI; no así PEPSICO Y DIBUJO A COLORES; e) Si bien es cierto que en su solicitud motivo de la oposición que se examina, PRICASA ya sabía de la semejanza del distintivo con la marca registrada, vista a trasluz, queda establecido por el propio documento de solicitud de inscripción que la misma es para amparar

productos con los que comercia, de la clase treinta, en la que no está (sic) registradas PEPSI ni "12939). Solicitud que es compatible, también legítimamente, con la del ofrecimiento en venta del derecho adquirido, al tenor de los artículos 1254 del Código Civil y 27 del citado Convenio. Consta igualmente que PEPSICO INC., rechazó la oferta. De esta manera se configuran actividades lícitas de carácter mercantil inscritas dentro del principio de la autonomía de la voluntad. Conforme los anteriores razonamientos, tanto de las dos solicitudes de inscripción del distintivo "12939", como del ofrecimiento en venta de tales derechos a la firma PEPSICO INC., no se puede deducir que dichas solicitudes han sido formuladas de mala fe, como lo afirman el recurrente y el Ministerio Público, pues ambas son actividades permitidas por la ley al tenor del artículo 5o. de la Constitución Política de la República de Guatemala. 3) Respecto a la PRUEBA DE PRESUNCIONES, esta Sala determina que: a) de las solicitudes al Registro de la Propiedad Industrial, del distintivo "12939", no se infiere intencionalidad alguna de usar el distintivo a trasluz para imitar la marca PEPSI, ni mucho menos lamarca PEPSICO Y DIBUJO A COLORES. b) La solicitud que nos ocupa hecha por el representante legal de PRICASA, para la denominación "12939", fue para la clase treinta (30), donde no está registrada PEPSI, que motivó la oposición, ni sus variantes. Cabe entonces presumir que la intencionalidad de la solicitud de

PRICASA fue únicamente la de amparar sus productos en la clase treinta y no la exclusiva venta de sus derechos marcarios sobre "12939", conforme los artículos 126 y 127, primer párrafo, y, 195 del Código Procesal Civil y Mercantil. II) Con las pruebas rendidas por las partes, valoradas a la luz del derecho, esta Sala estima necesario someter a análisis jurídico los siguientes puntos: A) Si la firma PEPSICO INC., está legitimada para oponerse a la inscripción de la marca "12939", como lo prescribe el artículo 97 del Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial (en adelante el "Convenio"); B) Si el distintivo "12939" reúne las características necesarias para ser considerado marca registrable, al tenor del artículo 7 del citado Convenio; C) Si el distintivo "12939" está comprendido dentro de las prohibiciones establecidas en las literales g), o), p) y q) del artículo 10 del Convenio referido; y, D) Si la resolución impugnada se encuentra ajustada a derecho. Procediendo en consecuencia: A) El artículo 97 del Convenio mencionado, señala que "cualquier persona" con interés legítimo podrá oponerse a la concesión del registro de una marca; pero cuando se trata de las prohibiciones de los incisos o) (sobre distintivos ya registrados por otras personas como marcas), y, p) (sobre los distintivos con semejanza gráfica, fonétidca (sic) o ideológica...), del artículo 10 del referido Convenio, únicamente lo podrá hacer "El titular de la marca" comprendida en la misma clase,

por lo que PEPSICO INC., al no tener sus marcas en la clase treinta, podría carecer de legitimidad para oponerse. No obstante, en el presente caso, debe tomarse en cuenta que su oposición no solamente la basa el recurrente en los dos incisos señalados, sino también en las literales g) y q) del citado artículo; las cuales, al no estar excepcionadas por la norma, dejan al recurrente dentro de la prescripción general del párrafo primero del artículo 97, citado; Por consiguiente, PEPSICO INC., sí se encuentra legitimada para plantear su oposición. B) En cuanto a si el distintivo "12939" llena los requisitos para ser inscrito como marca, conforme el artículo 7 del Convenio, basta compararlo con los caracteres exigidos para una "marca" y darse cuenta que "12939" sí es susceptible de distinguir claramente los productos de la Empresa PRICASA, de los productos que, dentro de la misma clase treinta, correspondiente a café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, arroz, sucedáneos de café, y lo demás que se encuentra en dicha clase, pertenezcan a diferente titular, así como de reunir los caracteres de novedad y especialidad. C) Corresponde ahora examinar el artículo 10 del Convenio en referencia, para determinar si la marca "12939" se encuentra dentro de las prohibiciones prescritas en sus incisos g), o), p) y q). Respecto al primero, que prohibe el registro de signos, palabras o expresiones contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres, el Juzgador no encuentra que

el distintivo "12939" contraríe, como tal, el orden público ni las buenas costumbres porque los números carecen de connotación axiológica y su uso es parte de la cultura universal; estando permitida su inscripción conforme el derecho marcario. En cuanto a la prohibición del inciso o), (aquellos distintivos que ya estén registrados por otras personas), no es aplicable porque "12939" aún está pendiente de registro y el recurrente no pudo demostrar que la marca "PEPSI" estuviese inscrita en clase treinta (30), y tampoco que la marca "PEPSICO Y DIBUJO A COLORES" (que no fue motivo de la litis), inscrita bajo el número veintiocho mil quinientos noventa y ocho (28,598), folio trescientos (300), libro setenta y dos (72) de marcas, estuviese legalmente en la clase treinta, como ya se explicó en apartados precedentes. En cuanto al inciso p) del mismo artículo 10 del Convenio citado, se examinan los siguientes supuestos: 1) Semejanza gráfica. A simple vista constatamos que "12939" no tiene semejanza alguna con "PEPSI", pues el primero representa un número compuesto de cinco dígitos; la marca 'PEPSI", (sic) tiene cinco letras que componen una palabra; la diferencia se hace más notoria si se compara la marca solicitada con "PEPSICO", que está compuesta con siete letras; ya no digamos si se compara con "PEPSICO Y DIBUJOS A COLORES", que consiste en un

círculo partido por mitad, una con el color rojo naranja y el otro con el color azul y en medio la palabra "PEPSICO"; 2) Semejanza fonética: En ninguna de las variantes en que se puede pronunciar "12939" existe semejanza de tal naturaleza con "PEPSI", ni con "PEPSICO".- Por la misma razón de que "12939" expresa números y tanto "PEPSI" como "PEPSICO" no tienen significado alguno en el idioma español, tampoco puede existir semejanza ideológica. Esta Sala considera que las literales o) y p) del artículo 10 del citado Convenio, establecen claramente que los distintivos y marcas, sujetos a prohibición, deben estar "comprendidos en la misma clase". Está probado que "12939" se pretende registrar en la clase treinta (30) de la nomenclatura marcaria, en tanto que "PEPSI" no se encuentra en dicha clase marcaria, y si bien es cierto que PEPSICO se (sic) está