198-2005 04022008 Hachette Filipacchi Presse

04/02/2008 CIVIL

198-2005

Recurso de casación interpuesto por la entidad HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, el cuatro de mayo de dos mil cinco. DOCTRINA ERROR DE HECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA - Incurre en error de hecho en la apreciación de la prueba el Tribunal sentenciador que únicamente menciona los medios de prueba aportados al proceso, pero omite indicar qué se desprende de cada uno de ellos y no les asigna ni les resta ningún valor probatorio. INSCRIPCIÓN MARCARIA - No se puede obtener un registro marcario cuando el distintivo induce a error por indicar una falsa procedencia de la marca. - Debe declararse la nulidad de una inscripción marcaria si no reúne los requisitos de originalidad y distintividad que son cualidades que distinguen o caracterizan esencialmente a una marca de otra

Leyes analizadas: Artículos 621, inciso 2º del Código Procesal Civil y Mercantil; 2, 10 inciso q) y 91 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL: Guatemala, cuatro de febrero de dos mil ocho.

I. Se integra Cámara con los suscritos. II. En virtud de sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad, con fecha veintiséis de julio de dos mil siete, dentro del amparo dos mil doscientos cincuenta y cuatro - dos mil seis, se tiene a la vista para dictar nueva sentencia el recurso de casación interpuesto por HACHETTE

Corte de Constitucionalidad, con fecha veintiséis de julio de dos mil siete, dentro del amparo dos mil doscientos cincuenta y cuatro - dos mil seis, se tiene a la vista para dictar nueva sentencia el recurso de casación interpuesto por HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, por medio de su representante Hugo René Villalobos Herrarte, contra la sentencia dictada el cuatro de mayo de dos mil cinco por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, dentro del juicio ordinario promovido por la entidad recurrente contra Alfonso Lama María. ANTECEDENTES La entidad Hachette Filipacchi Presse demandó la nulidad absoluta del registro marcario St. Elle Kosmetic del demandado Alfonso Lama María basándose en que la marca Elle es de su propiedad desde mil novecientos cuarenta y cinco. La marca la ha utilizado para dar a conocer sus actividades mercantiles y los productos que fabrica, distribuye y promociona, a través de una revista que se publica en variosidiomas, así mismo ampara productos de tocador, destinados a la belleza, aseo, vestido, hábitos e higiene de la mujer, siendo internacionalmente reconocido. El demandado solicitó y obtuvo del Estado de Guatemala la inscripción de la marca St. Elle Kosmetic con posterioridad a que la marca Elle fuera reconocida y registrada para amparar productos que coinciden totalmente con los que ampara la marca Elle, del actor, “lo cual cae en la figura conocida doctrinariamente como parasitismo”. Agregó que el demandado incurre en competencia desleal ya que induce a confusión al público en perjuicio patrimonial de su representada y se aprovecha del prestigio y crédito obtenido a nivel internacional de la marca registrada con anterioridad. El demandado contestó la demanda en sentido negativo e interpuso las

induce a confusión al público en perjuicio patrimonial de su representada y se aprovecha del prestigio y crédito obtenido a nivel internacional de la marca registrada con anterioridad. El demandado contestó la demanda en sentido negativo e interpuso las excepciones perentorias siguientes: a) inaplicabilidad de las disposiciones generales sobre disposiciones especiales, b) falta de efectividad legal de las pretensiones de la demanda en contra de los derechos de propiedad marcaria del demandado, por ser un bien mueble, c) de la inexistencia de negocio jurídico de la marca, d) de la improcedencia de las pretensiones de la presente demanda por existir varias marcas registradas con el término “ELLE” en Guatemala. El demandado argumentó que el término “Elle” es una palabra general y de uso común, a la que por disposiciones de su persona la registró agregándole “St. Elle Kosmetic” con el fin de evitar que se le rechazara. El diecinueve de noviembre de dos mil cuatro, el Juzgado Décimo de Primera Instancia del Ramo Civil dictó sentencia en la que declaró sin lugar la demanda ordinaria de nulidad absoluta de la marca St. Elle Kosmetic ante el Registro de la Propiedad Intelectual, con lugar las excepciones perentorias planteadas por el señor Alfonso Lama María y se condenó al pago de costas procesales causadas en la tramitación del juicio a la parte actora. Contra la sentencia de primera instancia, la entidad actora interpuso recurso de apelación el que fue declarado sin lugar por medio de sentencia emitida por la Sala

Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, el cuatro de mayo de dos mil cinco. Contra la sentencia anteriormente relacionada, el recurrente interpuso el recurso de casación que se resuelve. RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó en su totalidad la sentencia apelada. Para el efecto, la Sala considero: - El artículo 21, literal b) del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, establece con respecto a las marcas inadmisibles por derechos de terceros que un signo puede causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o un emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, en una empresa o establecimiento que negocie normalmente con mercancías o preste servicios iguales o similares a los que se pretende identificar con la marca o pueda debilitar o afectar su distintividad. - Con relación al artículo 17 del cuerpo legal citado, que regula lo correspondiente a la adquisición del derecho de la marca, indicando que estas son bienes muebles y su propiedad se adquiere por el registro correspondiente, prevaleciendo el principio registral de que el primero en tiempo es primero en derecho y que el titular de una marca protegida en el extranjero gozará de los derechos y de las garantías que lapropia ley le otorga, estableciendo dos elementos para que esto sea : el primero, que la marca haya sido registrada en Guatemala, el segundo, lo que se disponga en

algún tratado o convención de que Guatemala sea parte , “lo que en el presente caso no se da ya que la marca “Elle” no está registrada en Guatemala como expresamente fue manifestado por la parte actora y tampoco lo correspondiente a algún tratado o convención de que Guatemala sea parte, circunstancias que no fueron probadas...”. EL RECURSO DE CASACIÓN La entidad Hachette Filipacchi Presse interpuso recurso de casación por motivos de fondo e invocó las causales de violación de ley, aplicación indebida de la ley y error de hecho en la apreciación de las pruebas, con base en el artículo 621 incisos 1º y 2º del Código Procesal Civil y Mercantil. La recurrente argumentó que la Sala sentenciadora fundamentó la sentencia en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República y que incurrió en APLICACIÓN INDEBIDA de dichas normas al juzgar hechos sucedidos bajo la vigencia del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial , “al considerar que la única forma de protección de marca extranjera es mediante su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial y exigir a la actora que pruebe la vigencia del Derecho”. Indicó que las normas a aplicarse en el caso bajo estudio son los artículos 10 inciso q) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en congruencia con los artículos 91 del mismo Convenio, 1,4,17 y 18 de la Ley del Organismo Judicial; 1284, 1285, 1288, 1301, 1302, 1310 del Código Civil; 668 y 669 del Código de Comercio. Agregó que el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial señalaba que no puede obtenerse un registro marcario cuando el distintivo induce a error por

1302, 1310 del Código Civil; 668 y 669 del Código de Comercio. Agregó que el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial señalaba que no puede obtenerse un registro marcario cuando el distintivo induce a error por indicar una falsa procedencia de la marca, como ocurre en el presente caso al inscribirse la marca St. Elle Kosmetic “que induce a error a los consumidores dado que el lugar de procedencia de esta marca no es el que realmente contiene la marca ELLE propiedad de mi representada”. Con relación al ERROR DE HECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, la recurrente indicó que la Sala sentenciadora no tomó en cuenta los documentos auténticos aportados al proceso como pruebas y que no mencionó el valor probatorio que les corresponde, sino que únicamente hizo un lista de ellos, lo que “es un error de construcción del fallo no indicar el valor probatorio que se le da a los documentos dado que es una obligación del juzgador establecer qué se desprende de cada uno de los elementos de prueba aportados al proceso”. Indicó que los documentos que no fueron tomados en cuenta por la Sala son los siguientes: a) fotocopia del testimonio de la escritura pública número doscientos seis, autorizada en esta ciudad el uno de septiembre de dos mil tres, por la Notario María de los Ángeles Barillas Buchhalter, que contiene la protocolización de la declaración jurada sobre el uso de la marca Elle desde el año mil novecientos cuarenta y cinco y sobre la publicación de la revista ELLE a través del mundo y vendida en Guatemala, la primera versión francesa; desde mil novecientos ochenta y cuatro, la mexicana, desde mil novecientos noventa y cinco y la de Estados Unidos de América, desde mil novecientos ochenta y cinco. De este documento se desprende que la marca era conocida en Guatemala desde esa fecha; b) fotocopia

cuatro, la mexicana, desde mil novecientos noventa y cinco y la de Estados Unidos de América, desde mil novecientos ochenta y cinco. De este documento se desprende que la marca era conocida en Guatemala desde esa fecha; b) fotocopia de la escritura pública ciento dos, autorizada en esta ciudad el trece de mayo de mil novecientos noventa y nueve, por la misma Notaria, que contiene la protocolización del registro de la marca Elle en los Estados Unidos de América, de donde se concluye que “ELLE es una marca internacionalmente conocida y protegida y quepor lo tanto merece que los juzgadores le otorguen valor probatorio, dado que su existencia quedó demostrada fehacientemente”; c) ejemplar de la revista ELLE en español , editada en México, correspondiente a agosto de mil novecientos noventa y nueve , ejemplar de la revista ELLE en idioma francés, editada en Francia, correspondiente a diciembre de mil novecientos noventa y nueve , publicación de diarios guatemaltecos , Agenda Empresarial, Prensa Libre , Vamos, Crónica, Descuentos, anuncio ZAZ Pradera, Guatemala, veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y siete , otro anuncio ZAZ, Agenda Empresarial, Prensa Libre del veintitrés de junio de mil novecientos noventa y siete, anuncio concurso de modelos ELLE, Suplementos Nosotras, página tres del treinta de mayo de mil novecientos noventa y siete, Nosotras del ocho de junio de mil novecientos noventa y siete, página cinco. “Estos documentos no dejan lugar a dudas respecto a la falta de originalidad y error en la procedencia de la marca objeto de la demanda. Mi representada probó fehacientemente que la marca es de ella y que la ha utilizado en

y siete, página cinco. “Estos documentos no dejan lugar a dudas respecto a la falta de originalidad y error en la procedencia de la marca objeto de la demanda. Mi representada probó fehacientemente que la marca es de ella y que la ha utilizado en todo el mundo y que es la única que puede reclamarla por su procedencia, aunado que deja ver el conocimiento indirecto del demandado de la marca en Guatemala, lo que revela la mala fe de su actuar”. Agrega la entidad recurrente que de estos documentos se establece que el tribunal sentenciador tomó razón de ellos y decidió obviarlos en el momento de la valoración de la prueba, es decir, que ignoró la prueba existente. Concluye argumentando que ELLE es una marca conocida mundialmente y que el demandado la conocía , “por lo que su solicitud de inscripción carecía de buena fe para lograr la inscripción de un signo distintivo original, lo que produce su nulidad por haberse inscrito en contravención de normas imperativas expresas”.

CONSIDERANDO I Se procede a examinar el ERROR DE HECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA

PRUEBA.

Cuando en casación se impugna una sentencia por error de hecho en la apreciación del material probatorio, es necesario que se individualice cada uno de los medios de prueba en cuyo examen y estimación haya incurrido en error el tribunal sentenciador. Del análisis de los medios de prueba individualizados por la recurrente, se establece que la Sala sentenciadora incurrió en el error denunciado porque hubo falta de apreciación de la prueba, ya que sólo menciona los documentos aportados al proceso, pero no indica qué se desprende de cada uno de ellos, y no les asigna ni les resta ningún valor probatorio. La Cámara establece que hubo omisión de datos o circunstancias contenidos en los documentos aportados al proceso y que resultan

proceso, pero no indica qué se desprende de cada uno de ellos, y no les asigna ni les resta ningún valor probatorio. La Cámara establece que hubo omisión de datos o circunstancias contenidos en los documentos aportados al proceso y que resultan trascendentales para el fallo. Es oportuno señalar que los errores de hecho que se pretenden controlar por medio del recurso de casación, aparecen evidenciados por documentos que, por sus formalidades externas, se presentan como indubitables o veraces, por lo que se tienen como documentos auténticos ya que producen por sí solos, plena prueba. Los fundamentos fácticos de la sentencia recurrida resultan contrarios a la evidencia demostrada por los medios de prueba dejados de apreciar. En consecuencia, procede declarar con lugar el recurso de casación por error de hecho en la apreciación de la prueba y dictar la nueva sentencia que corresponde. CONSIDERANDOII Del análisis de los medios de prueba dejados de apreciar por el tribunal sentenciador, se desprende lo siguiente: A) Testimonio de la escritura pública número doscientos seis, autorizada en esta ciudad el día uno de septiembre de dos mil tres, ante los oficios de la Notario María de los Ángeles Barillas Buchhalter, que contiene la protocolación de la declaración jurada sobre el uso de la marca ELLE desde mil novecientos cuarenta y cinco y sobre la publicación de la revista ELLE a través del mundo y vendida en Guatemala desde mil novecientos ochenta y cinco. Con este documento auténtico se tiene por probado que la marca es conocida en Guatemala desde mil novecientos ochenta y cinco. B) Fotocopia de la escritura pública ciento dos, autorizada en esta ciudad el trece de mayo de mil novecientos noventa y nueve por la notario María de los Ángeles Buchhalter Barillas, que contiene la protocolización del documento del

ochenta y cinco. B) Fotocopia de la escritura pública ciento dos, autorizada en esta ciudad el trece de mayo de mil novecientos noventa y nueve por la notario María de los Ángeles Buchhalter Barillas, que contiene la protocolización del documento del registro de la marca ELLE en Estados Unidos de América, en el que consta que el titular de dicha marca es HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, una sociedad francesa, y que cubre, entre otros, productos de tocador y cosméticos, perfumes, colonias, agua de tocador, aceites esenciales, lociones para el cabello, la piel y para el baño. De este documento se desprende que es una marca conocida y protegida internacionalmente y que ampara productos de la clase tres de la Clasificación internacional de Productos y Servicios, al igual que la marca St. Elle Kosmetic. C) Ejemplares de la Revista ELLE en español, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y nueve; en francés, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve; publicaciones de diarios guatemaltecos: Prensa Libre del veintitrés de junio de mil novecientos noventa y siete; anuncios del concurso de Modelos ELLE; Suplemento Nosotras, documentos que establecen la falta de originalidad y error en la procedencia de la marca objeto de la demanda. D) Copia certificada de la inscripción de la marca St. Elle Kosmetic, con el número ochenta y seis mil ochocientos noventa y ocho , folio doscientos quince del tomo ciento ochenta y cinco de Marcas, extendida por el Registro de la Propiedad Intelectual. Con esta copia certificada se acredita que el titular de la misma es Alfonso Lama María y que ampara productos de la clase tres de la Clasificación

tomo ciento ochenta y cinco de Marcas, extendida por el Registro de la Propiedad Intelectual. Con esta copia certificada se acredita que el titular de la misma es Alfonso Lama María y que ampara productos de la clase tres de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, que incluye, entre otros, perfumería, artículos de tocador y belleza, cosméticos, lociones, jabones, cremas. CONSIDERANDO III La Corte de Constitucionalidad, en la sentencia que emitió el veintiséis de julio de dos mil siete, estableció concretamente que el análisis del presente caso se debe hacer con las normas del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en virtud de que al momento de obtenerse el registro de la marca cuya nulidad se demanda, era el mencionado Convenio el que estaba vigente y no la Ley de Propiedad Industrial. También se debe tener en cuenta el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual Guatemala es parte, en cuyo artículo 6 bis, se establece que los países que son parte del Convenio rehusarán o invalidarán el registro y prohibirán el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión de una marcaque la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida, y utilizada para productos idénticos o similares. En consecuencia, con base en lo analizado, debe declararse procedente la demanda de nulidad absoluta de la inscripción marcaria hecha a favor del señor Alfonso Lama María, que la entidad recurrente de casación promoviera, ya que se tiene por probado que la marca St. Elle Kosmetic no reúne los requisitos de

demanda de nulidad absoluta de la inscripción marcaria hecha a favor del señor Alfonso Lama María, que la entidad recurrente de casación promoviera, ya que se tiene por probado que la marca St. Elle Kosmetic no reúne los requisitos de originalidad y distintividad que es una cualidad que distingue o caracteriza esencialmente una marca de la otra; se acreditó documentalmente que la marca ELLE tiene notoriedad internacional y es conocida en Guatemala, por lo que St. Elle Kosmetics puede causar confusión o crear asociación con la marca ELLE, ya que comercian con productos similares. No se entra a conocer de los restantes submotivos de casación del recurso que se resuelve, en virtud de que al acoger el caso de procedencia que se examina, cambian los hechos que se tienen por acreditados en el proceso. No obstante, es oportuno señalar que la sentencia recurrida de casación incurrió en aplicación indebida de la Ley de Propiedad Industrial al juzgar hechos acaecidos bajo la vigencia del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Estas últimas normas mencionadas fueron violadas por omisión. De conformidad con la ley se debe condenar en costas del proceso a la parte vencida.

LEYES APLICABLES Artículos: los citados y 12, 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 2, 10 inciso q), 91 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; 25, 26, 44, 52, 66, 67, 71, 79, 573, 619, 620, 621, 626, 627, 629 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 4, 16, 17, 51, 52, 57, 75, 77, 79

629 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 4, 16, 17, 51, 52, 57, 75, 77, 79 inciso a), 11, 14, 147, 149, 172 de la Ley del Organismo Judicial. POR TANTO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver: CASA la sentencia impugnada y resolviendo conforme a la ley DECLARA: I) CON LUGAR la demanda de nulidad absoluta de la inscripción o registro de la marca ST. ELLE KOSMETIC, registro ochenta y seis mil ochocientos noventa y ocho, folios doscientos quince del tomo ciento ochenta y cinco de Registro de Marcas, en el Registro de la Propiedad Intelectual; en consecuencia, se ordena su cancelación. II) Se condena a Alfonso Lama María al pago de las costas procesales a favor de la entidad actora. Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvase los antecedentes a donde corresponde.

Víctor Manuel Rivera Woltke, Magistrado Vocal Octavo de la Corte Suprema de Justicia; Augusto Eleazar López Rodríguez, Magistrado Vocal Tercero; Leticia Stella Secaira Pinto, Magistrado Vocal Décimo; Carlos Enrique de León Córdova, Magistrado Vocal Undécimo. Jorge Guillermo Aráuz Aguilar, Secretario Corte Suprema de Justicia.