21-2006 08102007 Philip Morris Products Inc

08/10/2007 – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

RECURSO DE CASACIÓN No. 21-2006

Recurso de casación interpuesto por Juan Ruiz Skinner-Klee, en representación de PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., contra la sentencia de fecha veinticuatro de abril de dos mil uno, emitida por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dentro del proceso contencioso administrativo promovido por la entidad recurrente. DOCTRINA VIOLACIÓN DE LEY - Incurre en violación de ley, el tribunal que al dictar sentencia no aplica el artículo 10 inciso p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que prohíbe el registro de marcas con semejanza gráfica, fonética e ideológica. INSCRIPCIÓN DE MARCA -Cuando existe semejanza gráfica, fonética e ideológica entre dos marcas, estas no pueden coexistir en el mercado porque inducen a error o confusión al consumidor. Debe reunir los requisitos de originalidad y distintividad que son cualidades que distinguen o caracterizan esencialmente a una marca de otra.

LEYES ANALIZADAS: Artículos 622 incisos 1º del Código Procesal Civil y Mercantil; 10 incisos p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

RECURSO DE CASACIÓN No. 21-2006

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL: Guatemala, ocho de octubre de dos mil siete. Se tiene a la vista para dictar sentencia el recurso de casación interpuesto por Juan Ruiz Skinner-Klee, en representación de PHILIP MORRIS PRODUCTS

INC., contra la sentencia emitida por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el veinticuatro de abril de dos mil uno, dentro del proceso contencioso administrativo, promovido por la parte casacionista, contra EL MINISTERIO DE ECONOMIA y como tercera interesada la entidad

TABACALERA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA.

ANTECEDENTES: A) El veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y uno, Tabacalera Nacional, Sociedad Anónima, solicitó al Registro General de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de cigarrillos MONTANA (ETIQUETA), en clase treinta y cuatro. La entidad Philip Morris Products Inc., se opuso a dicha inscripción, argumentando que la etiqueta del empaque tiene semejanza gráfica, fonética e ideológica con la marca Marlboro.B) El Registro de la Propiedad Industrial (ahora denominado Registro de la Propiedad Intelectual), en resolución del dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, declaró con lugar la oposición, por lo que Tabacalera Nacional, Sociedad Anónima, interpuso recurso de revocatoria, que fue declarado con lugar por el Ministerio de Economía.

C) El veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., por medio de su representante legal, promovió juicio contencioso administrativo ante la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la cual en sentencia de fecha veinticuatro de abril de dos mil uno, declaró sin lugar la demanda presentada. Contra esta última resolución se interpuso el recurso de casación, que fue declarada con lugar y como consecuencia, ordenó al Registrador de la Propiedad Intelectual, denegar la inscripción de la marca citada. Contra la sentencia de casación British American

interpuso el recurso de casación, que fue declarada con lugar y como consecuencia, ordenó al Registrador de la Propiedad Intelectual, denegar la inscripción de la marca citada. Contra la sentencia de casación British American Tabacco Central America, Sociedad Anónima, por medio de su representante legal, interpuso acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, la que otorgó dicho amparo y ordenó dictar una nueva sentencia de casación. RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA: La sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en su parte resolutiva dice: “...SIN LUGAR la Demanda de Proceso Contencioso Administrativo presentada por la entidad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. II) Se confirma la resolución numero ciento quince (115); de fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, emitida por el Ministerio de Economía...” La Sala para llegar a la conclusión anterior, consideró lo siguiente: “...a) El artículo 12 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, estipula: ‘Cuando la marca consista en una etiqueta o diseño, la protección se extenderá únicamente a las palabras, leyendas o signos que la caracterizan’. b) La entidad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC a través de su Mandatario Especial con Representación, planteó Proceso Contencioso Administrativo en contra de la resolución número Ciento quince (115) de fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, emitida por el

Ministerio de Economía, que revoca la resolución de fecha dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial: indicando que la entidad Tabacalera Nacional, Sociedad Anónima interpuso recurso de Revocatoria, contra la resolución de fecha dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, la cual rechazó el registro de la marca MONTANA (ETIQUETA), en virtud de que la accionante ya tiene registrada la marca MARLBORO (ETIQUETA), de conformidad con la oposición presentada por la misma. c) Del estudio de las actuaciones y de conformidad con lo que establece el Artículo 7 del Convenio Centroamericano para la Protección de la PropiedadIndustrial, ‘Marca es todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase pero de diferente titular’ y con el artículo 12, del mismo cuerpo legal, citado; esta Sala determina, que entre las marcas MONTANA (ETIQUETA) y MARLBORO (ETIQUETA), existen suficientes elementos diferenciadores que hacen factible su coexistencia en el mercado, ya que no existe semejanza gráfica ni fonética, puesto que si bien se comprueba que las etiquetas de cada entidad incluyen colores semejantes, estos aparecen distribuidos en la etiqueta en forma distinta, existiendo además otros elementos que las singularizan tales como barras, escudos, figuras geométricas y frases descriptivas, tomando en

consideración que se ofrece al consumidor el producto que ambas empresas distribuyen de manera integral, es decir tanto la denominación como la etiqueta son distintas, por lo que nos encontramos ante una marca de naturaleza mixta, incapaz de originar confusión o error entre el potencial adquiriente, toda vez que el habitual consumidor identifica de manera clara el producto de su predilección: por consiguiente pueden coexistir libremente en el mercado...” DEL RECURSO DE CASACIÓN: La entidad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., por medio de su representante legal, interpuso recurso de casación por motivo de fondo e invocó como subcaso de procedencia: violación de ley, error de hecho y de derecho en la apreciación de la pruebas, de conformidad con lo contenido en el artículo 621, incisos 1º y 2º del Código Procesal Civil y Mercantil. CONSIDERANDO I La entidad recurrente por medio de su representante legal, concretamente manifestó:

-VIOLACIÓN DE LEY POR INAPLICACIÓN

A. Violación de ley por inaplicación del artículo 36 inciso d) Ley del Organismo Judicial. Argumenta que si se hubiera aplicado esta norma, se hubiera tenido que tomar en cuenta las normas para la adquisición de los derechos marcarios contenidos en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 572000 del Congreso de la República de Guatemala.

B. Violación de ley por inaplicación del artículo 209 de la ley de Propiedad Industrial. Manifiesta que la dicha solicitud se debió sujetar al

procedimiento establecido por la ley vigente al momento de su presentación, pero lo relativo al otorgamiento del registro o inscripción de la marca, es decir su examen de forma y fondo así como la calificación de semejanza, se debe regir por las disposiciones del decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial, por imperativolegal y que en este caso, la nueva ley de propiedad industrial amplía las condiciones necesarias para llevar a cabo el acto de calificación de las semejanzas entre dos marcas en conflicto, que se debió efectuar, en este caso.

C. Violación de ley por inaplicación del artículo 29 incisos a, d, e, f, g y h del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, argumenta que no se tomaron en cuenta las reglas para calificar semejanzas entre signos, establecidas en dicho artículo y que deben considerarse en el caso que se efectúe un examen de fondo, así como para la resolución de oposiciones, nulidades y/o anulaciones. Se violó la ley al inaplicar la regla de semejanza y resolución de oposiciones, ya que si se hubiera aplicado su hubiera protegido con preferencia sobre el signo que está inscrito. Que dicha marca podría provocar confusión, asociación y una posible dilución con la marca de mi representada. Que la Sala analizó las diferencias de forma aislada dándole preponderancia a las mismas, sin tomar en cuenta el efecto engañoso que las mismas producirían en su conjunto hacia el consumidor, tal como lo establece la norma inaplicada. Que los productos que pretenden amparar la marca

MONTANA (ETIQUETA) son los mismos que son amparados por la marca ya registrada de mi representada MARLBORO, por lo que la forma en que se venden y se presentan al consumidor en los puestos de venta son parecidos y existe posibilidad de asociación o relación entre dichas marcas. Que los consumidores que eventualmente pueden compartir las mismas características, cultura e idiosincrasia, podrían llegar a creer que las dos marcas comparten el mismo origen lo cual provocaría la indefectible confusión, menoscabo en el patrimonio de mi representada y consecuentemente dilución de la marca MARLBORO. Que no se utilizó un riguroso examen para determinar que la marca que se pretende inscribir es clara y fácilmente diferenciable.

D. Violó por inaplicación los artículos 10 incisos p, q y 105 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Al revisar la juridicidad de lo actuado, la Sala debió efectuar el análisis respectivo para calificar la semejanza entre las marcas en conflicto y este análisis se debió haber hecho con las normas del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Si la Sala Primera hubiera aplicado estas normas para calificar la procedencia del registro de la marca MONTANA (ETIQUETA), la sentencia habría tenido un sentido totalmente diferente ya que se habría tenido que declarar con lugar la demanda, revocando o resuelto por el Ministerio de Economía y rechazando el registro de marca MONTANA (ETIQUETA).

E. Violación de ley por inaplicación del artículo 21 incisos a y c del decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial.

Sala Primera no aplicó el artículo citado al efectuar el análisis de la marca que se

E. Violación de ley por inaplicación del artículo 21 incisos a y c del decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial.

Sala Primera no aplicó el artículo citado al efectuar el análisis de la marca que se pretende registrar, ya que al ser controlador de la juridicidad debe efectuar elanálisis de la procedencia o improcedencia del registro de una marca, tomando como base las normas contenidas en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial así como las que amplían las condiciones para efectuar dicha calificación contenidas en el Decreto 57-2000 del Congreso de la República Ley de Propiedad Industrial, según lo permite el artículo 36 inciso d) de la Ley del Organismo Judicial y el artículo 209 de la Ley de Propiedad Industrial.

F. Violó por inaplicación el artículo 6 bis del Convenio de París. Dicha norma determina que los países que se hayan adherido al presente convenio y que por ende sea parte del ordenamiento jurídico se comprometen a “rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”. Que la misma es de aplicación inmediata y se debió tomar en cuenta al efectuarse el análisis de la juridicidad de lo resuelto, especialmente con relación a la calificación de semejanza de las marcas en conflicto, según lo

establece el artículo 36 inciso d) de la Ley del Organismo Judicial.

ANÁLISIS: Existe doctrina y abundante jurisprudencia respecto a la naturaleza de esta causal del recurso de casación y de la clase de norma que puede verse afectada por este yerro del juzgador. En efecto, la VIOLACIÓN DE LEY ocurre cuando el juzgador ignora la existencia o se niega a reconocer la existencia de una norma jurídica en vigor y aplicable al caso, es decir, se produce cuando el juzgador, no obstante estar obligado a dictar su fallo apoyándolo en los preceptos legales que son aplicables, conforme a las consideraciones y razonamientos formulados, de acuerdo al caso particular que examina, no lo hace así, ignorando el precepto en abstracto, que ha de ser aplicado al caso concreto objeto de sentencia y existente en el proceso, es decir, cuando el juzgador, no obstante conocer la norma, no la aplica en el fallo, como es su obligación.

VIOLACIÓN DE LEY POR INAPLICACIÓN: argumenta la entidad casacionista, que se incurrió en violación de ley de los artículos 36 inciso d) de la Ley del Organismo Judicial; 21 incisos a y c, 29 incisos a, d, e, f, g y h, 209 de la Ley de Propiedad Industrial; 10 incisos p, q y 105 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. En el presente caso, fundamenta su tesis señalando que la sala sentenciadora violó dichas normas por inaplicación, porque por imperativo legal debió utilizar las

reglas para calificar las semejanzas y resolver las oposiciones de conformidad con lo que establecen las mismas, para el otorgamiento del registro de inscripción de la marca solicitada.VIOLACIÓN DE LEY POR INAPLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 36 inciso d) de la Ley del Organismo Judicial; y, 209 de la Ley de Propiedad Industrial. Expone la parte recurrente, que si hubieran aplicado éstos artículos se hubiera tenido que tomar en cuenta las normas para la adquisición de los derechos marcarios contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República. El artículo 36 inciso d) denunciado, establece que si una nueva ley amplía o restringe las condiciones necesarias para ejecutar ciertos actos o adquirir determinados derechos, dicha ley debe aplicarse inmediatamente a todas las personas que comprende; y, el artículo 209 relacionado, regula que las solicitudes que se encuentran en trámite en la fecha de entrada en vigencia de esta ley, continuarán conforme el procedimiento establecido en la legislación vigente en la fecha de su presentación, pero los registros, inscripciones o patentes resultado de dichas solicitudes se regirán por las disposiciones y se otorgarán por los plazos que establece dicha ley. Al respecto, la Corte de Constitucionalidad, en sentencia de fecha nueve de mayo de dos mil siete sostiene: “…Por las situaciones que se pretende regular en el artículo 209 de la Ley de Propiedad Industrial… que está dispensada para establecer los efectos en el tiempo de la Ley de Propiedad Industrial, la

inaplicación del artículo 36 inciso d), de la Ley del Organismo Judicial, habida cuenta que, precisamente, el artículo 209 antes citado regula el ámbito temporal de aplicación de la normativa contenida en ésta para aquellos eventos que se hacen explícitos en dicho artículo, y de ahí que no existe entonces situación que pueda autorizar al interprete judicial el tener que recurrir al artículo 36, inciso d) anteriormente relacionado, como regla de conflicto para elucidar, en concreto, una vicisitud de aplicación temporal de dicha ley, pues de existir este, la norma para elucidar tal conflicto tendría que ser necesariamente, el artículo 209 ibid, por la aplicación prevalerte que impone el artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial…” Del estudio de dichas normas se establece que el análisis comparativo, debe hacerse en base al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y no con la Ley de la Propiedad Industrial Decreto número 57-2000 del Congreso de la República, porque aún no estaba vigente. Por tal razón se concluye, que la sala sentenciadora no incurrió en violación de ley por inaplicación de los artículos 21 incisos a y c, 29 incisos a, d, e, f, g y h de la Ley de Propiedad Industrial, porque no resultan aplicables al caso concreto, y ocurrió antes de la vigencia de dichas normas. Congruente con lo anterior, se concluye que la Sala sentenciadora no incurrió en el vicio de violación de ley por inaplicación denunciado.VIOLACIÓN DE LEY POR INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 10 inciso q), del

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Se viola la ley cuando el juez deja de aplicar al caso controvertido, normas sustanciales que ha debido aplicar y que de haberlo hecho, habría determinado que las decisiones adoptadas en la sentencia fuesen diferentes de las escogidas; o cuando sin desconocer la norma aplicable, contraría su texto. Todo tribunal tiene que dictar sentencia con fundamento en las normas jurídicas que regulan concretamente el caso sometido a su conocimiento y si ignora éstas o resuelve en contra de su contenido transgrediéndolo, incurre en violación de la ley. Mediante este submotivo de casación de fondo, se pretende restablecer el imperio de la norma de derecho sustancial o material que haya sido quebrantada por el tribunal sentenciador. Se considera norma sustancial aquella que declara, crea, modifica o extingue relaciones jurídicas entre las partes implicadas en la hipótesis integral. Una de éstas cuatro características es la que hace que la norma tenga la calidad de sustancial. Con relación a la violación de ley argumenta la entidad casacionista que si la sala sentenciadora hubiera utilizado esta norma para calificar la procedencia del registro de la marca Montana (Etiqueta), hubiera tenido un sentido diferente ya que se habría tenido que declarar con lugar la demanda revocando lo resuelto por el Ministerio de Economía. Del análisis del presente caso, se considera que la Sala sentenciadora incurrió en violación de ley por inaplicación del artículo 10 inciso q) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. El mencionado

artículo establece, que no podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas, los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica, puedan inducir a error u originar confusión con otras marcas o nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase. Para determinar si una marca puede inducir a error o confusión al consumidor, con respecto a otra marca, es necesario hacer la comparación sobre los elementos de estas, conforme la orientación que al respecto proporciona el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en cuanto a los elementos gráficos, fonéticos que caracterizan a cada uno. En ese orden de ideas, dentro de los objetivos del derecho marcario, se pretende la protección del uso exclusivo de los signos distintivos inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, con el ánimo de evitar el aprovechamiento indebido de las ventajas que pueda ofrecer una marca ya reconocida, provocando competencia desleal.Obviamente ningún comerciante utilizará exactamente los mismos signos distintivos de una marca ya inscrita, para identificar un producto nuevo, pues se le negaría su inscripción en el Registro correspondiente. Considerando esa situación, la tendencia del derecho marcario ha sido procurar la protección no sólo de la marca como un todo, sino también las ideas y caracteres básicos de las mismas, buscando que la comparación se enfoque más sobre las semejanzas y no sobre las diferencias, porque puede suceder que a las formas básicas se le

agreguen algunos elementos para hacer la diferencia, y que se logre la inscripción aprovechándose de la imagen básica que el producto ya inscrito tiene en la mente del consumidor. La controversia en el proceso dentro del cual se plantea el presente recurso de casación se originó con la solicitud de inscripción de la marca MONTANA (ETIQUETA), que ampara productos de la clase treinta y cuatro, en el que se establece que dentro de dicho expediente la entidad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., se opuso a dicha inscripción y fundamentó ésta en el hecho de que entre la marca mencionada y la marca Marlboro que ampara productos de la misma clase, existe similitud gráfica, fonética e ideológica y que por tal razón no pueden coexistir en el mercado. Dentro del referido expediente que fue propuesto y aportado como prueba, aparecen las etiquetas de las marcas en disputa, MARLBORO y MONTANA, de las cuales al hacer la comparación correspondiente se establece que, el distintivo de MONTANA, tanto en los colores que usa, como en el diseño y el estilo de la letra, es semejante a la etiqueta registrada de

MARLBORO.

Ambas marcas poseen en la parte superior un techo rojo y de similares características, dicho techo es una figura geométrica configurada por un pentágono, terminando ambos con dos líneas diagonales que convergen en una punta, la de Marlboro hacia arriba y la de Montana hacia abajo; en cuanto a los nombres que identifican a ambos signos distintivos, prácticamente utilizan el mismo tipo de letra, el mismo color y están ubicados en el mismo lugar de la

etiqueta; además en ambas puede apreciarse que entre el techo y el nombre de la marca, se encuentra una figura representada por dos animales parados en dos patas dibujados con el mismo color, sosteniendo un escudo con una corona, apareciendo en la marca Marlboro al centro de la etiqueta, mientras que en la marca Montana a cuatro milímetros aproximadamente del centro sobre la derecha. Además de este análisis se establece que al poner ambas etiquetas juntas, se percibe a primera impresión que tienen bastante semejanza gráfica que puede provocar confusión en el consumidor, en vista de las similitudes que se establecieron entre los dibujos e imágenes que distingue a cada una; además existe semejanza ideológica, ya que siendo Marlboro una marca conocida a nivel internacional, la idea de su signo distintivo existe en el consumidor de cigarrillos,por lo que puede considerarse que al utilizar sus rasgos o formas básicas para una nueva marca, se explotaría la idea preconcebida que se tiene de la primera. En tal virtud, las hipótesis jurídicas contenidas en el artículo 10 inciso p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, fueron inobservadas ya que de acuerdo a los elementos determinantes para analizar la admisión de una marca, no era procedente aceptar el registro de la marca Montana (etiqueta) por su semejanza gráfica e ideológica con la marca Marlboro. Por las razones expuestas motivan casar la sentencia impugnada y dictar la que

en derecho corresponde. Por estimarse innecesario, no entra a resolver los restantes submotivos de casación expuestos por la entidad recurrente. LEYES APLICABLES Artículos citados y 12, 203 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 25, 27, 29, 44, 47, 66, 67, 71, 79, 619, 620, 621 inciso 1º y 2º. y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 18, 19 y 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo; 16, 51, 52, 57, 74, 76, 79 inciso a), 141, 143, 147, 149 y 172 de la Ley del Organismo Judicial.

POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver CASA la sentencia impugnada y resolviendo conforme a la ley, DECLARA: I) CON LUGAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por Juan Ruiz Skinner-Klee, en representación de PHILIP MORRIS PRODUCTS INC.; II) Se Revoca la resolución número ciento quince de fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, emitida por el Ministerio de Economía; III) Con lugar la oposición planteada por PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., al registro marca MONTANA (ETIQUETA), para la clase treinta y cuatro, solicitada por TABACALERA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, en consecuencia y resolviendo conforme a derecho, se ordena al Registrador de la Propiedad Intelectual, denegar la inscripción como marca citada; IV) se condena en costas del juicio a la parte vencida.

SOCIEDAD ANÓNIMA, en consecuencia y resolviendo conforme a derecho, se ordena al Registrador de la Propiedad Intelectual, denegar la inscripción como marca citada; IV) se condena en costas del juicio a la parte vencida. NOTIFÍQUESE y con certificación de lo resuelto, devuélvase los antecedentes a donde corresponda.

Víctor Manuel Rivera Wöltke, Magistrado Vocal Octavo; Edgar Raúl Pacay Yalibat, Magistrado Vocal Sexto; Oscar Humberto Vásquez Oliva, Magistrado Vocal Noveno; Carlos Enrique de León Córdova, Magistrado Vocal Undécimo. Jorge Guillermo Arauz Aguilar, Secretario de la Corte Suprema de Justicia.