216-2001 30012002 Farmamedica Sociedad Anonima

30/01/2002 – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

RECURSO DE CASACION: 216-2001

Recurso de casación interpuesto por Saúl Valdés Monroy, en su calidad de representante legal de Farmamédica, Sociedad Anónima, contra la sentencia de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de fecha dieciocho de diciembre de dos mil.

DOCTRINA

ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA: Es improcedente este submotivo: a) Si del contenido de los documentos que el recurrente afirma que la Sala tergiversó y omitió, se establece la correcta apreciación de los hechos. b) Si mediante su invocación el recurrente pretende atacar la conclusión de la Sala sentenciadora de que no existe identidad y semejanza entre marcas, cuando tal conclusión constituye una consecuencia jurídica de los hechos que se tuvieron por probados y no propiamente un error en la apreciación de tales hechos. VIOLACION DE LEY (Artículo 10 literal p) del Convenio Centroaméricano para la Protección de la Propiedad Industrial) : No contraviene lo preceptuado en el artículo 10 literal p) del Convenio Centroaméricano de la Propiedad Industrial, la sentencia que estima que no existe semejanza gráfica, fonética e ideológica entre marcas comprendidas en una misma clase, si las analiza en su conjunto, porque de esa manera es como el consumidor o destinatario las observará en la realidad.

LEYES ANALIZADAS: Artículos: 10 inciso p) del Convenio Centroaméricano para la Protección de la Propiedad Industrial; 621 incisos 1º y 2º del Código Procesal Civil y Mercantil.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL: Guatemala, treinta de enero de dos mil dos.

Propiedad Industrial; 621 incisos 1º y 2º del Código Procesal Civil y Mercantil. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL: Guatemala, treinta de enero de dos mil dos. Se tiene a la vista para dictar sentencia el recurso de casación interpuesto por Saúl Valdés Monroy, en su calidad de representante legal de Farmamedica, Sociedad Anónima, contra la sentencia de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de fecha dieciocho de diciembre de dos mil, dictada dentro del proceso contencioso administrativo planteado por el recurrente contra la resolución un mil ciento dos, proferida por el Ministerio de Economía, con fecha uno de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

ANTECEDENTES: a) Carlos Waldemar Melini Salguero, en su calidad de apoderado de Clara Luz Marroquín Echeverría, solicitó la inscripción de la marca “FOSKROL”, ante el Registro de la Propiedad Industrial, dentro de la clase cinco, para amparar productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos. Farmamedica, Sociedad Anónima, a través de su representante legal, como propietaria de la marca“SUKROL”, se opuso a su inscripción. El Registro, mediante resolución de fecha veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho, declaró sin lugar la oposición y con lugar la inscripción de la marca “FOSKROL”, básicamente por considerar que entre los distintivos “SUKROL” y “FOSKROL”, existen diferencias que permiten su coexistencia en el mercado, aunque compartan la terminación

“KROL”. Contra esta resolución el afectado planteo recurso de revocatoria y el Ministerio de Economía, lo declaró sin lugar, mediante resolución número un mil ciento dos de fecha uno de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, por considerar que dichas marcas, si bien amparan productos de la misma clase, entre ellas no se aprecia semejanza, ya que en la raíz de ambas FOS y SU existe desigualdad. b) Farmamédica, Sociedad Anónima, a través de su representante legal, formuló demanda contencioso administrativa, contra la resolución del Ministerio de Economía antes relacionada, en la cual tras alegar los hechos y fundamento de derecho pertinentes, solicitó sea revocada. Admitida para su trámite la demanda se apersonó, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Economía y Clara Luz Marroquín Echeverría, quienes se opusieron a la pretensión del demandante y solicitaron se declarara sin lugar la demanda y como consecuencia de ello que fuera confirmada la resolución administrativa impugnada. c) Practicadas las pruebas pertinentes y que constan en los autos, la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia en fecha dieciocho de diciembre de dos mil, cuya parte resolutiva, es como sigue: “...Este Tribunal, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver DECLARA: A) CON LUGAR las excepciones perentorias de “FALTA DE VERACIDAD DE LOS

HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA PRETENSION DE LA PARTE

ACTORA” y “FALTA DE IDENTIDAD Y SEMEJANZA ENTRE LA MARCA FOSKROL Y LA MARCA SUKROL”, interpuestas por Clara Luz Marroquín Echeverría; B) En consecuencia se declara SIN LUGAR la demanda contencioso administrativa planteada por FARMAMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la resolución número un mil ciento dos (1102) dictada por el Ministerio de Economía el uno de septiembre de mil novecientos noventa y ocho la cual se confirma....” RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA: La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para llegar a la conclusión anterior, estimó lo siguiente: “Este Tribunal dentro del examen de la juridicidad que hace de la resolución impugnada, como se indica en el numeral anterior, acoge las excepciones interpuestas por la tercera con interés Licenciada Clara Luz Marroquin Echeverría en forma conjunta, por ser convergentes al criterio que al respecto se tiene en el presente caso, por las razones siguientes: 1) Se estima que se falta a la veracidad de los hechos en que se fundamenta la pretensión de la parte actora, al no existir identidad y semejanza entre la marca registrada “Sukrol" y la pretendida “Foskrol”, dado que la demandante aduce que la marca cuestionada es “semejante", lo que este Tribunal no comparte,

registrada “Sukrol" y la pretendida “Foskrol”, dado que la demandante aduce que la marca cuestionada es “semejante", lo que este Tribunal no comparte, por que se evidencia que no podría haber semejanza ni identidad, entendiendo que lo idéntico por definición y significado es lo que al ser comparado resulta igual y lo semejante que en este caso se debe tomar en cuenta como circunstancia(sic) que puedan inducir a error u originar confusión con otras marcas lo que no se da entre las marcas que para el efecto se comparan en su conjunto o sea como palabras completas sin separar la sílaba inicial de suterminación o raíz, de manera que el criterio de este Tribunal congruente con la doctrina marcaría, determina que la(sic) semejanzas o diferencias que se puedan encontrar al comparar dos palabras es en su conjunto tomando en cuenta ya sea lo gráfico, lo fonético o lo ideológico, como se analizará más adelante, de esa cuenta el calificativo de semejantes utilizada al compararlas no es acertado ni coincide con la realidad; 2) Tampoco hay identidad y semejanza en lo fonético, gráfico e ideológico, apreciándose diferencias precisamente en esos aspectos que señala el demandante así, en lo fonético palabra registrada “sukrol” y la pretendida “foskrol", evidentemente suenan distinto, especialmente por la sílaba inicial que difiere ostensiblemente e inducen a sonidos diferentes y determinantes en la consonancia de la

distinto, especialmente por la sílaba inicial que difiere ostensiblemente e inducen a sonidos diferentes y determinantes en la consonancia de la palabra completa, haciendo difícil y dudosa la supuesta semejanza o identidad que le atribuye el demandante; en cuanto a lo gráfico ambas sílabas iniciales, que hacen la diferencia entre las dos palabras, al pretender buscarles semejanzas, de su comparación encontramos en una sílaba “su” y en la otra sílaba “fos”, las que en común sólo tienen la letra “s” pero gráficamente en conjunto son sílabas diferentes que generan distinción a las palabras que acompañan, las que aunque comparten la misma terminación “Krol”, también las hace diferentes en su conjunto gráficamente; e ideológicamente no se puede deducir ninguna abstracción ideal o de ideas comunes o de asociación de las mismas que pueda inducir a error o confusión de palabras que gráfica y fonéticamente son distintas, con un determinado producto que ya está identificado con su marca, en este caso “Sukrol” para los productos de la clase cinco, de manera que una marca que distingue un producto no le afecta que otra marca distinta se asocie idealmente con el mismo producto, porque pueden existir infinidad de productos similares, pero la diferencia la hace la marca por su naturaleza distintiva para el fabricante o comercializador del mismo, dado que

marca distinta se asocie idealmente con el mismo producto, porque pueden existir infinidad de productos similares, pero la diferencia la hace la marca por su naturaleza distintiva para el fabricante o comercializador del mismo, dado que existe libertad de producir o comerciar toda clase de productos lícitos, con la marca que esté debidamente registrada , amparando dicho producto. En virtud de lo anterior, ni gráfica, fonética o ideológicamente, se puede pensar que sean idénticas o semejantes las marcas comparadas, tampoco se pueden pensar en semejanzas por compartir la misma terminación “Krol”, como se analizó anteriormente, por lo que la falta a la veracidad los hechos en que se funda la pretensión y no existir identidad y semejanza entre las marcas “Foskrol” y “Sukrol”, es procedente acogerse a las dos excepciones que interpuso la tercera interesada dentro del proceso, las que se deben declarar con lugar”.

RECURSO DE CASACION: Saúl Valdés Monroy, en su calidad de mandatario especial judicial con representación de la entidad Farmamédica, Sociedad Anónima, interpuso recurso de casación de fondo contra la sentencia pronunciada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con base en los submotivos de violación de ley y error de hecho en la apreciación de la prueba.

Con relación al submotivo de violación de ley, el recurrente señala como infringido el artículo 10 literal p) del Convenio Centroaméricano para la Protección de la Propiedad Industrial, sosteniendo la tesis siguiente:”... En el presente caso, la

sentencia dictada por la Honorable Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con fecha dieciocho de diciembre del año dos mil, infringe de manera clara y categórica la norma transcrita porque confirma la resolución número un mil ciento dos (1102) del Ministerio de Economía y en ningún momento el Ministerio de Economía demostró que existen diferencias entre ladenominación FOSKROL y la marca SUKROL, y la ley en ese sentido si es bien clara, directa e imperativa al mandar a resolver estas litis protegiendo la marca registrada y así evitar su uso, y dicha declaratoria imperativa prohibe registrar como marca ni como elementos de la misma la denominación FOSKROL porque copia la marca y en forma identica la parte de la misma con el término "KROL ", y ello, al ser un enunciado ley, es de tal transcendencia, ya que de haberse estudiado de conformidad con la ley, la sentencia hubiera sido de otra manera...” . También señala como infringido el artículo 553 del Código Procesal Civil y Mercantil, porque la Sala sentenciadora declara con lugar las excepciones perentorias interpuestas por Clara Luz Marroquín Echeverría, quién no era la parte principal dentro del proceso, entonces, tampoco dichas excepciones pueden ser aceptadas como principales para resolver la demanda. En cuanto al submotivo de error de hecho en la apreciación de la prueba, el recurrente afirma que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tergiversó el contenido de la certificación extendida por el Registro de la Propiedad Industrial que comprueba que la marca “SUKROL”, se encuentra inscrita en el país con el

número cuarenta y un mil trescientos cincuenta y uno, folio cuatrocientos cincuenta y siete, del tomo noventa y siete de marcas a favor de Farmamédica, Sociedad Anónima, al considerar equivocadamente que en él se evidencia el término Krol que en su conjunto genera distinción entre la marca “FOSKROL” con “SUKROL”. También se omitió el documento auténtico consistente en certificado de la marca “SUKROL”, el cual identifica plenamente, que de haberse tomado en cuenta la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se hubiese probado que la marca “SUKROL” con la denominación “FOSKROL”, tienen semejanza que viola el derecho previo de su representada.

ALEGACIONES DE LAS PARTES: El día de la vista las partes alegaron lo pertinente a su derecho.

CONSIDERANDO: -ILa sentencia tiene un orden lógico que debe ser respetado, por lo que esta Cámara procederá a analizar, en primer lugar, el submotivo de error de hecho en la apreciación de la prueba invocado por el recurrente.

Con base en que la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tergiversó el contenido de la certificación del Registro de la marca “SUKROL” extendida por el Registro de la Propiedad Industrial (hoy Registro de la Propiedad Intelectual), y que omitió el contenido del certificado de registro de la marca “SUKROL”, (en ambos documentos aparece como propietaria la entidad Farmamédica, Sociedad Anónima),el recurrente invocó el presente caso de procedencia. Al respecto, la Cámara estima que ambos errores carecen de sustentación, debido a que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo claramente establece que la marca “SUKROL” es propiedad de Farmamédica, Sociedad Anónima, y

procedencia. Al respecto, la Cámara estima que ambos errores carecen de sustentación, debido a que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo claramente establece que la marca “SUKROL” es propiedad de Farmamédica, Sociedad Anónima, y que “FOSKROL” es la marca cuyo registro solicitó el representante legal de Clara Luz Marroquín Echeverría; es decir, no existe la tergiversación en el contenido de la certificación del Registro de la Propiedad Industrial relacionada. En cuanto a la omisión del análisis del certificado del registro de la marca “SUKROL”, éste no incide en el resultado del fallo, ya que de su contenido claramente se establece,que la entidad Farmamedica, Sociedad Anónima, es propietaria de la marca

“SUKROL”.

En todo caso, la conclusión a que llegó la Sala al estimar la inexistencia de identidad y semejanza entre las marcas “SUKROL” y “FOSKROL”, fue una consecuencia jurídica de los hechos que tuvo por probados y no propiamente un error en la apreciación de tales hechos. Con base en las consideraciones anteriores es improcedente el submotivo de error de hecho en la apreciación de la prueba. -IIAl invocar el submotivo de violación de ley el recurrente señala como infringido el artículo 10 literal p) del Convenio Centroaméricano para la Protección de la Propiedad Industrial, que dice: “Los distintivos que por su semejanza, gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados

o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase”. Esta norma establece tres tipos de semejanza: a) Gráfica; b) Fonética; y c) Ideológica. La semejanza gráfica en las llamadas marcas denominativas se produce cuando existen algunas letras o sílabas iguales. La semejanza fonética, cuando las marcas se pronuncian en forma parecida y la semejanza ideológica se da cuando a pesar de que siendo las palabras fonética y gráficamente distintas, expresan el mismo concepto, es decir, evocando una misma cosa, característica o idea. La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo estimó que no existe semejanza entre las marcas “SUKROL” y “FOSKROL”, analizando ambas marcas en su conjunto, criterio por demás acertado, porque de esta manera es como las observará el consumidor o destinatario en la realidad, y evidentemente si bien comparten ambas la terminación KROL, al apreciarse en conjunto es inexistente la posibilidad de que el consumidor al requerir el producto de la marca FOSKROL, se le suministre un producto con la marca SUKROL; y si en un estante se encontraran productos farmacéuticos de ambas marcas, el consumidor no tomaría el de la marca FOSKROL pensando que es SUKROL, ya que ortográficamente hay suficiente diferencia entre ellas; además, ambas marcas en ningún momento evocan una misma cosa, característica o idea, que confunda al consumidor.

La situación planteada permite a esta Cámara tener la certeza de que no se violó por parte de la Sala Primera del Tribunal de lo Contenioso Administrativo el artículo del Convenio Centroaméricano para la Protección de la Propiedad Industrial, antes relacionado. El recurrente también invoca como infringido el artículo 553 del Código Procesal Civil y Mercantil. En reiterados fallos se ha sostenido que al invocarse este submotivo no pueden señalarse como infringidas normas de carácter procesal, debido a que ese tipo de normas no se refieren a la decisión de fondo de la sentencia recurrida de casación. En este caso la norma indicada se refiere a aspectos de procedimiento que en todo caso pueden ser cuestionados únicamente mediante los submotivos a que se refiere el artículo 622 del Código Procesal Civil y Mercantil.El recurso de casación se caracteriza por ser extraordinario y eminentemente técnico. Extraordinario, porque limita los poderes del Tribunal de Casación a resolver dentro del círculo que el recurso le traza, y técnico, porque debe ser congruente la tesis expuesta con el submotivo invocado. Entonces, la deficiencia de planteamiento antes expuesta no le es dable a la Cámara subsanar de oficio. -IIILas consideraciones antes hechas obligan a desestimar el recurso de casación, siendo imperativo condenar al recurrente a pagar la multa y las costas procesales causadas; tal y como lo manda el artículo 633 del Código Procesal Civil y Mercantil. LEYES APLICABLES Artículos citados y 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala;

27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo; 3, 10,16, 49, 57, 74, 79 inciso a), 141, 143 ,y 172 de la Ley del Organismo Judicial. POR TANTO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL: Con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver: I) DESESTIMA el presente recurso de casación; II) Condena en costas al recurrente, a quien se impone una multa de quinientos quetzales, que deberá hacer efectiva al estar firme el fallo. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvase los antecedentes al tribunal correspondiente. Amanda Ramírez Ortiz de Arias, Magistrada Vocal Quinto, Presidente Cámara Civil; Alfonso Carrillo Castillo, Magistrado Vocal Cuarto; Hugo Leonel Maúl Figueroa, Magistrado Vocal Séptimo; Edgardo Daniel Barreda Valenzuela, Magistrado Vocal Décimo. Ante Mí: Eric Edilberto Meza Duarte, Secretario en funciones de la Corte Suprema de Justicia.