23081995 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

23/08/1995 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

EXPEDIENTE NUMERO 40-95

Recurso de casación interpuesto por el Licenciado Ramón Augusto Guzmán López, en su calidad de mandatario de la entidad denominada Mead Johnson & Company de Estados Unidos de América, contra la sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, con fecha veinte de enero de mil novecientos noventa y cinco. D O C T R I N A VIOLACION DE LEY: No viola el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo la ley si eligió correctamente las disposiciones legales aplicables, para llegar a la conclusión que entre dos marcas no existe semejanza gráfica, fonética e ideológica.

MARCAS: Pueden coexistir dos marcas entre las cuales existe alguna similitud si las mismas no llegan a inducir a error u originar confusión entre el público consumidor, dada la característica especial de amparar productos farmacéuticos.

LEYES ANALIZADAS: Artículos 621 inciso 1o. del Código Procesal Civil y Mercantil; 10 inciso P), 94 inciso b) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial

CASACION 40-95.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL, Guatemala, veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y cinco. Se tiene a la vista, para dictar sentencia, el recurso de casación interpuesto por el Licenciado Ramón Augusto Guzmán López, en su calidad de mandatario de la entidad denominada Mead Johnson & Company de Estados Unidos de América, contra la sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo

Contencioso-Administrativo, con fecha veinte de enero de mil novecientos noventa y cinco, en el Recurso Contencioso Administrativo número doscientos treinta y cuatro guión noventa y dos. ANTECEDENTES El recurrente manifiesta: "El diez de noviembre de mil novecientos ochenta y uno el señor Raúl Sabán Morales actuando en su propio nombre solicitó registro inicial de la marca NATALAC, para amparar productos de la clase cinco, solicitud a la cual nuestra representada Mead Johnson & Company, interpuso oposición, con fecha diez de febrero de mil novecientos ochenta y dos. La oposición en mención se hizo con base en la marca NATALINS inscrita bajo el número ocho mil quinientos cincuenta y ocho, folio doscientos cincuenta y siete, tomo treinta y uno de marcas que ampara y distingue cápsulas con vitaminas y minerales. Oportunamente y al resolver el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición de nuestra representada y en consecuencia con lugar la solicitud de registro inicial de la marca NATALAC, fundamentándose en el hecho de que la última sílaba de ambos términos las hace gráfica y fonéticamente distintas". Luego dice: "Nuestra mandante objetó la resolución registral indicada, mediante recurso de revocatoria dentro del cual se indicó que no se puede aceptar la resolución en referencia toda vez que la legislación sobre marcas tiene como objetivo fundamental asegurar la fácil identificación de las mercancías, por lo que las marcas han de ser suficientemente distintas entre sí, de manera que ni siquiera exista la

posibilidad de confundirlas". Sigue diciendo: "El Ministerio de Economía al resolver el recurso de revocatoria interpuesto, resuelve declarar sin lugar el mismo y confirmar desde luego la resolución registral de fecha veintitrés de abril de mil novecientos ochenta y siete, fundamentándola en el hecho de que NATALAC posee características especiales susceptibles de distinguir claramente los productos o mercancías de una persona natural o jurídica, siendo procedente en consecuencia su registro". "Nuestra mandante objeta la resolución ministerial indicada, debido a que no puede ponerse en duda que entre la marca NATALINS y el término NATALAC existen claras y evidentes semejanzas de orden gráfico, fonético e ideológico que hace imposible la coexistencia marcaria pacífica en el ámbito comercial de las denominaciones en conflicto". "NATALAC, evidentemente, tiene el mismo núcleo de NATALINS y sin embargo pretenden identificar como marca y sin lugar a dudas un mismo producto. Esto es imposible y va en contra de todo concepto marcario, puesto que NATALINS y NATALAC, no pueden coexistir pacíficamente por ser idénticos en todo y afectarse gravemente. El público consumidor que normalmente actúa en buena fe y que debe ser protegido, se confundiría muy fácilmente si tuviera que escoger entre términos tan parecidos...".RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA El veinte de enero de mil novecientos noventa y cinco, la Sala Primera del Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo, dictó la sentencia en la que su parte resolutiva dice textualmente lo siguiente: "POR TANTO:

Esta Sala, con base en lo considerado y en las leyes citadas, al resolver, declara: I) SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por el representante de la entidad Mead Jonhson & Company; en consecuencia, CONFIRMA la resolución dos mil ochocientos cuarenta y siete (2,847), que el Ministerio de Economía emitió el once de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve; y II) No hay condena en costas procesales en contra de la entidad recurrente. NOTIFIQUESE y al estar firme esta sentencia, con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes al lugar de su procedencia". Para llegar a tal conclusión, consideró lo siguiente: "II: Al efectuarse el estudio comparativo entre la marca NATALAC que pretende registrarse y la marca NATALINS que se encuentra registrada, se estima que el registro acordado admnistrativamente para la primera se encuentra de conformidad con la ley; pues, si bien es cierto que las mismas tienen en común la palabra NATAL, también lo es que los agregados a dicha palabra hace que dichas marcas sean diferentes gráfica, fonética e ideológicamente, susceptibles de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular; y, lo anterior es tan cierto que, como el mismo representante de la entidad opositora lo manifestara en su escrito de oposición, dichas marcas estuvieron al mismo tiempo registradas a favor de Mead Johnson & Company, quien perdió el registro de la marca

NATALAC por no haberse pedido oportunamente la renovación de su registro, lo cual ha dado oportunidad al señor Raúl Sabán Morales para solicitar el registro de dicha marca a su favor, por permitirlo así el artículo 46 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. En tal virtud, encontrándose arreglada a derecho la resolución recurrida, es procedente que al resolver se confirme la resolución mencionada, sin que haya condena en costas procesales al vencido, por estimarse que en el presente caso se ha litigado con evidente buena fe". DEL RECURSO DE CASACION El recurrente interpone recurso de casación contra la sentencia proferida por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, con fecha veinte de enero de mil novecientos noventa y cinco. Indica que la interpone por motivo de fondo, con base en el caso de procedencia contenido en el artículo 621, inciso 1o. del Código Procesal Civil y Mercantil o sea cuando la sentencia recurrida contenga violación de ley. Señaló como violados los artículos 10 literal p) y 94 literal b) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Manifiesta el recurrente que, en primer lugar, señala como infringido el artículo 10 literal p) del convenio ya citado, porque esta norma fue violada cuando el Tribunal afirma en la sentencia impugnada que entre las marcas NATALINS Y NATALAC existen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas. Y la violación del inciso b) del artículo 94 del mismo Convenio, se da cuando se afirma también en la

sentencia que las marcas NATALINS Y NATALAC pueden coexistir en el ámbito comercial toda vez que estuvieron registradas al mismo tiempo a favor de Mead Jonhson & Company de Estados Unidos de América. Que tal como lo expresó en la demanda Contencioso Administrativa, al hacer el análisis de las marcas referidas, existe evidente similitud entre los términos mencionados. Luego dice: "Comparemos: NATALINS; marca registrada por mi representada. NATALAC: Término solicitado por el señor Sabán Morales. Es de todos conocido que el Registro de la Propiedad Industrial al practicar el examen de novedad que señala la ley, se funda en las tres primera letras de las marcas comparadas; si esas tres primeras letras son iguales, significa que las marcas comparadas son semejantes". Luego dice: "El solicitante copió de la marca que pertenece a mi representada la palabra NATAL y le agregó un par de letras para crear el término que solicita como marca: NATAL + AC. Tal forma de proceder es contraria a la ley y a las características de las marcas de distintividad, especialidad y novedad". Agrega: "En el presente caso, la marca que se pretende registrar, NATALAC, no tiene las características de distintividad, especialidad y novedad por su semejanza gráfica, fonética e ideológica con la marca de mi representada NATALINS. Hay semejanza gráfica porque el solicitante copió de la marca de mi representada el núcleo NATAL y le agregó dos letras AC, lo que nos da un elevado porcentaje mayor del setenta por ciento: además, existe identidad total de productos por lo que el

público consumidor que normalmente actúa de buena fe y debe ser protegido, se confundiría muy fácilmente si tuviera que escoger entre términos tan parecidos". Más adelante dice: "Cito también como violado el artículo 94, literal b) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial contenido en el Decreto 26-73 del Congreso de la República..." Afirma que este artículo se violó en la sentencia impugnada cuando afirma que las marcas NATALINS y NATALAC pueden coexistir en el ámbito comercial toda vez que estuvieron registradas al mismo tiempo a favor de Mead Johnson & Company de Estados Unidos de América. Luego agrega: "En el presente caso, las marcas NATALINS y NATALAC únicamente pueden coexistir en el mercado cuando el titular es el mismo porque entonces no existe perjuicio alguno ni hay confusión entre el público consumidor". "Pero la sentencia impugnada declara sin lugar la demanda contencioso administrativa de mi representada porque dichas marcas estuvieron al mismo tiempo registradas a favor de Mead Johnson & Company, con claro desconocimiento de la ley y de la doctrina". "La única excepción que contiene el artículo 94, literal b) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial es cuando EL SOLICITANTE SEA PRECISAMENTE EL PROPIETARIO DE LA MARCA ANTERIOR CON LA CUAL LA NUEVA PODRIA CONFUNDIRSE. En este caso el solicitante es el señor Raúl Saban Morales y el propietario de la marca anterior con la cual la nueva podría confundirse, es mi representada Mead Jonhson & Company, por lo que es evidente que la sentencia impugnada violó la leytranscrita. Muy distinto sería el caso de que mi representada siendo titular de la marca NATALINS solicitara

nuevamente el registro de la marca NATALAC;..." C O N S I D E R A N D O El recurrente, al interponer el recurso de casación, lo hace por motivos de fondo, con base en el caso de procedencia contenido en el artículo 621, inciso 1o. del Código Procesal Civil y Mercantil que en su parte conducente dice: "Habrá lugar a la casación de fondo: cuando la sentencia recurrida contenga violación de las leyes". Estima que se han infringido los artículos 10, literal p) y el 94 literal b) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Mead Jonhson & Company, por intermedio de su representante, dice que interpuso ante la Sala respectiva el recurso contencioso administrativo contra la resolución ministerial, exponiendo ampliamente las razones de la improcedencia de ésta, debido a que no puede ponerse en duda que entre las marcas NATALINS y NATALAC existen claras y evidentes semejanzas de orden gráfico, fonético e ideológico que no permiten la existencia marcaria pacífica en el ámbito comercial de las denominaciones en conflicto. Que no obstante haber rendido todas las pruebas que se ofrecieron en la demanda, el tribunal dictó sentencia desfavorable. Cita como infringido el artículo 10 literal p) del citado Convenio, porque el Tribunal afirma que entre las marcas NATALINS y NATALAC existen diferencias gráfica, fonética e ideológica. Que tal forma de proceder es contraria a la ley y a las características de las marcas de distintividad, especialidad y novedad. También denuncia como violado el artículo 94 literal b) del Convenio, en

virtud de que en la sentencia impugnada se afirma que las marcas NATALINS y NATALAC pueden coexistir en el ámbito comercial, toda vez que estuvieron registradas al mismo tiempo a favor de Mead Johnson & Company de Estados Unidos de América. Dice también: ""Desconoce el Tribunal que dos marcas semejantes pueden coexistir cuando pertenecen a la misma persona, es decir, a un sólo titular de conformidad con el principio doctrinario de "familia marcaria"". Luego afirma: "Por esa razón, es que la ley que cito como violada establece como excepción, que el Registrador de la Propiedad Industrial declara con lugar las solicitudes de registro de una marca cuando el solicitante sea precisamente el propietario de la marca anterior con la cual la nueva podría confundirse. En el presente caso, las marcas NATALINS y NATALAC únicamente pueden existir en el mercado cuando el titular es el mismo porque entonces no existe perjuicio alguno ni hay confusión entre el público consumidor". La doctrina generalmente aceptada sostiene que se comete violación de ley cuando se elige inadecuadamente la norma a aplicar en el caso concreto. En este caso, del estudio de la sentencia impugnada se establece que la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo no cometió el vicio alegado. En efecto, el citado Tribunal sí eligió correctamente las disposiciones contenidas en el artículo 10 literal p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, llegó a la conclusión que entre las dos marcas no existe la semejanza gráfica, fonética e ideológica que el recurrente pretende

atribuirles. Esta Corte considera, que si bien entre las marcas sujetas a examen NATALIN Y NATALAC existe alguna similitud, la misma no llega a "inducir a error u originar confusión" entre el público consumidor, dada la característica especial de los productos farmacéuticos, que por su naturaleza exigen una atención especial por los adquirientes, aparte de que la semejanza que se advierte se encuentra únicamente en la raíz de las palabras se considera adecuado seguir a la doctrina prevaleciente en la materia, "...para juzgar el parecido gráfico o fonético de productos químicos, farmacéuticos o biológicos, el intérprete de la ley debe atenerse más a las diferencias que a los elementos comunes, con un criterio más liberal que el que se aconseja para otros sectores de la producción o del comercio, para no entorpecer el desarrollo de la industria de laboratorios..." (David Rangel Medina, Tratado de Derecho Marcario, pág. 276, México 1960). Acorde con este razonamiento, se considera improcedente el recurso en cuanto al motivo de casación argumentado. A la misma conclusión debe llegarse en cuanto a la violación del artículo 94 inciso b) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, argumentada por el recurrente, ya que tal precepto también se refiere a la facultad del Registrador de declarar sin lugar una solicitud de inscripción de marca cuando hubiere otra semejante ya inscrita y que pudiera dar lugar a confusión. Por las razones expuestas, debe declararse sin lugar el recurso de casación interpuesto y hacerse las

declaraciones de ley. L E Y E S A P L I C A B L E S Los artículos citados y los siguientes: 66, 67, 572, 573, 578, 580, 619, 620, 621, 633 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 9 y 41 de la Ley de lo Contencioso Administrativo; 1, 2, 3, 7, 10 inciso p), 46 y 94 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; 1, 3, 10, 57 y 74 de la Ley del Organismo Judicial. P O R T A N T O LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo que establecen los artículos 141, 142, 143 y 149 de la Ley del Organismo Judicial, al resolver, DESESTIMA el recurso de casación de que se ha hecho mérito, condena en costas al recurrente y a la multa de cien quetzales (Q. 100.00), que deberá hacer efectiva en la Tesorería del Organismo Judicial dentro del plazo decinco días contados a partir de la fecha en que esté firme la resolución. NOTIFIQUESE y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes a las dependencias de donde proceden. (fs) Oscar Barrios Castillo, Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia.---Mario Aguirre Godoy, Presidente Cámara Civil.--Ricardo Alfonso Umaña Aragón, Magistrado Vocal Tercero.-- Angel Alfredo Figueroa, Magistrado Vocal Sexto.-- Julio Francisco Lanza, Magistrado Vocal Undécimo.--ANTE MI: Víctor Manuel Rivera Woltke, Secretario.