28111995 - CIVIL

28/11/1995 - CIVIL

EXPEDIENTE NUMERO 69-95

Recurso de casación interpuesto por JORGE OSWALDO URRUTIA LAMAS, contra la sentencia proferida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones con fecha diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco. DOCTRINA APLICACION INDEBIDA DE LA LEY No puede prosperar la casación por el submotivo de aplicación indebida de la ley, cuando se aplica la norma correcta al caso pertinente. Técnicamente, no puede analizarse comparativamente el submotivo de aplicación indebida cuando se argumenta violación de ley.

MARCA COMERCIAL: La Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial persigue la no aplicación del derecho extranjero, sino precisamente la aplicación del derecho local, en el caso presente, el derecho guatemalteco.

LEYES ANALIZADAS: artículo 35 de la Ley del Organismo Judicial; artículos 1, 8, y 15 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, suscrita en Washington, ratificada por Decreto Número 1587 de la Asamblea Legislativa.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL: Guatemala, veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Se tiene a la vista para dictar sentencia, el recurso de casación interpuesto por JORGE OSWALDO URRUTIA LAMAS, bajo el patrocinio de los abogados Pedro Mendoza Montano y Oscar Rolando Rafael Arroyo Arzú, en contra de la sentencia proferida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, con fecha

diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, dentro del juicio ordinario iniciado ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil por Midas International Corporation contra el interponente del recurso de casación.

1. ANTECEDENTES A) DEMANDA La Sociedad Midas International Corporation, a través de sus representantes legales, inició juicio ordinario en contra de Jorge Oswaldo Urrutia Lamas, con el objeto de obtener declaración en el sentido de que no pueden coexistir la marca y nombre comercial Midas, registrados a favor del demandado en el Registro de la Propiedad Industrial y los registros propiedad de la sociedad actora, según los preceptos de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita por Guatemala en Washington. Como consecuencia de la imposibilidad de coexistencia de los registros, se cancelen la marca y nombre comercial MIDAS concedidos a Jorge Oswaldo Urrutia Lamas. Dicha cancelación se pide con base en los artículos 3, 14 y 16 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, ya que de conformidad con su contenido, el nombre comercial propiedad de un nacional de uno de los países miembros y suscriptores de la mencionada Convención, no necesita de registro para ser debidamente protegido en cualquier otro país miembro. El registro del señor Urrutia Lamas lo hizo en contravención a disposición expresa del tratado, por lo que se impone su cancelación, como consecuencia de la existencia previa del nombre comercial y marca Midas Inc. y Midas International Corporation.

B) CONTESTACION DE LA DEMANDA El demandado al contestar la demanda lo hizo en sentido negativo e interpuso las excepciones perentorias

de: a) Falta de cumplimiento o no existencia de los requisitos para solicitar la cancelación de la marca y nombre comercial Midas; b) Prescripción. Afirmó que la acción emprendida por la parte actora está basada en la denegación de parte del Registro de la Propiedad Industrial del registro de la marca Midas que pretendía, por existir la misma registrada a nombre del demandado, hecha con anterioridad a la fecha en que la actora lo intentó y que no ha abandonado su uso, asímismo, que no tenía conocimiento de la existencia de dicha marca en los Estados Unidos de América y que la parte actora debe probar que comerciaba en Guatemala con productos señalados con dicha marca desde fecha anterior a la presentación de la solicitud de registro de la marca cuya cancelación se pretende. C) SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIAEl siete de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala, dictó sentencia en la que declaró sin lugar las excepciones perentorias interpuestas por el demandado, señor Jorge Oswaldo Urrutia Lamas y con lugar la demanda interpuesta por la Sociedad Midas International Corporation y en consecuencia se declara la imposibilidad de coexistencia del registro de la marca y nombre comercial MIDAS inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Guatemala, a favor de Jorge Oswaldo Urrutia Lamas, con los de propiedad de la Sociedad Midas International Corporation y la nulidad y por ende cancelación, de la marca y nombre comercial MIDAS incritos en el Registro de la Propiedad Industrial con el número cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y ocho,

folio doscientos cincuenta y tres del Libro noventa y ocho de Marcas, y tres mil doscientos cuarenta y uno, folio trescientos treinta y nueve del libro cinco de Nombres Comerciales, a favor de Jorge Oswaldo Urrutia Lamas. El demandado interpuso recurso de Apelación contra la sentencia arriba relacionada.

1. PUNTOS OBJETO DEL JUICIO Se trata de obtener la cancelación de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Guatemala, de la marca y nombre comercial MIDAS, registrados a favor de Jorge Oswaldo Urrutia Lamas.
2. RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, con fecha diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, confirmó la sentencia apelada y para el efecto, consideró: A) Es necesario partir de que la ley aplicable en el presente asunto es la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, aprobada por Guatemala mediante Decreto 1587 de la Asamblea Legislativa , en virtud de que la marca y nombre comercial objeto de la presente litis se inscribieron originalmente en Estados Unidos de América, país signatario, como Guatemala, de dicha Convención. Del estudio e interpretación de la misma se encuentra que, tal como lo establece el artículo 14 de la Convención antes citada, el nombre comercial será protegido en todos los demás Estados Contratantes, sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca. Al analizar integralmente el artículo anterior y los artículos

1, 7, 8, 15, 16 y 17 de la Convención se llega a la conclusión de que el Juez de primer grado, en la parte dispositiva de la sentencia impugnada se apegó a la ley aplicable y no es valedera la defensa del demandado al expresar que la entidad actora no probó la prioridad de su derecho. Al haber probado la parte actora su registro con antelación al demandado, es procedente su petición. Dicha afirmación se ve robustecida con los documentos que fueron aportados al proceso de los cuales se deduce que la sociedad actora ha utilizado y comercializado sus productos bajo la denominación y nombre comercial MIDAS INTERNATIONAL CORPORATION desde la fecha de su creación, y la marca Midas. Agrega la Sala que los documentos no fueron redargüidos de nulos o falsos por lo que los encuentra con suficiente autenticidad y fehaciencia para acreditar los extremos a que se refieren. B) En la diligencia de declaración de parte prestada por el demandado, el mismo reconoció, en la pregunta número cuatro, que le fue articulada que sí es cierto y de su conocimiento que la entidad actora se dedica en los Estados Unidos de América a la explotación de talleres para vehículos especializados en el servicio de cambio de amortiguadores y silenciadores. C) "En conclusión, la parte actora sí probó los extremos del artículo 18 de la Convención General por lo que deviene obligado confirmar lo resuelto en primera instancia con respecto a la excepción interpuesta". D) Con respecto a la excepción de prescripción, manifiesta la Sala que, en el presente caso, es improcedente en virtud de que el caso debe ser resuelto conforme las disposiciones de la Convención General

Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, ya que la acción ejercitada por la entidad actora se fundamenta y respalda en la regulación contenida en la mencionada Convención y no en el artículo 227 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. En virtud de lo anterior, el artículo 17 de la aludida Convención, al referirse a la ley nacional, debe entenderse el conjunto de regulaciones legales que dentro del ámbito de la legislación nacional tratan y se refieren a cuestiones propias del Derecho de Propiedad Industrial, entre ellas los citados tratados, ambos leyes vigentes de la República que tienen una relación de complementariedad y no de recíproca exclusión.

1. MOTIVOS Y SUBMOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION El recurso de casación lo interpuso Jorge Oswaldo Urrutia Lamas, por motivo de fondo, invocando el submotivo de aplicación indebida de la ley, previsto en el inciso 1o. del artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil.

Manifiesta el recurrente que "se dió por probado, con la aplicación de las normas y disposiciones de la Convención de Washington, los supuestos derechos cuya tutela demanda del Estado de Guatemala, la entidad Midas International Corporation, en cuanto a la protección de los derechos que dicha entidad dice que le asisten sobre el nombre comercial y marca MIDAS, sin que al proceso se haya llevado la prueba de NI UN SOLO ARTICULO, NORMA O DISPOSICION LEGAL de las leyes y normas de los Estados Unidos de

América, Nicaragua, Panamá...o cualquier otro Estado signatario que justifiquen el texto, vigencia y amplitudde las normas de Derecho Extranjero respecto a esa supuesta tutela o privilegio que se demanda, tal como lo exige el artículo 35 de la Ley del Organismo Judicial". Con relación a los artículos 1, 8, y 15 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, el recurrente manifiesta: " Todas esas normas se consideran infringidas...ya que todas son coincidentes al exigir de quien pretende tutela de derechos sobre nombres comerciales y marcarios, la prueba de sus respectivas leyes nacionales o del domicilio, lo cual, para los efectos del Estado de Guatemala, debió hacerse en los términos a que se refiere el artículo 35 de la Ley del Organismo Judicial, de manera que el tribunal dió lugar a la casación...como consecuencia de aplicar indebidamente las normas de derecho que referí..." V) ALEGACIONES Se señaló día y hora para la vista, habiéndose tenido por evacuada la misma a la Sociedad Midas International Corporation, en los términos que consideró pertinente a su derecho.

CONSIDERANDO: La recurrente invoca como caso de procedencia de su recurso de casación, la aplicación indebida de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington, y señala como violados los artículos 35 de la Ley del Organismo Judicial y 1, 8 y 15 de la citada Convención. Esta Cámara no puede aceptar la postura de la recurrente y casar el fallo recurrido, no sólo por el defecto de

planteamiento consistente en no expresar las normas aplicadas indebidamente, sino sólo señalar normas violadas (correspondientes en consecuencia a otro submotivo de casación) lo cual constituye un defecto insubsanable de oficio, dado el carácter técnico de este recurso, que impide en tales condiciones el análisis comparativo de ley, sino también porque las violaciones citadas como base para la casación se resumen en que la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, en criterio de la recurrente, obliga a la búsqueda del derecho extranjero para fijar las consecuencias legales de un registro marcario extranjero, mientras que el correcto sentido de dicha Convención es perseguir la no aplicación del derecho extranjero, como ella pretende, sino precisamente la aplicación del derecho local, es decir, en el caso concreto, del derecho guatemalteco. En otras palabras, el Convenio busca un trato ecuánime para los titulares extranjeros, de ciertos derechos de propiedad industrial, lo cual consigue obligando a los estados a aplicar su propio derecho, sin el engorroso sistema de prueba del derecho extranjero. Dicha Convención, al contrario de lo sostenido por la recurrente, pretende el trato igual de titulares de derecho locales y extranjeros, mediante la aplicación a todos -llenados ciertos requisitos previos, como puede serlo el acreditamiento de la titularidad del derechodel derecho local. Todo lo anterior obliga a declarar improcedente el recurso de casación, con la obligatoria condena en costas y la imposición de la multa a que se refiere el artículo 633 del Código Procesal Civil y Mercantil.

LEYES APLICABLES:

Artículos 25, 66, 67, 619, 620, 621, 633 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 49, 57, 74, 79 inciso a), 141, 143 y 149 de la Ley del Organismo Judicial.

POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver: I) DESESTIMA el recurso de casación interpuesto por JORGE OSWALDO URRUTIA LAMAS y II) Condena en costas a la parte recurrente y le impone una multa de TRESCIENTOS QUETZALES que deberá hacer efectiva dentro del plazo de cinco días de estar firme este fallo. Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes a donde corresponde.

(fs) Mario Aguirre Godoy, Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia.- Ricardo Alfonso Umaña Aragón, Magistrado Vocal Tercero.- Oscar Barrios Castillo, Magistrado Vocal Primero.- Angel Alfredo Figueroa, Magistrado Vocal Sexto.- Mirna Yolanda Lorenzana Arriaga de González, Magistrada Vocal Décimo

Tercero.- ANTE MI: Víctor Manuel Rivera Woltke, Secretario.