289-2002 05022003 Bodegas y Fabricas Carlos Kong Sociedad Anonima

05/02/2003 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

289-2002 Recurso de casación interpuesto por Bodega y Fábricas Carlos Köng, Sociedad Anónima, contra la sentencia de fecha tres de abril de dos mil dos, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. DOCTRINA ERROR DE HECHO EN LA APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS: Incurre en error de hecho en la apreciación de las pruebas, el Tribunal que omite el análisis de un documento auténtico aportado legalmente al proceso, siendo tal documento determinante para la solución de la controversia.

MARCAS: Es improcedente la solicitud de inscripción de una marca, cuando ésta utiliza como parte de sus signos distintivos una palabra que constituye el elemento básico que identifica a otra ya inscrita, que ampara productos de la misma clase, pues aún cuando una de ellas utilice la misma palabra acompañada de otro distintivo, existiría entre ambas semejanza gráfica, fonética e ideológica que impide que puedan coexistir en el mercado, ya que inducirían a error o confusión al consumidor.

Leyes analizadas: artículos: 10 inciso p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; 621 inciso 2°del Código Procesal Civil y

Mercantil. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL: Guatemala, cinco de febrero de dos mil tres. Se tiene a la vista para dictar sentencia el recurso de casación interpuesto por la entidad Bodegas y Fábricas Carlos Kong, Sociedad Anónima, a través del

abogado Luis Felipe Sáenz Mérida, mandatario judicial y administrativo con representación, contra la sentencia de fecha tres de abril de dos mil dos, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dentro del proceso contencioso administrativo, número ciento veintiuno – dos mil, promovido por la entidad Campbell Soup Company contra el Ministerio de Economía.

ANTECEDENTES

I. El veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y ocho, la entidad Campbell Soup Company solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, el registro como marca de la frase “V8 SPLASH” en la clase treinta y dos, dentro del expediente número dos mil trescientos veintisiete – noventa y ocho;

II. El siete de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, la entidad Bodegas y Fábricas Carlos Kong, Sociedad Anónima, se opuso a dicho registro, en virtud que es titular de la marca SPLASH; la oposición fue declarada con lugar el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y por consiguiente sin lugar la solicitud de registro de la marca “V8 SPLASH”;III. El veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, Campbell Soup Company, presentó recurso de revocatoria contra la resolución anterior, el cual fue declarado sin lugar por el Ministerio de Economía, mediante resolución número doscientos cuarenta y nueve, de fecha diecisiete de marzo de dos mil;

IV. La entidad afectada promovió proceso contencioso administrativo contra la resolución del citado Ministerio, identificada en el numeral anterior, ante la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el cual en sentencia de fecha tres de abril de dos mil dos, declaró: “... I) CON LUGAR la demanda…”.

Contra esta última resolución, se interpuso el recurso de casación que hoy se conoce.

Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el cual en sentencia de fecha tres de abril de dos mil dos, declaró: “... I) CON LUGAR la demanda…”. Contra esta última resolución, se interpuso el recurso de casación que hoy se conoce. RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA La sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en su parte resolutiva, declara: “... I) CON LUGAR la demanda de Proceso Contencioso Administrativo presentada por la entidad CAMPBELL SOUP COMPANY, II) Se REVOCA la resolución número Doscientos (sic) cuarenta y nueve (249) de fecha diecisiete de marzo del dos mil, emitida por el Ministerio de Economía, la cual queda sin efecto y valor legal alguno, debiendo el Ministerio de Economía dictar la resolución que en derecho corresponde ...”. Para llegar a esta conclusión, la Sala consideró lo siguiente: “... c) Del Estudio (sic) de las actuaciones y de conformidad con lo que establece el artículo 7 del convenio (sic) Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, ‘Marca es todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una personas (sic) natural o jurídica, de los productos mercancías (sic) o servicios de la misma especie o clase pero de diferente titular’; El artículo 12 del mismo cuerpo legal, indica: ‘La protección se

extenderá únicamente a las palabras, leyendas o signos que la caracterizan, más (sic) no a los términos o signos de uso común corriente en el comercio, la industria o en las actividades del servicios’; (sic) y con el artículo 94 del Convenio citado, esta Sala determina que entre las marcas V8 SPLASH y SPLASH, clase treinta y dos, no existe semejanza, siendo que la palabra SPLASH es un término genérico, de uso común, que significa SALPICAR, ROCEAR, Y (sic) que el término V8 es una marca ya conocida como jugo de vegetales, además la marca Splash ya inscrita se refiere a vinos y bebidas espirituosas muy conocida en nuestro mercado; y la marca a inscribirse es exclusiva a marca de vegetales y jugos de frutas, lo cual elimina toda posibilidad de confusión entre las marcas objeto de la presente discusión, además se concluye que no existe la posibilidad de que los consumidores sean inducidos a confusión entre amabas (sic) marcas, porque los consumidores al seleccionar dichos productos, llevan la idea clara de comprar un vino o en su caso un jugo de vegetales, nunca llegarían al extremo de confundirse, y en vez de comprar un vino o comprar un jugo de vegetales y viceversa. Por lo anteriormente analizado, debe de hacerse la declaración que en derecho corresponde ...”. MOTIVOS Y SUBMOTIVOS ALEGADOS POR EL RECURRENTE La entidad Bodegas y Fábricas Carlos Kong, Sociedad Anónima, interpuso recurso de casación por motivo de fondo e invocó como subcaso de procedencia, error de hecho en la apreciación de las pruebas, contenido en el artículo 621 inciso 2º del Código Procesal Civil y Mercantil.

recurso de casación por motivo de fondo e invocó como subcaso de procedencia, error de hecho en la apreciación de las pruebas, contenido en el artículo 621 inciso 2º del Código Procesal Civil y Mercantil. ALEGACIONESCon ocasión del día y hora señalados para la vista del presente recurso, las partes presentaron sus respectivos alegatos con las argumentaciones que estimaron pertinentes. CONSIDERANDO I Con relación al submotivo indicado, el recurrente expuso: “... A) En el fallo de marras el tribunal dejó indicado, bajo la rotulación ‘De las pruebas rendidas’, que (...) ‘las partes aportaron las pruebas cuyo detalle constan (sic) en el informe rendido de fecha uno de octubre del año dos mil uno.’ (...) La prueba documental aportada por la recurrente se concretó en el memorial de fecha catorce de noviembre del año dos mil, que corre agregado a folio sesenta y dos (62) del expediente, que contiene el proceso contencioso administrativo y es la siguiente: Fotocopia legalizada del primer testimonio de la escritura número veintitrés, autorizada en esta ciudad, el uno de febrero de mil novecientos noventa y tres, por el Notario Miguel Ángel Morales Cifuentes, que acompañé marcado como DOCUMENTO A; Fotocopia del certificado de registro marcario de la marca Splash, extendido el siete de abril de mil novecientos noventa y siete, por el Registrador de la Propiedad Industrial, que consta en el expediente administrativo obrante en autos –folio 25- (sic) que acompañé marcado como DOCUMENTO B;

Fotocopia de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, dentro del expediente número noventa y ocho guión cero dos mil trescientos veintisiete (98-02327), que acompañé marcado como DOCUMENTO C; y Fotocopia de la resolución impugnada, número cero doscientos cuarenta y nueve (0249), dictada por el Ministerio de Economía, el diecisiete de marzo del año dos mil, que acompañé, marcado como DOCUMENTO D. Los documentos aportados se tuvieron como prueba por parte de mi representada, como quedó expresado en la resolución del quince de noviembre del año dos mil, que obra a folio sesenta y tres (63) del expediente del proceso contencioso administrativo. B) Que el presentado como Documento B, tiene naturaleza de auténtico, por ser éste el valor que le atribuye el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, que con el epígrafe ‘Autenticidad de los documentos’ preceptúa, en su primer párrafo, que (...) ‘Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo, producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redargüirlos de nulidad o falsedad.’ (...) El original del citado documento fue autorizado por el Registrador de la Propiedad Industrial, sin que haya sido redargüido, y hace plena prueba de los extremos siguientes: B.a) Que la marca SPLASH inscrita bajo al (sic) número cincuenta y un mil ochocientos trece

(51,813), folio ciento noventa y dos (192) del tomo ciento quince (115 del registro de marcas ampara productos comprendidos en la clase treinta y dos (32) de la nomenclatura respectiva; B.b) Que su vigencia ha quedado renovada a favor de Bodegas y Fábricas Carlos Köng, (sic) Sociedad Anónima, de nacionalidad guatemalteca, con domicilio en Guatemala; y B.c) Que la vigencia de la marca Splash vencerá el ocho de marzo del año dos mil siete; y C) La sentencia cuestionada está sostenida en el razonamiento que aparece en la letra c) de su único considerando, con el texto siguiente: (...) ‘c) Del Estudio de las actuaciones y de conformidad con lo que establece el artículo 7 del convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, ‘Marca es todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una personas natural o jurídica, de los productos mercancías o servicios de la misma especie o clase pero de diferente titular’; El artículo 12 del mismo cuerpo legal, indica: ‘La protección se extenderáúnicamente a las palabras, leyendas o signos que la caracterizan, más no a los términos o signos de uso común corriente en el comercio, la industria o en las actividades del servicios’; y con el artículo 94 del Convenio citado, esta Sala determina que entre las marcas V8 SPLASH y SPLASH, clase treinta y dos, no

existe semejanza, siendo que la palabra SPLASH es un término genérico, de uso común, que significa SALPICAR, ROCEAR, Y que el término V8 es una marca ya conocida como jugo de vegetales, además la marca Splash ya inscrita se refiere a vinos y bebidas espirituosas muy conocida en nuestro mercado; y la marca a inscribirse es exclusiva a marca de vegetales y jugos de frutas, lo cual elimina toda posibilidad de confusión entre las marcas objeto de la presente discusión, además se concluye que no existe la posibilidad de que los consumidores sean inducidos a confusión entre ambas marcas, porque los consumidores al seleccionar dichos productos, llevan la idea clara de comprar un vino o en su caso un jugo de vegetales, nunca llegarían al extremo de confundirse, y en vez de comprar un vino o comprar un jugo de vegetales y viceversa. Por lo anteriormente analizado, debe de hacerse la declaración que en derecho corresponde, eximiéndose a la parte vencida al pago de las costas’. (...) Adviértase, por una parte que en el razonamiento del tribunal sentenciador se omitió el examen del certificado de renovación de la marca Splash, en clase treinta y dos (32), extendido a favor de Bodegas y Fábricas Carlos Köng, (sic) Sociedad Anónima, el siete de abril de mil novecientos noventa y siete por el Registrador de la Propiedad Industrial, aportada por mi representada. Por otro, que la omisión se traduce en el error de hecho denunciado, como reiteradamente

ha sido expresado por esa honorable Corte, (…) veamos ahora como se produjo el error del tribunal sentenciador: En el ‘Considerando’ de la sentencia no se hizo examen del certificado de renovación de la marca Splash, en clase treinta y dos (32), extendido a favor de Bodegas y Fábricas Carlos Köng, (sic) Sociedad Anónima, el siete de abril de mil novecientos noventa y siete por el Registrador de la Propiedad Industrial, prueba aportada por mi representada, pues, su conclusión parte de la cita del artículo 94 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, afirmando que entre las marcas (...) ‘V8 SPLASH Y SPLASH, clase treinta y dos, no existe semejanza’ (...) porque la primera se refiere a jugo de vegetales en tanto que la segunda se refiere a vinos y bebidas espirituosas ; y esa conclusión le lleva a declarar con lugar la demanda. El error derivó de lo siguiente: a) Omitir el examen del documento auténtico ya señalado, referido a que la marca SPLASH registrada a favor de mi representada, ampara productos de la clase treinta y dos (32), en la nomenclatura del Convenio Centroamericano aludido, que dice: ‘Artículo154. Para la clasificación de las mercancías a que se refieren las marcas reguladas por este Convenio regirá en todos los Estados Contratantes la siguiente nomenclatura: (...) Clase 32. Cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros para hacer bebidas’ (...), y justamente es la marca que mi representada usa para identificar botellas de agua. No se refiere, pues, a ‘vinos y bebidas espirituosas’ como equivocadamente lo afirmó el tribunal, al citar normas del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, desde

para identificar botellas de agua. No se refiere, pues, a ‘vinos y bebidas espirituosas’ como equivocadamente lo afirmó el tribunal, al citar normas del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, desde luego que no es, sino en clase distinta, que productos como los aludidos por él figuran. Véase que el Convenio los considera en la clase treinta y tres (33): (...) ‘Clase 33. Vinos, espirituosos (sic) y licores.’ (...); b) La omisión de la prueba identificada y su consiguiente apreciación, y la equivocación cometida al señalar el contenido de lo que precisa la clase treinta y dos (32) del Convenio, le llevó a encuadrar en una misma clase tanto jugos vegetales como vinos y bebidas espirituosas y, por ende, a concluir que entre ambas no existe semejanza, lo que resultaría lógico afirmar si unos y otros estuviesen comprendidos en una misma clase, no siendo así; c) Como consecuencia, también omitió advertir que elartículo 10, literal p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial claramente dispone que ‘Artículo 10. No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: (...) p) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica puedan inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma Clase.’ (...) Fue, entonces, como producto de ese configurado error de hecho que el tribunal sentenciador llegó a una equivocada conclusión y consiguientemente a una igualmente errada decisión; en cambio, y esta es

misma Clase.’ (...) Fue, entonces, como producto de ese configurado error de hecho que el tribunal sentenciador llegó a una equivocada conclusión y consiguientemente a una igualmente errada decisión; en cambio, y esta es nuestra tesis, si el tribunal sentenciador hubiera dictado su sentencia ajustándose a la obligación que –en ausencia de la propia- (sic) le impone la normativa de la Ley del Organismo Judicial en los artículos 144 y 145, en lo que a sentencias se refiere, habría hecho examen del certificado de renovación de la marca Splash, en clase treinta y dos (32), extendido a favor de Bodegas y Fábricas Carlos Köng, (sic) Sociedad Anónima, el siete de abril de mil novecientos noventa y siete por el Registrador de la Propiedad Industrial –el documento B aludido- (sic) que es documento auténtico, y la acertada aplicación del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, especialmente de sus artículos 10, inciso p), 18, 23, 24, 26, 94 y 154, hubiera llegado a la conclusión a la que llegó el Registro de la Propiedad Industrial que, al resolver la oposición, acertadamente expresó (...) ‘que el distintivo solicitado reproduce íntegramente la marca de la opositora, por lo que no puede accederse al registro, pues el público consumidor incurriría en error al creer que se trata de productos del mismo titular’ (...) criterio correctamente confirmado y declarado en la resolución cero doscientos cuarenta y nueve (0249) del Ministerio de Economía; por ende, también habría decidido, en

la sentencia impugnada , declarar sin lugar la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Campbell Soup Company, contra la resolución administrativa número cero doscientos cuarenta y nueve (0249), de fecha diecisiete de marzo del año dos mil, proferida por el Ministerio de Economía y, consiguientemente, confirmar la resolución administrativa impugnada ...”.

ANÁLISIS: Al hacer el examen correspondiente, esta Cámara estima necesario hacer las siguientes reflexiones: el submotivo de error de hecho en la apreciación de la prueba, regulado en el artículo 621 inciso 2º del Código Procesal Civil y Mercantil, puede presentarse de dos formas: por omisión o por tergiversación; para el caso de estudio, nos enfocaremos en el error por omisión, que es el que denuncia el recurrente y debe tenerse presente que este se da cuando el Tribunal sentenciador omite el análisis de algún medio de prueba legalmente aportado al proceso, el cual es determinante para la solución de la controversia, ya que de haberse tomado en cuenta el resultado del juicio hubiese sido distinto y el error debe ser tan evidente que con el simple cotejo de la prueba omitida con la sentencia impugnada, se demuestre la equivocación del juzgador. De acuerdo con los antecedentes expuestos en este fallo, el hecho controvertido en este proceso se origina como consecuencia de que la entidad Bodegas y Fábricas Carlos Köng, Sociedad Anónima, propietaria de la marca SPLASH, se opone a la inscripción y registro de la marca V8 SPLASH, solicitada por la entidad Campbell Soup Company. Inicialmente la oposición fue declarada con lugar por el Ministerio de Economía, sin embargo, la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al dictar sentencia consideró que no existe

inscripción y registro de la marca V8 SPLASH, solicitada por la entidad Campbell Soup Company. Inicialmente la oposición fue declarada con lugar por el Ministerio de Economía, sin embargo, la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al dictar sentencia consideró que no existe semejanza entre las marcas splash y v8 splash, y que además la primera de las marcas ampara vinos y bebidas espirituosas y la segunda es exclusiva de jugosde vegetales y jugos de frutas, lo cual elimina toda posibilidad de confusión. Por su parte, el recurrente al exponer sus argumentaciones, señala que la Sala omitió el análisis de la fotocopia del certificado de registro de la marca Splash, extendida el siete de abril de mil novecientos noventa y siete, por el Registro de la Propiedad Industrial, aportada como prueba dentro del proceso e identificado con la letra B, en el cual consta que dicha marca ampara productos de la clase treinta y dos, y que el error consiste en que al omitir el referido documento la Sala llegó a la conclusión de que la marca splash ampara vinos y bebidas espirituosas, y que por esa razón sería imposible la confusión entre las marcas, siendo que estos productos corresponden a la categoría de la clase treinta y tres. Esta Cámara al cotejar el documento relacionado con la sentencia impugnada, advierte que efectivamente en el mismo consta que la marca SPLASH, registrada a favor de la entidad Bodegas y Fábricas Carlos Köng, Sociedad Anónima, ampara productos comprendidos en la clase treinta y dos, y de conformidad con lo establecido en la

nomenclatura regulada en el artículo 154 del Convenio Centroamericano para Protección de la Propiedad Industrial, los vinos y las bebidas espirituosas corresponden a la clase treinta y tres; en tal virtud, es evidente la equivocación del juzgador, ya que al omitir el análisis del documento antes mencionado no se percató que la marca SPLASH, no ampara vinos y bebidas espirituosas, que son productos de la clase treinta y tres. En consecuencia, siendo determinante el error denunciado, es procedente acoger la tesis del recurrente, debiéndose casar la sentencia impugnada y al proceder a dictar la sentencia que en derecho corresponde, este Tribunal determina que tratándose de un conflicto de marcas que pertenecen a una misma clase, es pertinente proceder al análisis y comparación de las mismas para resolver la controversia. En esa virtud, tenemos por un lado la marca SPLASH, ya inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, a favor de la entidad Bodegas y Fábricas Carlos Köng, Sociedad Anónima, que ampara productos de la clase treinta y dos, y por otro lado tenemos la solicitud de inscripción de la marca V8 SPLAH, por parte de la entidad Campbell Soup Company, para amparar productos de la clase treinta y dos. La comparación efectuada permite establecer: a) Que existe semejanza gráfica en ambos distintivos, siendo la única diferencia la denominación V8, pero en esencia utilizan la misma palabra SPLASH, que representa el elemento básico en la identificación del producto; b) Existe semejanza fonética, pues obviamente al

pronunciarse estos distintivos, el sonido de la palabra que se repite en ambos casos es el mismo, siendo la diferencia el pronunciamiento adicional de una letra y un número lo cual no es significativo; c) Existe semejanza ideológica, pues la palabra SPLASH transmite al consumidor la idea de un producto líquido, de una bebida que se derrama con fuerza y se expande. Con base en el anterior análisis y lo que regula el artículo 10 inciso p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, esta Cámara concluye que no es procedente aceptar la solicitud de inscripción de la marca V8 SPLASH, en virtud que esta tiene semejanza gráfica, fonética e ideológica con la marca ya inscrita SPLASH, por lo que ambas marcas no podrían coexistir en el mercado, ya que pueden inducir a error o confusión al consumidor, pues son productos que están en una misma clase, la treinta y dos. En consecuencia, debe declararse sin lugar el proceso contencioso administrativo promovido por la entidad Campbell Soup Company, y confirmarse la resolución número doscientos cuarenta y nueve dictada por el Ministerio de Economía. CONSIDERANDO II Se exonera al vencido en el presente proceso al pago de las costas procesales, conforme al artículo 574 del Código Procesal Civil y Mercantil.LEYES APLICABLES: Artículos citados y: 12, 203 y 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 25, 26, 27, 44, 45, 66, 67, 71, 627, 630 y 635 del Código Procesal

Civil y Mercantil; 26 y 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo; 10, 16, 57, 74, 76, 79 inciso a), 141, 143, 149 y 172 de la Ley del Organismo Judicial.

POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver CASA la sentencia impugnada y resolviendo conforme a derecho declara: I) SIN LUGAR el proceso contencioso administrativo promovido por la entidad Campbell Soup Company, contra el Ministerio de Economía; II) Se confirma la resolución número doscientos cuarenta y nueve dictada por el Ministerio de Economía, el diecisiete de marzo de dos mil; III) No hay condena en costas por la razón considerada. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvase los antecedentes a donde corresponda.

Edgardo Daniel Barreda Valenzuela, Magistrado Vocal Décimo, Presidente Cámara Civil; Alfonso Carrillo Castillo, Magistrado Vocal Cuarto; Amanda Ramírez Ortíz de Arias, Magistrado Vocal Quinto; Hugo Leonel Maúl Figueroa, Magistrado Vocal Séptimo. Ante Mí: Doctor Víctor Manuel Rivera Wöltke, Secretario de la Corte Suprema de Justicia.