303-2011 03072012 The Concentrate Manufacturing Company of Ireland

03/07/2012 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

303-2011

Recurso de casación interpuesto por la entidad THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, contra la sentencia proferida por la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo el once de enero de dos mil once. DOCTRINA Violación de ley a) Es defectuoso el planteamiento del recurso de casación, si el interponente en su exposición no cumple con evidenciar la infracción normativa en que supuestamente incurrió la Sala sentenciadora. b) A través de este submotivo, no puede incursionarse en el análisis de las circunstancias fácticas del caso, sino sobre las bases jurídicas que la Sala tuvo como fundamento al emitir su sentencia. Interpretación errónea de la ley Para examinar dos marcas que se encuentran en controversia y determinar si estas pueden coexistir en el mercado, es necesario, además de analizar las clases a las que cada una pertenece, verificar las reglas establecidas para calificar semejanzas establecidas en la ley.

LEYES ANALIZADAS Artículos: 29 de la Ley de Propiedad Industrial; y 621 numeral 1º del Código

Procesal Civil y Mercantil.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CÁMARA CIVIL SENTENCIA Guatemala, tres de julio de dos mil doce. Recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el once de enero de dos mil once.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

I. Interponente: The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, por medio de su mandataria especial y administrativa con representación, María

Mercedes Marroquín Pérez de Pemueller.

II. Parte contraria: Ministerio de Economía por medio del señor Ministro, Sergio de la Torre Gimeno.

CUESTIONES DE HECHO

de su mandataria especial y administrativa con representación, María Mercedes Marroquín Pérez de Pemueller.

II. Parte contraria: Ministerio de Economía por medio del señor Ministro, Sergio de la Torre Gimeno.

CUESTIONES DE HECHO

I. La entidad Cadbury Limited solicitó el registro de la marca BE TREATWISE en la clase treinta (30), ante el Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía. Contra esa inscripción, la entidad The ConcentrateManufacturing Company of Ireland presentó su respectiva oposición, por ser titular de las marcas BE y BE LIGTH, clase treinta y dos (32).

II. El Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición y con lugar la solicitud de registro de la marca antes referida, resolución contra la cual la entidad opositora presentó recurso de revocatoria, el cual fue declarado sin lugar por el Ministerio de Economía.

III. Contra lo resuelto por el Ministerio antes mencionado se promovió proceso contencioso administrativo.

RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA La Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró sin lugar la demanda y confirmó la resolución del Ministerio citado. Para el efecto, consideró: «… ii) La solicitud de marca BE TREATWISE para amparar productos de la clase treinta (30), específicamente confitería, posee cierto grado de similitud gráfica y fonética en los signos BE Y BE LIGHT citados, a raíz de que comparten el término BE, sin embargo, las reglas para calificar semejanzas para la resolución de oposiciones, según la Ley de Propiedad Industrial, debe tomar en consideración

los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a quienes van destinados los productos; también, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza. En el presente caso, los productos que protege la marca registrada (la parte actora), se encuentran comprendidos en la clase treinta y dos (32) y la marca solicitada pretende amparar productos comprendidos en la clase treinta (30), es decir que, es evidente que los canales de distribución son totalmente distintos, así como los consumidores a quienes van destinados. Adicionalmente, de conformidad con el informe de novedad, emitido por el Registro de la Propiedad Intelectual de fecha ocho (08) de septiembre de dos mil seis (2006), contenida en folio veinte (20) del expediente administrativo, se puede establecer que el distintivo BE TREATWISE, presentado por la entidad CADBURY LIMITED, no tiene relación con las causales previstas en los artículos 20 y 21 del Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, y tampoco aparece inscrito ni en trámite; en consecuencia, el Ministerio de Economía, actúo (sic) con total apego a la ley al emitir la resolución número cuatrocientos veinticuatro (0424), de fecha trece (13) de abril de dos mil nueve (2009), por lo que es procedente hacer la declaración correspondiente. Ante la actuación apegada a Derecho de la autoridad impugnada y la imposibilidad del actor de demostrar la ilegalidad aseverada en su demanda, surge el imperativo para este órgano colegiado de los (sic) Contencioso

Administrativo, de declarar sin lugar la demanda promovida por la Abogada MARIA MERCEDES MARROQUIN PEREZ de PEMUELLER, en calidad de Mandataria Especial Judicial y Administrativa con Representación de la entidad The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, en contra delMINISTERIO DE ECONOMIA, por ausencia absoluta de medios de convicción que demuestren en forma indubitable la ilegalidad o antijuridicidad de la resolución administrativa cuestionada». MOTIVO Y SUBMOTIVOS INVOCADOS Motivo de fondo Submotivo a) Violación de los artículos 21 y 164 de la Ley de la Propiedad Industrial. b) Interpretación errónea del artículo 29 de la Ley de la Propiedad Industrial. CONSIDERANDO I Violación de ley Con respecto a este submotivo la entidad casacionista argumentó: «… La Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo violó las normas aplicables al caso que nos ocupa, a saber: Artículos veintiuno (21) y ciento sesenta y cuatro (164) de la Ley de la Propiedad Industrial. (…) »(a)… La sentencia reconoce que hay similitud y además el signo cuyo registro se pretende, reproduce totalmente la marca propiedad de mi mandante, “BE”. Atenta contra la norma imperativa del artículo veintiuno (21) citado; la norma dice que no podrá registrarse como marca NI COMO ELEMENTO DE LA MISMA. No obstante la Sala menciona el informe de novedad del Registro, es de suma importancia no perder de vista en este análisis que la ley aplicable, prevé el supuesto de oposición para un tercero

con un legítimo interés, precisamente después de que se ha hecho el examen de novedad, como un ejercicio necesario para la protección de derechos prioritarios. »(b)… La confitería, contemplada en la clase treinta (30) es de similar naturaleza a las bebidas que comprende la clase internacional treinta y dos (32), tales productos se comercializan en supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de vecindario, tiendas en gasolineras, se venden y compran confites y gaseosa, jugos, bebidas no alcohólicas, en exactamente los mismo puntos de comercio». Alegaciones El Ministerio de Economía, por medio del señor Ministro Sergio de la Torre Gimeno manifestó: «No es cierto que, la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como el Ministerio de Economía hayan violado las normas de la Ley de Propiedad Industrial contenidas en los artículos veintiuno (21), y ciento sesenta y cuatro (164), toda vez que, de conformidad con el artículo veintinueve (29) de dicha ley, los signos deben examinarse en base a la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto y no separando sus elementos, como en el presente caso lo realiza la actora. Si bien la marca “BETREATWISE” tiene en común el término “BE” que presentan las marcas registradas “BE”, “BE LIGHT”, dichas marcas en el mercado no causarían error o confusión en los consumidores, ya que la marca solicitada no utiliza únicamente el término “be” (sic) en su denominación; además debe tomarse en cuenta que, la

actora en la presentación de sus productos utiliza, el término “LIGHT”, el cual es un término genérico o de uso común conocido ampliamente por el público consumidor medio, ya que el mismo traducido en el idioma español significa entre otras acepciones “ligero, liviano, leve”, mismo que es usual encontrarlo en muchas otras marcas y no solamente en la clase treinta y dos (32), o sea que se trata de un signo marcario relativamente débil, y por consiguiente difícil de protegerse, pues los términos genéricos o de uso común como en el presente caso, desde el momento que han sido registrados, sus respectivos propietarios están destinados a aceptar que hayan otras marcas que en combinación con elementos no genéricos utilicen palabras de marcas de su propiedad. En la presentación de las aguas gaseosas o bebidas hidratantes este término se utiliza para indicar que el producto es “bajo en calorías”, o sea una marca descriptiva de los productos que ampara. (…) En el presente caso, la marca solicitada “BE TREATWISE” no ampara productos similares a los de las marcas registradas “BE” y “BE LIGHT”, es decir no son de la misma naturaleza, pues los productos de las marcas registradas se presentan en forma líquida en envases plásticos, mientras los de la marca solicitada en forma solida (sic). Aparte que, uno y otro producto no tienen la misma finalidad en el comercio. En ese sentido, no puede considerarse que los productos que comercializa una y otra entidad sean de la misma naturaleza o sean semejantes, pues tanto las características de la marca que se solicita como las que presentan las marcas registradas tienen una composición, presentación y finalidades muy diferentes...». Análisis de la Cámara La violación de ley consiste en el desconocimiento de la existencia o validez de la norma sustantiva aplicable (violación por inaplicación), o bien en la contravención

presentación y finalidades muy diferentes...». Análisis de la Cámara La violación de ley consiste en el desconocimiento de la existencia o validez de la norma sustantiva aplicable (violación por inaplicación), o bien en la contravención expresa de su texto (violación por contravención). Por ser la casación un recurso extraordinario, exige cierta técnica legal y doctrinaria para su planteamiento, por lo que al carecer de la misma adolece de deficiencias insubsanables por parte del Tribunal de casación. Al efectuar el análisis respectivo esta Cámara aprecia, en primer lugar, que el planteamiento de la entidad casacionista en cuanto a la violación de los artículos 21 y 164 de la Ley de la Propiedad Industrial es vago y escueto, pues carece de sustento jurídico que le permita a este Tribunal determinar la existencia de la infracción normativa que se denuncia, ya que la recurrente omite señalar si la referida vulneración se produjo por inaplicación de las normas o por contravención; tampoco indica la incidencia que dicha violación tuvo en el fallo,sino que se limita a transcribir los artículos y lo argumentado por la Sala en su sentencia, manifestando de manera generalizada que ésta violó los artículos citados, dejando entrever que se hizo un análisis equivocado. En segundo lugar, la entidad casacionista incurre en el error de atacar las bases fácticas que sustentan el fallo relacionado, a través de un submotivo que únicamente puede incursionar en el análisis jurídico de las normas que le

sirvieron a la Sala para emitir su decisión; esto se aprecia cuando la recurrente expresó en su memorial que: «No obstante la Sala menciona el informe de novedad del Registro, es de suma importancia no perder de vista en éste análisis que la ley aplicable, prevé el supuesto de oposición para un tercero con un legítimo interés, precisamente después de que se ha hecho el examen de novedad, como un ejercicio necesario para la protección de derechos prioritarios…», lo que como se reitera, es susceptible de conocerse a través de los submotivos contemplados en el numeral 2º del artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil y no a través del caso de procedencia invocado. Por lo anteriormente analizado, la Cámara no puede suplir de oficio las deficiencias señaladas y queda impedida para entrar a conocer el fondo del asunto, por lo que dicho submotivo debe ser desestimado. CONSIDERANDO II Interpretación errónea de la ley Respecto a este submotivo, la entidad casacionista argumentó: «… La Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, comete un error en la interpretación de la ley aplicable (…). »La Sala - y el Ministerio de Economía y el Registro de la Propiedad Intelectualha resuelto en evidente contradicción a los principios del artículo veintinueve (29) que claramente dice que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias, tomando en cuenta la impresión que los elementos ocasionan en su conjunto, de signos que identifican productos de similar naturaleza, a comercializarse en exactamente los mismos lugares. Está claro que hay

diferencias. Acceder a la concesión de registro de un signo que incluye algunos elementos que lo diferencian de una marca protegida con anterioridad, supone un irrespeto a los más elementales principios de la materia. “AGREGAR” diferencias no debe ser argumento suficiente para acceder a la coexistencia…». Alegaciones El Ministerio de Economía, por medio del señor Ministro Sergio de la Torre Gimeno, expuso los mismos argumentos que el submotivo anterior. Análisis de la Cámara Este submotivo se configura cuando el Tribunal sentenciador le atribuye a la norma un sentido y alcance que no tiene, es decir, le da a las leyes un sentidodistinto a su tenor literal, así como cuando equivoca su contenido, finalidad o espíritu. Al hacer el estudio de los argumentos expuestos para sustentar este submotivo, y en congruencia con lo considerado en el fallo, se estima que la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo interpretó correctamente el artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, pues de acuerdo al tenor del mismo, se infiere que para la realización del examen de fondo, como para la resolución de oposiciones, nulidades y/o anulaciones de registros marcarios, se tomará en cuenta, entre otros supuesto, los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a quienes van destinados los productos, y que no es suficiente que los signos sean semejantes, sino que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza. Por lo anterior, se establece que la Sala no atribuyo a la norma un sentido o alcance distinto.

Aunado a lo anterior, se estima importante señalar que la Sala advirtió que los productos que protege la marca registrada por la entidad opositora, se encuentran comprendidos en la clase treinta y dos, y la marca cuyo registro se solicita pretende amparar productos comprendidos en la clase treinta, que corresponde a confitería, por lo que determinó que estos son diferentes. Por las razones consideradas, se concluye que la Sala sentenciadora no incurrió en la interpretación errónea del artículo 29 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que se debe desestimar el recurso de casación interpuesto. CONSIDERANDO III De conformidad con lo que para el efecto regula el artículo 633 del Código Procesal Civil y Mercantil, al encontrar que la resolución recurrida está arreglada a derecho deviene imperativa la condena en costas al recurrente y la imposición de la multa correspondiente, por lo que deberá hacerse la declaración respectiva. LEYES APLICABLES Artículos citados y: 12, 203 y 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 25, 26, 66, 67, 619, 620, 621 inciso 1º, 627, 628 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 57, 74, 79 inciso a), 141, 143, 149 y 172 de la Ley del Organismo Judicial. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, con base en lo considerado y leyes citadas, RESUELVE I) DESESTIMA el recurso de casación.

1. Se condena al pago de las costas a la entidad casacionista y se le impone multa de quinientos quetzales, los cuales deberá hacer efectivos en la Tesorería del Organismo Judicial, al tercer día de quedar firme el presente

1. Se condena al pago de las costas a la entidad casacionista y se le impone multa de quinientos quetzales, los cuales deberá hacer efectivos en la Tesorería del Organismo Judicial, al tercer día de quedar firme el presente fallo.Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes a donde corresponde.

Rogelio Zarceño Gaitán, Magistrado Vocal Sexto, Presidente Cámara Civil; Erick Alfonso Álvarez Mancilla, Magistrado Vocal Primero; Gabriel Antonio Medrano Valenzuela, Magistrado Vocal Tercero; Ervin Gabriel Gómez Méndez, Magistrado Vocal Décimo. Cecilia Odethe Moscoso Arriaza de Salazar, Secretaria de la Corte Suprema de Justicia en Funciones.