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07/01/2009 – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

354-2008

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Recurso de casación interpuesto por EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, a través de su Representante Legal respectivo contra la sentencia de fecha dieciocho de marzo de dos mil ocho, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dentro del proceso contencioso administrativo promovido por la recurrente contra el Ministerio de Economía. DOCTRINA La casación se invalida técnicamente cuando se citan las mismas normas como infringidas por aplicación indebida de la ley y como interpretadas erróneamente, lo cual es un defecto en el planteamiento. Los vicios de interpretación errónea de la ley y aplicación indebida de la ley, son técnicamente excluyentes entre sí cuando se refieren a una misma ley, por cuanto el primero parte del supuesto de la aplicación de la norma adecuada pero dándosele un sentido que no tiene, mientras que el segundo lo hace partiendo del supuesto de la aplicación de una norma inadecuada al caso. LEYES ANALIZADAS Artículo 621 inciso 1º del Código Procesal Civil y Mercantil

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL: Guatemala siete de enero de dos mil nueve. Se tiene a la vista para dictar sentencia el recurso de casación interpuesto por EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, a través de su Representante Legal respectivo contra la sentencia de fecha dieciocho de marzo de dos mil ocho, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo, dentro del proceso contencioso administrativo promovido por la recurrente contra el Ministerio de Economía, y como parte interesada la Procuraduría General de la Nación.

ANTECEDENTES:

I. DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO:

A. El expediente administrativo dio inicio con la solicitud presentada por la entidad recurrente, de fecha veinticinco de julio de dos mil, ante el Registro de la Propiedad Intelectual, solicitando el registro de la marca INTERNETAMIGO, clase treinta y ocho; quien al conocer de la marca solicitada, emitió resolución de fecha veintisiete de julio de dos mil, fundamentándose en el artículo 10 literal j) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial,rechazando de plano dicha solicitud, al considerar que la denominación solicitada contiene un término ampliamente utilizado en Internet.

B) Contra la resolución anterior la entidad recurrente interpuso recurso de revocatoria, el cual con fecha cuatro de marzo de dos mil dos, fue declarado sin lugar, mediante resolución número cero doscientos doce (0212), dictada por el Ministerio de Economía, la cual confirmó la resolución recurrida de fecha veintisiete de julio de dos mil, emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual.

II. DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: A) La entidad recurrente inició proceso contencioso administrativo ante la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, contra la resolución indicada en el inciso anterior, el doce de junio de dos mil dos.

B) El Ministerio de Economía contestó la demanda en sentido negativo y, la

Procuraduría General de la Nación, contestó la demanda sin indicar si lo hace en sentido negativo o positivo. C) El dieciocho de marzo de dos mil ocho, la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia, en la que declaró sin lugar la demanda promovida. D) Contra la sentencia mencionada, la recurrente interpuso el recurso de casación que ahora se resuelve. RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA: La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia en la que declaró: “I) Sin lugar la demanda planteada en el presente proceso contencioso administrativo por la entidad EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del Ministerio de Economía, por haber dictado la resolución número cero doscientos doce (0212) de fecha cuatro de marzo de dos mil dos. II) En consecuencia, confirma esta última resolución, así como la que sirve de antecedente que fue dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual el veintisiete de julio de dos mil…”. La Sala para llegar a la conclusión anterior consideró lo siguiente: “ La contienda impugnatoria que esta Sala debe resolver en esta oportunidad tiene su vertiente originaria en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual el veintisiete de julio de dos mil, por medio de la cual dicho Registro rechaza de plano la solicitud de registro del distintivo INTERNETAMIGO solicitada por la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA. A juicio de la mencionada autoridad administrativa, la

denominación INTERNETAMIGO contiene un término ampliamente utilizado como sinónimo de red informática mundial, y, por lo tanto, no es procedente otorgar la protección registral que se solicita ya que contraviene la norma contenida en el artículo 10, literal j), del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. La entidad EMPRESA NACIONAL DETELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, una empresa comercial constituida bajo las leyes del Estado de Chile, planteó recurso de revocatoria en contra de la referida resolución del Registro de la Propiedad Intelectual. La parte recurrente expone en su memorial de interposición del recurso que la marca INTERNETAMIGO es una marca original y caprichosa y cumple con los requisitos que nuestra legislación exige para ser inscrita como marca y la misma no contraviene lo establecido en el artículo 10, literal j), del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, por lo que la resolución impugnada debe revocarse y dictarse la que en derecho corresponde ordenando continuar con el trámite de registro de la marca solicitada por la mencionada entidad. Seguidos los trámites de ley, el Ministerio de Economía emitió su resolución cero doscientos doce (0212) del cuatro de marzo de dos mil dos, en la que en su parte considerativa, el Ministerio manifiesta que la denominación INTERNETAMIGO no cumple con los requisitos de novedad, originalidad y distintividad necesarios para constituir una marca, y, por ende, tipifica la prohibición contenida en el artículo 10, inciso j), del Convenio

Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, toda vez que dicha denominación contiene el elemento INTERNET que se refiere a la red informática mundial, término técnico que no puede ser reivindicado por persona alguna. Así también se comprueba, añade, que la palabra que la acompaña, como lo es AMIGO, constituye un adjetivo calificativo (sic) incurriendo así en otra acepción que contiene la prohibición indicada por el Registro de la Propiedad Intelectual, en consecuencia, no es procedente acoger el recurso de revocatoria planteado que fue declarado sin lugar, confirmándose la resolución impugnada. Este Tribunal, por su parte, estima necesario dejar claro que no obstante que el presente caso fue iniciado cuando se encontraban vigentes las normas del Convenio Centroamericano de Protección a la Propiedad Industrial, la normativa aplicable para decidir sobre la procedencia o improcedencia del registro de la expresión INTERNETAMIGO es la contenida en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, que entró en vigencia el uno de noviembre de dos mil, ya que el artículo 209 de esta última ley, para resolver este conflicto de leyes en el tiempo surgido con motivo de la entrada en vigencia de dicha nueva ley, dispone que las solicitudes que se hubieren encontrado en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la ley, se continuarían tramitando conforme el procedimiento establecido en la legislación vigente en la fecha de su presentación, pero los registros e inscripciones resultado de dichas solicitudes se

regirán por las disposiciones y se otorgarán por los plazos que establece la nueva Ley de Propiedad Industrial. Conforme a las disposiciones de la ley citada, hay marcas que son inadmisibles por razones intrínsecas y en ese sentido el artículo 20 dispone que no podrá ser registrado como marca, ni como elemento de lamisma, un signo que este comprendido en alguno de los casos siguientes:…..d) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trate’. El distintivo INTERNETAMIGO que se pretende registrar adolece, precisamente, de ese defecto notorio: incorpora como elemento de la marca la expresión INTERNET con la que se designa la red informática mundial. Esa sola circunstancia hace inadmisible el registro de la expresión mencionada y, por tal razón, la demanda contencioso administrativa debe declararse sin lugar, confirmándose, por otra parte, la resolución ministerial impugnada que se estima jurídicamente válida.” DEL RECURSO DE CASACIÓN Salvador Augusto Saravia Castillo, en su calidad de Mandatario Especial con Representación de la entidad Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Sociedad Anónima, interpuso recurso de casación de fondo, e invoca como submotivos aplicación indebida de la ley e interpretación errónea de la ley, contenido en el artículo 621 numeral 1º del Código Procesal Civil y Mercantil, en el presente caso el recurrente expresa los submotivos ya indicados de manera

conjunta en la forma siguiente:

“II. RAZONES Y FUNDAMENTO DE LA CASACIÓN:

A. CASACIÓN POR MOTIVO DE FONDO, SUBMOTIVO CONTENIDO EN EL

ARTICULO 621 INCISO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y

MERCANTIL, SUBCASO APLICACIÓN INDEBIDA DE LEY E INTERPRETACIÓN

ERRONEA DE LEY.

Se comete aplicación indebida de ley, cuando el juzgado invoca una norma para fundamentar su decisión, que no tiene relación con los hechos que se tuvieron por establecidos. La aplicación indebida de la ley significa una mala elección de la norma adecuada al caso concreto y se incurre en interpretación errónea de ley cuando el tribunal recurrido aplica erróneamente normas para dictar el fallo en el lugar de normas vigentes cuya aplicación era obligada por ser el fundamento jurídico-legal del asunto sometido a su conocimiento. En el presente caso, el tribunal sentenciador falló aplicando indebidamente la ley al caso concreto, ya que del estudio del expediente, claramente se puede establecer que la ley aplicable al presente caso es el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y no Le (sic) Ley de Propiedad Industrial, como lo indica la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en los CONSIDERANDOS IV y V de la sentencia dictada por esa Sala con fecha dieciocho de marzo del dos mil ocho, los cuales textualmente dicen: ‘CONSIDERANDO IV: Este Tribunal, por su parte, estima necesario dejar claro que no obstante que el presente caso fue iniciado cuando se encontraban vigentes las normas del Convenio Centroamericano de Protección a la PropiedadIndustrial, la normativa aplicable para decidir sobre la procedentita o improcedencia del registro de la expresión INTERNETAMIGO es la contenida en

vigentes las normas del Convenio Centroamericano de Protección a la PropiedadIndustrial, la normativa aplicable para decidir sobre la procedentita o improcedencia del registro de la expresión INTERNETAMIGO es la contenida en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, que entró en vigencia el uno de noviembre del dos mil, ya que el artículo 209 de esta última ley, para resolver este conflicto de leyes en el tiempo surgido con motivo de la entrada en vigencia de dicha nueva ley, dispone que las solicitudes que se hubieren encontrado en trámite a la fecha de la entrada en vigencia de dicha ley, se continuarán tramitando conforme el procedimiento establecido en la legislación vigente en la fecha de su presentación, pero los registros e inscripciones resultado de dichas solicitudes se regirán por las disposiciones y se otorgarán por los plazos que establece la nueva Ley de Propiedad Industrial.’ El Considerando V de la Sentencia identificada, textualmente dice: ‘CONSIDERANDO V: Conforme a las disposiciones de la ley citada, hay marcas que sin inadmisibles por razones intrínsecas y en ese sentido el artículo 20 dispone que no podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo que este (sic) comprendido en algunos de los casos siguientes: ….. d) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trate’. El distintivo INTERNETAMIGO que se pretende registrar adolece, precisamente, de ese defecto notorio: incorpora como elemento de la marca la expresión INTERNET con la que se designa la red informática mundial. Esa sola circunstancia hace inadmisible el registro de la expresión mencionada, y, por tal razón, la demanda

defecto notorio: incorpora como elemento de la marca la expresión INTERNET con la que se designa la red informática mundial. Esa sola circunstancia hace inadmisible el registro de la expresión mencionada, y, por tal razón, la demanda contencioso administrativa debe declararse sin lugar, confirmándose, por otra parte, la resolución ministerial impugnada que se estima jurídicamente válida.’ Según nuestra legislación marcaría, marca es cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra, y las mismas pueden consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden asimismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan aptitud distintiva. Conforme a los que establece la Ley de Propiedad Industrial y el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, ley aplicable al presente caso, la marca INTERNETAMIGO, es una marca que cumple y reúne todos los requisitos legales para ser inscrita como marca es una palabra original y caprichosa que distingue claramente los servicios de una persona con los de otra,y es una expresión que no ha pasado al uso general y no indica la naturaleza de los servicios que se identifican con dicha marca. Conforme a lo que establece el artículo 209 de la Ley de Propiedad Industrial (Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República), toda solicitud que se

los servicios que se identifican con dicha marca. Conforme a lo que establece el artículo 209 de la Ley de Propiedad Industrial (Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República), toda solicitud que se hubiese encontrado en trámite en la fecha de entrada en vigencia de esta ley, como se da en el presente caso, en que la solicitud de registro de la marca INTERNETAMIGO fue presentada el veinticinco de julio del año dos mil, cuando se encontraba vigente el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (aprobado por Decreto Número 26-73 del Congreso de la República), la misma debe continuarse tramitando conforme a la ley vigente en la fecha de su presentación, es decir conforme al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial hasta su registro, y una vez registrada la marca, sus plazos y disposiciones se rigen por la Ley de Propiedad Industrial (Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República). Para mayor ilustración de esa Honorable Corte, me permito citar la sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo el uno de junio del año dos mil seis dentro del expediente número doscientos cincuenta y tres guión dos mil uno (253-2001), a cargo del Oficial Primero de dicha Sala, por medio de la cual se resolvió el caso de la supuesta contravención del artículo 10 literal J) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en la solicitud de registro de la marca TELEDEPORTE, y en dicha oportunidad la Sala, textualmente dijo: ‘ (sic) CONSIDERANDO: Este Tribunal

procede a examinar la juridicidad de la resolución que se impugna y para el efecto analiza los argumentos expresados por las partes, lo que para el efecto prescribe la ley y las constancias procesales por lo que hace suyos los argumentos de la parte demandante al solicitar la inscripción de la marca ‘TELEDEPORTE’, la cual esta destinada para amparar servicios de la clase treinta y ocho, que consisten en servicios para transmisión de un programa de televisión. Dicha marca está constituida por la unión caprichosa de varios signos gráficos consistentes en las letras TELE, y la palabra DEPORTE, las cuales al estar reunidas en un vocablo forma una palabra original y caprichosa como lo es ‘TELEDEPORTE’. Siendo que no es un término de uso general y tampoco indica la naturaleza de los servicios que se amparan con la solicitud como lo son servicios de transmisión de un programa de televisión, las resoluciones impugnadas, no se encuentran apegadas a la ley como tampoco a los hechos. La marca TELEDEPORTE, forma en si una nueva denominación que no existe en el idioma castellano y que por lo tanto no describe un servicio, por otra parte no ha sido incorporado al léxico común corriente, en si es una denominación original que no cae dentro del presupuesto indicado en las resoluciones controvertidas; por lo anterior se puede concluir que la palabra TELEDEPORTE, no es propia de algún idioma que seautilizada para designar los servicios que protege e identifica y por lo mismo se puede afirmar categóricamente que el mismo no es palabra de uso general,

menos aún que indique la naturaleza de los productos, mercancías o servicios que se identifican con dicha marca, por lo que no encuadra dentro de la prohibición legal argumentada por el Registro de la Propiedad Intelectual y por el Ministerio de Economía. El término TELEDEPORTE, es un término caprichoso que reúne los requisitos y características de toda marca para cumplir con sus funciones como tal, como son originalidad, novedad y distinción, por lo que la misma no encuadra dentro de la prohibición contenida en el artículo 10 literal j) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Las resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Intelectual y por el Ministerio de Economía no se ajustan a la realidad fáctica y legal, ya que las mismas hacen una interpretación inadecuada de la norma en base a la cual fundamentan el rechazo y siendo que el término TELEDEPORTE si reúne los requisitos que exige nuestra legislación para ser inscrita como marca, la demanda interpuesta debe declararse con lugar y así debe resolverse no se condena al pago de las costas causadas a la parte vencida, por estimarse que litigaron de buena fe. “(sic) … (Me permito acompañar fotocopia simple de la sentencia identificada). El Tribunal aplicó indebidamente la ley al haber fundamentado su fallo en la Ley de Propiedad Industrial siento la ley aplicable al presente caso el Convenio Centroamericano para la Protección para la Propiedad Industrial, de conformidad a lo que establece el artículo 209 de la Ley de Propiedad Industrial. Así mismo interpretó erróneamente el artículo 20 literal d) de la Ley de Propiedad Industrial en el cual se fundamentó para declarar sin lugar la demanda interpuesta por representada ya que la marca INTERNETAMIGO, conforme a lo que establece

interpretó erróneamente el artículo 20 literal d) de la Ley de Propiedad Industrial en el cual se fundamentó para declarar sin lugar la demanda interpuesta por representada ya que la marca INTERNETAMIGO, conforme a lo que establece tanto el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y la Ley de Propiedad Industrial, no constituye un término que haya pasado al uso general y tampoco sirve para indicar la naturaleza de los servicios que se distinguen con la misma, como tampoco consiste en una palabra que en el lenguaje corriente sea una designación común o usual del servicio que ampara.” ANÁLISIS La casación se invalida técnicamente cuando se citan las mismas normas como infringidas por aplicación indebida de la ley, y como interpretadas erróneamente, lo cual es un defecto en el planteamiento. Los vicios de interpretación errónea de la ley y el de aplicación indebida de la ley, son técnicamente excluyentes entre sí, cuando se refieren a una misma ley, por cuanto el primero parte del supuesto de la aplicación de la norma adecuada pero dándosele un sentido que no tiene, mientras que el segundo lo hace partiendo del supuesto de la aplicación de una norma inadecuada al caso. Asimismo al analizarse el presente caso, se pudoestablecer que no se planteo tesis alguna con respecto a cada submotivo invocado y que el postulante cometió tales errores en el planteamiento de casación, toda vez que expone: a) “En resumen Señores Magistrados, el tribunal aplicó indebidamente los artículos 209 y articulo 20 inciso d) de la Ley de

Propiedad Industrial, por lo que procede la interposición del recurso de Casación por motivos de aplicación indebida e interpretación errónea de ley” o sea señala dos submotivos, que se refieren a las mismas normas; b) En el apartado número 5, literal a), expone: “ Con relación al subcaso de procedencia consistente en aplicación indebida e interpretación errónea, se estiman infringidos por inaplicación los artículos 10 inciso j) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (aprobado por el Decreto 26-73 del Congreso de la República) y con relación al subcaso de interpretación errónea de ley se estima infringido el artículo 209 de la Ley de Propiedad intelectual (Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala). Aquí existe un grave error, pues el postulante cita como casos de procedencia aplicación indebida e interpretación errónea de la ley, en consecuencia el articulo citado, tuvo que haber sido aplicado, toda vez que no se puede hablar de estos submotivos, si dicho articulo no ha sido aplicado en la sentencia, es decir que el recurrente al colegir su argumento no tomó en cuenta el extremo en el que se aplica el articulo ya indicado, situación que genera que no se pueda encuadrar dentro de la ley de la materia como validos los submotivos ya tantas veces indicados; c) En el numeral II, segundo párrafo, dice entre otras cosas “...se incurre en interpretación errónea de la ley cuando el tribunal recurrido aplica erróneamente normas para dictar el fallo en lugar de normas vigentes cuya

aplicación era obligada por ser el fundamento jurídico legal del asunto sometido a su conocimiento”, error técnico, porque si se aplican normas que no eran adecuadas al caso, se debe invocar aplicación indebida de la ley, y no interpretación errónea de la ley. Por tales razones es imposible hacer el análisis comparativo y por imperativo legal debe desestimarse la casación hecha valer. CONSIDERANDO II De acuerdo con el artículo 633 del Código Procesal Civil y Mercantil, si el Tribunal desestima el recurso, hará la declaración correspondiente, condenando al que interpuso el recurso al pago de las costas del mismo y a una multa, por lo que se condena al postulante al pago de las costas procesales y al pago de una multa. LEYES APLICABLES Artículo citado y 66, 67, 69, 75, 79, 621 inciso 1º, y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 79 inciso a), 141, 143 de la Ley del Organismo Judicial. POR TANTO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver DECLARA: I) DESESTIMA el recurso decasación relacionado; II) Condena al postulante al pago de las costas judiciales y al pago de una multa de cien quetzales, que deberá enterar en la Tesorería del Organismo Judicial, dentro de los tres días de estar firme el presente fallo. Notifíquese y con certificación de lo resuelto, vuelvan los antecedentes a donde correspondan.

Victor Manuel Rivera Woltke, Magistrado Vocal Octavo; Augusto Eleazar López Rodríguez, Magistrado Vocal Tercero; Edgar Raúl Pacay Yalibat, Magistrado Vocal

correspondan.

Victor Manuel Rivera Woltke, Magistrado Vocal Octavo; Augusto Eleazar López Rodríguez, Magistrado Vocal Tercero; Edgar Raúl Pacay Yalibat, Magistrado Vocal Sexto; Carlos Enrique de León Córdova, Magistrado Vocal Undécimo. Alejandro Marroquín Ariza, Secretario de la Corte Suprema de Justicia en Funciones.