359-2021 11102021 Cerveceria Centro Americana Sociedad Anonima

359-2021 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

11/10/2021

Recurso de casación interpuesto por Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima, en contra de la sentencia dictada por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el veintinueve de abril de dos mil veintiuno. DOCTRINA Violación de ley por inaplicación Existe defecto de planteamiento, cuando la casacionista no complementa su tesis, al no indicar cuál es, a su juicio, la norma que se aplicó indebidamente y no invoca alguna excepción. Interpretación errónea de la ley Es improcedente este submotivo, cuando la Sala al resolver la controversia le confiere el sentido y alcance que les corresponde a la norma denunciada como infringida.

LEYES ANALIZADAS Artículos: 621 inciso 1º del Código Procesal Civil y Mercantil; 29 inciso b) de la

Ley de Propiedad Industrial.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CÁMARA CIVIL SENTENCIA Guatemala, once de octubre de dos mil veintiuno.

I. Se integra por continuidad en el cargo con los suscritos magistrados, de conformidad con el punto segundo del acta número cuarenta guion dos mil veinte, de fecha doce de octubre de dos mil veinte, correspondiente a sesión extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial y la opinión consultiva emitida por la Corte de

Constitucionalidad el ocho de octubre de dos mil diecinueve, expediente cinco mil cuatrocientos setenta y siete guion dos mil diecinueve. II. Se trae a la vista para resolver el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el veintinueve de abril de dos mil veintiuno.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

I. Interponente: Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima, a través de su mandatario judicial y especial administrativo conrepresentación, Gustavo Adolfo Aguirre Solórzano.

II. Parte contraria: Ministerio de Economía, a través de su ministro,

Roberto Antonio Malouf Morales.

III. Terceros: a. La entidad CCM IP, Sociedad Anónima, a través de su mandatario especial judicial y administrativo con representación, Héctor Rolando Palomo Palomo. b. Procuraduría General de la Nación, por medio de su personero, José Raúl Herrera González.

CUESTIONES DE HECHO

I. La entidad CCM IP, Sociedad Anónima, de la república México, presentó ante el Registro de la Propiedad Intelectual, solicitud de registro inicial de marca conformada como “NOCHE BUENA Y DISEÑO”, para amparar productos comprendidos en la clase número treinta (32).

II. El citado Registro, emitió resolución por medio de la cual admitió la solicitud de inscripción aludida, por lo que publicó el edicto que la ley establece.

III. Derivado de lo anterior, la entidad Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima, planteó oposición, bajo el argumento que contaba con derechos registrados de la marca “NAVIDEÑA Y ETIQUETA”; y “ETIQUETA NAVIDEÑA”, ambas para amparar productos de la clase

Sociedad Anónima, planteó oposición, bajo el argumento que contaba con derechos registrados de la marca “NAVIDEÑA Y ETIQUETA”; y “ETIQUETA NAVIDEÑA”, ambas para amparar productos de la clase treinta y dos; y en trámite tenia la solicitud de registro de “NAVIDEÑA Y

ETIQUETA”.

IV. La oposición fue declarada sin lugar por el Registro de la

Propiedad Intelectual.

V. Inconforme, la citada entidad opositora planteó revocatoria, la que fue declarada sin lugar por el Ministerio de Economía.

VI. Contra lo resuelto, promovió proceso contencioso administrativo.

RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA La Sala resolvió sin lugar la demanda, en consecuencia, confirmó la resolución administrativa. Para el efecto consideró: «… que para determinar el carácter distintivo de la marca que se solicita sea registrada, es preciso verificar si la misma posee un elevado carácter distintivo, que identifique los productos o servicios que amparan la clase que se requiere su registro, a fin de no provocar confusión en el consumidor final. Se ha dicho que hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recurso, la misma impresión, aun cuando en los detalles existan diferencias. En el caso sometido a análisis, la entidad demandante, argumenta que la marca solicitada presenta semejanzas gráficas e ideológicas que presentan conflicto con signos distintivos

propiedad de CERVECERÍA CENTRO AMERICANA, SOCIEDAD ANÓNIMA,

específicamente la similitud gráfica e ideológica que se produce en la mente del consumidor al utilizar la marca “NOCHE BUENA Y DISEÑO” para identificar el producto “CERVEZA”, y ya existir en el mercado la marca “NAVIDEÑA” para identificar el producto “CERVEZA”, lo que inevitablemente generaría confusión en el consumidor, situación que inexplicablemente el Registro de la Propiedad Intelectual pasa por alto en un grave incumplimiento de sus funciones. En base a los argumentos expuestos por la entidad actora, este Tribunal al verificar las reglas para calificar las semejanzas contenida en el artículo 29 literal b) de la Ley de Propiedad Industrial, considera que tal y como se argumenta en lasresoluciones emitidas las cuales son sometidas a revisión, que entre los signos de NOCHE BUENA Y DISEÑO, solicitado y las marcas “NAVIDEÑA Y ETIQUETA Y ETIQUETA NAVIDEÑA, registrada en clase treinta y dos (32) existen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permitan que ambas sean distintivas de los productos que amparan pues gráficamente “NOCHE BUENA Y NAVIDEÑA” no son iguales ni similares, son conceptos distintos; fonéticamente se escuchan diferentes e ideológicamente la una no sugiere a la otra. La única característica similar es la flor de pascua, siendo diferentes en cuanto a que las etiquetas de la opositora tiene un cintillo de regalo y el tipo de letra no es igual al de la marca solicitada, y en general, los colores azul, rojo, verde y rojo de la opositora, dan

una idea distinta a sus marcas que difieren de la etiqueta de la solicitante, cuyo fondo es de color dorado y el color de letra cae obscuro, análisis compartido por éste Tribunal. Con relación a la semejanza ideológica reclamada, si bien, “NOCHE BUENA Y NAVIDAD”, son festividades asociadas con la religión y tradiciones decembrinas que se relacionan, sin embargo, no por ello provoca confusión en el consumidor al tenerse claridad sobre la diferencia entre ambas terminologías que relacionan a momentos diferentes, las cuales son descritas en la resolución controvertida y la que le sirve de antecedente. La confusión de las marcas es entendida como aquella situación en la que la mente humana, al visualizar de manera física o imaginaria un producto, donde se ostente o involucre una marca conocida y acreditada por el consumidor, se dificulta la identificación o ubicación exacta de ésta dentro del mismo contexto del mercado, lo cual no ocurre en el presente caso, por lo que éste Tribunal es del criterio que el concepto que el consumidor percibe de cada una de las denominaciones no le puede provocar error o confusión al grado que impida que los signos no puedan coexistir en el mercado (…) La exigencia legal se aplica porque lo que constituye las marcas en su conjunto y su aspecto general, de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos los elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si haya imitación.” En ese sentido, frente a los

argumentos expresados en la demanda, este Tribunal es del criterio que el órgano administrativo demandado al emitir la resolución controvertida no es violatoria a los derechos que alega el demandante ni es arbitraria y contradictoria, tomando en consideración que al resolver tanto la oposición como el Recurso de Revocatoria, el análisis comparativo se hizo conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, los argumentos expresados en la demanda carecen de sustento jurídico, ya que al no encontrarse semejanza de la marca que se pretende registrar con la ya registrada la misma puede coexistir en el mercado de consumidores. En conclusión, este Tribunal es del criterio que la resolución controvertida se encuentra ajustada a derecho y no es contraria al principio de juridicidad, por lo que la demanda planteada debe declararse sin lugar, haciendo las demás declaraciones que en derecho corresponden (sic)…». MOTIVO Y SUBMOTIVOS INVOCADOS Motivo de fondo Submotivos a. Violación por inaplicación de los artículos 21 y 35 de la Ley de Propiedad Industrial. b. Interpretación errónea del artículo 29 inciso b) de la Ley de Propiedad Industrial.CONSIDERANDO I Violación de ley por inaplicación Con relación a este submotivo, la entidad casacionista argumentó: «... La Honorable Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la Sentencia dictada con fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, incurre en violación –por inaplicaciónde ley, ignorando lo preceptuado por el artículo 21

de la Ley de Propiedad Industrial que establece los casos en que no puede registrarse una marca y en que esta es inadmisible por derechos de terceros, toda vez que se establece expresamente que una marca no podrá registrarse en los siguientes casos: a) “Si el signo es idéntico o similar a una marca o una expresión de publicidad comercial registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión o crear un riesgo de asociación con esa marca o expresión de publicidad comercial”, e “i) Si el signo pudiera servir para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal (…) »… Al no aplicar lo dispuesto en el artículo 21 de la ley de Propiedad Industrial, la Honorable Sala, comete violación –por inaplicaciónde ley, violación de ley en la que incurre asimismo ya que tampoco aplica lo dispuesto en artículo 35 en el literal b) que establece lo siguiente: “Derechos conferidos por el registro de la marca. El registro de una marca otorgará a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma y los derechos de: …b) Oponerse al registro de una marca idéntica o semejante para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se registró la marca, o para productos o servicios diferentes, aún si están comprendidos en otra clase de la clasificación de productos y servicios que aplique ello siempre que pudieren causar riesgo de confusión o impliquen un aprovechamiento indebido de una marca notoriamente conocida o puedan provocar riesgo de asociación o el

debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocida la marca (…) al no aplicar dicha norma incurre en violación –por inaplicaciónde la ley del artículo 35 citado. »De la relación de hechos manifestados en el presente memorial se puede apreciar que al dictar la Honorable Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo la referida sentencia y al declarar en la misma SIN LUGAR la demanda contencioso administrativa promovida por la entidad CERVECERIA CENTRO AMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA cometió violación de ley por inaplicación de los Artículos 21 y 35 de la Ley de Propiedad Industrial (sic)…». Alegaciones El Ministerio de Economía, al respecto de este submotivo argumentó: «… la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo cometió violación de ley por haber infringido los Artículos 21 literales a) e i) y el artículo 35 literal b) de la Ley de Propiedad Industrial, porque al no aplicar dichos artículos indicados, que son disposiciones claras y cuya aplicación implica que debe de rechazarse el registro de una marca que incurre en los casos establecidos en las literales indicadas, aplicación que omitió la Honorable Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ya que se vulneran los derechos de su mandante en cuanto a que se omiten los supuestos de inadmisibilidad de una marca, al ser esta similar a una marca ya registrada para los mismos productos, generando así un riesgo de confusión al consumidor y un aprovechamiento injusto del posicionamiento de la marca de su representada (sic)…» .La entidad CCM IP Sociedad Anónima, al respecto de este submotivo

argumentó: «… El análisis de la Sala Sexta, se puede evidenciar desde el considerando tercero (lll) en la página diecisiete (17) de la Sentencia, en donde se hace un exhaustivo análisis para determinar si existe posibilidad de confusión, tomando en cuenta no solo lo que establece el artículo veintinueve (29) sino también lo que expertos en la materia, como el tratadista Justo Nava Negrete indica en cuanto a la comparación de las marcas y la doctrina que establece la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Asimismo, la Sala también cita de forma expresa, en la página diecinueve (19) la parte conducente del artículo veintiuno (21) literal a); por lo tanto, contrario a lo que la Recurrente argumenta, la Sala Sexta no omitió aplicar la norma del artículo 21 y en consecuencia no existe la violación de ley, por la inaplicación que se reclama (…) »Por lo tanto, queda evidenciado que no existe violación de ley por en relación a la aplicación del artículo veintiuno (21) literal a) e i) de la Ley de Propiedad Industrial, y la Sentencia no deberá ser casada por este submotivo, debiendo declarar el mismo como IMPROCEDENTE (…) »Honorables Magistrados de la simple lectura de la norma anterior, esta norma es la que confiere a cualquier titular que tenga una marca registrada, entre otros Derechos, el de tener la facultad de oponerse al registro de otro signo, derecho del que la Recurrente ha hecho uso, pues al tenor de dicho artículo presentó en

fecha, veintitrés de abril de dos mil doce, su escrito de oposición, el cual fue admitido para su trámite por el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala. En dicho procedimiento, al agotarse todas las etapas y no estar conforme con la resolución emitida, la Recurrente también ejerció su derecho de recurrir la decisión del Registro de la Propiedad Intelectual, a través de la interposición del recurso de revocatoria ante el Ministerio de Economía (…) »… es importante agregar que el artículo treinta y cinco (35) numeral b), citado en el numeral (6) de este apartado, establece, como una limitación al derecho que le confiere una marca a su titular, que la oposición es procedente cuando la marca o el signo considerado en conflicto, pueda causar riesgo de confusión o implique un aprovechamiento indebido de una marca notoria, pues el simple hecho de tener una marca no obliga a Registro de la Propiedad Intelectual, al Ministerio de Economía, ni a la Sala Sexta, a declarar con lugar una oposición, sino debe realizarse un análisis, como lo establece el artículo veintinueve (29) de la Ley de Propiedad Industrial, que indica “Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones (…) »… Fue con base en dicho análisis integral que las normas, que la Sala Sexta determinó que las marcas que la Recurrente considera en conflicto, no cumplen el supuesto que establece el artículo treinta y cinco (35), pues NAVIDEÑA Y NOCHE BUENA no son signos que puedan causar riesgo de confusión (sic)…».

La Procuraduría General de la Nación, argumentó: «… en el presente caso, el Honorable Tribunal únicamente está actuando conforme a derecho, ejerciendo su obligación legal de velar porque los actos de la administración pública observen los principios de juridicidad y legalidad (…) »Mi Representada estima que el presente Recurso Extraordinario de Casación, debe de declararse SIN LUGAR, ya que el planteamiento del mismo es confuso, no llena los lineamientos que la ley exige, no se presenta de forma puntual y concreta cual es el punto toral en que el Honorable Tribunal incurrió para poderplantear y pretender que se le trámite al Recurso de Casación, únicamente se invocan dos submotivos, pero no se logra argumentar ni doctrinaria ni legalmente el motivo esencial que le dio origen al presente recurso. Plantea innumerables veces su inconformidad, pero eso no le ofrece a la Honorable Cámara argumentos para que pueda entrar a examinar su caso y establecer fehacientemente la procedencia o no de los submotivos indicados (sic)…». Análisis de la Cámara La violación de ley, se configura entre otros supuestos, cuando se comete una infracción en la actividad intelectual del juzgador, quien al fundamentar su decisión, no aplica la norma que contiene los supuestos que resuelven la controversia. La entidad casacionista argumenta que la Sala no aplicó en el fallo recurrido los artículos 21 y 35 de la Ley de Propiedad Industrial, por lo que hacer referencia de los supuestos de admisibilidad de una marca, al ser esta similar a otra ya registrada para los mismos productos, con lo cual se genera un riesgo de confusión al consumidor y un aprovechamiento injusto del posicionamiento de su marca. Esta Cámara estima conveniente realizar ciertas aclaraciones respecto al recurso de casación, el cual es un medio de impugnación extraordinario de carácter

confusión al consumidor y un aprovechamiento injusto del posicionamiento de su marca. Esta Cámara estima conveniente realizar ciertas aclaraciones respecto al recurso de casación, el cual es un medio de impugnación extraordinario de carácter rigurosamente formalista y limitativo, que para ser conocido requiere el cumplimiento de los requisitos legales, así como de aquellos establecidos en la doctrina y la jurisprudencia. Entre estos está el planteamiento de una tesis, que sustente de forma clara, precisa y concreta el inadecuado proceder de la Sala, para que el tribunal cuente con los elementos necesarios para analizar el motivo o submotivo que provocan el recurso. Uno de esos requerimientos, es el que se ha establecido en la doctrina de este Tribunal, en el sentido que cuando se invoque el submotivo de violación de ley por inaplicación, debe invocarse a su vez, el de aplicación indebida, puesto que la omisión de la norma pertinente que resuelve los hechos en discusión, presupone la aplicación de otra que no resulta adecuada, por no contener los supuestos jurídicos idóneos. No obstante lo anterior, tal requerimiento tiene sus excepciones específicas, que ocurren en los casos en que el recurrente hace la salvedad, que no ha existido aplicación indebida de una norma por parte de la Sala o bien, que esta no se ha sustentado en ningún otro precepto legal o se resuelve con aspectos fácticos. Este criterio, ha sido avalado por la Corte de Constitucionalidad, según se

consigna en la sentencia dictada el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del amparo cuatro mil ciento cuarenta y siete guion dos mil diecisiete, el cual indica: «… cabe mencionar que en referencia a los submotivos de fondo de “aplicación indebida de la ley y violación de ley por inaplicación”, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, ha sostenido que tales submotivos son complementarios, toda vez que la inaplicación de una ley, trae como consecuencia la aplicación indebida de otra norma. El Tribunal de Casación también conocido de ese submotivo, cuando en el planteamiento del referido recurso extraordinario, el interesado hace la salvedad de no invocar el segundo de los subcasos, porque a su juicio en el fallo objetado no se aplicó indebidamente ninguna norma, aludiendo con ello a una imposibilidad legal y material de hacer la denuncia en el sentido señalado. Criterio que ha sido compartido por esta Corte, como la expresado en las sentencias de uno deagosto y diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, dictadas en los expedientes 1133-2018 y 132-2018, respectivamente (sic)…». (El resaltado es propio). En el presente caso, al hacer el estudio pertinente, se advierte que la casacionista no cumple con los requisitos exigidos para poder incursionar en el estudio pretendido, dado que, como se mencionó en párrafos precedentes, los submotivos de violación de ley por inaplicación y aplicación indebida, son

complementarios entre sí; puesto que la inaplicación de la norma pertinente que resuelve los hechos en discusión, presupone la aplicación de otra que no resulta adecuada por no contener los supuestos jurídicos idóneos. En el presente caso, se denunció la inaplicación de los artículos 21 y 35 ambos de la Ley de Propiedad Industrial; sin embargo, la casacionista no completó la tesis, indicando cuáles son las normas que a su criterio la Sala aplicó indebidamente, tampoco hace referencia a la existencia de alguna excepción, por lo anterior, no se cumplen los requerimientos exigidos por la doctrina de la complementariedad. Ante la deficiencia ya señalada, se hace imposible incursionar en el estudio correspondiente, pues esta no puede ser subsanada de oficio por esta Cámara, por lo que el submotivo alegado deviene improcedente. CONSIDERANDO II Interpretación errónea de ley La entidad casacionista argumentó: «… Para poder determinar la similitud entre las marcas, el artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial contempla varias reglas, sin embargo, la interpretación errónea en el caso concreto se centra, principalmente, en el siguiente supuesto: “b) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate (…) »… Al respecto, la Honorable Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo, en la Sentencia proferida establece que: “… hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recurso, la misma impresión, aun cuando en los detalles existan diferencias.” Además, establece: “entre los signos de NOCHE BUENA Y DISEÑO, solicitado y las marcas “NAVIDEÑA Y ETIQUETA Y ETIQUETA Y NAVIDEÑA”, registrada en clase treinta y dos (32) existen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten que ambas sean distintivas de los productos que amparan pues gráficamente “NOCHE BUENA Y NAVIDEÑA” no son iguales ni similares, son conceptos distintos; fonéticamente se escuchan diferentes e ideológicamente la una no sugiere a la otra. La única característica similar es la flor de pascua … Con relación a la semejanza ideológica reclamada, si bien, “NOCHE BUENA Y NAVIDAD”, son festividades asociadas con la religión y tradiciones decembrinas que se relacionan, sin embargo, no por ello provoca confusión en el consumidor al tener claridad sobre la diferencia entre ambas terminologías que relacionan a momentos diferentes (…) »… al respecto del aspecto gráfico establece –sin razonarque “no son iguales ni similares, son conceptos distintos”, sin embargo, la doctrina y jurisprudencia en materia de propiedad industrial establece que la semejanza gráfica se refiere a los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Es decir, se deben considerar los rasgos y

trazos del elemento gráfico (…) Entonces, para determinar si hay una similitud o no respecto de los elementos gráficos, la Honorable Sala tuvo que haberconsiderado la ubicación de las palabras en el diseño (ambas ubicadas en el medio del bosquejo), la coincidencia de colores (preponderan el rojo y amarillo), los trazos que comparten (pascuas). »En relación al aspecto ideológico establece: “…una no sugiere a la otra. La única característica similar es la flor de pascua … Con relación a la semejanza ideológica reclamada, si bien, “NOCHE BUENA Y NAVIDAD”, son festividades asociadas con la religión y tradiciones decembrinas que se relacionan, sin embargo, no por ello provocan confusión en el consumidor al tenerse claridad sobre la diferencia entre ambas terminologías que relacionan a momentos diferentes…” Sobre ello, en las marcas mixtas se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe. En estos casos, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea e incurrir en el riesgo de confusión (…) no se puede establecer que la marca pretendida no provoca confusión en el consumidor porque ambas terminologías se relacionada a momentos diferentes, porque el

consumidor promedio no está pensando en el día de cada acontecimiento, sin0 de la celebración como tal que se lleva cabo durante del mes de Diciembre y avoca la idea cristiana de la espera y nacimiento de Jesús (…) Entonces, aun cuando el consumidor podría diferenciar que son dos productos distintos, al ser la marca de mi representada la única que hace referencia a una festividad cristiana celebrada en Diciembre y de haberse registrado y estado en el mercado por más de diez años, sería fácil pensar que ahora una nueva cerveza cuya denominación es “noche buena” es una nueva presentación o línea del producto de mi representada (confusión indirecta). »Asimismo, se debe mencionar que la literal a) del artículo 29 establece que deberá en todo caso darse preferencia al signo ya protegido sobre el que no lo está. En el presente caso las marcas “NAVIDEÑA Y ETIQUETA” y “ETIQUETA NAVIDEÑA”, se encuentran inscritas y vigentes, acreditándose que el primer registro de marca se tiene desde hace más de diez años, siendo la única cerveza que evoca la idea de una festividad navideña. La literal e) del artículo 29 establece que los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de ventas y tipo de consumidor a que se van destinados. Se trata en este caso de signos distintivos que identifican el mismo tipo de productos, esto es el producto “cerveza”, productos que necesariamente tienen los mismos canales de distribución, los mismos puntos de venta y van dirigidos al mismo consumidor

(…) La literal f) del artículo 29 establece que para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. En este caso, se acreditó que los signos distintivos se utilizan para comercializar el producto “cerveza”, por lo tanto, de acuerdo al artículo 29 se establece claramente que existe posibilidad de confusión al ser los mismos productos, con similitudes gráficas y fonéticas. Además, la literal g) del artículo 29 establece que no es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios. En el presente caso y de acuerdo a la norma citada, es suficiente teniendo en cuenta la cultura e idiosincrasia del consumidorguatemalteco acreditar que existe similitud en el aspecto gráfico e ideológico para poder determinar que el riesgo de confusión es alto. En relación a esto, al efectuar al analizar las marcas según las reglas para calificar semejanza es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con los productos que el mismo va a adquirir. Es decir, si estamos ante un producto de consumo masivo, como lo es la “cerveza”, el grado de atención del consumidor promedio debe ser un parámetro importante para el análisis de la confundibilidad de signos, bajo el entendido que este no va a tener el mismo grado de atención al comprar una cerveza respecto a comprar medicina cuyo nivel de atención y análisis requiere un grado más alto, debido a la necesidad que se va a satisfacer (…)

análisis de la confundibilidad de signos, bajo el entendido que este no va a tener el mismo grado de atención al comprar una cerveza respecto a comprar medicina cuyo nivel de atención y análisis requiere un grado más alto, debido a la necesidad que se va a satisfacer (…) »Por lo tanto, a pesar de establecer la Honorable Sala Sexta que la norma aplicable es el artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, incurre en una interpretación errónea de dicha norma y que al amparo de la misma las marcas de mi representada “NAVIDEÑA Y ETIQUETA” Y “ETIQUETA NAVIDEÑZ” puede coexistir pacíficamente con la marca pretendida “NOCHE BUENA Y DISEÑO” no obstante, de que ambos comparten similitudes gráficas e ideológicas y que además, al tratarse en ambos caso de signos distintivos que protegen el mismo producto: “cerveza”, comparten los mismos canales de distribución y puntos de venta, por lo que el riesgo de confusión para el consumidor es inminente (sic)…» Alegaciones El Ministerio de Economía, respecto de este submotivo argumentó: «... la marca “NOCHE BUENA”, que es una marca denominativa, dirigida a amparar productos comprendidos en la clase treinta y dos (32) y, las marcas ETIQUETA NAVIDEÑA y NAVIDEÑA Y ETIQUETA, para amparar productos de la misma clase treinta y dos (32), que es una marca mixta que incluye distintos diseños, además se establece que no comparten términos comunes y se

pronuncian en forma distinta por lo que pueden coexistir libremente en el mercado (…) La recurrente señala la existencia de semejanza gráfica e ideológica, entre los signos, sin embargo, si analizamos las denominaciones que cada uno de ellos conforma, “NOCHE BUENA y NAVIDEÑA” veremos que se trata de denominaciones que se escriben de forma diferente, evidenciándose que no comparten términos comunes y que se pronuncian de una