361-2011 22082012 Merck Co. Inc

22/08/2012 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

361-2011

Recurso de casación interpuesto por MERCK & CO., INC. contra la sentencia dictada el dieciocho de febrero de dos mil diez por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. DOCTRINA Violación de ley por inaplicación Es improcedente este submotivo, cuando la Sala sentenciadora, pese a no plasmar de forma expresa la norma jurídica impugnada, la utiliza para la resolución de la controversia, al arribar a conclusiones que no hubiesen sido posibles de obtener sin el análisis de aquélla.

LEYES ANALIZADAS Artículos: 621 inciso 1º del Código Procesal Civil y Mercantil; y, 10 incisos o) y p) y 23 primer párrafo del Convenio Centroamericano para la Protección de la

Propiedad Industrial.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CÁMARA CIVIL SENTENCIA Guatemala, veintidós de agosto de dos mil doce. Recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo el dieciocho de febrero de dos mil diez.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

I. Interponente: Merck & Co., Inc., que actúa por medio de su mandatario especial con representación, Ramón Augusto Guzmán López.

II. Partes contrarias: Ministerio de Economía, que actúa por medio de su ministro Sergio de la Torre Gimeno, y la Procuraduría General de la Nación, que actuó por medio de la personera de la nación, Julia Darina Ríos Rodas.

CUESTIONES DE HECHO

I. La entidad Merck & Co., Inc. solicitó la inscripción de la marca Rotateq en la clase número cinco.

II. El Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar dicha solicitud, por

CUESTIONES DE HECHO

I. La entidad Merck & Co., Inc. solicitó la inscripción de la marca Rotateq en la clase número cinco.

II. El Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar dicha solicitud, por existir semejanza gráfica, fonética e ideológica con la marca Rotaten, clase número cinco, propiedad de la entidad Ropsohn Laboratorios Ltda.

III. Contra dicha resolución, la solicitante interpuso recurso de revocatoria. El cual fue declarado sin lugar por el Ministerio de Economía.

IV. Contra esa resolución, la entidad Merck & Co., Inc. promovió proceso contencioso administrativo.RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA La Sala declaró sin lugar la demanda y confirmó las resoluciones administrativas.

Para el efecto, consideró: «… esta Sala establece que el Registro de la Propiedad Intelectual al recibir la solicitud de inscripción de la marca antes descrita, actuó de conformidad con lo [que] estipula el artículo 91 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, la que en su parte conducente dice “ARTÍCULO 91 Presentada una solicitud, el Registrador procederá a comprobar si la marca, nombre comercial, señal o expresión de propaganda cuyo registro se pide está comprendida en las prohibiciones contenidas en los literales del artículo 10 y del artículo 49 o las literales a), b), c), y d) del artículo 62, según el caso. Si ello fuera así, rechazará de plano la solicitud indicando las razones en que se funda. En igual forma procederá el Registrador si el solicitante no fuere alguna de

las personas a que se refiere el artículo 78.”, verificando en el sistema de marcas, en el resultado de búsqueda retrospectiva de fecha veinticuatro de julio del año dos mil, en la que se verifica la existencia de la marca ROTATEN inscrita con fecha once de enero de mil novecientos noventa y seis, bajo el número setenta y ocho mil trescientos catorce con fecha de vencimiento diez de enero del año dos mil seis, bajo la clase cinco, por lo que la marca que se pretende registrar ROTATEQ, tiene semejanza gráfica, fonética e ideológica que pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, ya registrados con los productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase, toda vez que la marca ROTATEN, propiedad de la entidad ROPSOHN LABORATORIOS LTDA, se encuentran comprendidos dentro de la clase cinco, la cual ampara productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastros, material para vendaje, materiales para empastar dientes y para implantes dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos, correspondiente a la misma clase en que se pretende registrar la marca ROTATEQ, solicitada por la entidad MERK (sic) & CO., INC., por lo que existe similitud ideológica, encontrándose en los supuestos que determina el artículo 10 incisos o) y p), del CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Por lo anteriormente analizado y considerado, se estima que la

acción intentada por la entidad MERK (sic) & CO., INC. (…) no puede prosperar…». Contra esta resolución se interpuso recurso de aclaración por parte de la entidad Merck & Co., Inc., al estimar que en la sentencia se había consignado de forma errónea la denominación de la misma. El mismo fue declarado con lugar en auto del catorce de febrero de dos mil once. MOTIVO Y SUBMOTIVO INVOCADOS Motivo de fondoSubmotivo Violación del artículo 23, párrafo primero del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. CONSIDERANDO I Con respecto a este submotivo, la recurrente expuso: «Se infringe el artículo 23 párrafo primero (…) porque habiéndose comprobado durante la dilación probatoria del proceso la diferencia de productos que amparan ambas marcas en este caso, la marca registrada ROTATEN y la marca solicitada ROTATEQ, ambas en clase cinco, la Honorable Sala (…) resolvió declarar sin lugar la demanda (…). Como pueden notar los señores Magistrados, la norma legal y párrafo citado, determina puntualmente el ámbito de propiedad de un signo distintivo y el consiguiente derecho al uso del mismo, es decir, que de acuerdo con la norma y párrafo citado, la marca protege específicamente aquellos productos para los cuales haya sido registrada. En el caso sub-júdice, tenemos que la entidad ROPSOHN LABORATORIOS LTDA, es propietaria de la marca ROTATEN en la misma clase cinco para la cual mi representada (…) pretende el registro de su

marca ROTATEQ. Sin embargo, noten los señores Magistrados que el producto para el cual se pretende la marca ROTATEQ es muy específico, en este caso, “vacuna para la prevención del rotavirus” el cual es producto de uso delicado y que en ningún momento puede ser motivo de venta popular (…). Es innegable que (…) ROTATEQ se ha convertido en una marca notoria, muy famosa, debido a que la enfermedad denominada “ROTAVIRUS” lamentablemente ha tomado el carácter de endémica (…). A contrario sensu, tenemos que la marca registrada ROTATEN en clase cinco, posee una cobertura marcaria bastante amplia y genérica, la cual es la siguiente: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastros, material para vendaje, materiales para empastar dientes y para implantes dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos.” Noten los señores Magistrados que la cobertura marcaria del signo distintivo registrado ROTATEN es muy distinta a la que pretende mi representada con su marca ROTATEQ, lo que demuestra que no hay ninguna posibilidad de confusión en el público consumidor al momento de adquirir el producto, ante todo que se vende bajo prescripción médica. El aspecto de diferencia de productos que protegen ambas marcas es muy importante en el presente caso, porque permite la sana competencia comercial entre las entidades mercantiles titulares de las marcas nombradas. De conformidad con el artículo 23 primer párrafo del Convenio (…) la propiedad de la entidad titular de la marca ROTATEN alcanza únicamente los productos que le aparecen en su inscripción registral (…). »Está claro que en el presente caso, la solicitud de marca ROTATEQ es capaz

Convenio (…) la propiedad de la entidad titular de la marca ROTATEN alcanza únicamente los productos que le aparecen en su inscripción registral (…). »Está claro que en el presente caso, la solicitud de marca ROTATEQ es capaz de distinguir claramente el producto que pretende amparar, cuyos efectosasociativos con el público consumidor se pueden negar, lo cual va en un claro aporte al principio de la sana competencia comercial. La falta de asociación entre los productos de ambas marcas, determina la falta de confusión y error en el ámbito mercantil…». Alegaciones Con respecto a este submotivo, el Ministerio de Economía, manifestó que: «… el Registro de la Propiedad Industrial, al realizar el examen de novedad que la ley de la materia establecía emitió la resolución (…) con base en el artículo 10 literal p) del Convenio (…) mediante la cual declaró sin lugar la solicitud de registro (…) al considerar que guarda semejanza gráfica, fonética e ideológica, con la marca ROTATEN (…) no obstante de acuerdo al Artículo 209 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República (…) los registros, inscripciones o patentes resultado de dichas solicitudes, se regirán por las disposiciones y se otorgarán por los plazos que establece dicha ley, en consecuencia, en el presente procedimiento, se tiene que aplicar el Artículo 21 de la precitada ley que estipula: Marcas inadmisibles por derechos de terceros…». Con respecto a este submotivo, la Procuraduría General de la Nación, manifestó que la Sala sentenciadora al fallar lo hizo conforme a derecho, sin vulnerar

precepto legal alguno. Análisis de la Cámara El submotivo de violación de ley por inaplicación, se configura cuando el juzgador omite tomar en cuenta la norma que contiene el supuesto jurídico aplicable a los hechos controvertidos. Esta Cámara, previamente a pronunciarse sobre la procedencia o no del submotivo invocado por la recurrente, estima pertinente exponer que a través de la violación de ley por inaplicación, el Tribunal de Casación no puede variar los hechos que quedaron debidamente acreditados ante el órgano jurisdiccional competente, por lo que, el análisis debe versar únicamente en cuanto a verificar si existe o no inaplicación de la norma que se estima infringida, esto al tenor de los aspectos fácticos debidamente establecidos. Para realizar el análisis comparativo y confrontativo correspondiente, es pertinente traer a colación lo resuelto por la Sala sentenciadora, la cual argumentó «… que el Registro de la Propiedad Intelectual al recibir la solicitud de inscripción de la marca antes descrita actuó de conformidad como lo estipula el artículo 91 del Convenio…»; posteriormente indicó: «por lo que la marca que se pretende registrar (…) tiene semejanza gráfica, fonética e ideológica que pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, ya registrados con los productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase, toda vez que la marca ROTATEN, propiedad de la entidad ROPSOHN LABORATORIOS LTDA, se encuentran comprendidos dentro de laclase cinco (…) por lo que existe similitud ideológica, encontrándose en los

supuestos que determina el artículo 10 incisos o) y p) del CONVENIO…». La casacionista expone que la Sala sentenciadora omitió aplicar el primer párrafo del artículo 23 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que regula: «La propiedad de una marca y el derecho a su uso exclusivo sólo se adquiere en relación con los productos, mercancías y servicios para los que se hubiera solicitado y que estén comprendidos en una misma Clase». Esta Cámara concluye que el submotivo invocado debe ser desestimado por las razones siguientes: a) la Sala sentenciadora tuvo por acreditado, como aspecto fáctico, que la marca Rotaten registrada dentro de la clase cinco, amparaba productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastros, material para vendaje, materiales para empastar dientes y para implantes dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos; asimismo acreditó que la marca que se pretendía registrar amparaba productos farmacéuticos y vacunas, concluyendo que tanto la marca registrada como la que se pretendía registrar correspondían a la misma clase; b) en base a los hechos probados, la Sala sentenciadora verificó la juridicidad de la resolución administrativa impugnada, concluyendo que la marca, cuya inscripción se solicitaba, no podía ser inscrita al concurrir dos de las prohibiciones contenidas en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, específicamente las contenidas en los incisos o) y p) del artículo 10, relacionadas con las semejanzas gráfica, fonética e ideológica que existen entre ambas marcas y por ser de la misma clase; c) la Sala sentenciadora

la Propiedad Industrial, específicamente las contenidas en los incisos o) y p) del artículo 10, relacionadas con las semejanzas gráfica, fonética e ideológica que existen entre ambas marcas y por ser de la misma clase; c) la Sala sentenciadora para determinar la existencia de similitud entre la marca registrada y la que se pretendía registrar, verificó la clase y los bienes amparados en ambas, por lo que si bien en la sentencia relacionada no se hace referencia expresa a la norma que se estima infringida esto no implica que la Sala sentenciadora no la haya apreciado para resolver, esto es así, porque para determinar la concurrencia de las causales de prohibición indicadas (referente a marcas previamente registradas), se requería establecer el registro de la marca (a efecto de determinar la propiedad), así como la clase en la que estaba inscrita y las mercancías que amparaba, aspectos éstos que se derivan de lo contenido en el primer párrafo de la norma jurídica impugnada. Por lo anterior, si la Sala sentenciadora hubiese omitido considerar lo regulado en aquélla, no hubiese podido establecer la concurrencia de dichas causales de prohibición de registro, y por ende, fallar en la forma como lo hizo. Por todo lo anteriormente considerado, se verifica la improcedencia del submotivo invocado, al quedar establecido que la norma que estimaba infringida la casacionista si fue apreciada por la Sala sentenciadora; por consiguiente, elsubmotivo invocado debe ser desestimado como se declarara en la parte resolutiva de la presente.

CONSIDERANDO II

De conformidad con el artículo 633 del Código Procesal Civil y Mercantil, es obligatoria la condena de costas y la imposición de la multa, al ser declarado sin lugar el recurso de casación, por lo que en acatamiento de tal disposición, debe hacerse la declaración correspondiente. LEYES APLICABLES Artículos citados y: 12, 203 y 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 25, 26, 66, 67, 619, 620, 621 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 57, 74, 79 inciso a), 141, 143 y 172 de la Ley del Organismo Judicial. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, con base en lo considerado y leyes citadas,

RESUELVE

I. DESESTIMA el recurso de casación.

II. Condena al recurrente al pago de las costas del mismo y le impone una multa de quinientos quetzales, que deberá hacer efectiva en la Tesorería del Organismo Judicial, dentro del tercer día de quedar firme el presente fallo.

Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvase los antecedentes a donde corresponde.

Rogelio Zarceño Gaitán, Magistrado Vocal Sexto, Presidente Cámara Civil; Erick Alfonso Álvarez Mancilla, Magistrado Vocal Primero; Gabriel Antonio Medrano Valenzuela, Magistrado Vocal Tercero; Ervin Gabriel Gómez Méndez, Magistrado Vocal Décimo. María Cecilia de León Terrón, Secretaria de la Corte Suprema de Justicia en Funciones.