416-2006 05022007

05/02/2007 – Contencioso Administrativo 416-2006

CONTENCIOSO Recurso de casación interpuesto por FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENÉ Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA a través de María Mercedes Marroquín Pérez de Permueller en su calidad de mandataria especial judicial y administrativa con representación, contra la sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de fecha siete de marzo de dos mil seis. DOCTRINA VIOLACIÓN DE LEY Es equivocado el planteamiento de violación de ley, cuando se fundamenta en bases eminentemente fácticas, y se pretende la comparación de marcas como elementos probatorios. INTERPRETACIÓN ERRONEA Para que pueda prosperar la denuncia de interpretación errónea, es necesario que el artículo que se denuncia como infringido haya sido analizado por la sala, o haya hecho pronunciamiento sobre el contenido de la misma. LEYES ANALIZADAS. Artículo 621 inciso 1º del Código Procesal Civil y Mercantil.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL. Guatemala, cinco de febrero de dos mil siete. Se integra la cámara con los suscritos. Se tiene a la vista para dictar sentencia el recurso de casación interpuesto por FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENÉ Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA a través de María Mercedes Marroquín Pérez de Permueller en su calidad de mandataria especial judicial y administrativa con representación, contra la sentencia dictada por la Sala Primera

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de fecha siete de marzo de dos milseis, dentro del proceso de la misma materia promovido por la recurrente contra el Ministerio de Economía.

ANTECEDENTES

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

I. Con fecha tres de junio de mil novecientos noventa y siete, Juan José Rojas Castilla en representación de Productos Alimenticios Bocadeli, Sociedad Anónima de Capital Variable de El Salvador, solicitó ante el Registrador de la Propiedad Industrial, Ministerio de Economía, la marca denominada TRIXOS y DISEÑO, amparada en la clase veintinueve (29).

II. Con fecha nueve de octubre de mil novecientos noventa y siete, Ernesto Ricardo Viteri Echeverría apoderado de Fábrica de Productos Alimenticios René, Sociedad Anónima, planteó oposición en contra del registro de la marca de la denominación ya referida, argumentando entre otros que los registros y solicitudes de las marcas TOR-TRIX, RING-TRIX y CHEEZ-TRIX, evidencian y comprueban la existencia de una familia de marcas, propiedad de su representada, que tienen como característica común la denominación TRIX.

III. Por su parte, Productos Alimenticios Bocadeli, Sociedad Anónima de Capital Variable se pronunció contra la oposición de Fábrica de Productos Alimenticios René, Sociedad Anónima, alegando entre otras cosas que la opositora pretende desmenuzar la marca de su representada, que en realidad es una sola, inventando que TRIXOS Y DISEÑO pretende imitar la familia de sus marcas que

tienen la terminación TRIX, que no se opone a la totalidad de la marca sino solamente a cuatro letras de la misma.

IV. El veintiséis de julio de mil novecientos noventa y nueve, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió sin lugar la oposición planteada.

V. El diecisiete de octubre de dos mil, la entidad opositora interpuso recurso de revocatoria contra la resolución anteriormente indicada; la que con fecha veintiocho de noviembre de dos mil uno, por medio de la resolución emitida por el Ministerio de Economía número un mil cuatrocientos trece, resolvió sin lugar dicho

recurso.PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

I. Con fecha catorce de febrero de dos mil dos, Ernesto Ricardo Viteri Echeverría como apoderado de Fábrica de Productos Alimenticios René, Sociedad Anónima, planteó demanda contencioso administrativa contra el Ministerio de Economía por haber dictado la resolución un mil cuatrocientos trece de fecha veintiocho de noviembre de dos mil uno.

II. Con fecha siete de junio de dos mil dos, Juan José Rojas Castilla como apoderado de Productos Alimenticios Bocadeli, S. A. de C. V., contestó la demanda en sentido negativo.

III. La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con fecha siete de marzo de dos mil seis, al dictar sentencia declaró sin lugar la demanda planteada.

IV. Con fecha diez de octubre de dos mil seis, María Mercedes Marroquín Pérez de Permueller como mandataria especial judicial y administrativa con representación de Fábrica de Productos Alimenticios René y Compañía, Sociedad en Comandita por Acciones, interpuso recurso de casación que ahora se conoce.

DE LA SENTENCIA RECURRIDA

de Permueller como mandataria especial judicial y administrativa con representación de Fábrica de Productos Alimenticios René y Compañía, Sociedad en Comandita por Acciones, interpuso recurso de casación que ahora se conoce. DE LA SENTENCIA RECURRIDA La Sala, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver declaró: “I) Sin lugar la presente demanda Contencioso Administrativo, interpuesta por la entidad mercantil FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra la resolución número mil cuatrocientos trece (1413), emitida por Ministerio de Economía el veintiocho de noviembre de dos mil uno; II) En consecuencia se confirma la resolución indicada y la emitida por el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de julio de mil novecientos noventa y nueve, que declaro sin lugar la oposición, pudiendo continuar con el trámite de registro de la marca ‘TRIXOS Y DISEÑO’...” Para llegar a la anterior conclusión, la Sala consideró: “CONSIDERANDO: Al examinar juridicidad de la resolución impugnada tenemos que el Ministerio de Economía; al resolver la revocatoria en contra de la oposición declarada sin lugarpor el Registro de la Propiedad Industrial,- fue del criterio de que entre las marcas ‘Tor-trix’, ‘Ring-trix’ y ‘Cheez-trix’ y la denominación solicitada ‘Trixos y diseño’, existen elementos gráficos, fonéticos e ideológicos que las hacen diferentes entre si, pues gráficamente, las marcas registradas son simplemente denominativas y la solicitada es mixta al incluir además de la denominación ‘Trixos’ un diseño original y novedoso. Este Tribunal, no obstante que no comparte el análisis del Ministerio de Economía que incluye en el análisis comparativo no solo el diseño que lo

solicitada es mixta al incluir además de la denominación ‘Trixos’ un diseño original y novedoso. Este Tribunal, no obstante que no comparte el análisis del Ministerio de Economía que incluye en el análisis comparativo no solo el diseño que lo califica de original y novedoso, sino comete el error de incluir como parte de la marca la descripción del diseño y toma como marca las tres palabras ‘Trixos y diseño’, lo cual es incorrecto, puesto que la marca solo es una con un diseño caprichoso y lo que debe ser objeto de comparación son únicamente las denominaciones; de esa cuenta aquí nos limitamos a comparar las marcas ‘Tortrix’ y ‘Cheez-trix’ que como consta en las certificaciones acompañadas como prueba, son las únicas que amparan y distinguen productos comprendidos en la clase 29, que es la clase en la que se pretende amparar y distinguir productos con la marca ‘Trixos’ que se solicita, así es como dentro del análisis comparativo entre dichas marcas, tenemos que las marcas registradas, gráficamente son marcas compuestas de dos palabras la primera ‘tor’ y ‘trix’ y la segunda ‘cheez’ y ‘trix’ y la que pretende inscribir, es una sola palabra así: ‘Trixos’, que incluye en el nombre las cuatro primeras letras ‘trix’ y la terminación con otras dos letras ‘os’, de manera que las primeras cuatro letras de la palabra coinciden con las segundas palabras de las marcas registradas, pero este tribunal es del criterio de que todo análisis de una marca, debe hacerse integralmente, en este caso como una sola palabra, la que definitivamente difiere bastante con las registradas y en todo caso

si incluyen ambas marcas la palabra ‘trix’, las dos marcar (sic) registradas las incluyen al final y la solicitada al inicio; fonéticamente, las marcas registradas son marcas compuestas de dos palabras de una sílaba cada una, que al pronunciarse, obligadamente tienen dos sonidos marcados, en forma separada ‘tor’ y ‘trix’ y de igual forma ‘cheez’ y ‘trix’, opuesto a la palabra ‘trixos’ que fonéticamente consta de dos silabas, que en conjunto da un sonido bastantediferente, que incluso al separar las silabas, tendríamos la primera de tres letras que sustentas ‘tri’ y la segunda ‘xos’ por la sonoridad que le da la consonante ‘x’ junto a la vocal ‘o’ y la ‘s’ final que fonéticamente da un sonido original y distinto a los sonidos de las dos marcas registradas; en cuanto a lo ideológico, las marcas registradas, si bien es cierto que en la segunda palabra ‘trix’, que la tienen en común para las dos marcas y para la marca ‘Ring-Trix’, que ampara y distingue productos de la clase 30, según certificaciones acompañadas como prueba, no indica más que dichos productos se identifican entre si con una familia de marcas, también es cierto que la primer palabra de esas marcas, identifica el sabor y forma del producto, como es el caso de ‘tor’ para identificarlo con tortilla o tortillitas diminutas, la palabra ‘cheez’ del idioma inglés que en español significa queso y de igual forma ‘ring’ aro o anillo, de manera que ideológicamente, dichas marcas persiguen en el consumidor una doble significación de marca y del

producto por sabor y forma, en cuanto a la marca solicitada ‘Trixos’, es evidente que esta muy lejos de pretender identificar forma o sabor alguno, por su naturaleza caprichosa y original y menos identificarse con una familia de marcas, como argumenta el demandante, puesto que aparte de ser una denominación simple o de una sola palabra, las cuatro letras que podría tener en común ‘trix’ con la segunda palabra que integra las marcas registradas, están colocadas al principio y no al final, además en conjunto con el resto de letras de la palabra, como indicamos anteriormente, le dan una connotación especial, única y original, que en nada la podría identificar con las marcas registrada (sic) como para generar alguna confusión, con lo que coincidimos tanto con el criterio del Registro respectivo como del Ministerio de Economía al emitir la resolución que se examina en esta instancia, al considerar que existen elementos que las hacen diferentes entre la marca solicitante y las registradas. Por lo anteriormente considerado se arriba a la conclusión de que la resolución examinada se encuentra apegada a derecho, siendo procedente declarar sin lugar la demanda contencioso administrativo planteada y confirmar la resolución impugnada y la que la originó, así como lo demás que en derecho corresponde.”DEL RECURSO DE CASACIÓN María Mercedes Marroquín Pérez de Permueller como mandataria especial judicial y administrativa con representación de Fábrica de Productos Alimenticios René y Compañía, Sociedad en Comandita por Acciones, interpuso recurso de casación por motivo de fondo y como submotivos los contenidos en el artículo 621 inciso 1º consistente en violación de ley e interpretación errónea de la ley. Estima

como infringidos los artículos: 10 incisos p) y q); 66 incisos d) y k); 94 inciso b), todos del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. CONSIDERANDO I VIOLACIÓN DE LEY En relación al submotivo de violación de ley, la casacionista argumenta: “A) El artículo diez (10) incisos p) y q) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial contiene una prohibición para usar y registrar marcas o elementos de marcas que ‘... por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas ... ya registradas o en trámite de registro, si se pretende empelarlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma Clase’... q) Los distintivos que pueden inducir a error por indicar una falsa procedencia, naturaleza o calidad.’ § No puede concederse el registro de la marca TRIXOS Y DISEÑO para amparar productos de la clase veintinueve (29) tomando en cuenta la semejanza gráfica, fonética e ideológica que guarda con las marcas registradas TOR TRIX y CHEEZ TRIX, propiedad de mi mandante, inscritas para amparar productos de la clase veintinueve (29) de la nomenclatura oficial. § En la sentencia de mérito, la Sala consideró que ‘no obstante estar la palabra TRIXOS Y DISEÑO conformada por cuatro (4) letras que integran también las marcas denominativas propiedad de mi mandante, el signo

cuyo registro se solicita no guarda similitud con las marcas registradas porque tales letras aparecen al final de las marcas registradas’; todos losargumentos de la sentencia sobre el análisis comparativo, obvian la disposición imperativa de la norma transcrita que afirma que no podrán usarse como marcas NI CIMO ELMENTOS (sic) DE LAS MISMAS, TRIXOS Y DISEÑO está usando como elemento de su signo, la palabra que conforma marcas registradas propiedad de René. § El análisis comparativo, no se puede transformar en un equivocado esfuerzo por encontrar ‘diferencias’, que precisamente fueron incluidas en el signo para sorprender a las autoridades competentes y en última instancia al consumidor de los productos. § Gráficamente, el elemento TRIX, es el que llama la atención al ‘golpe de vista’, pues las hace atractivas y les da vida; el diseño de TRIXOS es para éstos efectos, intrascendente y se ha incluido con el ánimo de confundir. Fonéticamente, TRIX es la parte de las denominaciones ‘que más suena’. El sonido de TOR, RING y CHEEZ se diluye y pierde fuerza ante TRIX. Ideológicamente, sin temor a equivocarme, puedo asegura (sic) que la marca cuyo registro se pretende, haría caer al consumidor en error y confusión en cuanto al origen y procedencia de los productos, creyendo que pertenecen a la familia TRIX de RENÉ. § La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en documento

IMPEDIMENTOS ABSOLUTOS Y RELATIVOS AL REGISTRO DE

MARCAS (documento 1757L-JPD-25-9-87) desarrolla la ‘Teoría de la FAMILIA DE MARCAS’, en el párrafo sesenta (69) –página quince (15)- y expone: ’60. Otra teoría que ayuda a determinar la similitud o la posibilidad de confusión es el concepto de la ‘familia de marcas’. Algunos titulares de marcas intentan desarrollar una asociación entre sus diversas marcas utilizando un componente único que sea común a todas ellas. Por ejemplo, una marca famosa en todo el mundo es ‘Kodak’ para películas y aparatos fotográficos. El titular de esa marca ha solicitado varias marcas con el elemento ‘Kodak’, como ‘Kodacolor’ y ‘Kodachrome’. Cuando se demuestra la existencia de una ‘familia de marcas’ ello constituye un factoradicional para juzgar la similitud respecto de marcas de terceros que contengan el elemento ‘familiar’ (en éste caso el elemento ‘Kodak’) que es reconocido por el público como indicativo de la titularidad común de las marcas que contienen ese elemento. Para éstos efectos, será necesario que la raíz utilizada sea reconocida como tal por los consumidores, y que crean que los productos con una marca que contenga esa raíz provienen del titular de la ‘familia de marcas’. (Los subrayados son míos). § Hay una muy grave y sería presunción de que el distintivo TRIXOS Y DISEÑO fue creado para inducir a error a los consumidores en cuanto a la procedencia, naturaleza y calidades de las mercancías que produce o comercializa la entidad solicitante. § Es importante tomar en cuenta en este momento la resolución de fecha diecinueve (19) de agosto del año mil novecientos noventa y nueve (1999), expediente mil novecientos noventa y siete guión cero cuatro mil

comercializa la entidad solicitante. § Es importante tomar en cuenta en este momento la resolución de fecha diecinueve (19) de agosto del año mil novecientos noventa y nueve (1999), expediente mil novecientos noventa y siete guión cero cuatro mil cuatrocientos veinticinco (1997-04425) que formó la solicitud de registro de TRIXOS Y DISEÑO en la clase treinta (30) a nombre de Productos Alimenticios Bocadeli, Sociedad Anónima de Capital Variable –descrita en el apartado de Hechos, Antecedentes-, ya que el Registro en dicha oportunidad, rechazó la solicitud de TRIXOS Y DISEÑO en la clase treinta (30) del mismo solicitante, por considerar que es similar con las marcas registradas propiedad de René. El Ministerio de Economía, dentro del recurso planteado por el solicitante, confirmó la resolución de oposición. (B) Artículo sesenta y seis (66) incisos d) y k) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, estipula que ‘Para los fines del presente Convenio, constituirá competencia desleal la realización por cualquier persona de actos como los siguientes ... d) La reproducción, aún parcial, de los elementos gráficos o fonéticos de una marca ajena, sin la autorización del propietario ... k) Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los anteriormente mencionados, que tiendan, directa o indirectamente, a causarleperjuicio a la propiedad industrial de otra persona o que implique una apropiación o empleo indebido de la misma.’ § TRIXOS Y DISEÑO ha sido creada por el sencillo procedimiento de plagiar parte de las marcas legítimas propiedad de mi mandante TOR TRIX y CHEEZ TRIX. La solicitud de registro es constitutiva de un acto de competencia desleal.

§ TRIXOS Y DISEÑO ha sido creada por el sencillo procedimiento de plagiar parte de las marcas legítimas propiedad de mi mandante TOR TRIX y CHEEZ TRIX. La solicitud de registro es constitutiva de un acto de competencia desleal. (C) El artículo noventa y cuatro (94) inciso b) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial dice ‘Si al efectuar el examen de novedad de una marca el Registrador encontrare: .. b) Otra marca ya inscrita y vigente, que sirva para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en una misma clase, siendo la semejanza de tal grado que la marca cuyo registro se solicita pueda confundirse con la anterior, declarará sin lugar la solicitud ... Si la marca cuyo registro se solicita fuera semejante a otra que se encuentre en trámite de inscripción, el Registrador dictará providencia dejándola en suspenso hasta que resuelva si la que se halla en trámite debe o no inscribirse’. § La admisión de la solicitud de registro de TRIXOS Y DISEÑO adolece de nulidad, siendo un acto jurídicamente viciado de conformidad con el artículo cuatro (4) de la Ley del Organismo Judicial, por contravenir la norma transcrita que contiene el artículo noventa y cuatro (94) inciso b).” ANÁLISIS La interponente del recurso estima que fueron violados por la sala sentenciadora los artículos 10 literales p) y q), 66 inciso d) y k) y 94 inciso b) del Convenio Centroamericano para la Protección Industrial. Al hacer el examen correspondiente, se arriba a la conclusión de que la Sala no obvió la disposición imperativa que establece cuáles son las prohibiciones para usarse como marcas

Centroamericano para la Protección Industrial. Al hacer el examen correspondiente, se arriba a la conclusión de que la Sala no obvió la disposición imperativa que establece cuáles son las prohibiciones para usarse como marcas o como elementos de las mismas, es más, en la sentencia impugnada se realizó un análisis comparativo de las marcas que evidencia que el tribunal estaba consciente de dicha prohibición, ya que desarrolló dicha comparación tomandocomo base todos los elementos hipotéticos que la norma regula para determinar si las marcas en disputa pueden coexistir en el mercado. La decisión de la sala deriva de una apreciación puramente subjetiva que la llevó a considerar que las marcas en disputa no contienen elementos que pudieran inducir a error o confusión al consumidor, conclusión que emanó de la observación y comparación de las evidencias aportadas al proceso, por lo que, en todo caso, el posible error, si éste efectivamente existiese, no se produce por la inobservancia o inaplicación de la norma, sino de la apreciación de las marcas en sí, por lo que lo procedente era denunciar error en la apreciación de las pruebas. El recurrente en su planteamiento pretende convencer que la marca TRIXOS y Diseño, cuya inscripción se promueve, tiene elementos que prohíben su inscripción, esbozando una serie de argumentaciones que tienen sustento en cuestiones puramente fácticas que trascienden de lo estrictamente normativo. Dicha comparación implica necesariamente el desarrollo de la actividad de apreciación probatoria, por

lo que evidentemente no es a través del submotivo de violación de ley que se puede provocar la misma. En virtud de lo expuesto, se concluye que además de no ser el planteamiento apropiado para el submotivo invocado, la Sala no obvió la aplicación de las normas que denuncia el recurrente por lo que la violación denunciada no puede acogerse. CONSIDERANDO II En cuanto al submotivo de interpretación errónea de la ley, la casacionista argumenta: “(A) Según el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, artículo siete (7) ‘Marca es todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona individual o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase pero de diferente titular’. (Subrayados son míos). El signo TRIXOS Y DISEÑO carece de distintividad, novedad y especialidad frente a las marcas legítimas de René, pues inducea error y confusión con las marcas de mi mandante. En virtud de lo anterior, TRIXOS Y DISEÑO, NO ES SUSCEPTIBLE (sic) de ser una marca, en los términos del artículo que se transcribe. Además en este caso, existe semejanza entre los signos e (sic) entidad en la naturaleza de los productos que amparan las marcas registradas y los que pretende ampara (sic) la marca en trámite.

3. Conclusiones: En la sentencia de mérito, la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, violó normas prohibitivas expresas interpretó equivocadamente disposiciones de la materia, atentando en contra de derechos adquiridos por mi mandante, razón por la que la sentencia debe ser casada.”

ANÁLISIS

Contencioso Administrativo, violó normas prohibitivas expresas interpretó equivocadamente disposiciones de la materia, atentando en contra de derechos adquiridos por mi mandante, razón por la que la sentencia debe ser casada.” ANÁLISIS De conformidad con reiterada jurisprudencia, cuando se denuncia interpretación errónea de una norma, el tribunal que emitió la sentencia, tuvo necesariamente que referirse a dicha norma y emitir conclusiones que sobre su contenido desvirtúen el verdadero espíritu de la misma. En el presente caso, examinada detenidamente la sentencia impugnada se advierte que la sala no hace referencia alguna al artículo 7 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, ni de exposición sobre el contenido de la misma, tampoco da una definición de marca que difiera o desvirtúe la que la ley establece en el citado precepto. En tal virtud, la denuncia de interpretación errónea carece de sustento, por lo que el submotivo invocado debe desestimarse. COSTAS De acuerdo con el artículo 633 del Código Procesal Civil y Mercantil, si se desestima el recurso debe condenarse al que lo interpuso al pago de las costas del mismo y a una multa, por lo que debe resolverse lo procedente en derecho.

LEYES APLICABLES: artículos citados; y 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 619, 621 inciso 1º, 627, 634 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 79 inciso a), 141, 142 y 143 de la Ley del Organismo Judicial.POR TANTO

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver: I) DESESTIMA el recurso de casación relacionado; II) condena a la recurrente al pago de las costas del mismo y le impone una multa de cien quetzales, que deberá hacer efectiva en la Tesorería del Organismo Judicial dentro del tercero día de quedar firme el presente fallo. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes a donde corresponda.

Víctor Manuel Rivera Woltke, Magistrado Vocal Octavo; Edgar Raúl Pacay Yalibat, Magistrado Vocal Sexto; Oscar Humberto Vasquez Oliva, Magistrado Vocal Noveno; Leticia Stella Secaira Pinto, Magistrado Vocal Décimo. Jorge Guillermo Arauz Aguilar, Secretario de la Corte Suprema de Justicia.