479-2006 22052007 Molino Cuatro Aspas Sociedad Anonima

22/05/2007 – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

479-2006

Recurso de casación interpuesto por la entidad Molino Cuatro Aspas, Sociedad Anónima, por medio de su Gerente General y Representante Legal, Mario Arnoldo Johnston Sandoval, contra la sentencia de fecha seis de septiembre de dos mil seis, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. DOCTRINA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA LEY: Hay interpretación errónea de la ley, cuando la Sala Sentenciadora elige correctamente la norma a aplicar, pero le da un sentido, alcance y efecto distinto al que el legislador le otorgó.

LEYES ANALIZADAS: Artículo: 621 inciso 1º del Código Procesal Civil y

Mercantil.

RECURSO DE CASACIÓN 479-2006

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL: Guatemala, veintidós de mayo de dos mil siete. Integrada con los suscritos, se tiene a la vista para dictar sentencia el recurso de casación interpuesto por la entidad Molino Cuatro Aspas, Sociedad Anónima, por medio de su Gerente General y Representante Legal, contra la sentencia de fecha seis de septiembre de dos mil seis, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dentro de los procesos Contenciosos Administrativos acumulados trescientos diez guión dos mil uno y cincuenta y cinco guión dos mil dos, promovidos por la entidad recurrente contra el Ministerio de Economía. ANTECEDENTES La recurrente promovió demanda Contenciosa Administrativa contra el Ministerio

de Economía, ante la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, argumentando que la resolución que se contraviene y que da lugar al presente proceso, fue dictada por el Ministerio referido con fecha treinta de noviembre de dos mil uno. La entidad Molino Cuatro Aspas, Sociedad Anónima, por medio de su Gerente General y representante legal, Alberto Garita González, planteó ante el Registro de la Propiedad Industrial, oposición en contra de la solicitud de registro de la marca “Súper Pájaro Azul”, para amparar productos de la clase treinta (30) de la nomenclatura oficial, aduciendo que su representada es propietaria de la marca “El Gallo Azul” que ampara productos también comprendida en la clase treinta de la nomenclatura oficial, es decir harinas y productos para hacer preparaciones de cereales que es el mismo producto de la marca que se pretende registrar y comoel Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, así como la doctrina en esta materia sostenida por el registro aludido, en diferentes fallos administrativos, relacionados con oposiciones, ha manifestado que toda marca que se pretenda inscribir , por cualquier persona individual o jurídica, debe llenar los requisitos de originalidad, novedad, especialidad y distintividad, para que pueda distinguirse de cualquier otra que esté inscrita o en trámite de inscripción, por lo que no debe existir semejanza gráfica, fonética e ideológica con otras marcas inscritas o en trámite que le sean anteriores, para evitar de esta manera la inducción a error al público consumidor y actos de competencia desleal. El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 10, literal p) prohíbe el uso o registro como marcas de los distintivos que, por su semejanza gráfica, fonética o ideológica, puedan inducir a

desleal. El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 10, literal p) prohíbe el uso o registro como marcas de los distintivos que, por su semejanza gráfica, fonética o ideológica, puedan inducir a error u originar confusión con otras mercas ya registradas, si se pretende emplearlos para distinguir productos comprendidos en la misma clase. En el presente caso se dan las tres semejanzas, entre la marca que se pretende inscribir y la marca de su representada. Oposición que se le dio trámite con fecha veintiséis de junio de dos mil, pero con posterioridad se declaró sin lugar. El recurrente dio por agotada la vía administrativa por medio de la resolución número un mil cuatrocientos cincuenta y seis, de fecha treinta de noviembre de dos mil uno, proferida por el Ministerio aludido, en la cual resuelve sin lugar el recurso de revocatoria y confirma la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, en la que se declaró sin lugar la oposición. El cinco de diciembre de dos mil uno, Alberto Garita González, en la calidad con que actúa planteó el proceso Contencioso Administrativo antes referido, corriéndosele audiencia a las partes. La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con fecha seis de septiembre de dos mil seis, dictó sentencia en la que declaró sin lugar la demanda. Contra esta última resolución se interpuso el recurso de casación que se conoce. RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA La sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo, en su parte resolutiva, DECLARA: “A) Sin lugar la demanda contencioso Administrativa planteada por el representante legal de Molino Cuatro Aspas, Sociedad Anónima en contra del Ministerio de Economía por haber emitido la resolución número mil doscientos setenta y siete de fecha ocho de octubre de dos mil uno, modificada por la resolución mil cuatrocientos cincuenta y seis del treinta de noviembre del mismo año, las cuales se confirman. B) Se condena a la actora al pago de las costas procesales causadas. D) Notifíquese y, al estar firme el presente fallo, con certificación de lo resuelto, devuélvase el expediente administrativo a la oficina de origen.” Para llegar a esta conclusión la Sala arguyó,lo siguiente: “La razón principal del presente litigio es la supuesta semejanza gráfica, fonética e ideológica existente entre la marca EL GALLO AZUL, que pretende inscribir Molino Helvetia, Sociedad Anónima. La demandante hace un análisis comparativo entre las marcas en conflicto afirmando que entre ellas existe una gran semejanza debido, por una parte a la semejanza ideológica que surge de que en una de ellas se incluye la palabra ‘gallo’ y en la otra la palabra ‘pájaro’, y por la otra, a la semejanza gráfica y fonética que resulta de que en ambas se encontraba la palabra ‘azul’ Al hacer el análisis comparativo entre ambas marcas, la actora prescinde de la palabra SUPER argumentando que este es un adjetivo calificativo que denota superioridad y que legalmente no puede formar parte de una maraca. III.- El Tribunal tiene presente que uno de los temas fundamentales del Derecho Marcario es aquel que se refiere al riesgo o peligro de confusión entre dos o más marcas, en perjuicio del público consumidor o usuario. Por ello

una maraca. III.- El Tribunal tiene presente que uno de los temas fundamentales del Derecho Marcario es aquel que se refiere al riesgo o peligro de confusión entre dos o más marcas, en perjuicio del público consumidor o usuario. Por ello una de las prohibiciones principales para que una marca pueda ser inscrita en el registro correspondiente, consiste en la existencia de riesgo de confusión de la marca solicitada con una marca anteriormente inscrita, debido a su semejanza gráfica, fonética o ideológica. Para poder decidir sin dos o más marcas comparadas pueden inducir a error, el Tribunal debe hacer una evaluación en la que han de tenerse presentes múltiples factores que, en algunos casos, han sido reducidos a reglas generales y precisas. Uno de los principios más importantes para la comparación entre dos o más marcas para establecer la existencia, o no, de similitud entre ellas que pueda originar confusión, es aquel que establece que tal comparación debe hacerse desde una visión de conjunto en el que se considere la totalidad de los elementos integrantes de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, en donde la estructura total prevalezca sobre sus componentes parciales. La aplicación del principio expresado al caso que nos ocupa, lleva al Tribunal a la conclusión que los argumentos esgrimidos por la actora carecen de fundamento precisamente porque, para afirmar la posible confusión entre las marcas de mérito, se detiene a comparar GALLO AZUL, haciendo caso omiso de que la marca originalmente inscrita es EL GALLO AZUL, con PAJARO AZUL que es la marca solicitada, sin tomar en cuenta que no son estas palabras las que constituyen la marca, sino SUPER PAJARO (sic) AZUL, conjunto cuyas características son suficientes para diferenciarla de la marca inscrita. Además de lo dicho, la palabra ‘súper’ que la

tomar en cuenta que no son estas palabras las que constituyen la marca, sino SUPER PAJARO (sic) AZUL, conjunto cuyas características son suficientes para diferenciarla de la marca inscrita. Además de lo dicho, la palabra ‘súper’ que la actora afirma que es un adjetivo calificativo, en realidad y conforme al Diccionario de la Lengua Española, dicha expresión es un elemento comparativo y que como tal sí puede ser elemento constitutivo de una marca. Por último, debe tenerse presente que, con base en la norma legal que la actora afirma sería violada si se registra la marca Súper Pájaro Azul, no es suficiente que exista semejanza entre dos marcas para que la nueva de ellas no pueda registrarse,sino que es necesario que la semejanza sea de tal grado que pueda inducir a error o confusión acerca de los productos protegidos por ellas, lo cual, como quedó expresado anteriormente, no sucede en este caso de manera que el Tribunal estima que ambas marcas pueden coexistir en el mercado. IV.- Por las razones anteriormente expresadas, el Tribunal llega al convencimiento de que la demanda planteada por Molino Cuatro Aspas, Sociedad Anónima no puede prosperar y así deber declararse, condenándose a la demandante al pago de las costas causadas en este proceso por no existir razón que aconseje lo contrario.”. MOTIVOS Y SUBMOTIVOS ALEGADOS POR EL RECURRENTE La entidad Molino Cuatro Aspas, Sociedad Anónima, por medio de su Gerente General y Representante Legal Mario Arnoldo Johnston Sandoval, interpuso

recurso de casación por motivo de fondo e invocó como subcaso de procedencia: Interpretación errónea de la ley, contenido en el inciso primero del Artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil. ALEGACIONES Con ocasión del día y hora señalados para la vista del presente recurso, las partes presentaron sus respectivos alegatos con las argumentaciones que estimaron pertinentes.

CONSIDERANDO

I

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA LEY.

Con relación a este submotivo la recurrente expuso: “El fallo de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo enfocó su parte considerativa estableciendo que ‘…La aplicación del principio expresado al caso que nos ocupa, lleva al Tribunal a la conclusión que los argumentos esgrimidos por la actora carecen de fundamento precisamente porque, para afirmar la posible confusión entre las marcas de mérito, se detiene a comparar GALLO AZUL, haciendo caso omiso de que la marca originalmente es EL GALLO AZUL, con PÁJARO AZUL que es la marca solicitada, sin tomar en cuenta que no son estas palabras las que constituyen la marca, sino SUPER PAJARO (sic) AZUL, conjunto cuyas características son suficientes para diferenciarla de la marca inscrita. Además de lo dicho, la palabra ‘súper’ que la actora afirma que es un adjetivo calificativo, en realidad y conforme al Diccionario de la Lengua Española (sic), dicha expresión es un elemento compositivo y que como tal sí puede ser elemento constitutivo de una marca. Por último, debe tenerse presente que, con base en la norma legal que la actora afirma sería violada si se registra la marca Súper (sic) Pájaro Azul, no es suficiente semejanza entre dos marcas para que la nueva de ellas no pueda registrarse, sino que es necesario que la semejanza sea

base en la norma legal que la actora afirma sería violada si se registra la marca Súper (sic) Pájaro Azul, no es suficiente semejanza entre dos marcas para que la nueva de ellas no pueda registrarse, sino que es necesario que la semejanza sea de tal grado que pueda inducir a error o confusión acerca de los productosprotegidos por ellas, lo cual como quedó expresado anteriormente, no sucede en este caso de manera que el Tribunal estima que ambas marcas pueden coexistir en el mercado…’ 2) Al proceder a realizar el examen de la acción intentada, la mencionada Sala se fundamenta en las siguientes consideraciones: Primero, porque uno de los temas fundamentales del Derecho Marcario lo es el que se refiere al riesgo o peligro de confusión entre dos o mas marcas, en perjuicio del publico (sic) consumidor o usuario, lo que justifica una de las prohibiciones principales para que una marca pueda ser inscrita, tal cual es la existencia de riesgo de confusión de la marca solicitada con una marca anteriormente inscrita; Segundo, que para decidir si dos o mas marcas comparadas son confundibles o pueden inducir a error, el Tribunal debe hacer una evaluación en la que tenga presente múltiples factores que, en algunos casos, han sido reducidos a reglas generales y precisas, una de los más importantes para establecer la existencia o no de similitud que pueda originar, lo es aquel principio que establece que tal comparación ‘debe hacerse desde una visión de conjunto en la que se considere la totalidad de los elementos integrantes de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, en donde la estructura total prevalezca sobre sus componentes parciales’; Tercero, que la aplicación del expresado principio’ lleva al Tribunal a la conclusión que los argumentos

descomponer su unidad fonética y gráfica, en donde la estructura total prevalezca sobre sus componentes parciales’; Tercero, que la aplicación del expresado principio’ lleva al Tribunal a la conclusión que los argumentos esgrimidos por la actora carecen de fundamento precisamente porque, para afirmar, la posible confusión entre las marcas de mérito, se detiene a comparar GALLO AZUL, haciendo caso omiso de que la marca originalmente EL GALLO AZUL, con PÁJARO AZUL que es la marca solicitada, sin tomar en cuenta que no son estas palabras las que constituyen la marca sino SUPER PAJARO (sic) AZUL, conjunto cuyas características son suficientes para diferenciarla de la marca inscrita. Cuarto, partiendo de lo expresado, concluye que no existe la posible semejanzas (sic) que puedan inducir a error y que pueden coexistir ambas marcas, por lo que no hay violación de las normas contenidas en el artículo 10 literal P (sic) del Convenio Centroamericana (sic) par la Protección de la Propiedad Industrial, 3) De conformidad con lo establecido en el numeral 1°. del artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil habrá lugar a la casación de fondo, entre otros supuestos, ‘Cuando la sentencia o auto recurrido contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales aplicables’. En el caso subjudice el Tribunal de lo Contencioso Administrativo incurrió precisamente en una interpretación errónea de la ley de la materia, lo cual se pone en evidencia del análisis que se presenta a continuación. El maestro Jorge Otamendi define la MARCA en su obra ‘Derecho de Marcas’ página 7 capitulo 1, como ‘El signo que distingue un producto de otro o un

El maestro Jorge Otamendi define la MARCA en su obra ‘Derecho de Marcas’ página 7 capitulo 1, como ‘El signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro.’ Y continúa exponiendo que ‘…La función distintiva le permite al consumidor comprar lo que quiere. Al hacerlo está premiando el esfuerzo deldueño de la marca quien venderá más y así aumentará sus ganancias. Esto lo incentivará a mejorar aún más la calidad de sus productos o servicios, con lo cual contribuirá a mejorar en nivel de vida de la población. Todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público, de obtener una clientela. Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través se su marca. Sin marcas, esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos…’ En el presente caso, la marca propiedad de mil representada EL GALLO AZUL ampara ‘especialmente harinas de toda clase y preparaciones hachas con cereales’ y la marca SUPER PAJARO (sic) AZUL que se solicita pretende amparar los mismos productos con los que se crea un riesgo de asociación y confusión, tratando de obtener una clientela, que mi representada ha hecho con esfuerzo a lo largo de muchos años. En el caso concreto referido al artículo 10 literal P) del Convenio, el Tribunal afirma que ambas marcas pueden coexistir en el mercado, sin tomar en cuenta que el mismo artículo y literal establecen que no pueden registrarse si existe semejanza gráfica, fonética o ideológica en la marca pretendida y si está comprendida en la misma clase (harinas), como sucede con las relacionadas marcas, y que se complementa con que el titular de una marca de una marca registrada, de

gráfica, fonética o ideológica en la marca pretendida y si está comprendida en la misma clase (harinas), como sucede con las relacionadas marcas, y que se complementa con que el titular de una marca de una marca registrada, de conformidad con el literal a) del artículo 26 del Convenio, tiene el derecho de oponerse a que la registre cualquier otra persona. En ese sentido, el derecho de mil representada como titular de una marca previamente registrada de oponerse a que sea registrado otro signo por otra persona, no se limita a la marca tal y como fue inscrita por el opositor, sino también cuando se trate de signos que tengan respecto a la marca registrada ‘semejanza gráfica, fonética o ideológica’ que pueda dar lugar a error u originar confusión. La comparación de los signos confrontados que realizado el Tribunal y su criterio que no existe semejanza y tampoco riesgo de confusión se funda en el criterio de la visión en conjunto, es decir, en el examen de la totalidad de los elementos integrantes de las (sic) signos comparados sin descomponer su unidad fonética y gráfica. No obstante, omite considerar el Tribunal (Y DE AHÍ QUE INCURRE EN INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA LEY) que el principio o criterio aplicado (de la visión en conjunto) debe asimismo combinarse con otro principio, en virtud que los signos en conflicto tienen la característica de ser denominativos y además complejos, es decir, se encuentran formados por dos o más palabras, como lo ha reconocido la

más aceptada y acertada doctrina moderna. En efecto, en la hipótesis de que los dos signos confrontados sean denominativos y complejos, como acontece en el presente caso, ‘…el recuerdo subsistente en la mente del consumidor vendrá determinado no por la totalidad de los elementos componentes de la marca, sino más bien un elemento concreto; aquel elemento que por su originalidad, carácter llamativo o situación dentro del conjunto provoque la impresión global de lamarca en el consumidor’, tal y como claramente lo señala en su obra el tratadista español Carlos Fernández Novoa al citar la doctrina alemana al respecto (Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid, 2001, pag. 227). En ese sentido, ese elemento original, llamativo o que por su situación provoque la impresión global debe ser calificado como el elemento dominante en el correspondiente conjunto denominativo que se confronta. En la obra citada, se confirma que tal criterio ha sido el tradicionalmente aplicado por la jurisprudencia de muchos países europeos y también por la del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que han estimado que tratándose de marcas denominativas complejas, ‘la pauta de la visión global tiene que combinarse con una pauta ulterior: la de supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de una marca denominativa compleja…’ (obra citada, Pág. 227). Ilustra nuevamente el citado tratadista español que, rectamente aplicada la pauta del acusado relieve del elemento dominante, significa ‘que el confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse

por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscribir en la mente del público…’ En el caso concreto que se sometió a conocimiento del Tribunal, en los signos en conflicto es evidente que el elemento dominante en la marca registrada propiedad de la parte opositora lo es GALLO AZUL y, asimismo, que el elemento dominante en la marca que se pretende registrar lo es PÁJARO AZUL, descartándose entonces en el proceso de comparación en el resto de factores que componen la marca registrada y la marca que se pretende registrar. Vista de tal manera la situación, es claro que al aplicar el principio invocado por el Tribunal en su sentencia no puede sino concluirse que en efecto existe semejanza ideológica entre ambas y, por ende, posibilidad de confusión, por las siguientes razones: i) La semejanza fonética deviene de la utilización en ambas marcas de un elemento dominante, que consiste en el vocablo AZUL; ii) La semejanza ideológica deriva que en ambos casos se evocan especies de aves: GALLO Y PÁJARO, de donde la posibilidad o riesgo de confusión es evidente; GALLO y PAJARO resumen términos denominativos semejantes, en tanto que evocan un mismo concepto: aves. En efecto, la semejanza conceptual de los elementos denominativos constituye otro de los criterios o pautas establecidos para establecer la posibilidad de confusión entre dos signos distintivos. Así se expresa por el tratadista español precitado Fernández Novoa, quien indica que al comparar los elementos denominativos de los signos en conflicto debe considerarse el aspecto conceptual

de confusión entre dos signos distintivos. Así se expresa por el tratadista español precitado Fernández Novoa, quien indica que al comparar los elementos denominativos de los signos en conflicto debe considerarse el aspecto conceptual de las mismas, lo cual solamente será posible en el caso de elementos denominativos que tienen un significado propio, es decir, no procede en el casode marcas denominativas caprichosas o de fantasía. Como es evidente en el caso concreto, los términos GALLO AZUL y PAJARO (sic) AZUL resultan ser evidentemente semejante, en tanto que evocan un mismo concepto (aves), provocado el riesgo o posibilidad de confusión. Es importante tener presente que conforme la doctrina legal en interpretación errónea de la ley cuando ‘…b) Errores que se cometen en la premisa menor o sea en los datos de hecho de una situación concreta. Aquí como lo señala De la Plaza también puede incidirse en un error de interpretación, ‘porque cabe que no se acierte a dar con las notas esenciales del hecho o negocio jurídico que ha de acogerse a la norma…’ (Derecho Procesal Civil de Guatemala, Dr. Mario Aguirre Godoy, pag. 499). 4) Por otra parte, cuando el Tribunal afirma ‘que ambas marcas pueden coexistir en el mercado’ también incurre en interpretación errónea de esa ley, pues según el texto literal y claro del artículo 10 literal P del Convenio, establece claramente que ‘no podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas… P. Los distintivos que pos (sic) su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales… ya registrados… si se pretende emplearlos para

mismas… P. Los distintivos que pos (sic) su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales… ya registrados… si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase’. El artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial preceptúa ‘Las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras; a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu’. El artículo 10 del Convenio es claro, por lo que no puede registrarse la marca SUPER PÁJARO AZUL, porque fonética e ideológicamente guardan semejanza, como ya se examino con la marca registrada EL GALLO AZUL, y ambas son de la misma clase: harinas. Dicho artículo no necesita otro tipo de interpretación, pues las dos marcas NO PUEDEN COEXISTIR en el mercado, porque la que pretende registrarse lo haría en menoscabo de la de mí representada por esas semejanzas examinadas. Habiéndose establecido en los apartados anteriores que existe semejanza entre los signos en conflicto EL GALLO AZUL y diseño y SUPER PAJARO (sic) AZUL, en virtud que entre sus elementos denominativos dominantes existe identidad (AZUL) y asimismo semejanza conceptual (GALLO y PAJARO, (sic) no puede sino entonces establecerse la aplicación sin lugar a dudas del caso previsto en el literal P) del artículo 10 del Convenio. Lo anterior se justifica cuando se confirma que la eventual presencia en el mercado de la marca SUPER PAJARO (sic) AZUL, provocará en el público consumidor la equívoca idea que entre los productos respecto

Convenio. Lo anterior se justifica cuando se confirma que la eventual presencia en el mercado de la marca SUPER PAJARO (sic) AZUL, provocará en el público consumidor la equívoca idea que entre los productos respecto a los cuales se utiliza y los que identifica la marca registrada EL GALLO AZUL y diseño, existe un mismo origen empresarial o una asociación que pueda dar lugar a que se atribuya a los productos de la primera elreconocimiento o fama comercial que gozan en el mercado guatemalteco los productos que ampara la maca registrada, lo cual resulta a todas luces un evidente caso de aprovechamiento del esfuerzo empresarial ajeno que se encuentra prohibido por la citada legislación.”. ANÁLISIS Existe interpretación errónea de la ley, cuando el tribunal sentenciador atribuye a las normas que le sirven de fundamento, un sentido y alcance que no le corresponde. En el presente caso, la entidad recurrente denuncia como infringido el artículo 10 literal p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, argumentando básicamente que: “en los signos en conflicto es evidente que el elemento dominante en la marca registrada propiedad de la parte opositora lo es GALLO AZUL y, asimismo, que el elemento dominante en la marca que se pretende registrar lo es PAJARO AZUL, descartándose entonces en el proceso de comparación el resto de factores que componen la marca registrada y la marca que se pretende registrar. Vista de tal manera la situación, es claro que al aplicar el principio invocado por el Tribunal en su sentencia no puede sino

concluirse que en efecto existe semejanza ideológica entre ambas y, por ende, posibilidad de confusión por las siguientes razones: i) la semejanza fonética deviene de la utilización en ambas marcas de un elemento dominante que consiste en el vocablo AZUL; ii) la semejanza ideológica deriva que en ambos casos se evocan especies de aves: GALLO y PAJARO…Como es evidente en el caso concreto, los términos GALLO AZUL y PAJARO AZUL resultan ser evidentemente semejantes, en tanto que evocan un mismo concepto (aves), provocando el riesgo o posibilidad de confusión…”. Sigue argumentando la recurrente: “Por otra parte, cuando el Tribunal afirma ‘que ambas marcas pueden coexistir en el mercado’ también incurre en interpretación errónea de esa ley, pues según el texto literal y claro del artículo 10 literal p) del convenio, establece claramente que ‘no podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas”. Al respecto, se hace las siguientes apreciaciones: La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, consideró que con base en la norma legal que la actora estima violada, que no es suficiente que exista semejanza entre dos marcas para que la nueva de ellas no pueda registrarse, sino que es necesario que la semejanza sea de tal grado que pueda inducir a error o confusión acerca de los productos protegidos por ellas. Al realizar el estudio de los autos, se estima que efectivamente se incurre en el vicio de interpretación errónea de la ley, dado que la Sala recurrida eligió correctamente la norma a aplicar, pero le dio un sentido, alcance y efecto distinto, a los que el legislador le otorgó, debido a lo siguiente: El artículo 10 literal p) del

vicio de interpretación errónea de la ley, dado que la Sala recurrida eligió correctamente la norma a aplicar, pero le dio un sentido, alcance y efecto distinto, a los que el legislador le otorgó, debido a lo siguiente: El artículo 10 literal p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, dice:“No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: …p) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma Clase.” La norma es clara y categórica en el sentido de la prohibición de registrarse marcas en las cuales llevan expresadas distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica puedan inducir a error o confusión, y en el caso que nos ocupa, se pretende registrar la marca “SUPER PAJARO AZUL”; en este contexto se evidencia la intención de registrar una marca que puede causar confusión en el público consumidor, ya que si bien es cierto, existe la palabra “SUPER”, como agregado de “PAJARO AZUL” que supuestamente se diferencia de “EL GALLO AZUL”; también lo es que, de conformidad con el artículo 7 del Convenio citado, marca es todo signo, palabra o combinación de palabras o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir clarament