534-2009 02062010 Operadora de Bodegas Sociedad Anonima

02/06/2010 – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

534-2009

Recurso de casación interpuesto por la entidad OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA a través de su Gerente General, Ana Izabel de Matta Vega, contra la sentencia del once de septiembre del dos mil nueve emitida por la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el proceso promovido por la recurrente contra el Ministerio de Economía. DOCTRINA Violación de ley Para que proceda el submotivo de violación de ley, es necesario indicar expresamente qué tipo de violación cometió el juzgador y elaborar la tesis de casación respectiva, para establecer la infracción cometida. Interpretación errónea de ley No subsiste la interpretación errónea de la ley, si en la sentencia impugnada no se aplicó ni se consideró la norma citada como infringida. LEYES ANALIZADAS Artículo 621 numeral 1º del Código Procesal Civil y Mercantil.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL. Guatemala, dos de junio de dos mil diez. Se resuelve el recurso de casación interpuesto por la entidad OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA a través de su Gerente General, Ana Izabel de Matta Vega, contra la sentencia del once de septiembre de dos mil nueve emitida por la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el proceso promovido por la recurrente contra el Ministerio de Economía. ANTECEDENTES -IProcedimiento Administrativo A) El tres de julio de dos mil seis, la entidad Inmobiliaria Satélite, Sociedad

Anónima solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual el registro del nombre comercial “BODEGUITAS PINULA 20”, con la finalidad de dedicarse a la explotación del negocio inmobiliario en todos sus diferentes aspectos, la promoción, el desarrollo, la administración, intervención directa o indirecta en actividades y operaciones lucrativas, comerciales, condominios y propiedad horizontal. B) Admitida la solicitud y publicado el respectivo edicto, el dieciséis de noviembre del dos mil seis la entidad Operadora de Bodegas, Sociedad Anónima se opuso a la solicitud de inscripción de la marca antes indicada, manifestando ser titular de los nombres comerciales “MR. BODEGUITAS Y DISEÑO”,“BODEGUITAS PLAZA Y DISEÑO” y de la marca “MR. BODEGUITA”, inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual. C) El diecisiete de julio de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición presentada y como consecuencia, con lugar la solicitud de registro del nombre comercial “BODEGUITAS PINULA 20” solicitado por la Inmobiliaria Satélite, Sociedad Anónima. D) Contra la resolución anterior, la entidad opositora interpuso recurso de revocatoria; impugnación que fue declarada sin lugar por el Ministerio de Economía en resolución del dieciocho de septiembre del dos mil ocho, por estimar que la denominación que se pretende registrar no se encuentra tipificada en las prohibiciones legales, y que su giro o actividad se enfoca a la explotación del

negocio inmobiliario en todos sus diferentes aspectos; mientras que los distintivos de la entidad oponente, así como su giro o actividad mercantil, amparan la prestación de servicios relacionados directa o indirectamente con el almacenaje de bienes, por cuenta propia o por cuenta ajena y al transporte y almacenaje. - I IProceso Contencioso Administrativo Contra la resolución del Ministerio de Economía, la entidad Operadora de Bodegas, Sociedad Anónima promovió proceso contencioso administrativo ante la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien en sentencia de fecha once de septiembre de dos mil nueve declaró sin lugar la demanda Contenciosa Administrativa y como consecuencia, confirmó la resolución emitida por el mencionado Ministerio. RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA Para llegar a esa conclusión, la Sala expuso lo siguiente: «CONSIDERANDO III DEL FONDO DEL ASUNTO: Al estudiarse el caso a la luz de las normas aplicables, inicialmente se asienta que conforme lo define la Ley de Propiedad Industrial se entiende por nombre comercial “un signo denominativo o mixto, con el que se identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad”. El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial definía el nombre comercial como “el nombre propio o de fantasía, la razón social o la denominación con la cual se identifica a una empresa o establecimiento”. Evidentemente el nombre comercial será la forma de identificar o distinguir a una empresa o establecimiento mercantil. En ese sentido el artículo

72 de la Ley de Propiedad Industrial señala que serían inadmisibles para su registro un nombre comercial que no pueda diferenciarse de otro usado anteriormente por otro empresario, o bien que sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, naturaleza, actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto relativo a la empresa o establecimiento identificado con el mismo. En el presente caso elnombre comercial pretendido es “BODEGUITAS PINULA 20”, los registrados por la demandante son “MR. BODEGUITAS PLAZA Y DISEÑO”, “MR. BODEGUITAS Y DISEÑO” y “MR. BODEGUITA”; este Tribunal estima que si bien ambos nombres comerciales comparten el término BODEGUITAS, éste es un génerico (sic) que si va acompañado de otras palabras que las distingue perfectamente, y en el presente caso, es indiscutible que el nombre comercial ya registrado tiene un prestigio ganado en el ámbito de el (sic) almacenaje propio o por cuenta ajena, que no se verá mermado de manera alguna por el nombre comercial pretendido, puesto que el mismo no solo se diferencia sustancialmente pues no es lo mismo MR. BODEGUITAS, que BODEGUITAS PINULA 20, nombre que identificaría a un ente comercial dedicado a bienes inmuebles, donde si bien podría estar inmersa la actividad de MR. BODEGUITAS, no causaría ningún tipo de confusión entre el consumidor. Todo lo cual nos lleva a concluir que la resolución impugnada al estar ajustada a las constancias del expediente es jurídicamente sostenible, como

consecuencia dicha resolución debe ser CONFIRMADA, lo cual hace improsperable la demanda debiéndose declarar lo que en derecho corresponde». EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS Y SUBMOTIVOS ALEGADOS EN EL RECURSO DE CASACIÓN La resolución transcrita fue impugnada por la entidad Operadora de Bodegas, Sociedad Anónima, mediante el presente recurso de casación por motivo de fondo, invocando como casos de procedencia los contenidos en el numeral 1º del artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, por violación de los artículos 72 y 73 de la Ley de Propiedad Industrial e interpretación errónea del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial. CONSIDERANDO - IViolación de Ley Manifestó la entidad recurrente que la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo violó los artículos 72 y 73 de la Ley de Propiedad Industrial; el primero de ellos, porque en él existe una prohibición expresa para la concesión de registro a signos que no pueden diferenciarse SUFICIENTEMENTE de otro nombre comercial que se ha usado antes para el mismo giro de negocio; y el segundo, porque el derecho primordial que éste confiere es la EXCLUSIVIDAD.

Para el efecto expresó: «En el presente caso, la violación de ley ocurre tomando en cuenta que el signo cuyo registro se solicita ES SUSCEPTIBLE de causar confusión, por la similitud gráfica, fonética e ideológica que guarda con los nombres comerciales y marca, propiedad de mi representada. Esta violación de

ley no se fundamenta en bases eminentemente fácticas, se basa particularmente en la premisa mayor que contemplan las normas transcritas, claro está que eljuzgador en su análisis, arriba a la conclusión, basada en los hechos que han sido sometidos a prueba». ALEGATOS PRESENTADOS EL DÍA PARA LA VISTA A) El día de la vista, la entidad casacionista reiteró cada uno de los planteamientos efectuados en el escrito de interposición de su recurso. B) El Ministerio de Economía no presentó sus alegaciones. C) La Procuraduría General de la Nación expresó que «El interponente del recurso, aún no se encuentra totalmente convencido de la violación de la ley, ni interpretación errónea, ya que establece que estima, lo que da la característica a los señores Magistrados de la seguridad de su resolución (…) Como consecuencia el interponente del recurso, no planteo (sic) en forma y fondo dicho recurso, ya que los motivos y submotivos que llevan el escrito, no existen; por lo que para el efecto debe declararse IMPROCEDENTE el recurso extraordinario de

CASACIÓN».

D) La entidad Inmobiliaria Satélite, Sociedad Anónima, tercero interesado invocado por la recurrente, a través de su gerente general y representante legal expresó que en la referida sentencia, la Sala declaró sin lugar la demanda promovida por Operadoras de Bodegas, Sociedad Anónima, estimando que la resolución dictada por el Ministerio de Economía se encuentra ajustada a las constancias del expediente, pues el registro del nombre comercial pretendido no afecta ni perjudica la coexistencia de los registros de la entidad recurrente. Indicó que de haber indicado lo contrario y evitar que se registre el nombre comercial

constancias del expediente, pues el registro del nombre comercial pretendido no afecta ni perjudica la coexistencia de los registros de la entidad recurrente. Indicó que de haber indicado lo contrario y evitar que se registre el nombre comercial “Bodeguitas Pinula 20”, prácticamente se estaría contradiciendo el espíritu de la normativa emitida en materia de propiedad industrial, porque se protegería un nombre genérico como lo es “bodeguita” a favor de la recurrente, pretendiendo con ello que ninguna otra persona pueda conjugar dicha palabra en su denominación social o nombre comercial, atribuyéndose de esa forma, la exclusividad en el uso de dicho nombre genérico. ANÁLISIS En materia de casación, la violación de ley se produce cuando hay una falsa elección de la norma jurídica aplicable al caso concreto, que necesariamente conlleva la inaplicación de la norma que debió aplicarse; o bien, cuando aplicándose la norma adecuada, se conculcan sus reglas y previsiones, desconociéndose lo que en ella dispuso el legislador. Al efectuarse la revisión y análisis del escrito contentivo del recurso de casación interpuesto por Operadora de Bodegas, Sociedad Anónima invocando el submotivo de violación de ley, esta Cámara apreció que en el mismo se incurrió en los errores de planteamiento siguientes: a) la recurrente manifestó que los artículos infringidos por la Sala son el 72 y 73 de la Ley de Propiedad Industrial, sin embargo, no expresó en qué consiste la violación legal que a su juicio cometióla Sala en cada uno de ellos, según lo anotado por esta Cámara al inicio de la

presente consideración; es decir, no indicó si lo que se produjo fue la violación de ley por inaplicación o la violación de ley por contravención de su contenido, circunstancia que era necesaria para resolver el presente submotivo, puesto que como se aprecia en la sentencia impugnada, únicamente el artículo 72 de la relacionada ley fue considerado por la Sala; b) El argumento formulado por la recurrente se constriñe a señalar que la Sala no tomó en cuenta que el signo cuyo registro se solicita, es susceptible de causar confusión por la similitud gráfica, fonética e ideológica que guarda con los nombres comerciales y marca inscritos por ella con anterioridad; sin embargo, con ese argumento en ningún momento explica cómo estima que esa violación de ley se produjo, no señaló el agravio que le causó la sentencia impugnada y no realiza, para cada norma citada, la argumentación clara y precisa que le permita a este Tribunal dilucidar la infracción normativa aludida. Cabe apreciar que para que el recurso de casación pueda prosperar, no basta con indicar que «Esta violación de ley no se fundamenta en bases eminentemente fácticas, se basa particularmente en la premisa mayor que contemplan las normas transcritas…»; es necesario que se explique qué componentes de la premisa mayor fueron vulnerados por la Sala en cada una de las normas citadas como infringidas, cuál era la aplicación adecuada y en su caso, la incidencia de esa infracción en el hecho concreto. Por lo analizado, deviene desestimatorio el presente submotivo de casación.

• I I – Errónea interpretación de la ley Para este caso de procedencia, manifestó la recurrente que la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo incurrió en la infracción del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial al indicar que «… si bien ambos nombres comerciales comparten el término BODEGUITAS, éste es un genérico que si va acompañado de otras palabra que las distinguen perfectamente, y en el presente caso, es indiscutible que el nombre comercial ya registrado tiene un prestigio ganado en el ámbito del almacenaje propio o por cuenta ajena, que no se verá mermado de manera alguna por el nombre comercial pretendido, puesto que el mismo no solo se diferencia sustancialmente pues no es lo mismo MR.

BODEGUITAS, que BODGUITAS PINULA 20, nombre que identifica a un ente comercial dedicado a bienes inmuebles, donde si bien podría estar la actividad de MR. BODEGUITAS, no causaría ningún tipo de confusión entre el consumidor». Expresa la recurrente que dicha infracción se produjo dado que la Sala reconoce semejanza entre los signos, siendo precisamente ese el motivo y fundamento de la oposición que oportunamente presentó en la vía administrativa. Argumentó que «Según una interpretación inequívoca de la disposición legal debe: (a) Darse EN TODO CASO preferencia a MR. BODEGUITAS Y DISEÑO,MR. BODEGUITAS PLAZA Y DISEÑO y MR. BODEGUITA sobre BODEGUITAS PINULA 20. (b) Analizar comparativamente los signos por la impresión que

producen en su conjunto; estando el examinador en la situación del consumidor, la identidad en las palabras BODEGUITAS, QUE INTEGRAN EL CONJUNTO; debe examinarse como parte del mismo; la Sala ha reconocido la similitud entre esos elementos que forman parte del conjunto. (c) Imperativamente, conceder más importancia a las semejanzas que a las diferencias; el análisis comparativo no se puede convertir en un interno por “encontrar diferencias” como lo hace la Sala en el considerando III, punto segundo, de la sentencia identificada. (d) El análisis debe considerar el tipo de consumidor de servicios de almacenaje. (e) Existe la posibilidad de confusión porque la naturaleza de los servicios que se prestan a través del establecimiento comercial MR. BODEGUITAS Y DISEÑO, MR. BODEGUITAS PLAZA Y DISEÑOS y los servicios que identifica la marca MR. BODEGUITA, son de idéntica naturaleza a servicios que se pretende amparar con el signo BODEGUITAS PINULA 20. (f) La posibilidad de confusión existe, dado que la misma Sala reconoce que hay similitudes entre los signos. (g) Los nombres comerciales y marca propiedad de mi representada, han sido ampliamente usados en el territorio nacional, conocidos por el sector pertinente del público y de los círculos empresariales, razón por la que BODEGUITSA (sic) PINULA 20 debe ser clara y fácilmente diferenciable, esto no es así, si la misma Sala ha reconocido concretamente las similitudes entre los signos. La palabra PINULA y la cifra 20 no le confieren al signo, suficiente aptitud distintiva (según literal c del artículo veintinueve mencionado), parece que se estuviera indicando al público consumidor “la ubicación” del establecimiento. El conjunto

PINULA y la cifra 20 no le confieren al signo, suficiente aptitud distintiva (según literal c del artículo veintinueve mencionado), parece que se estuviera indicando al público consumidor “la ubicación” del establecimiento. El conjunto BODEGUITAS PINULA 20 carece de aptitud distintiva como nombre comercial, para identificar a un establecimiento mercantil, dedicado a la explotación inmobiliaria, que incluye la administración de bodegas y establecimientos para almacenaje». Concluyó su exposición indicando que la Sala interpretó equivocadamente disposiciones de la materia, atentando contra derechos adquiridos por ella, razón por la que estimó que la sentencia debe casarse. ALEGATOS PRESENTADOS EL DÍA DE LA VISTA A) El día de la vista, la entidad casacionista reiteró cada uno de los planteamientos efectuados en el escrito de interposición de su recurso. B) El Ministerio de Economía no presentó alegatos. C) La Procuraduría General de la Nación y la Inmobiliaria Satélite, Sociedad Anónima se pronunciaron en el sentido como quedó expuesto en el caso de procedencia que antecede. ANÁLISISExiste errónea interpretación de una norma, cuando ésta fue aplicada por el tribunal sentenciador pero de forma tal, que no se le da su verdadero sentido y alcance. Esto significa que si el órgano cuya decisión se impugna vía casación no aplicó la norma que se cita como erróneamente interpretada en dicho recurso,

es imposible que la Cámara pueda realizar el estudio y análisis correspondiente, debido a que es materialmente imposible la infracción por interpretación errónea de una norma que en la resolución impugnada fue omitida. En cuanto a este caso de procedencia, la recurrente argumentó concretamente que la Sala incurrió en la interpretación errónea del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial; sin embargo, analizada la sentencia impugnada, esta Cámara observa que la relacionada norma en ningún momento fue utilizada como fundamento legal en los razonamientos efectuados por la Sala, pues cuando ella concluyó en que «… si bien ambos nombres comerciales comparten el término BODEGUITAS, éste es un genérico que si va acompañado de otras palabra que las distinguen perfectamente, y en el presente caso, es indiscutible que el nombre comercial ya registrado tiene un prestigio ganado en el ámbito del almacenaje propio o por cuenta ajena, que no se verá mermado de manera alguna por el nombre comercial pretendido, puesto que el mismo no solo se diferencia sustancialmente pues no es lo mismo MR. BODEGUITAS, que BODGUITAS PINULA 20, nombre que identifica a un ente comercial dedicado a bienes inmuebles, donde si bien podría estar la actividad de MR. BODEGUITAS, no causaría ningún tipo de confusión entre el consumidor», se fundamentó en el artículo 72 de la Ley de Propiedad Industrial, no así, en la norma citada como infringida; de esa cuenta, imposible resultaría que al artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial no se le haya dado su verdadero sentido o se le haya dado un alcance que dicha norma no tiene, si ésta no fue utilizada en la sentencia para fundar la decisión emitida. Así las cosas, el recurso de casación por este submotivo, también deviene desestimatorio. – I I I –

un alcance que dicha norma no tiene, si ésta no fue utilizada en la sentencia para fundar la decisión emitida. Así las cosas, el recurso de casación por este submotivo, también deviene desestimatorio. – I I I – De conformidad con el artículo 633 del Código Procesal Civil y Mercantil, es obligatoria la condena en costas y la imposición de multa al ser desestimado el recurso de casación, por lo que se estima que debe hacerse la declaración correspondiente en el apartado respectivo. LEYES CITADAS Artículos citados y: 25, 26, 27, 29, 61, 66, 67, 70, 71, 72, 75, 78, 79, 573, 619, 620, 621, 621, 626, 627, 628, 630 y 633 del Código Procesal Civil y Mercantil; 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial. POR TANTO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL, con fundamento en lo considerado y leyes citadas resuelve: I) DESESTIMA el recurso de casación delque se ha hecho mérito; II) Se condena al recurrente el pago de las costas respectivas, y se le impone una multa de trescientos quetzales, que deberá hacer efectiva en la Tesorería del Organismo Judicial dentro de tercer día de quedar firme el presente fallo. NOTIFÍQUESE y con certificación de lo resuelto, devuélvase los antecedentes a donde corresponde.

Luis Arturo Archila L., Magistrado Vocal Décimo Segundo, Presidente Cámara Civil; Gabriel Antonio Medrano Valenzuela, Magistrado Vocal Tercero; Rogelio Zarceño Gaitán, Magistrado Vocal Sexto; E. Gabriel Gómez Méndez, Magistrado Vocal Décimo. Jorge Guillermo Arauz Aguilar, Secretario de la Corte Suprema de Justicia.