559-2006 09042007

09/04/2007 – CIVIL

559-2006

EXPEDIENTE No. 559-2006 Oficial tercero. SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO CIVIL Y MERCANTIL: Guatemala, nueve de abril del año dos mil siete. En APELACIÓN y con sus antecedentes respectivos se examina la SENTENCIA de fecha once de julio del año dos mil seis, dictada por la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de este departamento, dentro del juicio Ordinario identificado con el número C dos guión noventa y nueve guión un mil cuatrocientos uno (C2-99-1401) cargo del oficial primero, promovido por la entidad MARBENSA Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA a través del Secretario del Consejo de Administración LUIS GUILLERMO GULARTE REYES quien es de este domicilio y actúa bajo su propia dirección y procuración y la de los abogados Juan Virgilio Alvarado Hernández, Joel Rodrigo López y López y José Fernando García-Bravatti contra la entidad COOPERACIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL PARA AMÉRICA LATINA, SOCIEDAD ANÓNIMA a través de su Mandatario General Judicial con representación LUIS RENATO PINEDA quien es de este domicilio y actúa bajo su propia dirección y procuración y la del abogado Juan Luis Aguilar Salguero.

DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: La sentencia venida en alzada en su parte conducente declara: “… POR TANTO: Este juzgado con base en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los Artículos: 141,

142, 143 y 147 de la Ley del Organismo Judicial, al resolver, DECLARA: I) SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA PLANTEADA POR LA ENTIDAD MARBENSA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA EN CONTRA DE LA ENTIDAD COOPERACIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL PARA AMÉRICA LATINA SOCIEDAD ANÓNIMA, en consecuencia; II) CON LUGAR LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO Y LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PÉRDIDA DEL DERECHO QUE SE HACE VALER. III) SE CONDENA A LA PARTE ACTORA AL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES CAUSADAS DENTRO DE EL PRESENTE JUICIO. NOTIFÍQUESE...” DE LOS HECHOS RELACIONADOS CON EL FALLO: La entidad Marbensa y Compañia, Sociedad Anónima a través de su represente legal inició Juicio Ordinario de competencia desleal identificado con el número C dos guión noventa y nueve guión un mil cuatrocientos uno (C2-99-1401) a cargo del oficial primero del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de este departamento contra la entidad Cooperación Técnica y Comercial para América Latina, Sociedad Anónima; en virtud que dicha entidad utilizó un castor virtualmente idéntico al registrado por la entidad Marbensa y Compañía, Sociedad Anónima para anunciar y publicitar un sistema constructivo; dicha inscripción esta contenida en el número dos mil quinientos quince, folio trece del tomo seis que contiene un castor cuyo modelo aparece inserto y sellado por

el Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Economía. Al contestar la demanda la entidad Cooperación Técnica y Comercial para América Latina, Sociedad Anónima aduce que con fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y ocho se le notificó la aceptación a la solicitud del diseño del castor estableciendo que en dicha solicitud no se encontró relación alguna con las causas previstas en el artículo 94 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y tampoco aparece inscrito y en trámite, por lo que se declaró admitir dicha solicitud de inscripción del distintivo DISEÑO DE CASTOR, clase SP. Adicionalmente a ello, interpuso las excepciones de: “Falta de cumplimiento de la condición a que esta sujeto el derecho que se pretende hacer valer.

DE LOS HECHOS SUJETOS A PRUEBA: a) Establecer si la expresión o señal de propaganda diseño de Castor de la entidad Cooperación Técnica y Comercial para América Latina, Sociedad Anónima ha sido usada en forma ilegal; b) Si existe la competencia desleal por parte de la entidad demandada.

DE LA PRUEBA APORTADA: La parte actora aportó los siguientes medios de prueba: a) DOCUMENTAL: 1) Certificación extendida por el Registro Mercantil General de la República que identifica con la letra A que adjuntó al memorial de demanda; 2) Fotocopia simple de la Patente de Comercio de Sociedad que identifica en la letra B del memorial de demanda; 3) Acta Notarial autorizada en esta ciudad el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve por el Notario Sergio Aníbal Hernández Lemus que se identifica con la letra

C del memorial de demanda; 4) Fotocopia simple del certificado que acredita la propiedad del nombre comercial denominado MARBENSA Y DISEÑO extendido por el Registro de la Propiedad Industrial e inscrito con el número seis mil sesenta y nueve, folio ciento sesenta y tres del tomo once que se identifica con la letra D del memorial de demanda; 5) Fotocopia simple del certificado que acredita la propiedad de la marca comercial GRUPO MARBENSA Y DISEÑO extendido por el Registro de la Propiedad Industrial e inscrito con el número ochenta y ocho mil ciento cincuenta y dos, folio cuatrocientos sesenta y siete del tomo ciento ochenta y siete, que se identifica con la letra E del memorial de demanda; 6) Fotocopia simple del certificado que acredita la propiedad de la marca comercial GRUPO MARBENSA Y DISEÑO extendido por el Registrode la Propiedad Industrial e inscrito con el número ochenta y ocho mil ciento cincuenta y uno, folio cuatrocientos sesenta y seis del tomo ciento ochenta y siete, que se identifica con la letra F del memorial de demanda; 7) Fotocopia simple del certificado que acredita la propiedad del nombre comercial GRUPO MARBENSA Y DISEÑO extendido por el Registro de la Propiedad Industrial e inscrito con el número nueve mil cuatrocientos sesenta y uno, folio doscientos sesenta y ocho, del tomo dieciocho, que se identifica con la letra G del memorial de demanda; 8) Fotocopia autenticada del certificado que acredita la propiedad y titularidad de dicha entidad sobre la expresión de propaganda: “DISEÑO DE MASCOTA DE GRUPO

MARBENSA” que fue inscrita con el número dos mil quinientos quince, folio trece del tomo seis, que consiste en un castor, cuyo modelo aparece inserto y sellado por el Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Economía que se identifica en la letra H del memorial de demanda; 9) Ejemplares de las páginas correspondientes del diario Prensa Libre de fechas cinco, dieciséis, dieciocho y veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, nueve, diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, cuatro, ocho y quince de febrero de mil novecientos noventa y nueve que se acompañaron al memorial de demanda identificados con las letras I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q; 10) Fotocopia de la copia de la nota de fecha seis de noviembre del mil novecientos noventa y ocho, que se identifica con la letra R del memorial de demanda; 11) Copia del fax de fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, documento que se adjunta al memorial de demanda con letra S; 12) Fotocopia simple de la publicación del edicto que contiene la solicitud de la entidad COOPERACIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL PARA AMÉRICA LATINA, SOCIEDAD ANÓNIMA de la señal de propaganda: DISEÑO DE CASTOR, aparecida en el Diario de Centro América en la edición del martes cinco de enero de mil novecientos noventa y nueve, identificada con la letra T del memorial de demanda. La parte demandada aportó los siguientes medios de prueba: a) DOCUMENTAL: 1) Fotocopia simple

legalizada de la solicitud de inscripción de expresión y señal de propaganda de Diseño de Castor, presentada en el Registro de la Propiedad Industrial; 2) Fotocopia simple legalizada de la notificación de fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y ocho extendida por el Registro de la Propiedad Industrial, en donde se hace constar el estudio de novedad de “Diseño de Castor”; 3) Fotocopia simple de la carta de fecha seis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho enviada por el Licenciado Guillermo Gularte Reyes al señor José Vitalino González; 4) Fotocopia simple de castor enviada por la entidad Marbensa; 5) Copia simple de la certificación del Registro de la Propiedad Industrial del Diseño de Mascota de Grupo Marbensa; 6) Fotocopia simple de la propaganda del castor de EMMEDUE en el periódico Prensa Libre de fechas cinco, dieciséis, dieciocho, veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho; nueve y diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y cuatro, ocho y quince de febrero de mil novecientos noventa y nueve; 7) Informes requeridos a Diario La Hora, Prensa Libre, El Periódico, Nuestro Diario, Siglo Veintiuno, Al Día, Moneda, Televisiete Sociedad Anónima, Canal Tres, Tele-once o Canal Once, Trecevisión o Canal Trece.

DE LA SEGUNDA INSTANCIA: Tramitada esta instancia se señaló día y hora para la vista pública de la

sentencia apelada, evacuando la audiencia únicamente la parte actora; en consecuencia el procedimiento se encuentra en estado de resolver, y CONSIDERANDO I: El artículo 94 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial establece: “Si al efectuar el examen de novedad de una marca el Registrador encontrare: a) Otra marca idéntica ya inscrita y vigente, que sirva para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en una misma clase, declarará sin lugar la solicitud indicando las razones en que se funda. Si la marca cuyo registro se solicita fuera idéntica a otra que se encuentre en trámite de inscripción, el Registrador dictará providencia dejándolas en suspenso hasta que se resuelva si la que está en trámite debe o no inscribirse; b) Otra marca semejante ya inscrita y vigente, que sirva para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en una misma Clase, siendo la semejanza de tal grado que la marca cuyo registro se solicita pueda confundirse con la anterior, declarará sin lugar la solicitud, indicando las razones en que se funda... Si la marca cuyo registro se solicita fuera semejante a otra que se encuentre en trámite de inscripción, el Registrador dictará providencia dejándola en suspenso hasta que se resuelva si la que se halla en trámite debe o no inscribirse...”. El artículo 59 del mismo Convenio, establece: “Se entiende por expresión o señal de propaganda toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un determinado producto mercancías, servicio, empresa o establecimiento”. El artículo 60 del referido

original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un determinado producto mercancías, servicio, empresa o establecimiento”. El artículo 60 del referido Convenio, establece: “Las expresiones o señales de propaganda pueden ser empleadas en carteles, murales y en general, en cualquier otro medio publicitario”. El artículo 61 del Convenio en referencia, establece: “Las marcas y los nombres comerciales pueden formar parte de la expresión o señal de propaganda, siempre que se hallen registradas a favor del mismo titular”. El artículo 65 del convenio, establece: “Sin perjuicio de lo prescrito en las leyes penales de los Estados Contratantes para los efectos de este convenio se entiende por competencia desleal todo acto o hecho engañoso que como los que contempla el artículo sesenta y seis se realice con la intención de aprovecharse indebidamente de las ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y las expresiones o señales de propaganda en perjuicio del titular de las mismas o del público consumidor. II: La juez de primer grado declaró con lugar la excepción perentoria de pérdida del derecho que se hace valer, dicho inciso que resuelve la excepción debe ser revocado en vista que la base de la excepción es que laparte actora nunca hizo uso de la marca o señal de propaganda, consistente en el Castor por ella registrado y de acuerdo con la nueva ley de Propiedad Industrial contenida en el Decreto 57-2000 del Congreso de la República, no puede hacer valer el derecho de Competencia Desleal, toda vez que no acreditó haber dado a conocer el supuesto castor a los consumidores, no lo usó. Pero la Ley invocada por la entidad demandada Decreto número 57-2000 no es la aplicable al caso sino el Convenio Centroamericano para la Protección de

conocer el supuesto castor a los consumidores, no lo usó. Pero la Ley invocada por la entidad demandada Decreto número 57-2000 no es la aplicable al caso sino el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, por lo que el fundamento legal invocado no es el correcto para acreditar dicha excepción. Por lo que es procedente revocar el numeral II de la Sentencia apelada declarando sin lugar la excepción perentoria y se omita la frase puesta en ese mismo numeral II) de “Con lugar la contestación de la demanda en sentido negativo” por antitécnica.

III: Al examinar la sentencia impugnada, se establece: a) Lo resuelto en primer grado se ajusta a derecho y a las constancias procesales, toda vez que no quedó acreditado que el “Diseño de Mascota de Grupo Marbensa” que consiste en un Castor esté siendo violentado por la entidad demandada Cooperación Técnica y Comercial para América Latina, Sociedad Anónima, mediante la utilización de la figura de otro Castor. Que para que ocurra una competencia desleal como quedó arriba apuntado debe existir un acto o hecho engañoso situación que no ocurre dado que la mascota de la entidad demandada claramente se identifica con un nombre en la gorra y otro en la parte delantera del pantalón para evitar precisamente aprovecharse indebidamente de otras marcas con la misma mascota. b) El apelante manifiesta que la juez de primer grado, no hizo constar las semejanzas solamente las diferencias, esta Sala efectivamente constata que las

diferencias consideradas por la juez de primer grado son correctas en sus apreciaciones y la semejanza consiste en que las dos son un castor y evidentemente tienen que ser semejantes pero son claramente identificables y diferenciables por lo que a criterio de esta Sala, no inducen a error o engaño, razón por lo cual deberán ser confirmados los numerales I y III de la sentencia apelada.

FUNDAMENTO LEGAL: Leyes citadas y artículos: 5, 59, 60, 61, 63, 64 del Convenio Centroamericano para la Protección Industrial; 172 de la Ley de Propiedad Industrial; 27, 29, 31, 44, 45, 63, 66, 69, 70, 96, 126, 127, 128, 177, 178, 183, 186, 194, 195, 196, 572, 573, 578, 602, 603 y 610 del Código Procesal Civil y Mercantil; 88, 141, 142, 143, 148 de la Ley del Organismo Judicial.

POR TANTO: Esta Sala, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver: a) Revoca el punto II de la parte resolutiva de la sentencia, declarando Sin lugar la excepción perentoria de PÉRDIDA DEL DERECHO QUE SE HACE VALER; b) CONFIRMA los numerales I y III de la sentencia apelada. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvase los antecedentes al juzgado de su origen.

Thelma Esperanza Aldana Hernández, Magistrado Presidenta; María de la Luz Gómez Mejía, Magistrado Vocal Primero; Miriam Maza Trujillo, Magistrado Vocal Segundo. Roberto Eduardo Barreda Valenzuela, Magistrado de Apoyo. Alba Elizabeth Pérez Chavarría, Secretaria.