599-2016 04092017 Comunicaciones Celulares Sociedad Anonima

04/09/2017 – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

599-2016

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Recurso de casación interpuesto por COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA contra la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo el treinta de agosto de dos mil dieciséis. DOCTRINA Violación de ley por inaplicación. Es defectuoso el planteamiento de este submotivo, cuando no se indica cuál norma se aplicó indebidamente en el fallo impugnado. Interpretación errónea de la ley No puede prosperar este submotivo, cuando la Sala al interpretar la norma cuestionada, le da el sentido y alcance que el corresponde.

LEYES ANALIZADAS Artículos: 20 incisos a) y d) de la Ley de Propiedad Industrial y 621 inciso 1º del Código Procesal Civil y

Mercantil.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CÁMARA CIVIL SENTENCIA Guatemala, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil dieciséis, por la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

I. Interponente: Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima, por medio de su mandatario especial administrativo y judicial con representación, Manuel Andrés Ernesto Cáceres Caravantes.

II. Parte contraria: Ministerio de Economía.

III. Tercero interesado: Procuraduría General de la Nación, que actúa a través de su

personera Nancy Sulema García Flores.

CUESTIONES DE HECHO

I. El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción del término frijolito, en clase

personera Nancy Sulema García Flores.

CUESTIONES DE HECHO

I. El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción del término frijolito, en clase treinta y ocho como marca por ser de uso común que no puede ser apropiado con exclusividad.

II. Contra la resolución anterior, la entidad Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima, planteó revocatoria, la que el Ministerio de Economía, en resolución número doscientos treinta y cinco, declaró sin lugar, en consecuencia confirmó el rechazo de la inscripción.

III. Derivado de lo anterior la entidad promovió proceso contencioso administrativo.

RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA La Sala declaró sin lugar la demanda contenciosa administrativa, en consecuencia confirmó la resolución impugnada, al considerar: «… lo que esta en discusión y análisis es la inscripción de una marca definido en el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial como “marca: cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra” (…) lo que debe determinarse fundamentalmente es si la marca pretendida puede existir o no como tal, en el ámbito comercial según su origen y presupuestos contenidos enla Ley de la materia. Para tal efecto considera pertinente atender a lo preceptuado en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, preceptúa que: “No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo que esté comprendido en alguno de Los casos siguientes: a) Que no tenga suficiente aptitud

distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique; … d) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate…” Esta Sala en acatamiento de lo regulado por el artículo citado al estudiar detenidamente la marca que se pretende registrar, establece que la marca “FRIJOLITO” que se pretende, no es objeto de registro, por no tener aptitud distintiva suficiente con el producto que pretende promover, así como también que el término “frijolito” proviene del lenguaje coloquial a nivel nacional en Guatemala, para identificar determinado tipo de aparato celular cuyo uso corresponde a las distintas empresas de telefonía celular que se comercializa en toda la República de Guatemala, constituyendo uso común dicho término lo que correspondería a una ventaja comercial sobre el producto en función de cualquier empresa de telefonía a la que se le privilegie con el registro de dicha marca, encontrando que dicho término ya es de uso común en el medio comercial relativo a telefonía celular, sin que corresponda un distintivo exclusivo respecto de los productos o servicios del uso único para la entidad demandante. Razones por las cuales este Tribunal no comparte los argumentos de la entidad demandante en cuanto a que ese término ha sido publicitada y puntualizada de los esfuerzos de la demandante en los últimos cuatro años, y fue la primera y única empresa de telefonía que ha dado esa genialidad y creatividad al término frijolito para hacer alusión a un teléfono móvil en particular (…) El Estado debe garantizar la

igualdad de condiciones a través del rechazo de la marca en cuestión, ante la libre competencia de oferta y demanda sin ventajas en los productos relacionados a este caso, en tal virtud este Tribunal advierte que la marca que se pretende registrar “FRIJOLITO” NO ha adquirido por parte de la demandante, suficiente amplitud distintiva respecto de los servicios a los cuales se aplicó debido a su continuado uso según lo que se argumentó en la demanda, ni se demostró que es distintiva, novedosa y original, tampoco se determinó violación a principios en materia de propiedad intelectual (…) »… por la forma en que se presenta la solicitud de registro de la marca “frijolito”, así como las circunstancias en que se ha utilizado la misma en el comercio del medio guatemalteco, la misma no puede ser registrada como tal, siendo que en vista de lo anteriormente analizado este Tribunal concluye que la resolución impugnada se encuentra ajustada a derecho (sic)…»

MOTIVO Y SUBMOTIVOS INVOCADOS

Motivo de Fondo Submotivos a) Violación de ley por inaplicación del artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial. b) Interpretación errónea de la ley del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. CONSIDERANDO I Violación de ley La entidad Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima con respecto a este submotivo indicó: «… Originalmente, la Ley de Propiedad Industrial, contenida en el Decreto 57-2000 del Congreso de la República definía la marca como: “Artículo 4:Terminología: A los efectos de esta ley se entenderá por: (…) Marca: Todo

signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra que pueda ser objeto de una representación gráfica.” »… la Sala Sentenciadora dentro del Considerando segundo, numeral segundo, página ocho de su sentencia, “cita” el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, y digo “CITA” entre comillas, porque ni siquiera citó correctamente la versión anterior, es decir el artículo reformado, sino copió algún texto que desconozco de dónde. »Esta reforma al artículo 4, referente a la terminología legal que define a la marca, es muy importante, ya que le da un sentido más limpio y claro al término marca; es decir que, ya no encierra el término marca, sino habla de comercialización de los productos o servicios y no solo de diferenciar un producto o servicio de otro similar. »La nueva reforma del Artículo 4 y que la norma vigente dejada de aplicar al caso concreto, referente al término marca establece lo siguiente: “Artículo 4. Terminología. A los efectos de esta ley se entenderá por: “ (…) Marca: todo signo que sea apto para distinguir los producto o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por otra.” »En el presente caso, se configura el submotivo de violación de ley por inaplicación de un artículo reformado y que es vital para la resolución del presente caso, ya que define legalmente lo que es una marca e introduce

el término novedoso de comercializados o prestados. Esta reforma es de vital importancia para entender loque es una marca y como una persona ya sea individual o jurídica, que ha invertido en su comercialización, tiene derecho a su protección. »De haber entrado la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a analizar la presente norma y utilizar la norma correcta y vigente, el fallo habría sido contrario (sic)… ». Alegaciones El Ministerio de Economía, fue notificado de conformidad con la ley, a pesar de ello no compareció. La Procuraduría General de la Nación, señaló: «… no se llenaron los requisitos que la ley exige para la interposición del mismo, ya que su inconformidad no la manifiesta; pero obvia observar los requisitos mínimos, para que la Honorable Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia entre a examinar su caso y establecer de forma concreta la procedencia o no de los submotivos planteados por la parte recurrente. »En el presente caso, se advierte con meridiana claridad que no concurren los presupuestos necesarios para que la Honorable Cámara esté habilitada para examinar este medio recursivo. Además, del análisis de la sentencia, se concluye que la Honorable Sala no ha incurrido en los vicios expuestos, sino que actuó apegada al principio de juridicidad establecidos en ley. »El recurso de casación debe estar contenido en un memorial claro en su totalidad, que indique y demuestre de forma lógica y jurídica, los vicios cometidos en la sentencia, observando rigurosamente, los lineamientos que la ley exige. La forma del planteamiento del presente recurso, impide que se pueda inspeccionar a fondo las supuestas infracciones cometidas por la Honorable Sala Quinta, pues el recurrente debió elaborar una tesis completa, no sólo manifestar sus inconformidades, todo esto lleva a que la Honorable Corte Suprema

las supuestas infracciones cometidas por la Honorable Sala Quinta, pues el recurrente debió elaborar una tesis completa, no sólo manifestar sus inconformidades, todo esto lleva a que la Honorable Corte Suprema de Justicia Cámara Civil, no cuente con elementos fácticos y legales para poder acceder a las pretensiones del interponente del recurso. Por lo anterior, mi representada solicita que el Recurso de Casación (…) sea declarado SIN LUGAR (sic)…» Análisis de la Cámara La violación de ley por inaplicación se produce cuando el juzgador al momento de discernir sobre las leyes aplicables al caso sometido a su consideración, omite la norma que contiene el supuesto jurídico aplicable a los hechos controvertidos. En el presente caso, Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima, estimó que la Sala al emitir la sentencia cometió violación de ley por inaplicación del artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual es de vital importancia para la resolución de la controversia en el presente caso, en virtud que el mismo define legalmente lo que es una marca. Ya que si lo hubiera aplicado, el fallo le sería favorable. Es importante indicar que cuando se invoca el submotivo de violación de ley por inaplicación, en el fallo como regla general, la Sala tuvo que haber aplicado indebidamente otra u otras normas legales, por lo que para completar la tesis, en el presente caso, la entidad casacionista debió indicar dentro de los razonamientos de este submotivo, cuál es el precepto normativo que se aplicó indebidamente como consecuencia de la

inaplicación de la que se alegó como violada, por ser ésta la que sirvió para fundamentar la resolución impugnada o bien, plantear el submotivo de aplicación indebida de la ley, lo cual, para esta Cámara, no aconteció en este caso, ya que si bien, la recurrente pretendió invocar la supuesta aplicación indebida de una norma, es de hacer notar que lo hizo a través de un caso de procedencia que nuestra ley civil adjetiva no regula (numerus clausus). Aunado a ello, el precepto legal que estimó infringido mediante el submotivo inexistente en la ley, es el mismo que denunció como violado por inaplicación. Por esas razones, es que esta Cámara estima que el recurrente no complementó su tesis. Derivado de lo anterior y ante la deficiencia advertida, este Tribunal no puede subsanar de oficio las omisiones en que incurrió la interponente en el planteamiento de la tesis, en consecuencia, este submotivo debe declararse improcedente. CONSIDERANDO II Interpretación errónea de la ley Con respecto a este submotivo la recurrente expuso: «… La Sala recurrida interpretó erróneamente el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, por varios motivos: »PRIMERO: Interpretación errónea de la literal a) de dicho artículo porque confunde el término aptitud con amplitud, los cuales son completamente diferentes, ya que ambas palabras tienen significados diferentes y

que en nada se relacionan (…) »La literal a) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial se refiere a una aptitud distintiva y no a una amplitud distintiva, según transcribo literalmente este inciso: “Artículo 20. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo que estécomprendido en alguno de los casos siguientes: a) Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique; (…)” (las negrillas y el subrayado es propio). »Por lo anterior, se denota que existe una evidente interpretación errónea de la ley, al no comprender y no diferenciar la aptitud de la amplitud; y utilizar un significado completamente diferente a esta norma, la cual fue vital para no otorgar el registro de la marca a mí representada. »SEGUNDO: Interpretación errónea de la literal d) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, que literalmente establece: “Artículo 20. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: (…) d) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate; (…)” »En el presente caso, mi representada indicó en varias ocasiones que lo que pretende amparar son servicios de telecomunicaciones dentro de la clasificación internacional de marcas en la clase treinta y ocho (38). Una

vez más, insisto que no se están amparando productos, sino servicios de telecomunicaciones, que es lo que mi representada ha gastado inversión millonaria en publicitar y hacer que el público en general y sus consumidores identifiquen. La Sala recurrida confundió, dentro de sus Considerandos en la resolución impugnada, que mi representada está intentado proteger productos, lo cual no es cierto, porque mi representada está amparando servicios de Telecomunicaciones y no de productos, como quedó afirmado en la resolución que por este acto se impugna. La Sala recurrida indica que “el término “frijolito” proviene del lenguaje coloquial a nivel nacional en Guatemala, para identificar determinado tipo de aparato celular (…)”. Obviamente mi representada no se dedica a fabricar teléfonos, sino a prestar servicios de telecomunicaciones y es por ello que ha utilizado la marca FRIJOLITO en una manera integral, tal como quedó demostrado dentro del expediente administrativo y la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo interpretó incorrectamente la literal d) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que la marca FRIJOLITO no es una designación común para el servicio de telecomunicaciones. »TERCERO: Asimismo, la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo interpretó erróneamente el último párrafo del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial que literalmente establece: “(…) Sin perjuicio de lo establecido en los literales a), d), e), f) y g) del párrafo anterior, podrá admitirse para su trámite el registro de la marca, o podrá renovarse una ya registrada, cuando a criterio del Registro y conforme a las

pruebas que sobre el particular presente el solicitante, se establece que un signo comprendido en esos supuestos ha adquirido suficiente aptitud o carácter distinto respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica derivado del uso continuado del mismo en el comercio.” Por lo tanto es importante hacer ver a este honorable tribunal que la marca FRIJOLITO ha adquirido suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios a los cuales se aplica debido a su continuado uso en el comercio y no solo por los propios usuarios de sus servicios sino por el público en general. Nótese que este último párrafo habla de aptitud distintiva respecto de los servicios derivado del uso continuado del mismo y que se trata de una excepción a la regla general derivado de ese uso continuado y que la sala interpretó erróneamente confundiendo uso continuado y aptitud distintiva con uso común por parte de la población, lo cual es completamente contrario a lo que la norma indica (…) »Existe una clara omisión de la normativa sustantiva aplicable y existe interpretación errónea de las normas sustantivas, lo cual incide en la resolución de la controversia que es el otorgamiento del registro como marca del sign0 FRIJOLITO (…) »Por lo que es procedente que al dictar sentencia se declare CON LUGAR el Recurso de Casación por Motivo de Fondo (sic)…». Alegaciones El Ministerio de Economía, fue notificado de conformidad con la ley, a pesar de ello no compareció. La Procuraduría General de la Nación, Se pronunció conforme los términos descritos en el considerando anterior. Análisis de la Cámara

Se configura el submotivo de interpretación errónea de la ley, cuando el tribunal sentenciador aplica la norma idónea que resuelve la controversia, sin embargo le da un alcance o sentido distinto al que le corresponde o también equivoca el contenido de la norma o su finalidad. La entidad recurrente expuso que la Sala incurrió en el vicio de interpretación errónea de los incisos a) y d), y del último párrafo del artículo 20 de la ley de Propiedad Industrial, en vista: «… PRIMERO: Interpretación errónea de la literal a) de dicho artículo porque confunde el término aptitud con amplitud, los cuales son completamente diferentes, ya que ambas palabras tienen significados diferentes y que nada se relacionan. »Según el Diccionario de la Real Academia Española, AMPLITUD se refiere a extensión, dilatación.»Mientras que, según el Diccionario de la Real Academia Española, APTITUD se refiere a capacidad para operar competentemente en una determinada actividad. »La literal a) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial se refiere a (…) Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique (…) »Por lo anterior, se denota que existe una evidente interpretación errónea de la ley, al no comprender y no diferenciar la aptitud de la amplitud; y utilizar un significado completamente diferente a esta norma, la cual fue vital para no otorgar el registro de la marca a mi representada. »SEGUNDO (…) d) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente,

técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate (…) »… La Sala recurrida confundió, dentro de sus considerandos en la resolución impugnada, que mi representada está intentando proteger productos, lo cual no es cierto, porque mi representada está amparando servicios de Telecomunicaciones y no productos, como quedó afirmado en la resolución que por este acto se impugna (…) »TERCERO: Asimismo, la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo interpretó erróneamente el último párrafo del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial que literalmente establece. “(…) Sin perjuicio de lo establecido en los literales a), d), e), f) y g) del párrafo anterior, podrá admitirse para su trámite el registro de la marca, o podrá renovarse una ya registrada, cuando a criterio del Registro y conforme a las pruebas que sobre el particular presente el solicitante, se establece que un signo comprendido en esos supuestos ha adquirido suficiente aptitud o carácter distintivo respecto a los productos o servicios a los cuales se aplica derivado del uso continuado del mismo en el comercio (…) es importante hacer ver a este honorable tribunal que la marca FRIJOLITO ha adquirido suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios a los cuales se aplica debido a su continuado uso en el comercio y no solo por los propios usuarios de sus servicios sino por el público en general. Nótese que este último párrafo habla de aptitud distintiva respecto de los servicios derivado del uso continuado (…) y que la Sala interpretó erróneamente confundiendo uso

continuado y aptitud distintiva con uso común por parte de la población, lo cual es completamente contrario a lo que la norma indica (sic)…».

Al respecto la Sala consideró: «… Esta Sala en acatamiento de lo regulado por el artículo citado al estudiar detenidamente la marca que se pretende registrar, establece que la marca “FRIJOLITO” que se pretende, no es objeto de registro, por no tener aptitud distintiva suficiente con el producto que pretende promover (…) el término “frijolito” proviene del lenguaje coloquial a nivel nacional en Guatemala, para identificar determinado tipo de aparato celular cuyo uso corresponde a las distintas empresas de telefonía celular que se comercializa en toda la República de Guatemala, constituyendo uso común dicho término lo que correspondería a una ventaja comercial sobre el producto en función (sic)…».

Para hacer el análisis del presente caso es necesario transcribir el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial que regula: «No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: a) Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique; … d) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate (sic)…». Esta Cámara estima que la Sala al haber considerado que la marca frijolito no podía inscribirse como tal por no contener una aptitud distintiva suficiente con relación al producto que desea promover y que si bien es

cierto a nivel nacional se utiliza para identificar determinado tipo de aparato celular, el cual es utilizado por las distintas empresas de telefonía, este término es de uso común y no puede privilegiarse a una sola empresa con su registro, pues eso constituiría una ventaja comercial sobre el producto lo cual no está permitido; no interpretó erróneamente el artículo 20 en los incisos indicados de la Ley de Propiedad Industrial, porque dicha marca no es de su propia creación sino que viene de una palabra utilizada en el lenguaje común y que no identifica a un producto en específico, es decir, no distinguiría ni identificaría a la marca, pues se utiliza para nominar varios aparatos telefónicos, por lo que se estima que no posee la aptitud distintiva que requiere la norma cuestionada para ser registrada, en consecuencia, el submotivo invocado debe declararse improcedente. En cuanto al último párrafo del artículo 20 relacionado no se hace pronunciamiento alguno por no haberlo utilizado la Sala para fundamentar su fallo. De lo anterior se concluye el recurso de casación debe desestimarse. CONSIDERANDO III El artículo 633 del Código Procesal Civil y Mercantil establece, que si el tribunal desestima el recurso de casación, deberá condenar al interponente al pago de las costas e imponerle una multa, por lo que se hará el pronunciamiento respectivo. LEYES APLICABLESArtículos citados y: 12, 203 y 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 27 de la Ley de Contencioso Administrativo; 25, 26, 66, 67, 70,71, 72, 619, 620, 621 inciso 1º y 630 del Código Procesal Civil

y Mercantil; 57, 74, 79 inciso a), 141, 143, 149 y 172 de la Ley del Organismo Judicial. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, con base en lo considerado y leyes citadas, RESUELVE I) DESESTIMA el recurso de casación. II) Condena a la entidad recurrente al pago de las costas del mismo y le impone una multa de quinientos quetzales que deberá hacer efectiva en la Tesorería del Organismo Judicial, dentro del tercer día de quedar firme el presente fallo. Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes a donde corresponde.

Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Magistrado Vocal Décimo; Silvia Verónica García Molina, Magistrada Vocal Octava; María Eugenia Morales Aceña, Magistrada Vocal Segunda; Elizabeth Mercedes García Escobar, Magistrada vocal Décima Tercera. Rony Eulalio López Contreras. Secretario de la Corte Suprema de Justicia.