6-2003 20052003 Leonardo Abreu Pena

20/05/2003 – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CASACIÓN No. 062,003

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Recurso de casación interpuesto por LEONARDO ABREU PEÑA contra la sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo el veintidós de abril de dos mil dos.

DOCTRINA

I. VIOLACIÓN DE LEY (CONFLICTO DE MARCAS) A) La Cámara Civil no puede realizar el análisis comparativo correspondiente entre la sentencia impugnada y la tesis esgrimida, si el recurrente no precisa en su argumentación si la violación que denuncia es por contravención expresa de la ley o por inaplicación.

B) No puede prosperar el recurso de casación por el submotivo de violación de ley, si el tribunal sentenciador en el fallo recurrido no hizo aplicación de los preceptos legales que se denuncian como infringidos por parte del recurrente.

II. INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA LEY Existe error de planteamiento, si se invoca el submotivo de interpretación errónea, y el casacionista acepta que la norma aplicable fue elegida correctamente por el juzgador, pero objeta el hecho subsumido en ella, y que se partió de una falsa premisa fáctica, porque ello configuraría otro submotivo diferente de casación.

LEYES ANALIZADAS: Artículos citados y 621 inciso 1º. del Código Procesal Civil y Mercantil.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL, Guatemala, veinte de mayo de dos mil tres. Se tiene a la vista para dictar sentencia, el recurso de casación interpuesto por LEONARDO ABREU PEÑA, contra la sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el veintidós de abril

de dos mil tres. Se tiene a la vista para dictar sentencia, el recurso de casación interpuesto por LEONARDO ABREU PEÑA, contra la sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el veintidós de abril de dos mil dos, dentro del proceso contencioso administrativo número ciento treinta y tres – noventa y nueve, promovido por el recurrente, contra la resolución número cero trescientos seis, de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, proferida por el Ministerio de Economía.

ANTECEDENTES:

I. El diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, se presentó al Registro de la Propiedad Industrial Leonardo Abreu Peña, solicitando la inscripción como marca, de la denominación STENDHAL, en clase tres.

II. Por resolución del siete de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, el mencionado registro admitió para su trámite la solicitud de inscripción.III. Rodrigo Montúfar Rodríguez en representación de STENDHAL, SOCIETE ANONYME, con fecha dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho se opuso al registro de la denominación solicitada, basado en que la marca STENDHAL, es propiedad y parte de la denominación de su representada, y además es mundialmente conocida y los productos que ampara son altamente apreciados y reconocidos por su excelente calidad. Que la marca referida que se debe proteger es originaria de Francia, país con el que Guatemala tiene suscrito y vigente un tratado e Protección a la Propiedad Industrial.

IV. Ante la oposición planteada, el Registro de la Propiedad industrial emitió resolución el catorce de enero de mil novecientos noventa y ocho, en la que declaró con lugar la oposición y sin lugar la solicitud de registro de la marca

STENDHAL.

IV. Ante la oposición planteada, el Registro de la Propiedad industrial emitió resolución el catorce de enero de mil novecientos noventa y ocho, en la que declaró con lugar la oposición y sin lugar la solicitud de registro de la marca

STENDHAL.

V. Contra la resolución indicada, la entidad solicitante, por no estar de acuerdo con su contenido, interpuso recurso de revocatoria, el cual por medio de resolución del Ministerio de Economía número cero trescientos seis, del veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, fue declarado sin lugar, y, en consecuencia, se confirmó la resolución impugnada.

VI. Contra esa resolución Leonardo Abreu Peña, promovió el ocho de julio de mil novecientos noventa y nueve, proceso contencioso administrativo, el cual fue declarado sin lugar.

RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA: La sentencia recurrida, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el veintidós de abril de dos mil dos, en su parte conducente dice: “Esta Sala, con base en lo considerado y leyes invocadas, al resolver DECLARA: I. SIN LUGAR la demanda de proceso contencioso administrativo planteada por Leonardo Abreu Peña. II. Se confirma la resolución número cero trescientos seis, de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, emitida por el Ministerio de Economía.” Para llegar a la conclusión anterior, la Sala consideró lo siguiente: “... Del estudio de las actuaciones y de conformidad con lo que establece el

artículo 7 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial Marca es todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase pero de diferente titular y con el artículo 10, literal p) del mismo cuerpo legal: No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de la misma: q) los distintivos que su semejanza gráfica, fonética o ideológica puedan inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase. Esta Sala determina que la denominación STENDHAL propiedad de la entidad STENDHAL SOCIETE ANONYME, es un distintivo que ha sido difundido ampliamente por dicha entidad, especialmente en el ramo de cosméticos, considerándose notoria su existencia marcaria, siendo la denominación solicitada STENDHAL, idéntica en su forma gráfica, fonética e ideológica a la denominación STENDHAL. Y de permitirse dicha inscripción registral se permitiría (sic) por lo que se estaría contraviniendo la norma contenidaen el inciso p) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.”. DEL RECURSO DE CASACIÓN Leonardo Abreu Peña, interpuso recurso de casación por motivo de fondo,

e invocó como subcasos de procedencia violación de ley e interpretación errónea de la ley, conforme lo dispuesto por el artículo 621 inciso 1º. del Código Procesal Civil y Mercantil. CONSIDERANDO I El recurrente interpone recurso de casación por motivo de fondo e invoca el submotivo de violación de ley, contenido en el artículo 621 inciso 1º. del Código Procesal Civil y Mercantil; considera como normas infringidas los artículos 18 y 94 literal b) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que en lo conducente respecto a este recurso dicen: “Articulo 18.. La propiedad de una marca sólo será reconocida y protegida en el Estado o Estados en que se hubiere inscrito.” “Artículo 94. Si al efectuar el examen de novedad de una marca el Registrador encontrare: ...b) Otra marca semejante ya inscrita y vigente que sirva para amparar productos, mercancías o servicios comprendidos en una misma clase, siendo la semejanza de tal grado que la marca cuyo registro pueda confundirse con la anterior, declarará sin lugar la solicitud indicando las razones en que se funda. Se exceptúa únicamente el caso en que el solicitante sea precisamente el propietario de la marca anterior con la cual la nueva podría confundirse, situación en la que el registro no podrá denegarse...” Para el efecto el casacionista, argumenta lo siguiente: “... Considero infringido el artículo 18 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial... la violación de dicha norma especial de la

materia, en la sentencia recurrida consistió en no aplicar... el principio doctrinario legal de territorialidad de la validez de los registros de las marcas en contienda STENDHAL, en clase tres (3), oficial e internacional para el registro de marcas que contiene la referida norma, o sea, la relativa a que las aludidas marcas sólo gozan de la protección, reconocimiento y garantía del caso, en los respectivos Estados en donde se hubieren legalmente inscrito y no en otros foráneos... de haberse hecho aplicación efectiva en la sentencia recurrida, .. se hubiera declarado con lugar, por este motivo de fondo la inscripción pedida.... Cito también como violado el artículo 94, literal b) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial... la violación de mérito consistió a mi juicio en el rechazo por parte de la Honorable Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mediante el procedimiento de confirmación de la resolución ministerial pertinente, del registro del distintivo STENDHAL de mi propiedad con base en la oposición administrativa interpuesta a tal denominación por la entidad STENDHAL SOCIETE ANONYME, con sede en Francia y por ende, en su no reinscripción a mi favor, para productos de TOCADOR y de otros que son utilizados para el tocado, aseo, peinado y adorno del cabello personal; tintes, shampoos, especialmente para la mujer, limpiadores, pinturas, pastas, polvos, y sustancias de tocador y belleza en general comprendidos en la clase tres de la nomenclatura oficial e internacional para el registro de marcas... De haberse aplicado rectamente la norma infringida, otra hubiera sido la situación legal del caso controvertido...”.ANÁLISIS A) Esta Cámara al efectuar el estudio correspondiente advierte que existe

nomenclatura oficial e internacional para el registro de marcas... De haberse aplicado rectamente la norma infringida, otra hubiera sido la situación legal del caso controvertido...”.ANÁLISIS A) Esta Cámara al efectuar el estudio correspondiente advierte que existe defecto de planteamiento, dado que el recurrente en su tesis alude a que se infringieron los artículos 18 y 94 literal b) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, pero la Sala sentenciadora en el fallo que por este medio se impugna no basó su razonamiento en dichas normas, es decir, no hizo aplicación de los preceptos legales que se denuncian infringidos por parte del casacionista. En ese orden de ideas, el interponente debió precisar en su recurso si la violación denunciada es por contravención expresa de la ley o por inaplicación. (haberse ignorado su existencia). La situación antes indicada, coloca a este tribunal de casación en la imposibilidad de efectuar el estudio de este aspecto del recurso, por el defecto de técnica señalado, que no puede subsanarse de oficio, por no permitirlo lo restringido de la casación, puesto que ello implicaría una interpretación de los propósitos del recurrente. Por las razones expuestas, se concluye que no puede aceptarse el submotivo indicado.

CONSIDERANDO

II INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA LEY El casacionista, por último, invoca el submotivo de interpretación errónea de la ley. Al exponer su tesis con relación a dicho submotivo denuncia como infringido

por parte de la Sala sentenciadora el articulo 10 literal p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que indica: “No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: ... p) los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase.” Para el efecto argumenta: “... La infracción de la norma citada en el presente caso, consistió en que la misma fue concebida o interpretada y aplicada en autos, erróneamente por el juzgador... tal norma fue instituida legalmente para impedir por las autoridades correspondientes, que no se use ni registre marca semejante gráfica, fonética o ideológicamente a otra previamente inscrita o en trámite de registro a favor de tercero, en relación a productos de la misma clase... todo ello se produjo, con base en que la marca STENDHAL, que se aduce ser propietaria de dicha oponente pero que en la realidad de los hechos, no está registrada ni por asomo en Guatemala, conforme los artículos 17 y 106 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, como la ley aplicable al caso y que invocó precisamente la Honorable Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para sustentar su fallo jurisdiccional... el

error consistió en estimar que el referido artículo 10 literal p) del Convenio aludido, fue instituido para rechazar cualquier solicitud relativa al registro de una marca de fábrica, comercio e industria, nombre comercial y señal de expresión de propaganda, que fuere sustancialmente semejante y por ende, confundible a otro existente de tercera persona para las mismas actividades o productos se encuentre o no, previamente registrado, en tanto que la norma... con cuya base se rehazó nuestra solicitud de registro, señala con absoluta claridad y firmeza quelos distintintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en tramite de registro...”. ANÁLISIS Esta Cámara estima que los argumentos anteriores, vertidos por el casacionista, no son propios para sustentar este submotivo, puesto que de lo expuesto se evidencia que en esencia lo que se pretende atacar es el hecho subsumido en la norma elegida por el Juzgador, así como que se partió de una falsa premisa fáctica lo cual se evidencia cuando indica que el articulo 10 literal p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial fue aplicado erróneamente por el juzgador, puesto que tal norma fue instituida legalmente para impedir por las autoridades correspondientes que se use o registre marca semejante gráfica, fonética o ideológicamente a otra previamente inscrita o en

trámite de registro, pero la marca que se aduce ser propiedad de la oponente no está registrada en Guatemala, lo que, en todo caso, configura otro submotivo diferente de casación. A ese respecto es constante la jurisprudencia en el sentido que “Hay error de planteamiento, si se invoca el submotivo de interpretación errónea, y el casacionista acepta que la norma aplicable fue elegida correctamente por el juzgador pero objeta el hecho subsumido en ella, y que se partió de una falsa premisa fáctica, porque ello da lugar a invocar otro submotivo de fondo distinto. “ En adición a lo anterior, cabe expresar que en el caso que nos ocupa, del estudio de los autos se evidencia que la marca que se pretende inscribir, guarda total identidad con la marca STENDHAL, que ha sido ampliamente difundida a nivel mundial por la entidad opositora STENDHAL, SOCIETE ANONYME –originaria de Francia-, quien demostró ser titular de la marca tal y como aprecia de los documentos que obran en autos a folios del catorce al treinta y nueve del expediente administrativo. En ese orden de ideas debe atenderse a la situación que los consumidores podrían ser inducidos a error con relación al origen de los productos que se pretende amparar por parte de la persona que solicita la respectiva inscripción, lo cual contravendría el artículo 10 inciso q) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que indica: “No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: Los distintivos que pueden inducir a error por indicar una falsa procedencia,

naturaleza o cualidad”. En tales circunstancias, este submotivo no puede prosperar, y, consecuentemente, la casación de que se ha venido haciendo mérito debe declararse sin lugar. CONSIDERANDO III De conformidad con el artículo 633 del Código Procesal Civil y Mercantil, es obligatoria la condena en costas y la imposición de la multa, al ser declarado sin lugar el recurso de casación, por lo que en acatamiento de tal disposición debe hacerse la declaración correspondiente.

LEYES APLICABLES: Artículos citados y 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 25, 26, 27, 29, 44, 52, 66, 67, 71, 79, 619, 620, 621 inciso 1º, 630 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 18, 19 y 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo 6, 51, 57, 74, 76, 79 inciso a), 141, 143, 149 y 172 de la Ley del

Organismo Judicial.

POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL, con apoyo en lo considerado y leyes citadas al resolver DECLARA: I) DESESTIMA el recurso de casación relacionado. II) Condena a la parte recurrente al pago de las costas del mismo y le impone una multa de quinientos quetzales que deberá enterar en la Tesorería del Organismo Judicial, dentro de tercer día de quedar firme el presente fallo Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvase los antecedentes a donde corresponde.

Edgardo Daniel Barreda Valenzuela, Magistrado Vocal Décimo, Presidente Cámara Civil; Alfonso Carrillo Castillo, Magistrado Vocal Cuarto; Amanda Ramírez

donde corresponde. Edgardo Daniel Barreda Valenzuela, Magistrado Vocal Décimo, Presidente Cámara Civil; Alfonso Carrillo Castillo, Magistrado Vocal Cuarto; Amanda Ramírez de Arias, Magistrada Vocal Quinta; Hugo Leonel Maúl Figueroa, Magistrado Vocal Séptimo. Ante Mí: Doctor Víctor Manuel Rivera Woltke, Secretario de la Corte Suprema de Justicia.