643-2012 10032014 Banco Azteca Sociedad Anonima

10/03/2014 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

643-2012

Recurso de casación interpuesto por la entidad BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, contra la sentencia proferida por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el treinta y uno de mayo de dos mil doce. DOCTRINA Interpretación errónea de la ley a) No incurre en interpretación errónea de la ley, la Sala que atribuye a la norma el sentido y alcance que le corresponde de acuerdo a su tenor literal. b) No es procedente el registro de una marca, cuando esta no posee la suficiente aptitud distintiva que la permita diferenciarse del producto o servicio que pretende amparar, y que además, en su estructura utiliza expresiones que identifican alguna característica de este.

LEYES ANALIZADAS Artículos: 20 incisos a) y e) de la Ley de Propiedad Industrial; y 621 inciso 1º del

Código Procesal Civil y Mercantil.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CÁMARA CIVIL SENTENCIA Guatemala, diez de marzo de dos mil catorce.

I. Se integra la Cámara con los Magistrados suscritos; II. Se tiene a la vista para resolver, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el treinta y uno de mayo de dos mil doce.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

I. Interponente: Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,

que actúa por medio del apoderado especial con representación, Salvador Augusto Saravia Castillo.

II. Parte contraria: Ministerio de Economía, que actúa por medio del ministro

Sergio de la Torre Gimeno.

CUESTIONES DE HECHO

I. Banco Azteca, Sociedad Anónima, solicitó al Registro de la Propiedad Intelectual, la inscripción de la marca “DINERO EXPRESS MÓVIL”. El citado Registro rechazó la solicitud en virtud que estimó que el signo a registrarse como marca, carece de distintividad y describe las características del servicio que pretende identificar, lo cual contraviene el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.II. Contra lo resuelto, el casacionista interpuso recurso de revocatoria, el cual fue declarado sin lugar por el Ministerio de Economía, y por consiguiente, confirmó la resolución registral, que rechazó la inscripción.

III. Contra esa resolución se promovió el proceso contencioso administrativo.

RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA La Sala declaró sin lugar la demanda. Para el efecto, consideró: “De la lectura del expediente administrativo se desprende que efectivamente “DINERO EXPRESS MOVIL” que la entidad BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, pretende registrar se encuentra dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas contenidas en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual dispone que: “No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo que esté comprendido en algunos de los casos siguientes: a) Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se

aplique;… e) Que consista exclusivamente en su signo, una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o de servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrables…”, toda vez que tanto la palabra dinero, como móvil, son palabras de uso genérico, por lo tanto la marca que se pretende registrar carece de aptitud distintiva, ya que no cumple con los requisitos de novedad, originalidad y distintividad, necesarios para constituirse como marca. Además describe las características del servicio con que la marca se pretende identificar, se debe tomar en cuenta que los términos de que se compone son de uso común en relación con los servicios que pretende amparar, por lo que al comprender esta clase esencialmente servicios prestados en relación con negocios financieros y monetarios y los servicios de la entidad BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, como lo son “contratos de seguros de todo tipo, negocios inmobiliarios, negocios monetarios, transferencias de dinero en Guatemala, de Guatemala a otros países y de otros países de Guatemala a servicios de negocios financieros” encuadra perfectamente dentro de las literales a) y e) del articulo 20 de la Ley antes citada. (…). “Esta Sala, después de determinar que el trámite del expediente administrativo que para el efecto señala la ley, fue realizado conforme a derecho, las resoluciones recurrida y controvertida dictadas respectivamente por el Registro de la Propiedad Intelectual y el Ministerio de Economía, están emitidas por las

autoridades administrativas competentes para ello, encuentra que el procedimiento administrativo ha sido tramitado correctamente, con la observancia de las garantías constitucionales correspondientes, que la autoridad administrativa demandada, al confirmar lo resuelto por el Registrador de la Propiedad Intelectual, actuó conforme a la ley, por lo que hace concluir a esteórgano jurisdiccional, que la resolución del Ministerio de Economía que confirma la dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, al estar fundamentada en razonamientos acordes a los preceptos jurídicos citados y a las consideraciones de este fallo, la encuentra revestida de juridicidad suficiente para producir efectos legales. En consecuencia no puede acogerse la demanda planteada…”. MOTIVO Y SUBMOTIVO INVOCADOS Motivo de fondo Submotivo Interpretación errónea del artículo 20 literales a) y e) de la Ley de Propiedad Industrial. CONSIDERANDO I Al respecto, el recurrente expuso: “… el tribunal sentenciador interpretó erróneamente la ley en la cual fundamentó la sentencia recurrida, ya que la norma en la cual fundamenta la sentencia no se le da su verdadero sentido y alcance, específicamente interpretó erróneamente la norma contenida en el artículo 20 literal a) y e) (sic) de la Ley de Propiedad Industrial (…). “… en el presente caso, se debe partir de las siguientes bases: “ 1. La marca DINERO EXPRESS MOVIL, solicitada por mi representada, reúne suficiente aptitud distintiva respecto a los servicios a los cuales se aplica, razón por la cual no se contraviene con lo establecido en el artículo 20 literal a) de la

Ley de Propiedad Industrial. DINERO EXPRESS MOVIL se refiere a características que por su propia naturaleza no identifican los servicios a que se aplican. “2. La marca DINERO EXPRESS MOVIL no consistente exclusivamente en un signo o un adjetivo que sirva en el comercio para calificar o describir alguna característica de los servicios que la misma ampara, las palabras EXPRESS y MOVIL no son características que describen o indiquen cualidades, características o peculiaridades del dinero ni de los servicios que se amparan condicha (sic) marca, sino simplemente palabras que en su conjunto, junto con la palabra dinero conforman y constituyen la original y caprichosa marca DINERO EXPRESS MOVIL. “En consecuencia, se puede establecer y concluir que la marca DINERO EXPRESS MOVIL es una marca que reúne los requisitos que nuestra legislación marcaria exige para ser inscrita como marca y la misma no contraviene con lo que establece el artículo 20 literales a) y e) de la Ley de Propiedad Industrial, por lo que procede su registro. “En conclusión, la sentencia impugnada (…) incurre en interpretación errónea de ley porque no se le da su verdadero sentido y alcance al artículo 20, literales a) y e) de la Ley de Propiedad Industrial en la cual se fundamenta la sentencia quedeclara sin lugar la demanda interpuesta por mi representada en contra del Ministerio de Economía al haber dictado a la (sic) resolución…”. Alegaciones El Ministerio de Economía manifestó que “… la marca DINERO EXPRESS MOVIL, para amparar productos de la clase treinta y seis (36), por parte de la entidad BANCO AZTECA (…) incumple con los requisitos de novedad originalidad

y distintividad necesarios para constituirse como marca, toda vez que al pretenderse dicha marca para amparar “servicios en relación a contratos de seguros de todo tipo, negocios inmobiliarios, negocios monetarios, transferencias de dinero en Guatemala, de Guatemala a otros países y de otros países a Guatemala y Servicios de negocios financieros”, se describen las características del servicio que con la marca se pretende identificar, sin olvidar que los términos de que se compone son de uso común, en relación con los servicios que se pretenden, por lo que al comprender esta clase esencialmente de servicios prestados en los negocios financieros y monetarios y los servicios prestados, en relación con contratos de seguros de todo tipo, se estima que se tipifica las prohibiciones para el registro de marcas, por razones intrínsecas que se señalan en el artículo 20 literales a) y e) de la Ley de Propiedad Industrial, tal como lo señaló el Registro de la Propiedad Intelectual (…) en su oportunidad”. Análisis de la Cámara Los autores Juan Montero Aroca y Mauro Chacón Corado, definen el vicio de interpretación errónea de la ley, de la forma siguiente: “Presupone que se aplica la norma acertada, pero de forma tal que no se le da su verdadero sentido y alcance”. (Manual de Derecho Procesal Civil Guatemalteco; Guatemala 1999, Tercera Edición, Volumen dos, página trescientos treinta y ocho). En el presente caso, la entidad Banco Azteca, Sociedad Anónima expone que la Sala sentenciadora interpretó erróneamente el artículo 20 de la Ley de Propiedad

Industrial, el cual regula que: “No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes; a) que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique; (…) e) que consista exclusivamente en un signo, una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrables”. Aduce que la marca DINERO EXPRESS MÓVIL reúne suficiente aptitud distintiva y no consiste en un signo o adjetivo que sirva en el comercio para calificar o describir alguna característica de los servicios que ampara, por lo que no se contraviene lo establecido en la norma ibídem.En la sentencia impugnada, la Sala sostuvo que el distintivo que se pretende registrar se encuentra dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, ya que tanto la palabra dinero, como móvil son de uso genérico, por lo que carece de aptitud distintiva, pues no cumple con los requisitos de novedad, originalidad y distintividad; asimismo, considera que describe las características del servicio que pretende identificar, que consisten en negocios financieros y monetarios. Al hacer el ejercicio hermenéutico de las literales a) y e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, se advierte que la literal a) se refiere a la prohibición de registrar signos que adolezcan de aptitud distintiva. Esta característica consiste

en la capacidad que debe contener el signo para diferenciar la marca del nombre usual o la designación de los productos o servicios que pretende amparar, lo cual en el caso que nos ocupa no sucede, pues indudablemente las expresiones utilizadas son prácticamente la identificación del servicio, por lo que no goza de esa aptitud, como bien lo señaló la Sala. En cuanto al inciso e) del artículo ibídem, este prohíbe el registro de marcas que pueda calificar o describir alguna característica del servicio. Bajo esa perspectiva, se establece que la marca DINERO EXPRESS MÓVIL para amparar productos de la clase treinta y seis, que consisten en: “… servicios en relación a contratos de seguros de todo tipo, negocios inmobiliarios, transferencias de dinero en Guatemala, de Guatemala a otros países y de otros países a Guatemala, y Servicios de negocios financieros”, es evidente que describe las características del servicio que se pretende identificar, pues la palabra EXPRESS sugiere una cualidad del servicio, que tiene que ver con el tiempo, y la expresión MÓVIL, describe otra particularidad de la forma en que se presta el mismo servicio; además, los términos de que se compone son de uso común, en relación a los servicios que se prestan, por lo que se estima que efectivamente, se tipifican las prohibiciones, por razones intrínsecas, que se señalan en el artículo 20 literales a) y e) de la Ley de la Propiedad Industrial, para el registro de la relacionada marca. De lo expuesto, se arriba a la conclusión de que la Sala interpretó acertadamente la norma que se denunció como infringida, pues le dio el sentido y alcance que le

corresponde, de acuerdo a su tenor literal, por lo que no se incurrió en el vicio denunciado. De ahí que debe desestimarse el recurso de casación hecho valer. CONSIDERANDO II El artículo 633 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que si el tribunal desestima el recurso de casación, deberá condenar al interponente al pago de las costas e imponerle una multa no menor de cincuenta quetzales ni mayor de quinientos, según la importancia del asunto. En el presente caso, al haber sido expuestas las razones por las que se desestima el recurso de casación, procede condenar a la entidad interponente al pago de las costas causadas e imponerle la multa respectiva.LEYES APLICABLES Artículos citados y: 12 y 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 25, 26, 66, 67, 619, 620, 621 inciso 1º, 627 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo; 57, 74, 79 inciso a), 141, 143, 149 y 172 de la Ley del Organismo Judicial. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, con base en lo considerado y leyes citadas, RESUELVE I) DESESTIMA el recurso de casación.

1. Condena al recurrente al pago de las costas del mismo y le impone una multa de quinientos quetzales que deberá hacer efectiva en la Tesorería del Organismo Judicial, dentro de tercero día de quedar firme el presente fallo.

Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes a donde corresponde.

Ervin Gabriel Gómez Méndez, Magistrado Vocal Décimo, Presidente Cámara

Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes a donde corresponde.

Ervin Gabriel Gómez Méndez, Magistrado Vocal Décimo, Presidente Cámara Civil; Gabriel Antonio Medrano Valenzuela, Magistrado Vocal Tercero; Rogelio Zarceño Gaitán, Magistrado Vocal Sexto; Mynor Custodio Franco Flores, Magistrado Vocal Noveno. María Cecilia de León Terrón, Secretaria de la Corte Suprema de Justicia.