913-2022 11032024 Educacion para el Futuro Sociedad Anonima

11/03/2024 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

913-2022

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Recurso de casación interpuesto por la entidad Educación para el Futuro, Sociedad Anónima, contra la sentencia emitida el treinta de agosto de dos mil veintidós, por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. DOCTRINA Error de derecho en la apreciación de la prueba Es defectuoso el planteamiento de este submotivo, cuando sus argumentos no se adecuan a los lineamientos propios del mismo. Violación de ley por inaplicación Existe defecto de planteamiento, cuando se denuncia inaplicación de ley, sin complementar la tesis, indicando cuál o cuáles son las normas que se aplicaron indebidamente, o bien, hacer relación a alguna de las excepciones de esta regla. Interpretación errónea de la ley Es deficiente este submotivo, si no se presenta una tesis adecuada en la cual se cumpla con los requerimientos propios que permiten incursionar en su estudio.

LEY ANALIZADA Artículos: 621 incisos 1º y 2º del Código Procesal Civil y Mercantil.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CÁMARA CIVIL SENTENCIA Guatemala, once de marzo de dos mil veinticuatro. Se trae a la vista para resolver el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el treinta de agosto de dos mil veintidós.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

I. Interponente: Educación para el Futuro, Sociedad Anónima, por medio de su administrador único y representante legal, Brenda Marleny Nova Peralta.II. Parte contraria: Ministerio de Economía, a través de su Ministro Janio

Moacyr Rosales Alegría.

I. Interponente: Educación para el Futuro, Sociedad Anónima, por medio de su administrador único y representante legal, Brenda Marleny Nova Peralta.II. Parte contraria: Ministerio de Economía, a través de su Ministro Janio

Moacyr Rosales Alegría.

III. Terceros: a) Educational Testing Service, que actúa por medio de su mandatario especial judicial y administrativo con representación, Eduardo René Mayora Alvarado. b) Procuraduría General de la Nación, a través de su personera

Julia Darina Ríos Rodas.

CUESTIONES DE HECHO

I. La entidad Educación para el Futuro, Sociedad Anónima, solicitó al Registro de Propiedad Intelectual el registro de la marca «ETC IBEROAMERICA EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONSULTING Y DISEÑO» para amparar servicios en clase cuarenta y uno. La entidad EDUCATIONAL TESTING SERVICE de Estados Unidos, titular de las marcas «ETS Y DISEÑO» en clase cuarenta y dos, dieciséis, nueve, treinta y cinco y cuarenta y uno se opuso al registro de la marca antes relacionada.

II. El Registro de Propiedad Intelectual dictó resolución en la que declaró con lugar la oposición presentada por la entidad EDUCATIONAL TESTING SERVICE de Estados Unidos, y como consecuencia, sin lugar la solicitud de registro de la marca «ETC IBEROAMERICA EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONSULTING Y DISEÑO» en clase cuarenta y uno.

III. En desacuerdo con lo resuelto, la entidad Educación para el Futuro, Sociedad Anónima, presentó revocatoria la cual fue declarada sin lugar por el

Ministerio de Economía.

IV. Inconforme con lo resuelto, la entidad antes mencionada promovió proceso contencioso administrativo.

RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA La Sala declaró sin lugar la demanda promovida, en consecuencia confirmó la

Ministerio de Economía.

IV. Inconforme con lo resuelto, la entidad antes mencionada promovió proceso contencioso administrativo.

RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA La Sala declaró sin lugar la demanda promovida, en consecuencia confirmó la resolución administrativa. Para el efecto, consideró: «… Con base a los hechos reseñados en el considerando que precede, éste Tribunal como acotación previa trae al presente fallo lo que la doctrina generalizada describe como marca, el cual es considerada como todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por otra. Una de las principales funciones de la marca es diferenciar los productos en el mercado de consumidores. El valor de la marca constituye el elemento más valioso y fuerte, en tanto se diferencie de otra marca por su identidad. La doctrina establecida por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha fijado el principio de que las marcas han de contemplarse desde una visión de conjunto, es decir una visión sintética, desde la totalidad de elementos integrantes de cada marca, sin descomponer su unidad fonética o gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales. En el caso que nos ocupa, éste Tribunal considera que para determinar el carácter distintivo de la marca que se solicita sea registrada, es preciso verificar si la misma posee un elevado carácter distintivo,

que identifique los productos o servicios que amparan la clase que se requiere su registro, a fin de no provocar confusión en el consumidor final. Se ha dicho que hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recurso, la misma impresión, aun cuando en los detalles existan diferencias.»En el caso que nos ocupa, éste Tribunal considera que para determinar el carácter distintivo de la marca que se solicita sea registrada, es preciso verificar si la misma posee un elevado carácter distintivo, que identifique los productos o servicios que amparan la clase que se requiere su registro, a fin de no provocar confusión en el consumidor final. Se ha dicho que hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recurso, la misma impresión, aun cuando en los detalles existan diferencias. La entidad demandante manifiesta como puntos torales de su argumentación que el Registro de la Propiedad Intelectual hubiera tomado en cuenta que el principio de especialidad tiene una doble función, uno es de la coexistencia, por lo que si bien cada entidad presta servicio en un mismo canal de distribución educación, también lo es que cada una de los mismos ostentan cualidades distintas y de fácil reconocimiento por los consumidores, además indica que se violó el contenido del artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial, así como que la resolución adolece de juricidad. »En el caso sometido a análisis, éste Tribunal, establece que los argumentos expresados en la demanda no son suficientes para llegar al convencimiento que el ente administrativo demandado incumplió con el mandato legal y constitucional al emitir la resolución que se controvierte, al tomarse en consideración las

constancias procesales y el contenido de la copia certificada del expediente administrativo, y al realizar la calificación y confrontación de las marcas en conflicto, de conformidad al contenido del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial. De las marcas “ETC IBEROAMERICA EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONSULTING Y DISEÑO” que se solicita y “ETS y DISEÑO” ya registrada, se determina que el acrónimo etc y ets es similar gráfica, fonética e ideológica son exactamente iguales, ya que la marca “ETC IBEROAMERICA EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONSULTING Y DISEÑO” reproduce las letras de la marca “ETS Y DISEÑO”, ya que el único signo que tiene la marca solicitada que no tiene la marca registrada es la letra “S”, de la sílaba “ETS”, sin embargo, dicha letra por sí misma no es suficiente para que la marca pueda subsistir, ya que necesariamente debe tener elementos distintos. Por otra parte ambas marcas inician con el elemento común ET que hacen que las marcas sean iguales, por lo que la letra “C” no hace que la marca sea plenamente distinguible de la ya registrada. Por otra parte, en cuanto a lo alegado en la demanda que la marca “ETC IBEROAMERICA EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONSULTING Y DISEÑO” no hace referencia a “los exámenes parametrizados de TOEFL o GRE” a los que se dedica la marca ETS Y DISEÑO, no es causal suficiente para que dicha la marca que se pretende inscribir y la inscrita puedan subsistir, ya que al amparar

productos en la misma clase marcaria número cuarenta y uno (41) en la que se comprende educación, formación, servicios de entreteminiento, actividades deportivas y culturales, el Tribunal puede deducir que se trata de un mismo fin ideológico y origen empresarial, ya que las marcas “ETC IBEROAMERICA EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONSULTING Y DISEÑO” y “ETS y DISEÑO”, emanan de una misma idea, por las semejanzas gráficas y fonéticas. En ese sentido, la marca “ETC IBEROAMERICA EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONSULTING Y DISEÑO” no es susceptible de registro, ya que no tiene las características de novedad, distintividad y originalidad, toda vez que, la marca solicitada se encuentra dentro de las prohibiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial por afectar derechos de tercero que ya están inscritos como lo es el titular de la marca “ETS Y DISEÑO” y que deben de ser protegidos frente a una marca que no está inscrita. Se determina además, que el órgano administrativo demandado, observó el contenido del artículo 29 literal e y f, el cual establece que: e) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan alconsumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; f) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. En tal sentido, este Tribunal

determina a través de las pruebas obrantes en el expediente administrativo que quedó probado que la marca solicitada “ETC IBEROAMERICA EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONSULTING” conforma en las letras la marca “ETS Y DISEÑO”, siendo que la letra “S” no la hace diferente y original, la cual es titular de la entidad EDUCATIONAL TESTING SERVICE, inscrita con el número de registro ciento veintiséis mil doscientos noventa y seis (126.296), tomo doscientos setenta y nueve (279), folio ciento sesenta y tres (163), en la case cuarenta y uno (41), por lo que este Tribunal al observar que, la marca registrada “ETS Y DISEÑO” y la que se pretende inscribir, pertenecen a la misma clase marcaria, o sea a la clase cuarenta y uno, por lo cual están íntimamente ligadas al mismo público usuario y canal de distribución que es la educación, es de hacer notar que la marca ETS Y DISEÑO además de estar inscrita en la clase cuarenta y uno, también lo está en las clases nueve, dieciséis, treinta y cinco y cuarenta y dos; ahora bien, al realizar el análisis comparativo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 literal a) de la Ley de Propiedad Industrial, es del criterio que las marcas tienen semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas, no existiendo una diferencia sustancial que permite la coexistencia pacífica en el mercado consumidor, ya que al momento que los consumidores tuviera a la vista la elección de ambos productos que amparan las marcas, existiría un riesgo de confusión. En conclusión, este Tribunal

es del criterio que la marca “ETC IBEROAMERICA EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONSULTING”, no es susceptible de registro toda vez que, es una marca inadmisible por derechos de terceros de conformidad con el artículo 21 inciso b) de la Ley del Propiedad Industrial, por lo que debe darse preferencia a la marca ya inscrita ETS Y DIESEÑO sobre la marca que se solicita que no está inscrita. Sobre los principios y reglas en relación a las semejanzas entre marcas, se trae al presente fallo la doctrina emitida por Justo Nava Negrete en el libro Derecho de Marcas página ciento setenta y dos a ciento ochenta y uno, cita: “… Marcas: Para determinar si una marca es o no semejante en grado de confusión a otra en su conjunto; …ambas marcas deben compararse en su conjunto, es decir, no deben seccionarse para determinar si alguna de sus partes es o no parecida a la otra marca, a menos de que ambas lo sean en toda su extensión, sino que debe atenderse primordialmente al efecto que producen. La exigencia legal se aplica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos los elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si haya imitación.” Por lo ya considerado, este Tribunal es del criterio que la resolución controvertida se encuentra ajustada a derecho y no es contraria al principio de la juridicidad, ni

causa agravio a la entidad demandante, tomando en consideración que conforme al principio de legalidad y competencia administrativa es facultad del Registro de la Propiedad Intelectual realizar el examen de novedad de las marcas que se pretenden registrar, realizar objeciones y resolver sobre la admisibilidad de la marca que se solicita, por lo que la demanda planteada debe declararse sin lugar y confirmar la resolución controvertida, haciendo las declaraciones que en derecho corresponden (sic)…». MOTIVO Y SUBMOTIVOS INVOCADOS Motivo de fondoSubmotivos a) Violación por inaplicación del artículo 17 tercer párrafo de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000. b) Interpretación errónea del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000. c) Error de derecho en la apreciación de la prueba. CONSIDERANDO I Esta Cámara ha sostenido en distintas ocasiones que con el fin de guardar el orden lógico de la sentencia, cuando en el recurso se invocan los submotivos contemplados en los incisos 1º y 2º del artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, el análisis respectivo debe iniciar por los submotivos de error de derecho o de hecho en la apreciación de la prueba, puesto que antes de analizar la acusación del recurrente sobre si el órgano jurisdiccional incurrió en los submotivos relacionados con la infracción de normas jurídicas de carácter sustantivo, debe analizarse si hubo o no error en la apreciación de la prueba. En

ese orden de ideas, se realiza el análisis correspondiente en la forma siguiente: Error de derecho en la apreciación de la prueba Con respecto a este submotivo, la entidad casacionista expuso: «… En la sentencia recurrida se omitió por completo la consideración que de acuerdo al artículo 71 de la Ley de Propiedad Industrial, el nombre comercial da derecho exclusivo para los servicios que constan en el título y que por tanto, en tal virtud le asistía a mi representada el derecho a solicitar una marca al amparo de ese título. »En ese sentido en la sentencia recurrida, no se llegó a analizar a quien correspondía el primer uso de buena fe, en cuanto al acrónimo derivado del nombre comercial de mi representada (…) »… la Honorable Sala (…) no valoró la prueba en su conjunto; la apreciación de la prueba lleva consigo valorar razonablemente los hechos, la prueba y el derecho aplicable. »En el presente el tribunal a quo no tuvo en cuenta la novedad y prelación del nombre comercial EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONSULTING Y DISEÑO, según el título expedido por el Registro de la Propiedad Intelectual de fecha primero de abril del año dos mil cinco, donde consta que dicho nombre comercial está inscrito al número trece mil veintiséis (13026), folio doscientos veintiocho (228) del tomo veintiséis (26), correspondiéndole el número de expediente del Registro de Propiedad Intelectual número 2011-3119. »El cual durante el proceso contencioso administrativo que dio origen a la sentencia recurrida que por este medio se impugna no se redarguyó de nulidad o

de falsedad por ninguna de las partes de acuerdo a lo establecido en los artículos 186 y 187 del Código Procesal Civil y Mercantil. »No obstante lo anterior, el Titulo del nombre comercial referido no fue objeto de los considerandos de la sentencia recurrida. »Prueba documental que al haber sido valorada adecuadamente se pudo haber determinado que no obstante contar con esa inscripción se dictó con lugar una oposición a una marca de la propiedad de mi representada y que correspondía parcialmente a las mismas palabras que forman el nombre comercial.»… la sentencia recurrida debe ser casada, para dejar sin efecto la resolución (…) del Ministerio de Economía, y declarar con lugar la solicitud de registro de marca

de ETC IBEROAMERICA EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONSULTING Y

DISEÑO (sic)…». Alegaciones El Ministerio de Economía, expresó: «… Este submotivo deviene improcedente, en virtud que el análisis que efectuó el Registro de la Propiedad Intelectual; el Ministerio de Economía y la Sala (…) se realizó en la comparación de dos marcas, o sea la marca solicitada por la entidad recurrente ETC IBEROAMÉRICA EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONSULTING Y DISEÑO y la marca registrada ETS Y DISEÑO de la entidad EDUCATIONAL TESTING SERVICE, mismas que no tienen relación con el nombre comercial que supone la entidad recurrente que es con el cual debe hacerse el análisis, pues éste no lleva incluida la palabra ETC, como para compararlos. En ése sentido no existe error en la apreciación de la prueba (sic)…».

La entidad EDUCATIONAL TESTING SERVICE, por medio de su mandataria especial judicial con representación, Sara María Fernanda Larios Hernández, al evacuar la audiencia para la vista pública correspondiente, de forma verbal indicó: “… la Sala sentenciadora si valoró debidamente la prueba como consta en el apartado de documentos acotados por la entidad demandante en el inciso c) como podrán advertir que consta en autos, pero Honorables Magistrados esta Cámara ha indicado en diferentes ocasiones que cuando se invoca un submotivo de error de derecho en la apreciación de la prueba no basta con individualizar un documento que supuestamente no se ha valorado, sino que es necesario señalar precisamente cual es la norma referente a la estimativa probatoria que el juzgador ha fallado en aplicar o ha llevado al juzgador en incurrir en ese error de derecho en la apreciación de la prueba lo cual ustedes podrán advertir de los autos y del escrito de interposición del recurso de casación no ha señalado de ninguna manera la entidad casacionista, sino que se ha limitado a indicar un documento sin explicar de qué forma a su juicio la sala sentenciadora ha incurrido en el error de derecho en la apreciación de la prueba, pero ello no quiere decir que la Sala sentenciadora haya incurrido en un error de derecho en la apreciación de la prueba o en alguno de los otros submotivos invocados (sic)…». Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, manifestó: «… se considera que no es viable, toda vez que al haber invocado el yerro en mención, olvida tomar muy en cuenta que para que un Recurso de Casación prospere por el

Submotivo invocado, es requisito sine qua non que el interponente cumpla en su planteamiento con señalar en forma puntual los siguientes puntos: a) el hecho controvertido, b) Individualizar en debida forma la prueba omitida por el juzgador y que tiene relación directa con el hecho controvertido; c) que la prueba haya sido aportada legalmente al proceso y obre en él; d) De ser tomado en cuenta ese medio o medios probatorios, inciden de tal manera que el fallo debe de modificarse; y e) Por sí misma la prueba sea concluyente para dar por acreditado el hecho; de lo anterior, se deduce que no basta con que el recurrente indique o señale que existe un error de derecho en la apreciación de la prueba, y señalar cuál, a su criterio, es el artículo que se debió de tomar en cuenta para acceder a sus pretensiones, es indispensable que el solicitante cumpla con los presupuestos arriba indicados y sobre todo que el medio o medio de prueba sea de tal naturaleza que incida en la decisión del juzgador y que cambie la sentencia (sic)…». Análisis de la CámaraEl error de derecho en la apreciación de la prueba, se configura cuando no obstante que el Tribunal analizó la prueba en su materialidad, no le otorga el valor probatorio que la ley le asigna, o bien, le niega valor teniéndolo de conformidad con las normas de estimativa probatoria, contenidas en el Código Procesal Civil y Mercantil y ello incide en el resultado del fallo. La recurrente argumenta que existe error de derecho en la apreciación de las pruebas, toda vez que: «… En la sentencia recurrida se omitió por completo la

consideración que de acuerdo al artículo 71 de la Ley de Propiedad Industrial, el nombre comercial da derecho exclusivo para los servicios que constan en el título y que por tanto, en tal virtud le asistía a mi representada el derecho a solicitar una marca al amparo de ese título. »En ese sentido en la sentencia recurrida, no se llegó a analizar a quien correspondía el primer uso de buena fe, en cuanto al acrónimo derivado del nombre comercial de mi representada (…) »… la Honorable Sala (…) no valoró la prueba en su conjunto; la apreciación de la prueba lleva consigo valorar razonablemente los hechos, la prueba y el derecho aplicable. »En el presente el tribunal a quo no tuvo en cuenta la novedad y prelación del nombre comercial EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONSULTING Y DISEÑO, según el título expedido por el Registro de la Propiedad Intelectual de fecha primero de abril del año dos mil cinco, donde consta que dicho nombre comercial está inscrito al número trece mil veintiséis (13026), folio doscientos veintiocho (228) del tomo veintiséis (26), correspondiéndole el número de expediente del Registro de Propiedad Intelectual número 2011-3119. »El cual durante el proceso contencioso administrativo que dio origen a la sentencia recurrida que por este medio se impugna no se redarguyó de nulidad o de falsedad por ninguna de las partes de acuerdo a lo establecido en los artículos 186 y 187 del Código Procesal Civil y Mercantil. »No obstante lo anterior, el Titulo del nombre comercial referido no fue objeto de

los considerandos de la sentencia recurrida. »Prueba documental que al haber sido valorada adecuadamente se pudo haber determinado que no obstante contar con esa inscripción se dictó con lugar una oposición a una marca de la propiedad de mi representada y que correspondía parcialmente a las mismas palabras que forman el nombre comercial (sic)…». En atención a los argumentos efectuados por la recurrente, esta Cámara estima necesario realizar ciertas aclaraciones respecto al recurso de casación, el cual es un medio de impugnación extraordinario, de carácter rigurosamente formalista y limitativo, que para ser conocido requiere el cumplimiento de los requisitos legales, así como de aquellos establecidos en la doctrina y la jurisprudencia, ya que a través de ellos se traza el marco de referencia sobre el cual la Cámara debe pronunciarse. Uno de tales requisitos consiste en el planteamiento de una tesis, que sustente de forma clara, precisa y concreta, el inadecuado proceder de la Sala, para que este Tribunal cuente con los elementos necesarios para analizar el motivo y submotivo que provocan el recurso. En ese sentido, esta Cámara estima importante acotar que cuando se invoca el error de derecho en la apreciación de la prueba, la tesis planteada por el casacionista debe cumplir con los requisitos siguientes: a) se debe individualizar el documento o acto auténtico en donde considera recae el error denunciado; b)se debe indicar en qué consiste el supuesto error cometido por la Sala, es decir, cuál fue el valor errado asignado al medio de prueba y cuál, a criterio del

recurrente, es el que le corresponde de conformidad con las normas de estimativa probatoria; c) se debe exponer se en forma expresa la incidencia que tiene el supuesto error cometido, en el sentido en que fue dictado el fallo recurrido; en el caso que se denuncien varios medios de convicción, es necesario que se realice una tesis en forma individual para cada uno de los documentos, en la que se cumpla con los requisitos antes referidos, todo lo anterior para que esta Cámara pueda realizar el estudio pretendido. Del estudio realizado a la tesis de la recurrente esta Cámara advierte que: a) si bien es cierto, se cumple con individualizar el medio de prueba documental sobre el cual recae el supuesto error, es decir, el título expedido por el Registro de la Propiedad Intelectual de fecha uno de abril de dos mil cinco, que ampara el nombre comercial EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONSULTING Y DISEÑO, también lo es que no se indicó en qué consistió el yerro alegado, es decir, cuál fue el valor equivocado atribuido a ese medio de convicción y la incidencia que pudiera tener en el fallo, incumpliendo con lo que para el efecto establece el artículo 619 inciso 6º del Código Procesal Civil y Mercantil; b) la tesis del casacionista es confusa pues denuncia como valorado erradamente el documento antes relacionado; sin embargo, también manifiesta que dicho medio de convicción no fue objeto de los considerandos de la sentencia recurrida, lo cual denota una supuesta infracción, pero distinta a la invocada y que debe ser conocida a través de un submotivo distinto.

Además de lo anterior que es suficiente para desestimar el submotivo invocado, es preciso referir que en su tesis argumenta que se da la violación del artículo 71 de la Ley de Propiedad Industrial, aspecto que es susceptible de ser denunciado, pero a través de otro submotivo distinto al invocado. Con base en lo anterior y atendiendo a la naturaleza extraordinaria de este medio de impugnación, el submotivo invocado deviene improcedente. CONSIDERANDO II Violación de ley por inaplicación La entidad casacionista en el presente submotivo argumentó: «… En el presente caso, se considera que ha sido violado el artículo 17 tercer párrafo de la Ley de Propiedad Industrial según se explica a continuación. El artículo diecisiete en su tercer párrafo de dicho cuerpo legal, establece (…) »Esto también tiene una connotación práctica en el sentido que la marca debe ostentar una presencia real para los servicios o bienes que dice tener amparados, lo que en el derecho internacional y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPIse conoce Uso efectivo (…) »El uso de la marca debe ser efectivo: no debe ser simbólico y no debe realizarse con el mero propósito de mantener el derecho conferido a su titular. »Las facturas (continuadas y no simbólicas) son la mejor prueba de ese uso, porque el titular de la marca está ejerciendo el comercio y se da a conocer a su clientela bajo un nombre impreso en su comprobante de pago. Es el caso de mi representada tal como lo acreditó en el ofrecimiento de prueba en el proceso contencioso administrativo que dio origen a la sentencia recurrida, no así la

entidad opositora. La normativa internacional del derecho marcario establece parala apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiadas para determinar la realidad de su explotación comercial (…) »Para analizar la admisibilidad o no de la solicitud del registro de una marca, es indispensable un estudio además de las similitudes fonéticas, ideológicas y gráficas, el contexto en el que el concepto o posicionamiento de una marca se proyecta construir o construye. »En este sentido, no puede ignorarse considerar si los servicios o productos son diferentes y adicionalmente si como es el caso los signos distintivos extranjeros se encuentran o no en uso en el territorio de Guatemala. De conformidad con lo establecido en el artículo cuarto (4) de La Ley de Propiedad Industrial, por marca se entiende “todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por otra” (…) »… la entidad EDUCATIONAL TESTING SERVICE no aportó facturación, publicidad o ubicación de puestos de venta, su prueba documental consistió en comprobar que era una marca extranjera notoria que tenía títulos de marcas a su favor registrados en otras jurisdicciones. »Por lo anterior, debió haberse observado en la sentencia recurrida el artículo 17 tercer párrafo de la Ley de Propiedad Industrial en atención al principio de especialidad y uso efectivo de la marca que la oposición presentada reclamaba

proteger. Y al haber omitido la consideración del artículo 17 tercer párrafo, la sentencia recurrida violentó la Ley de Propiedad Industrial (sic)…». Alegaciones El Ministerio de Economía, expresó: «… a criterio de la entidad recurrente, la Sala de mérito no tomó en consideración los servicios que ampara cada una de las marcas, sin embargo en éste asunto se considera que sí lo hizo, toda vez que en la hoja siete reverso, de la sentencia de mérito, consideró entre otros: “En el caso que nos ocupa, éste Tribunal considera que para determinar el carácter distintivo de la marca que se solicita sea registrada, es preciso verificar si la misma posee un elevado carácter distintivo, que identifique los productos o servicios que amparan la clase que se requiere su registro, a fin de no provocar confusión en el consumidor final” (…) También en la hoja ocho consideró (…) Por consiguiente el sub motivo Violación de ley del tercer párrafo del artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial no es cierto, por lo que los Honorables magistrados de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, deberán tomar en consideración a la hora de emitir su fallo (sic)…». La entidad EDUCATIONAL TESTING SERVICE, al evacuar la audiencia para la vista pública correspondiente, de forma oral indicó: “… La entidad casacionista no hace un verdadero análisis explicando de qué forma se ha omitido, lo cual es una carga ineludible de la casacionista, lo cual no es una segunda instancia; además la entidad casacionista se limita a indicar que su mandante a su parecer

no demostró un uso efectivo de la marca. La norma denunciada co