CAN - Dictamen 07 de 2005

DICTAMEN No. 07-2005

Incumplimiento de la República de Ecuador de la normativa andina en materia de propiedad industrial (Decisión 486)

Partes: Denunciante: SUMESA S.A.

Denunciado: República del Ecuador Tercero coadyuvante del denunciado: Compañía de Productos, Alimentos y

Servicios CÓRPORA S.A.

I. Relación de las Actuaciones Procesales

1. Mediante carta recibida por la Secretaría General el 7 de julio de 2004, la señorita Margarita Romero Rosales, en su calidad de apoderada de la empresa SUMESA

(en adelante SUMESA), presentó una denuncia contra la República del Ecuador, señalando que dicho Gobierno, mediante la actuación del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) habría incurrido en incumplimiento de la normativa andina, al haber emitido dicho Comité una resolución por la cual se estarían contraviniendo las normas que conforman el ordenamiento comunitario andino en materia de propiedad industrial. Este dispone, entre otros, la coexistencia pacífica de dos signos distintivos que, a su entender, son evidentemente confundibles entre sí, circunstancia que vulnera los derechos de titularidad de su empresa.

2. Mediante fax SG-F/0.5/1231/2004, de fecha 11 de agosto de 2004, la Secretaría General dio inicio a la investigación solicitada por SUMESA. Asimismo, mediante

faxes SG-F/0.5/1233/2004 y SG-X/0.5/804/2004, de la misma fecha, la Secretaría comunicó a los Países Miembros de la Comunidad Andina del inicio de la referida investigación.

3. Mediante fax SG-F/0.5/1362/2004, de fecha 1 de setiembre de 2004, remitido el 3 de septiembre de 2004, la Secretaría General solicitó a SUMESA que, en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, informara y remitiera la documentación pertinente respecto a si dicha empresa ejerció debidamente su derecho de defensa frente a la Resolución del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales de fecha 8 de abril de 2003, en las vías administrativas o judiciales correspondientes, de conformidad con la normativa interna de Ecuador.

4. Mediante carta recibida el 16 de setiembre de 2004, SUMESA informó a la Secretaría General que la Resolución que incumple el ordenamiento fue emitida dentro de un recurso de reposición, en sede administrativa, por lo cual no era pasible de impugnación. Asimismo, informó que como consecuencia de la emisión de la Resolución del IEPI, presentó una acción de amparo constitucional, la cual fue aceptada en primera instancia por el Juez, sin embargo, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto dicha resolución judicial.

5. Mediante Nota de Observaciones SG-F-0.11/1692/2004, de fecha 19 de octubre de 2004, remitida el 28 de octubre de 2004, la Secretaría General precisó haber identificado, de manera preliminar, el posible incumplimiento en que habría incurrido

2004, remitida el 28 de octubre de 2004, la Secretaría General precisó haber identificado, de manera preliminar, el posible incumplimiento en que habría incurrido el Gobierno del Ecuador, al otorgar el registro de una marca similar a otra, distinguiendo ambas los mismos productos, y estando a favor de dos titulares2distintos, obligando a ambas a coexistir en el mismo mercado, lo que implicaría un incumplimiento de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia y en especial de los artículos 136 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión. Al respecto, brindó al Gobierno del Ecuador el plazo de treinta (30) días calendario para la presentación de sus descargos.

6. La referida Nota de Observaciones SG-F-0.11/1692/2004 fue puesta en conocimiento de los demás Países Miembros mediante comunicación SG-X/0.11/1133/2004 de fecha 29 de octubre de 2004.

7. Con fecha 8 de noviembre de 2004, la Ministra de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad del Ecuador remitió la comunicación s/n,

solicitando “ampliación o suspensión de todos los plazos que estuviesen corriendo” debido a que desde el 21 de octubre de 2004 los funcionarios y empleados del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Agricultura y Ganadería “han adoptado un paro laboral que impide la labor normal de esta Secretaría de Estado (…) toda vez que se impide por la fuerza el acceso a nuestras oficinas hasta la presente fecha”.

8. Con fecha 21 de enero de 2005, Gonzalo Vaca Dueñas, en representación de SUMESA, solicitó ser recibido en audiencia, a fin de exponer en forma oral los fundamentos de su acción. La audiencia fue programada para el día 28 de enero de 2005, oportunidad en la cual el representante de SUMESA señaló que el objeto de incumplimiento de la normativa andina se trata de la concesión por parte del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) del registro de la marca ZUKO a favor de la empresa CÓRPORA de Chile, a pesar de que SUMESA tenía registrada con anterioridad la marca SUKO, sobre la base de que la marca ZUKO era supuestamente notoria en el exterior.

9. Con fecha 2 de febrero de 2005, el apoderado de SUMESA remitió a la Secretaría General la comunicación s/n, mediante la cual reitera los argumentos esgrimidos en su denuncia inicial.

10. Con fecha 24 de febrero de 2005, mediante fax SG-F/0.11/251/2005, la Secretaría

General solicitó a SUMESA la remisión de la siguiente información complementaria relacionada con el presente proceso: a) Copia de la Resolución de fecha 16 de septiembre de 2003, emitida por el Juzgado 1º de lo Penal del Distrito de Pichincha b) Copia de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional del Ecuador, recaída en el caso 644-2003-RA c) La dirección y teléfonos de la empresa Compañía de Productos, Alimentos y Servicios Corpora S.A.

11. Con fecha 3 de marzo de 2005, mediante comunicación SG-F/0.11/252/2005, la Secretaría General solicitó al IEPI la remisión de la siguiente información complementaria relacionada con el presente proceso: a) Solicitud de registro de la marca ZUKO a nombre de la empresa Compañía de Productos, Alimentos y Servicios Corpora S.A. b) Observación (oposición) presentada por SUMESA contra la solicitud de registro de la marca ZUKO previamente indicada3c) Estado actual de la marca SUKO, inscrita bajo Resolución 2734 del 28 de diciembre de 1976 d) Estado actual de las diversas solicitudes de registro de la marca SUKO a nombre de SUMESA.

12. Con fecha 3 de marzo de 2005, el apoderado de SUMESA remitió a la Secretaría General la información solicitada mediante fax SG-F/0.11/251/2005, salvo los datos relativos a la Compañía de Productos, Alimentos y Servicios Corpora S.A.

13. Con fecha 31 de marzo de 2005 la Secretaría General recibió la comunicación No.

VAR-0649-01115-2005, de fecha 30 de marzo de 2005, remitida por la señora María Rosa Fabara Vera, en su calidad de apoderada de la Compañía de Productos, Alimentos y Servicios CÓRPORA S.A. (en adelante CÓRPORA). En dicha comunicación, la apoderada de CÓRPORA manifestó que habían tomado conocimiento de manera extraoficial del presente procedimiento de incumplimiento. Asimismo, que la marca ZUKO había sido otorgada a CORPORA mediante Resolución dictada en el trámite 01-115 RVM por el Comité del IEPI. Por último, indicaron que “al no haber sido considerada CORPORA como parte en el proceso precitado, se ha causado una violación a su derecho de legítima defensa” , por lo cual solicita se acepte la comparecencia de su representada como parte procesal.

14. Con fecha 6 de abril de 2005, mediante Oficio No. 05-49 P-IEPI del 31 de marzo de 2005, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (en adelante el IEPI), remitió a la Secretaría General el informe contenido en el Memorando Nº 05-080CPIOV, de fecha 22 de marzo, elaborado por la Presidencia del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI. En su escrito, señaló que la Resolución 01-115-RVM (Reposición) se encuentra debidamente motivada y fundamentada, y que la denuncia de SUMESA tendría como objeto intentar desconocer que por su inercia y desconocimiento no hizo efectivos sus

señaló que la Resolución 01-115-RVM (Reposición) se encuentra debidamente motivada y fundamentada, y que la denuncia de SUMESA tendría como objeto intentar desconocer que por su inercia y desconocimiento no hizo efectivos sus derechos y recursos legales a su disposición, al no haber impugnado las resoluciones administrativas que, a su juicio, le causaron perjuicios. Asimismo, señalo que la Resolución 01-115-RVM (Reposición) no involucra incumplimiento alguno de la normativa comunitaria andina. Finalmente, precisó que actualmente SUMESA no es titular de derecho de propiedad industrial respecto de la marca SUKO, la misma que ha sido cancelada por falta de uso. En tal sentido, concluyó, el supuesto considerado en la propia Nota de observaciones (la “actual coexistencia” de las marcas SUKO y ZUKO en el mercado ecuatoriano) se trata de una circunstancia que no se ha dado ni se podría dar, pues la marca SUKO ya no se encuentra registrada y nunca fue usada por su titular, por lo que fue cancelada.

15. Con fecha 11 de abril de 2005, la Secretaría General, mediante fax No.

SG-F/0.11/525/2005, aceptó la intervención de CORPORA en el presente procedimiento, confiriéndole un plazo de cinco días hábiles para que remitiera la

información que estime pertinente. Asimismo, se le remitió copia de la denuncia presentada por SUMESA contra la República del Ecuador.

16. Con fecha 22 de abril de 2005, la apoderada de CORPORA remitió a la Secretaría General la comunicación No. VAR-0843-1431-2005, mediante la cual solicita un plazo adicional para remitir la información requerida mediante fax SG-F/0.11/525/2005 debido a que “el Ecuador ha vivido momentos de gran conmoción desde la fecha en que fuéramos notificados con la providencia de la Secretaría General”.- 417. Con fecha 10 de mayo de 2005, mediante comunicación No. VAR-0826-1404-2005 del 9 de mayo de 2005, la apoderada de CÓRPORA presentó sus argumentos sobre el presente procedimiento.

18. Mediante comunicación No. COR-0006-2330-05 del 30 de junio de 2005, la apoderada de CÓRPORA solicitó audiencia oral para alegar los derechos de su mandante.

19. El 12 de julio de 2005 la Secretaría General recibió la comunicación No. COR-00082469-05, de fecha 15 de abril de 2005, remitida por la apoderada de CÓRPORA, mediante la cual allegó información referida al proceso.

20. El 15 de julio de 2005, mediante Oficio No. 05-188 P-IEPI, el IEPI solicitó audiencia para alegar sus derechos en el presente procedimiento.

21. El 13 de septiembre de 2005 se realizó en la sede de la Secretaría General una reunión informativa en el marco del presente proceso. En dicha reunión participaron los representantes de la empresa SUMESA, del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad del Ecuador, del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), de la empresa CORPORA S.A. y representantes de la

Secretaría General.

22. El 3 de octubre de 2005, mediante fax No. SG-F/0.11/1565/2005 del 30 de septiembre de 2005, la Secretaría General solicitó a SUMESA la remisión de la documentación pertinente respecto a los estatutos u otros documentos societarios de dicha empresa.

23. El 10 de octubre de 2005, SUMESA remitió a la Secretaría General la información solicitada mediante fax No. SG-F/0.11/1565/2005.

II. Identificación de la conducta o medidas objeto de la investigación El procedimiento adelantado por la Secretaría General debe determinar si la República del Ecuador, a través de la actuación del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), al haber emitido la Resolución 01-115-RVM (Reposición) de fecha 8 de abril de 2003, habría contravenido el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como los artículos 136 y 154 de la Decisión 486 (Régimen

Común sobre Propiedad Industrial).

III. Argumentos del reclamo y contestación A) Argumentos de la empresa denunciante (SUMESA)

Comunidad Andina, así como los artículos 136 y 154 de la Decisión 486 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial).

III. Argumentos del reclamo y contestación A) Argumentos de la empresa denunciante (SUMESA)

1. En su denuncia, SUMESA precisó que mediante Resolución de fecha 8 de abril de 2003, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales (en adelante “El Comité del IEPI”) resolvió aceptar la solicitud de reposición presentada por Compañía de Productos, Alimentos y Servicios CÓRPORA S.A. (en adelante CÓRPORA) dejando sin efecto las Resoluciones Nro. 0955972 y 01-115-RVM, desechándose la observación presentada por SUMESA S.A. y disponer del registro de la marca “ZUKO” solicitada por CÓRPORA, para distinguir los5productos “bebidas no alcohólicas y polvos para preparar estas bebidas” de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Al respecto, SUMESA señaló que el Comité del IEPI, de manera errada y contraria al ordenamiento comunitario andino, ordenó el registro de la marca ZUKO a favor de un tercero competidor, obligando a la coexistencia de dicho signo con la marca SUKO previamente registrada a su favor. En su resolución, el Comité del IEPI consideró que: a) CÓRPORA presentó documentos que acreditarían que la marca ZUKO se trataría de una marca notoria a nivel internacional, por lo cual correspondía al Comité analizar los motivos por los que le fuera negado su registro en el Ecuador para distinguir productos de la clase 32.

trataría de una marca notoria a nivel internacional, por lo cual correspondía al Comité analizar los motivos por los que le fuera negado su registro en el Ecuador para distinguir productos de la clase 32. b) La marca ZUKO fue registrada el 4 de junio de 1976 en Chile, a nombre de CÓRPORA. Al respecto, el Comité precisó que era pertinente considerar que en dicho momento, Chile formaba parte del Acuerdo de Cartagena, siéndole por tanto, aplicable, la normativa comunitaria andina vigente en dicho momento, y, en el caso particular, la Decisión 85 sobre Propiedad Industrial. c) Con fecha 8 de julio de 1976, SUMESA de Ecuador solicitó en dicho país el registro de la marca SUKO para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional. d) Con fecha 30 de octubre de 1976, Chile dejó de formar parte del Acuerdo de Cartagena. e) Con fecha 28 de diciembre de 1976, SUMESA obtuvo el registro de la marca SUKO para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional, en el Ecuador. f) A criterio del Comité, a la fecha de presentación de la solicitud en el Ecuador por SUMESA (titular de SUKO), es decir, 8 de julio de 1976, la marca ZUKO, ya se encontraba previamente registrada en Chile, por lo cual “el Ecuador debió considerar este Registro, no obstante las consideraciones constantes tanto en la Decisión 85 como de la ley de Marcas vigente a esa fecha”.

g) Durante el año 1994, CÓRPORA de Chile solicitó en el Ecuador el registro de la marca ZUKO, solicitud contra la cual SUMESA, en su calidad de titular de la marca SUKO en Ecuador, presentó observación. La observación presentada por SUMESA fue declarada fundada. Posteriormente, fue materia de revisión, siendo nuevamente declarada fundada. h) No obstante lo anterior, y a efectos de resolver el trámite de reposición, el Comité consideró que se debía dilucidar si las marcas SUKO y ZUKO, registradas a favor de distintos titulares, se trataban de marcas notorias. Para tal fin analizó los documentos e información aportada por las partes que acreditara que tanto ZUKO como SUKO cumplían con los requisitos para alcanzar dicho grado de protección. Como resultado de dicho análisis concluyó que la marca ZUKO, de CÓRPORA, registrada en Chile, sí goza de notoriedad a nivel internacional, en tanto SUKO de SUMESA, registrada en Ecuador, carece de dicha calidad.- 6i) Finalmente, el Comité determinó que, siendo importante considerar que la marca ZUKO, registrada en Chile en 1976, a favor de CÓRPORA “ya era notoria al momento de presentar [en 1994] la solicitud de registro en el Ecuador, (…) se discute … la posibilidad de registro de una marca notoria internacionalmente, dentro del territorio de Ecuador, teniendo presente la existencia de un registro nacional de una marca similar (sic) sin notoriedad, sumado al hecho que de no ha demostrado que quien la comercializa sea

internacionalmente, dentro del territorio de Ecuador, teniendo presente la existencia de un registro nacional de una marca similar (sic) sin notoriedad, sumado al hecho que de no ha demostrado que quien la comercializa sea licenciatario o cuenta con una distribución exclusiva; es pues la discusión entre una marca simple frente a una notoria; y, la posibilidad de convivencia pacífica en el mercado ecuatoriano, siendo éste el que defina el destino de las marcas, pues el Ecuador no puede en estos momentos dejar de reconocer los acuerdos y tratados internacionales en materia de propiedad intelectual e industrial,; y en consecuencia negar el registro de una marca notoria bajo el argumento de que las marcas son territoriales y que se debe observar la regla de la especialidad, pues la notoriedad, ya probada, pulveriza (sic) la posibilidad de aplicar tales criterios para negar el registro, aunque dicha marca notoria (“ZUKO”) no haya estado previamente registrada en el Ecuador.”

3. SUMESA solicitó a la Secretaría General determinar que el Gobierno de Ecuador, mediante la actuación del Comité del IEPI, ha contravenido los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como el artículo 134 de la Decisión 486, pues, a su criterio, “dicha norma establece que

UNICAMENTE MEDIANTE EL REGISTRO ANTE EL IEPI SE CONSAGRA LA PROPIEDAD (TITULARIDAD) DE UNA MARCA Y EN PARTICULAR EL DERECHO AL USO EXCLUSIVO EN EL MERCADO ”. Asimismo, SUMESA indica que se han incumplido los artículos 224, 225, 228 y 235 de la Decisión 486,

DERECHO AL USO EXCLUSIVO EN EL MERCADO ”. Asimismo, SUMESA indica que se han incumplido los artículos 224, 225, 228 y 235 de la Decisión 486, referidos al tema de notoriedad de signos distintivos. B) Descargos presentados por la República del Ecuador a la Nota de Observaciones Dando respuesta a la Nota de observaciones, el IEPI precisó lo siguiente:

1. Debida motivación y fundamentación de la Resolución 01-115-RVM La Resolución 01-115-RVM (Reposición), emitida el 8 de abril de 2003 resolvió aceptar la solicitud de reposición presentada por Compañía de Productos, Alimentos y Servicios CÓRPORA S.A., dejando sin efecto las Resoluciones 0955972 del 20 de junio de 1996 y 01-115-RVM del 16 de julio de 2002, notificada el 23 de junio de 1996, por existir evidentes errores de hecho y de derecho en los respectivos actos administrativos. En tal sentido, resuelve desechar la observación presentada por SUMESA contra la solicitud de registro de la marca ZUKO de CÓRPORA, y proceder al registro de esta última para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional.

La Resolución 01-115-RVM (Reposición) se fundamenta en el hecho que las

Resoluciones impugnadas (0955972 del 20 de junio de 1996 y 01-115-RVM del 16 de julio de 2002) incorporan un análisis sesgado de la calidad de notoriedad de los signos en cuestión. Así, explica, CÓRPORA de Chile obtuvo la inscripción de la marca ZUKO, en Chile, el 4 de junio de 1976, para distinguir productos de la clase 32, siendo Chile en dicho momento parte del Grupo Andino. Sin embargo, en7diciembre de 1976 SUMESA obtuvo el registro de la marca SUKO en Ecuador, para distinguir productos de la misma clase. Así, fue necesario que el registrador en Ecuador tuviera en consideración que, al momento de tramitar la solicitud de registro de SUKO, clase 32 en Ecuador, ya existía la marca ZUKO, clase 32, en Chile, y que esta marca (ZUKO) ya era notoriamente conocida en dicho momento. Por ello, su calidad como notoria y su protección como tal mediante las normas contenidas en los artículos 1 y 3 de la Convención de Washington era aplicable y de obligatoria observancia. Posteriormente, en el año 1994, CÓRPORA pretendió registrar esta marca notoria (ZUKO) en Ecuador, y aportó pruebas de la notoriedad aducida. Dichas pruebas no fueron debidamente apreciadas ni valoradas en las resoluciones impugnadas. No obstante ello, el Comité apreció que dichas pruebas sí acreditarían la notoriedad de dicha marca ZUKO en mercados distintos al ecuatoriano, y por lo tanto, la marca ZUKO sí goza de dicha protección ampliada en virtud de la aplicación

obstante ello, el Comité apreció que dichas pruebas sí acreditarían la notoriedad de dicha marca ZUKO en mercados distintos al ecuatoriano, y por lo tanto, la marca ZUKO sí goza de dicha protección ampliada en virtud de la aplicación no sólo de la normativa andina revisada al momento de la emisión de la Resolución 01-115-RVM-2002 (Reposición) sino también de los tratados y convenios de protección de la propiedad intelectual suscritos por el Ecuador que son también de obligatorio cumplimiento. Por ello, es a la luz de lo establecido en los artículos 1 y 3 de la Convención de Washington, que se reconoció la calidad de notoria de la marca ZUKO a nivel internacional y su necesaria protección mediante el otorgamiento del registro de marca solicitado. De manera simultánea, el Comité verificó que la marca SUKO, registrada desde 1976 a favor de SUMESA en el Ecuador, gozaba de poco reconocimiento en el mercado ecuatoriano, y su uso en dicho mercado fue incipiente. En tal sentido, para el IEPI, se constató que una marca notoria a nivel internacional y pasible de ser protegida por normas internacionales de obligatorio cumplimiento –ADPIC, artículo 16.2; Convenio de la Unión de París, artículo 6bis; Convención de

Washington, artículos 1 y 3– en el Ecuador debía ser registrada. Asimismo, se verificó la existencia de una marca similar ya registrada, pero con uso incipiente en el Ecuador. Es así que el IEPI consideró que la solución más razonable era la de acceder al registro de la marca notoria internacional y obligar a la coexistencia de ésta con la similar previamente registrada, razonamiento que encuentra adecuado a las normas de aplicación en el Ecuador y que honra las obligaciones a las que dicha República se ha suscrito tanto a nivel comunitario andino como internacional.

2. Inacción por parte de SUMESA y su renuncia al uso de recursos impugnativos contra la Resolución 01-115-RVM, por lo cual la misma causó estado Señaló que la Nota de Observación formulada por la Secretaría General se basa en aseveraciones carentes de respaldo legal, pues la denunciante (SUMESA) al sentirse afectada por la Resolución 01-115-RVM (Reposición) debió hacer uso de los recursos y ejercer las acciones establecidas para tales fines en la legislación ecuatoriana. Al respecto, señaló la posible aplicación del artículo 365 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador y el artículo 13, inciso segundo, del Reglamento Interno del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI. Señaló que al haberse agotado la vía administrativa en el trámite de reposición, SUMESA tenía la facultad de impugnar dicho acto en la vía

jurisdiccional, ante una de las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito correspondiente. Sin embargo, se aprecia que SUMESA no ejerció dicho8derecho. La omisión por parte de SUMESA de presentar recurso impugnativo contra la Resolución 01-115-RVM (Reposición) permitió que ésta cause estado y se convierta así en un acto administrativo firme y de obligatorio cumplimiento.

3. Respecto de la pretensión de SUMESA de desconocer de manera arbitraria la Resolución 01-115-RVM por no serle favorable y usar las acciones de control constitucional para cuestionar la legalidad y no constitucionalidad de la Decisión del IEPI Señaló que la denunciante, al no haber impugnado en su oportunidad la Resolución objeto de cuestionamiento, interpuso recursos establecidos en la Constitución Política de la República del Ecuador y la Ley de Control Constitucional a fin de lograr que la Resolución 01-115-RVM (Reposición) no surta efectos, en especial respecto del registro de la marca ZUKO.

Si bien la acción de amparo constitucional fue formulada el 28 de julio de 2003, siete meses después (29 de abril de 2004) la propia accionante formuló desistimiento, precisando que lo hacía por convenir a sus intereses. Dicho desistimiento fue aceptado por el Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha. Cuatro meses después, el representante de SUMESA, Dr. Ramiro José García Falcón, el 23 de agosto de 2004, presentó ante la Comisión de Recepción y

Cuatro meses después, el representante de SUMESA, Dr. Ramiro José García Falcón, el 23 de agosto de 2004, presentó ante la Comisión de Recepción y Calificación del Tribunal Constitucional del Ecuador una demanda de inconstitucionalidad, la misma que no fue admitida como se señala el 9 de setiembre de 2004, y que es reconsiderada por la existencia de un voto salvado, para ser posteriormente admitida a trámite el 20 de diciembre de 2004. En su demanda, SUMESA señaló que la Resolución 01-115-RVM (Reposición) se fundamentó en los artículos 1 y 3 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (Convención de Washington de 1929), y considera que dichas normas, al no formar parte de la legislación ecuatoriana –pues la referida Convención no fue ratificada por el Congreso de la República– no son aplicables, por lo cual la Resolución deviene en inconstitucional. Al respecto, el IEPI señaló que al momento de la suscripción por parte de la República del Ecuador de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial en Washington, del 20 de febrero de 1929 se encontraba vigente la Constitución Política de la República del Ecuador del año 1906, la misma que, a diferencia de la de 1929, no incorpora un procedimiento relativo a la obligación de ratificación de convenios, tratados o instrumentos internacionales por parte del Congreso a fin de que dichas obligaciones

que, a diferencia de la de 1929, no incorpora un procedimiento relativo a la obligación de ratificación de convenios, tratados o instrumentos internacionales por parte del Congreso a fin de que dichas obligaciones internacionales sean vinculantes. En tal sentido, pretender la aplicación retroactiva de las disposiciones de la Constitución de 1929 a materias regladas por la Constitución de 1906 es inadmisible, y por tanto desconocer las obligaciones internacionales a las que se ha sujetado la República del Ecuador de manera voluntaria también lo es. Por tanto, las normas de la Convención de Washington de 1929 sí eran aplicables pues habían sido incorporadas al acervo normativo nacional ecuatoriano de manera válida. Por ello, el Tribunal Constitucional desechó la demanda de inconstitucionalidad planteada por SUMESA por improcedente, pues consideró que la discusión propuesta por SUMESA era una de legalidad y no de constitucionalidad, y por ello, SUMESA debió recurrir a la justicia ordinaria en vía contencioso administrativa. Así, se evidencia que SUMESA ha pretendido subsanar una posible omisión o desconocer una Resolución que, por no serle favorable pero legal, se niega a acatar.- 94. Estado actual del registro de marca SUKO a favor de SUMESA y conducta de SUMESA en el trámite del proceso de cancelación de la misma.

El IEPI precisó que la marca SUKO, de SUMESA de Ecuador, ha sido cancelada, pues la misma fue usada de manera precaria o insuficiente por su titular. Así, mediante Resolución 02-355 AC (Reposición) del 31 de marzo de 2004 se aceptó la solicitud de reposición presentada por CÓRPORA dejando sin efecto la Resolución 02-355 AC del 21 de enero de 2004, y se declaró la cancelación por falta de uso de la marca SUKO, inscrita bajo título 2734-76, del 28 de diciembre de 1976 , renovada mediante título 232-96 de 20 de junio de 1996, vigente hasta el 8 de junio de 2006. A juicio del IEPI, SUMESA ha omitido señalar que pudo haber ejercido contra esta Resolución (02-355 AC) la acción establecida en el artículo 365 de la Ley de Propiedad Intelectual, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito o de Guayaquil, de modo que dicha omisión no significó que no existiera vía o recurso en el sistema legal doméstico para defender sus derechos. El IEPI precisó también que debe considerarse que con fecha 18 de mayo de 2004, el representante de SUMESA, señor Gonzalo Vaca Dueñas, presentó acción de nulidad contra la Resolución 02-355 (Reposición), ante la Presidencia del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad intelectual, en virtud de lo dispuesto por el artículo 167, numeral 1 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

En su informe, IEPI ha señalado que “ se abstuvo de dar trámite a esa petición (…) por no ser el juez natural para el efecto, situación procesal que es lógica por cuanto dentro del sistema jurídico Ecuatoriano la nulidad de un acto administrativo de conformidad con el Art. 151 de la Ley de Propiedad Intelectual deberá ser presentada mediante Recurso Extraordinario de Revisión pues establece: ‘A través del Recurso de Revisión, el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, de oficio o a petición de parte, podrá declarar la nulidad del registro de la patente…” (sic) norma legal que deja claramente establecido que solo y únicamente mediante Recurso Extraordinario de Revisión es posible declarar la nulidad de un registro de patente de invención y/o de cualquier otro acto administrativo dictado por uno de los Directores del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (no de Resoluciones del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales),…” En tal sen