CAN - Dictamen 07 de 2007

DICTAMEN Nº 07-2007

Asunto: República del Perú – Reclamo de THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA por presunto incumplimiento a través de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías y de la Sala de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la protección de la Propiedad Intelectual

(INDECOPI) del Perú, de normas del Régimen Común de Propiedad Industrial, en tanto resoluciones administrativas dictadas por dicha entidad establecerían la exigencia de cumplir con requisitos no señalados en la Decisión 486 para el procedimiento de concesión de patentes de invención. Lima, 29 de agosto de 2007.

I. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROCESALES Con fecha 21 de febrero de 2007, a través de su apoderado, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, formuló reclamo por posible incumplimiento de la República del Perú, al amparo de lo dispuesto en los artículos 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 14 de la Decisión 623.

En su escrito de reclamo, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA manifestó haber sido afectada en sus derechos “como consecuencia de la exigencia por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías de requisitos distintos a los exigidos por el

artículo 26 de la Decisión 486, en la tramitación de la solicitud de patente bajo expediente No. 260.06 y que trajo como consecuencia la declaración de abandono de tal solicitud de patente”, actuación que fuera confirmada por la Sala de Propiedad Intelectual (en adelante “la Sala”) del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), mediante Resolución No.

241-2007/TPI-INDECOPI.

Luego de verificado el cumplimiento de los requisitos formales a los que se refiere el artículo 14 de la Decisión 623 y conforme al artículo 16 de la misma norma, mediante comunicaciones SG-F/5.11/175/2007 y SG-F/5.11/241/2007 del 9 de marzo de 2007, la Secretaría General remitió copia del reclamo a la República de Perú y al resto de Países Miembros para que en el plazo de veinte (20) días hábiles presentaran, respectivamente, la contestación e información pertinente. Dicha actuación fue informada en la misma fecha a la parte reclamante mediante comunicación SG-X/5.11/173/2007. Dentro del plazo concedido, el 16 de abril de 2007, la República de Perú remitió el Facsímil N° 109-2007-MINCETUR/VCME, mediante la cual contestó el reclamo, rechazando todos los extremos del mismo. Mediante comunicaciones SG-X/5.11/410/2007 y SG-F/5.11/348/2007 del 19 de abril de

2007 se remitió a los Países Miembros y a la reclamante copia de la contestación del reclamo. Con fecha 25 de abril de 2007, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA remitió sus observaciones a la contestación de la República de Perú, reiterando su posición respecto al incumplimiento de dicho País Miembro de disposiciones contenidas en la Decisión 486. El 25 de mayo de 2007, mediante comunicaciones SG-X/5.11/437/2007 y SG-F/5.11/436/2007, la Secretaría General informó a las partes su voluntad de recibirlas el viernes 1 de junio de 2007, a fin de realizar una reunión informativa, con el propósito de acercar a las partes con miras a realizar gestiones conducentes a subsanar el incumplimiento alegado.- 2Mediante Facsímil No. 238-2007-MINCETUR/VMCE/DNINCI, de fecha 31 de mayo de 2007, el Gobierno del Perú informó que no asistiría a la reunión citada, por considerar que la misma fue convocada de manera extemporánea y, asimismo, solicitó que no sean tomados en consideración, para el pronunciamiento final de esta Secretaría General, los argumentos vertidos en la misma. Con fecha 1 de junio de 2007, en presencia del apoderado de THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, se dio lectura al Facsímil No. 238-2007-MINCETUR/VMCE/DNINCI, de fecha 31 de mayo de 2007. Es así que, al no

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, se dio lectura al Facsímil No. 238-2007-MINCETUR/VMCE/DNINCI, de fecha 31 de mayo de 2007. Es así que, al no haberse presentado una de las partes convocadas, y siendo el objetivo de las reuniones en el marco de la Decisión 623, acercar a las mismas con miras a superar el incumplimiento alegado, no se realizó la reunión informativa.

II. IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS Y CONDUCTAS THE REGENTS OF THE UNIVERSITY DE CALIFORNIA presentó, con fecha 7 de marzo de 2006, a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías (OINT) del INDECOPI, una solicitud de concesión de patente de invención con el título “Sistema de Generación Eléctrico por Plasma”, a la cual se le asignó el número de expediente N° 000260-2006.

La OINT, mediante proveído del 24 de marzo de 2006, requirió a THE REGENTS OF THE UNIVERSITY DE CALIFORNIA la presentación del documento de cesión de la invención, debidamente legalizado, concediendo un plazo de 2 meses para presentar el referido documento bajo apercibimiento de declararse la solicitud en abandono. Luego de haber solicitado una prórroga para la presentación del referido documento, la cual le fuera concedida, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY DE CALIFORNIA presentó, con fecha 1 de agosto de 2006, copia del documento de cesión de los seis inventores. Mediante cédula de notificación de fecha 21 de agosto de 2006 la OINT informó que el documento de cesión adjuntado por el solicitante no cumplía con la secuencia de

Mediante cédula de notificación de fecha 21 de agosto de 2006 la OINT informó que el documento de cesión adjuntado por el solicitante no cumplía con la secuencia de legalizaciones respectiva, debido a que la Sra. Angela Wendel, quien certificaba el documento, en opinión de la OINT, no estaba facultada para hacerlo. Asimismo declaró que, “habiendo vencido el plazo para presentar la cesión del inventor, el expediente queda en abandono”. El 5 de setiembre de 2006, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY DE CALIFORNIA apeló la mencionada resolución, haciendo especial énfasis en que el artículo 26, literal k) de la Decisión 486 regula la presentación del documento de cesión, exigiendo sólo “la copia del documento en el que conste la cesión del derecho de la patente del inventor al solicitante o su causante”. En ese mismo sentido, se señaló en el escrito de apelación que el artículo 32 de la citada Decisión andina no permite a los Países Miembros exigir, respecto a la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la Decisión. El 3 de octubre de 2006, se presentó en calidad de prueba una Declaración Jurada presentada ante la Notaría Pública del Condado de Orange, California, Estados Unidos de América, que contiene la certificación del doctor en derecho Kenneth S. Roberts, en el sentido que de conformidad con la ley del Estado de California, un Notario no puede certificar como válidas, copias de otros documentos. La Sala, mediante resolución 241-2007/TPI-INDECOPI concluyó que en adición a los

certificar como válidas, copias de otros documentos. La Sala, mediante resolución 241-2007/TPI-INDECOPI concluyó que en adición a los requisitos establecidos en el artículo 26, literal k) de la Decisión 486 es necesario cumplir con los requisitos formales de legalización que establece el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del INDECOPI, contenido en el Decreto Supremo 088-2005-PCM y el artículo 13 del Decreto Legislativo 823, que exigen como condición para la aceptación de un documento extendido en el extranjero, que el documento se encuentre legalizado por funcionario consular peruano.- 3En ese contexto, el procedimiento adelantado por la Secretaría General debe determinar si la República del Perú, a través de la actuación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual , al haber emitido la OINT la Resolución de fecha 21 de agosto de 2006 (Declaratoria de abandono de la solicitud de patente) confirmada por la Sala mediante Resolución No. 241-2007/TPI-INDECOPI, habría contravenido los artículos 26, literal k) y 32 de la Decisión 486 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial), mediante la modificación de los requisitos y exigencias que establece la norma comunitaria andina, en aplicación del Decreto Legislativo 823 y el TUPA de

INDECOPI.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES:

3.1 Argumentos de THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

1. El artículo 26 literal k), de la Decisión 486, referido a los documentos que deberán exigirse para la tramitación de una solicitud de patente, requiere la presentación de “la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante” . No exige requisito ni condición adicional para la admisión del referido documento. Tampoco se exige que en el documento conste la certificación notarial de la firma del inventor, ni la legalización consular.

2. El artículo 32 de la Decisión 486 establece que ningún País Miembro exigirá , respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la misma. En ese entendido, el reclamante considera que los documentos detallados en el citado artículo 26 constituyen requisitos de forma, como también lo es la información que debe ser contenida en el petitorio de la solicitud y los mencionados en el artículo 27.

3. El artículo 38 de la Decisión 486 establece que los requisitos previstos en el artículo 26 son requisitos de forma, cuando la norma señala que la oficina nacional competente examinará, dentro de los treinta días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos previstos en los artículos 26 y 27.

4. Al exigir el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 sólo la presentación de la copia del documento de cesión del derecho de patente, no le queda permitido a ningún País

Miembro exigir que esta copia contenga requisito adicional o distinto, como lo prevé el mencionado artículo 32. 3.2 Argumentos del Gobierno de Perú

1. Si bien el artículo 32 de la Decisión 486 establece que los Países Miembros no podrán exigir requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en dicha norma para las solicitudes de patente, el propio artículo en su segundo párrafo establece que “… cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias.”

2. El Manual Andino de Patentes (2004) señala que en los casos en que el inventor sea distinto al solicitante, el examinador de forma deberá verificar que se haya presentado el documento que acredita la cesión del derecho a la patente por parte del inventor al solicitante.

3. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el marco del Proceso 35-IP-2004 señaló que: “La solicitud de patente debe estar acompañada de los documentos señalados en el artículo 14 de la Decisión 344 o en el artículo 26 y en el literal h) del artículo 27 de la Decisión 486, según corresponda, tales como: los poderes necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta al solicitante o si el inventor y el titular de los derechos son personas distintas…”- 44. Al ser el INDECOPI la autoridad nacional competente de conceder derechos de patente, la OINT tiene la obligación de verificar si el derecho de patente será validamente concedido a la persona que lo solicita; es decir que ésta sea realmente el inventor o la

la OINT tiene la obligación de verificar si el derecho de patente será validamente concedido a la persona que lo solicita; es decir que ésta sea realmente el inventor o la persona a la que éste cedió los derechos correspondientes, con el fin de garantizar el derecho exclusivo de ciertas personas a fabricar, utilizar o vender un nuevo producto o procedimiento en territorio peruano. Lo anterior, debido a que la autoridad administrativa peruana considera que la copia de un contrato de cesión de derechos podría ser fácilmente adulterada, situación en la cual se genera una duda razonable respecto a la veracidad del documento, que haría necesaria la exigencia de la legalización de la firma del cedente y cesionario ante autoridades calificadas para tal efecto.

5. La OINT, al amparo del segundo párrafo del artículo 32 de la Decisión 486, en el transcurso de la tramitación del procedimiento de solicitud de patente, requirió la presentación del contrato privado donde conste la cesión de los derechos con las firmas debidamente certificadas por notario público o autoridad autorizada para tal efecto, y tratándose de instrumentos emitidos en el exterior es necesaria la legalización por funcionario consular peruano.

6. Al no encontrarse regulada por la normativa andina la formalidad que debe cumplir el documento de cesión del derecho de patente, y en aras de resguardar la seguridad jurídica y el interés público y privado del régimen de propiedad industrial de la subregión,

se aplica como complemento indispensable lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Legislativo 823.

7. El instrumento en el que conste el documento de cesión del derecho de patente deberá ser un documento privado en el que las firmas hayan sido certificadas por Notario, en el caso que éste haya sido expedido en el exterior, éste deberá ser legalizado por funcionario consular peruano. La referida formalidad se exige tanto a los solicitantes nacionales como extranjeros, con la finalidad de tener certeza respecto a la transferencia de derechos realizada, a fin de que no se vulneren los derechos de los legítimos inventores.

8. El Perú no es el único País Miembro de la Comunidad Andina que requiere de las formalidades antes señaladas, tanto Colombia, como Ecuador, exigen que los documentos otorgados en el exterior sean certificados por sus funcionarios consulares.

9. Asimismo, el gobierno del Perú manifestó su extrañeza respecto a que el representante de la reclamante formule el presente reclamo en los mismos términos y pretensiones de un reclamo anterior ante la Secretaría General de la Comunidad Andina en representación de Abbott GMBH & Co. KG, el mismo que fue rechazado al no encontrarse elementos como para considerar procedente la solicitud.

Sobre el particular, mediante comunicación SG-F/0.5/1923/2003, notificada al Gobierno

del Perú mediante comunicación SG-F/0.5/1502/2003, la Secretaría General señaló lo siguiente: “…..que el término “documento” contenido en el citado literal k) del artículo 26, debe entenderse como “documento válido” para producir los efectos a los cuales está destinado. Esto es, un documento que en fondo y forma cumpla, en este caso concreto, con las condiciones del país de emisión, necesarias para ser considerado una cesión de derechos de patente. Teniendo ello presente, a tenor del acápite del mismo artículo, las oficinas nacionales competentes no deben exigir requisitos distintos a los previstos en la Decisión 486, salvo que dicha oficina tuviera dudas razonables que ameriten, a su juicio, solicitar pruebas necesarias, en cuyo caso podrá disponer la presentación de información adicional, según también le faculta el citado artículo 32.”- 5IV. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL El artículo 26 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece una lista taxativa de documentos que deben acompañar la solicitud de patente. Dicho artículo, en su literal k), señala de manera específica qué documento debe ser presentado en los supuestos en el que el solicitante de la patente es persona distinta al inventor, con el fin de acreditar la cesión del derecho: “La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (……) k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.” Es importante mencionar que la inclusión del referido literal fue una innovación respecto a

k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.” Es importante mencionar que la inclusión del referido literal fue una innovación respecto a la Decisión 344, norma que remitía a las legislaciones nacionales la determinación de los documentos que debían adjuntarse a la solicitud de patente. La citada norma señalaba que: “Artículo 14 .- A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación: a) Los poderes que fueren necesarios; b) Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; y, c) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.” De lo anterior se puede inferir que la Comisión de la Comunidad Andina, al incluir el literal k) en el artículo 26 de la Decisión 486, buscaba limitar la facultad de los Países Miembros de establecer distintos requerimientos formales a los particulares que pudieran dilatar el procedimiento de solicitud de patente. En ese sentido, se estableció el listado taxativo de la documentación que deberá ser presentada ante las oficinas de Propiedad Industrial de manera uniforme en todos los Países Miembros. Adicionalmente, el artículo 32 del mismo cuerpo normativo contiene una prohibición expresa

dirigida a los Países Miembros de exigir requisitos de forma adicionales. ”Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. (…)” Respecto a la naturaleza del Régimen Común de Propiedad Industrial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha plasmado en reiterada jurisprudencia que: “El sistema de integración andino estableció el Régimen Común de Propiedad Industrial, que es de especial significación e importancia dentro del derecho comunitario, cuyas características principales, son las de contar con una normativa autónoma, coercitiva, y de aplicación directa, constituyendo un derecho único para toda la Subregión Andina, el que debe ser aplicado de manera homogénea, prevaleciendo sobre el derecho interno. Por ello toda norma nacional que resulte contraria o incompatible con el Régimen Común, que lo transgreda, desvirtúe o simplemente obstaculice su cabal cumplimiento es inaplicable.1” 1 TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA. “LA INTEGRACIÓN, EL DERECHO COMUNITARIO Y EL PACTO ANDINO”. Artículo de Gil Carlos RODRÍGUEZ Iglesias. Editado por la Universidad Andina Simón Bolívar. Sucre.- 6En ese orden de ideas, procede determinar si el Decreto Supremo 088-2005-PCM y el artículo 13 del Decreto Legislativo 823, son normas que resultan contrarias o incompatibles con la Decisión 486. De una parte, el artículo 13 del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial

artículo 13 del Decreto Legislativo 823, son normas que resultan contrarias o incompatibles con la Decisión 486. De una parte, el artículo 13 del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial establece que “[p]ara el registro de cualquier acto referido a la propiedad industrial y salvo que la ley exija una formalidad mayor, basta que conste en instrumento privado y las firmas hayan sido certificadas por Notario. Si el documento se extendiera en el extranjero, deberá ser legalizado por funcionario consular peruano.”. De otro lado, el artículo 41, enmarcado en el Capítulo III, Solicitudes de Patente, del mismo Decreto Legislativo señala que: “A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación: a) Copia de los poderes que fueren necesarios; b) Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; c) Documento de cesión de invento, de ser el caso; y, d) Los demás documentos que señale el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI. ” Es así que, el Decreto Legislativo 807 (Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI), en su acápite relacionado al registro de patentes de invención, lista los documentos que deben ser adjuntados a la solicitud de patente: “Solicitud en Formato impreso identificado con el código F-OIN-1 que deberá consignar o adjuntar, según corresponda: (…)

7. De ser necesario:

documentos que deben ser adjuntados a la solicitud de patente: “Solicitud en Formato impreso identificado con el código F-OIN-1 que deberá consignar o adjuntar, según corresponda: (…)

7. De ser necesario:

a. Figuras o dibujos técnicos formato A4 en dos ejemplares b. Certificado de Exhibición c. Copia del Documento de Cesión de Inventores con firmas debidamente legalizadas d. Indicación del Número de Registro de Contrato de Acceso y copia del mismo e. Copia del documento que acredita la Licencia de Autorización de Uso de Conocimientos Tradicionales f. Certificado de Depósito de Material Biológico” Del análisis de las normas citadas, se observa que la República del Perú impone, a los solicitantes de patentes de invención, requisitos formales adicionales, distintos a los establecidos en la Decisión 486, específicamente, el requerimiento de legalización de las firmas de los inventores, y en el caso de documentos expedidos en el extranjero, legalización por funcionario consular peruano. Sobre la posibilidad de hacer modificaciones o agregados a la norma comunitaria a través de normativa nacional, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado de manera clara, en la sentencia del Proceso 7-AI-1999, en la cual se declaró el

incumplimiento de la República del Perú, por la expedición del Decreto Supremo Nº 01097-ITINCI, del 5 de junio de 1997, mediante el cual se modificó sustancialmente el artículo Bolivia.1997. Pág. 13.- 738 de la Decisión 344, haciendo menos exigente el cumplimiento del requisito de explotación de la patente previsto en la citada norma comunitaria, señalando que: “No se puede admitir en consecuencia que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos...” regulados por la legislación comunitaria “o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella...”, debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión supranacional. (Sentencia de fecha 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. No. 33 del 26 de julio de 1988 y en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, BID/INTAL, Buenos Aires-Argentina, pág. 139).”” 2 “Así las cosas, no le era dable al Gobierno peruano bajo ningún respecto dictar una norma de derecho interno para "precisar", "aclarar" o "interpretar" disposiciones contenidas en una Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina. Al hacerlo se vulneraron principios y normas del ordenamiento jurídico

comunitario y se asumieron irregularmente competencias de naturaleza legislativa propias de Organismos Superiores de la Comunidad, lo cual configura una conducta de incumplimiento que es incompatible con las obligaciones adquiridas por el País Miembro demandado al ingresar y hacer parte de dicha Comunidad”3 En aplicación de este principio se considera que una norma interna no puede, en relación con las normas comunitarias, so pretexto de que son obscuras o confusas o con cualesquiera otros motivos o finalidades, introducirle modificaciones o alteraciones de ningún orden. Al País Miembro le está vedado, de manera general, operar sobre la estructura de la norma comunitaria y hacerlo equivale a vulnerarla.”4 Adicionalmente, en reciente jurisprudencia el Tribunal de Justicia ha dado mayor precisión respecto a al principio del complemento indispensable 5, señalando que no puede ser ejercido de modo tal que restrinja el ejercicio de derechos consagrados en la norma comunitaria: “…..excepcionalmente se podrá aplicar la figura del complemento indispensable; al respecto, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria. En consecuencia, la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos que expresamente se contemplan en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los

su competencia, los asuntos que expresamente se contemplan en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria”6. 2 Sentencia del Proceso 30-IP-1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena (en adelante “GOAC”) 475 del 1 de setiembre de 1999. 3 Sentencia del Proceso 7-AI-1999, publicada en la GOAC 520 del 25 de octubre de 1999. 4 Sentencia del Proceso 89-AI-2000 publicada en la GOAC 722 del 12 de octubre de 2001. 5 El principio del complemento indispensable, consagrado por la normativa comunitaria andina, otorga a los Países Miembros la potestad de fortalecer o perfeccionar, por medio de normas internas o de acuerdos internacionales, entre otros, los derechos de Propiedad Industrial conferidos por el ordenamiento comunitario andino. Para ello se debe informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten. Sin embargo, tal potestad no los autoriza para establecer nuevos derechos y obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en la normativa vigente. A la legislación nacional no le compete legislar sobre asuntos ya regulados por la normativa comunitaria. Sentencia del Proceso 27-IP-2005, publicada en la GOAC 1207 del 16 de junio de 2005.

6 Sentencia del Proceso 189-IP-2006, publicada en la GOAC 1500 del 21 de mayo de 2007.- 8Es así que a la luz de la citada jurisprudencia, a fin de no crear restricciones adicionales que creen mayores obstáculos a los solicitantes de patentes de invención, se debe entender que el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 , al señalar que se deberá presentar copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente , sólo requiere copia simple del mismo. Si bien el artículo 32, segundo párrafo, de la Decisión 486 habilita a las autoridades nacionales competentes a que durante la tramitación de la solicitud de patente puedan exigir la presentación de las pruebas necesarias, si tuviesen dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud7, dicha facultad no puede ser ejercida de manera indiscriminada y sin la debida motivación respecto a la causa u origen de la duda. En efecto, el criterio utilizado por distintos tribunales en relación a la valoración de las pruebas que se ponen a su consideración es el de la duda razonada: “El juzgador en su quehacer jurídico viene obligado al uso de la sana razón buscando el principio o cimiento adecuado y correcto para fundamentar su juicio. No debemos emitir fallos contradictorios a la prueba descansando en el malabarismo artificioso de la "DUDA". Siempre debemos tener presente en nuestro ánimo estimativo que la duda tiene que ser una duda con fundamento de razón y

debemos emitir fallos contradictorios a la prueba descansando en el malabarismo artificioso de la "DUDA". Siempre debemos tener presente en nuestro ánimo estimativo que la duda tiene que ser una duda con fundamento de razón y nunca hija del capricho o la arbitrariedad . Nuestros juicios, fallos, decisiones, criterios o resoluciones, deben ser, por imperativo lógico, firmes y armonizables con la prueba pericial objeto de un sosegado, ponderado y sensato análisis.”8 ”La duda razonable se define en los tribunales como “una duda que pudiera disuadir a un hombre o a una mujer razonablemente prudentes de actuar o tomar una decisión en los asuntos más importantes que lo involucren a él o a ella. Las dudas que no están basadas en una consideración cuidadosa y razonable de todas las pruebas, que son meramente imaginarias o resultado de la simpatía, no deben tomarse en cuenta”.9 En ese orden de ideas, resulta claro que el segundo párrafo del artículo 32 de la Decisión 486 faculta a las oficinas nacionales competentes a exigir requisitos de forma adicionales a los establecidos en el artículo 26, sólo en los supuestos en que surja algún cuestionamiento o incertidumbre, debidamente razonado y fundamentado respecto a la veracidad de los documentos previamente presentados con la solicitud de patente. De no existir duda o cuestionamiento alguno, o si éste no es oportunamente notificado al solicitante, acompañado de la debida justificación y motivación; es decir, de no existir duda razonable, la autoridad nacional competente no podrá invocar el segundo párrafo del artículo 32 y tendrá que ceñirse estrictamente al requerimiento de los documentos listados

razonable, la autoridad nacional competente no podrá invocar el segundo párrafo del artículo 32 y tendrá que ceñirse estrictamente al requerimiento de los documentos listados en el artículo 26. Menos aún podrá, en este supuesto, alegando la no presentación de un documento adicional, declarar el abandono de la solicitud de patente. Lo anterior se sustenta, adicionalmente, en la aplicación del principio de la buena fe, el cual es un principio general del derecho, consistente en la convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, o la rectitud de una conducta. 7 “Artículo 32.- Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias.” (el énfasis es añadido) 8 Resolución Núm. 94-580-62-9288-2, Comisión In