CAN - Proceso 04 de 2024

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de julio de 2025

Proceso: Asunto:Consultante:

Expedientes de origen: Expediente internodel consultante:

Normas objeto deinterpretación: Referencia:

Tema objeto deinterpretación: Magistrado ponente: 04-IP-2024!Interpretación prejudicial (facultativa)Dirección de Signos Distintivos de laSuperintendencia de Industria y Comercio dela República de ColombiaSD2022/0095536SD2023/0039246

24-62923 Artículo 146 de la Decisión 486 — «RégimenComún sobre Propiedad Industrial» de laComisión de la Comunidad AndinaOposición al registro como marca de lossignos distintivos «EPK), (mixtos)Sobte la mala fe de la oposición a unasolicitud de registro marcarioRogelio Mayta Mayta La magistrada Sandra Catalina Charris Rebellón aclara su voto pues considera que, tal comolo ha expresado en anteriores oportunidades, la determinación de «juez nacional» solo lecorresponde a los Países Miembros conforme a su ordenamiento jurídico interno. Iaaclaración completa de su voto consta en el Acta 15-J-TJCA-2025 del 16 de julio de 2025. raProceso 04-IP-2024

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial facultativa de los artículos 146, 224 y235 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» de laComisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486)’, formuladapor la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria yComercio de la República de Colombia mediante comunicaciones del 12 y 15de febrero de 2024, a fin de resolver los procesos internos SD2022/0095536 ySD2023/0039246, y el trámite bajo radicado 24-62923.La normativa comunitaria andina y las interpretaciones prejudicialesprecedentes del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andiña (en lo sucesivo,el Tribunal o TJCA) sobre la materia de consulta, y todo lo pertinente alpresente proceso.

Las sentencias 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022 de esteTribunal, sobre el acto aclarado.CONSIDERANDO:A. INTERVINIENTES EN EL PROCESO INTERNOSolicitante: Bridgewood Capital Inc.Opositor: Samuel David Tcherassi SolanoOficina nacional competente: Dirección de Signos Distintivos de laSuperintendencia de Industria yComercio —SIC— de la República deColombia

2 Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600del 19 de septiembre del 2000. Disponible en:https: [www.comunidadandina.org/ DocOficialesViles / Gacetas/Gace600.paf3 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023.Disponible en:bttps:/ [mww.comnidadandina. org/ DocOficialesFiles/ Gacetas |GACETA%205146.pdfPublicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023.Disponible en: .bttps:/ [www.comunidadandina.oro]/ DocOficialesFiles/ Gacetas/GACETA%205 147.pdf zx_ Proceso 04-IP-2024 LEGITIMIDAD ACTIVA DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOSDISTINTIVOS DE LA SIC PARA SOLICITARINTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVAEl mecanismo de interpretación prejudicial tiene por objeto garantizar laaplicación uniforme y coherente de las normas que conforman elordenamiento jutídico comunitario andino por patte de los juecesnacionales? que deben resolver una controversia en la que tengan queaplicar o se discuta una o más normas del mencionado ordenamiento.Los artículos 33 del Tratado de Creación del TJCA® y 122 de su Estatuto”habilitan a los jueces nacionales de los Países Miembros, que conozcan unproceso cuya sentencia sea susceptible de impugnación en derechointerno, a solicitar una interpretación prejudicial facultativa al TJCA. Potsu patte, el Tribunal, en diferentes precedentes, y en su normativaespecífica, amplió esa posibilidad a las autoridades administrativas quecumplan el rol de jueces en relación con los casos en que ejerzan comotales. 6

6 Según la definición de juez nacional establecida en la jurisprudencia del TJCA.Codificado por la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 483 del 17 de septiembre de 1999.-«Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse ose controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la ComunidadAndina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas,siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare laoportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juezdeberá decidir el proceso.(Enfasis agregado)Disponible en: h//ps:/ [mwv.comnidadandina.oro/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ gace183.pafAprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 680 del 28 de junio de 2001.-«Artículo 122.- Consulta facultativaLos jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controviertaalguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina,podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acercade dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Síllegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación delTribunal, el juez deberá decidir el proceso.»(Énfasis agregado)

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Disponible en: Aitps:/ /[mwv.comunidadandina.oro/ DocOficialesFiles/ Gacetas/GACE680.PDE SE,3Proceso 04-IP-2024

3. El literal d) del artículo 2 del «Reglamento que regula aspectos vinculadoscon la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales» dispone quepara efectos de la solicitud de interpretación prejudicial se entenderá potórgano administrativo que ejerce funciones jurisdiccionales aquel quecumple los siguientes requisitos: (1) creado por norma constitucional olegal; (i) de naturaleza permanente; (iii) el carácter obligatorio de suscompetencias; (iv) aplica normas comunitarias andinas en el ejercicio desus competencias; (v) el carácter contradictorio de los procedimientos a sucatgo; esto es, que resuelve un conflicto entre dos partes con interesesopuestos; (vi) que en el trámite se respete el debido procedimiento; (vii)decisiones motivadas; e, (viii) independencia (autonomía funcional) eimparcialidad.

4. Además, el Tribunal reconoció expresamente a la Dirección de SignosDistintivos de la SIC como una instancia jurisdiccional habilitada patasolicitar interpretaciones prejuiciales en los párrafos 7. a 51. de la sentenciade interpretación prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2579 del 4 deseptiembre de 2015 (páginas 4 a 13), disponible en el siguiente enlace:https: / [www.comunidadandina. org/ DocOficialesFiles/ Gacetas] GACE2579.pdf5. En el presente caso la autoridad consultante, la Dirección de SignosDistintivos de la SIC, cumple con los requisitos para ser consideradainstancia jurisdiccional a efectos de solicitar interpretación prejudicialfacultativa. Aunque no ostenta formalmente la categoría de juez, estáhabilitada pata hacerlo conforme al «Reglamento que regula aspectosvinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales» ya precedentes del TJCA, en particular la sentencia de interpretaciónprejudicial 242-IP-2015, que la reconoce expresamente como autoridadcon esa facultad.C. SÍNTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES EN EL PROCESOINTERNO1. El 15 de septiembre de 2022 y el 11 de mayo de 2023, la sociedadBridgewood Capital Inc. solicitó el registro como marcas de los signosM «EPK) (mixtos) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 dela Clasificación Internacional de Niza.El señor Samuel David Tcherassi Solano presentó oposición a ambosregistros por presuntamente incutrir en las causales de irregistrabilidad 454Proceso 04-IP-2024

previstas en los artículos 135 (literal b) y 136 (literales a, b y h) de laDecisión 486. En suma, el señor Tcherassi alegó que había solicitadopreviamente el registro del signo «EPK>» (mixto) en las Clases 18 y 25 yque eta titular del depósito de un nombre y una enseña comercial con ladenominación «EPK», los cuales habían sido reconocidos como nototiospot la SIC.

3. Lasociedad Bridgewood Capital Inc. contestó la oposición argumentandoque el señor Samuel David Tcherassi Solano estaba actuando de mala fe.En lo particular, el solicitante manifestó ser titular legítimo de una familiade marcas con la denominación «EPK» como elemento común, cuyoregistro más antiguo data de 2003 y de las cuales derivarían los signossolicitados a registro. Según Bridgewood Capital Inc., el señor SamuelDavid Tcherassi Solano cometciaba productos con las marcas «EPK>» envirtud de un contrato de licencia verbal que la empresa revocó en 2019.Pese a que el contrato de licencia entre Bridgewood Capital Inc. y el señorSamuel David Tcherassi Solano habría culminado, el opositor continuóutilizando, sin la debida autorización, elementos de las marcas licenciadasy depositó, de mala fe, el nombre y la enseña comercial «EPK» quesustentan actualmente su Oposición.4. Mediante comunicaciones del 12 y 15 de febrero de 2024, la Dirección deSignos Distintivos de la SIC solicitó al TJCA la interpretación prejudicialfacultativa de los artículos 146, 224 y 235 de la Decisión 486.D. ASUNTO CONTROVERTIDODe la revisión de los documentos remitidos pot la autoridad consultante,este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en elproceso interno, el que resulta pertinente para la presente interpretaciónprejudicial, por estar vinculado con la normativa andina, es sí el señorSamuel David Tcherassi Solano, como exlicenciatario de las matcas«EPK», se opuso de mala fe al registro de las marcas dertvadas

«EPK» porparte de Bridgewood Capital Inc., su exlicenciante.E. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIALLa autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de losartículos 146, 224 y 235 de la Decisión 486.La interpretación de los artículos 146 y 224 de la Decisión 486, esProceso 04-IP-2024

pertinente considerando el asunto controvertido en el proceso interno. Noes pertinente la interpretación del artículo 235 de la Decisión 486, porqueel proceso interno no versa sobre la cancelación de registro de una marcacuando esta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamenteconocida”.3. Conforme al criterio jutídico interpretativo del acto aclarado, nocorresponde emitir un nuevo pronunciamiento si este Tribunal ya hainterpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en unasentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena.4. El artículo 146 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado en lostérminos de los párrafos 1.1. a 4.6., 6.1. a 6.4., 8.5. y 8.7. a 8.8. de lasentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 342-1P-2022del 6 de septiembre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena 5303 del 7 de septiembre de 2023 (ver paginas 29 a 41, 43 a44; 47 y 48); disponible en el siguiente enlace:bitps: / / www.comunidadandina. oro! DocOficialesFiles/ Gacetas/ Gaceta%o205303 pal5. Elartículo 224 constituye un acto aclarado en los términos de los párrafos2. a 2,12. de la sentencia de interpretación prejudicial del proceso 153-IP-

«Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quientenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que puedadesvirtuar el registro de la marca.A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazoadicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posterioresal vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, sí tales oposiciones se basanen marcas que hubieren coexistido con la solicitada.»«Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuesereconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientementede la maneta o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.»Sin petjuicio de ello, la autoridad consultante podrá, de forma orientativa, remitirse a loscriterios jurídicos interpretativos ya emitidos por el TJCA sobre el artículo 235 de la DecisiónAbe DEYIYIÓN 486 en el párrafo 3.1. de lainterpretación prejudicial 184-IP-2022 del 12 de diciembre de 2023,¡AN publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5389 del 14 del mismo mes (verSN áginas 10 a 12). Disponible en:‘i AR i A https: [mww.comnidadandina.ore/ DocOficialesViles/ Gacetas/ GACETAV%205389.pdf aleProceso 04-IP-2024

2022 del 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023 (vet páginas 9 a 11); disponibleen el siguiente enlace:hitps:/ Pwww.comunidadandina.oro/ DocOficialesFiles| Gacetas] Gacetavo205187.pafEste criterio es ampliado en las respuestas a las preguntas 5. a 8. de lasentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 64-IP-2022del 18 de octubre de 2024, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena 5575 del 6 de noviembre de 2024 (páginas 46 y 47), disponibleen el siguiente enlace:bttps:/ [wwv.comunidadandina.oro/DocO ficialesFiles/ Gacetas/ Gaceta vo205575.paf6. La autoridad consultante deberá remitirse, en lo relativo a los nombres yenseñas comerciales, a los criterios jurídicos interpretativos contenidos enla sentencia de interpretación prejudicial 231-IP-2021 del 6 de octubre de2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del11 de octubre de 2023 (ver páginas 15 a 63) y en los párrafos 4. a 4.4. dela sentencia de interpretación prejudicial 101-IP-2021 del 6 de mayo de2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4485 del30 de mayo de 2022 (ver páginas 23 a 24); disponibles respectivamente en:= https: [mww.comunidadandina.ore/ DocOficialesFiles/

Gacetas GACETA%205337.paf= Dttps:/ [mwv.commnidadandina.oro/ DocO ficialesFiles/ Gacetas GacetaYo204485.paf7. Finalmente, sobre el tema de la familia de marcas y de la marca derivada,la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jutídicosinterpretativos que constituyen un acto aclarado contenidos en lospárrafos 3. a 3.5. de la sentencia de interpretación prejudicial emitidadentro del proceso 25-IP-2022 del 15 de diciembre de 2022, publicada enla Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5114 del 27 de enero de 2023(páginas 69 y 70) y, en los párrafos 5. a 5.6. de la sentencia de interpretaciónprejudicial emitida dentro del proceso 32-IP-2021 de 9 de marzo de 2022,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4449 del 7 deabril del 2022 (ver páginas 40 a 42); disponibles, respectivamente, en losx siguientes enlaces:7 = btths:/ [nwwv.comunidadandina.oro/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ GacetaY%o205114.pdfbttps:/ [www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ Gaceta%204449,pdf HRRETARIA‘ pl DE JONS

Jia 1.2,

1.3, 1.4, 1.5, Proceso 04-IP-2024 Adicionalmente, considerando el asunto controvertido identificado resultapertinente ampliar la interpretación del artículo 146 de la Decisión 486 enrelación a la mala fe de la oposición a una solicitud de registro matcatio.TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓNSobte la mala fe de la oposición a una solicitud de registro marcatio.Respuesta a las preguntas planteadas pot la autoridad consultante.ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓNSobte la mala fe de la oposición a una solicitud de registro marcarioEl artículo 146 de la Decisión 486 regula lo referido a la oposición a lasolicitud de registro de un signo distintivo.Una oposición será rechazada por infundada si el signo distintivo (v.g., unamarca registrada, un nombre comercial) base de la oposición no esidéntico ni similar al signo cuyo registro se pretende.La oposición no solo puede ser infundada, sino, además, temeraria, casoen el cual la norma nacional puede disponer que dicha temeridad seasancionada. En la sentencia de interpretación prejudicial 342-IP-2022" sedesarrollan criterios jurídicos interpretativos con carácter orientativosobte la oposición temeratia.Además de los dos supuestos antes mencionados, una oposición puede setrechazada por mala fe. No se trata de dilucidar si los signos en conflictose parecen O no, o sí incurren en riesgo de confusión, sino si la actuacióndel opositor se basa en la mala fe, caso en el cual su oposición serádeclarada infundada pot la autoridad que conoce el trámite de la oposición.Es cierto que hay cierta superposición entre una oposición de mala fe yuna temeratia, especialmente cuando esta implica el ejercicio abusivo deun derecho o cuando tiene un propósito fraudulento.

10 S, Ver párrafos 3. a 3.7. de la sentencia de interpretación prejudicial 342-IP-2022 del 6 deseptiembre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5303 del 7 deseptiembre de 2023 (páginas 37 a 39). Disponible en:\ https: [2ow.cominidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ Gaceta%205303.pdf rrProceso 04-IP-2024 1.6. Si la oposición se sustentase en el registro de un signo distintivo, la mala Zo 2,1, fe deberá acreditarse en hechos distintos a la existencia del registro encuestión. Sin perjuicio de que, en proceso aparte, se solicite la nulidad' ocancelación del mencionado registro, pot las causales que corresponda.Respuesta a las preguntas planteadas por la autoridad consultanteAntes de contestar las preguntas formuladas por la autoridad consultante,es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas queresuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenidoy alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de laComunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia delproceso.

«Una de las facultades que tiene el titular de una marca registrada, es autorizar a untercero para usarla. ¿Es posible derivar del uso autorizado de una marca, derechos deuso del signo a título de nombre o enseña comercial en cabeza de la persona autorizada?¿Esa autorización para usar el nombre o la enseña comercial está implícita en laautorización expresa de uso de la marca, o se requiere de una autorización adicionalpara usar el nombre o la enseña comercial?»2.2. «Frente a la anterior pregunta, además del uso del signo, ¿cuáles otros derechos ostentaun tercero autorizado para usar un signo distintivo? ¿cuáles son los limites a los derechosque tiene el tercero autorizado para usar un signo distintivo? ¿esos limites incluyen queel tercero autorizado, arguyendo derechos derivados del nso del otrora autorizado, puedapresentar una oposición contra una mueva solicitud de registro de marca, similar 0idéntica al signo cuyo uso está autorizado, promovida por el titular que le autorizó dichouso?»Un contrato de licencia de uso de una matca no implica una cesión de latitularidad de la marca, sino una autorización de uso en los términosexpresamente pactados en el contrato. El licenciante conservará, así, todoslos derechos sobre la marca licenciada una vez finalizado el contrato.En este sentido, no se puede inferir que el exlicenciatatio adquiera, envirtud de un contrato de licencia de uso de matca finalizado, el derecho decontinuar utilizando elementos de la marca por medio de cualquier tipo defigura jurídica prevista en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial

Para mayor información sobre la solicitud de registro de un signo para perpetrar, facilitar oconsolidar un acto de competencia desleal y la nulidad del registro si existió mala fe, ver lasentencia de interpretación prejudicial 267-IP-2022 del 27 de julio de 2023, publicada en laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5256 del 31 de julio de 2023. Disponible en:hitps::/ [www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas GACETA%205256.paf CcProceso 04-IP-2024

de la Decisión 486. Si el contrato de licencia culminó, el antiguolicenciatario no podrá continuar usando la marca, ni sus elementos, através de enseñas o nombres comerciales. De hacerlo, el exlicenciatarioincurriría en una infracción de la marca registrada del exlicenciante ypodría incurrir en actos de mala fe o de deslealtad comercial”.Por lo demás, la autoridad consultante deberá remitirse a los criteriosjurídicos interpretativos desatrollados en la presente interpretaciónprejudicial, así como en los párrafos 2.1. a 2.12. y 4.1. a 4.13 de la sentenciade interpretación prejudicial emitida en el proceso 248-IP-2022 del 12 deseptiembre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena 5307 del 12 de septiembre de 2023 (páginas 9 a 11 y 12 a 23),disponible en el siguiente enlace:Dttps:] [mww.comunidadandina.ore/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ GacetaZo205307.paf2.3. «El artículo 146 de la Decisión 486 de 2000 establece que “(...) quien tenga legítimointerés podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuarel registro de la marca (...)”.¿Cómo debe interpretarse el “legítimo interés” en la presentación de una oposición,cuando ha sido demostrado que el opositor fue autorizado por el solicitante para usarun signo distintivo idéntico o similar de su titularidad? ¿Un licenciatario o terceroautorizado puede tener un legítimo interés

en la presentación de una oposición contrauna marca solicitada por el titular del signo cuyo uso fue autorizado?»Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberáremitirse a los criterios jurídicos interpretativos desatrollados en lapresente interpretación prejudicial, así como en los párrafos 1.1. a 3.7. dela sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 342-IP-2022 del 6 de septiembre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena 5303 del 7 de septiembre de 2023 (paginas 29 a 39),disponible en el siguiente enlace:Drips:] [ww.comunidadandina. ore/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ Gaceta vo205303.pafAdicionalmente, la autoridad consultante podrá remitirse a los criteriosjurídicos interpretativos desatrollados en el punto 3. de la providencia emitida dentro del proceso 284-IP-2021 del 18 de noviembre de 2024,

Para más información sobre los actos de competencia desleal, ver sentencia de interpretaciónprejudicial 387-IP-2022 del 11 de julio de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deSN Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023. Disponible en: ‘4E \bttps:/ [wmww.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas |GACETA%205247.pdf ‘OL x // 10Proceso 04-IP-2024

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5584 del 27 denoviembre de 2024 (página 32), disponible en el siguiente enlace:bitps:/ /www.comunidadandina.org/ DocOficialesPiles/ Gacetas/ Gacetavo205584.pdf2.4. «Qué entiende el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina por la última frasedel artículo 224 de la Decisión 486, que indica que un signo distintivo reconocido comonotorio “independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hechoconocido ”2»La notoriedad es una situación de hecho, que ocurte cuando el signo esconocido por el sector pertinente. Si el signo adquiere un nivel importantede teconocimiento en el sector en el que se desenvuelve, será notorio sinimpottat los motivos que llevaron a que ese signo sea conocido.Por lo general, la notoriedad se logra por el esfuerzo del titular del signo através de estrategias de mercado (v.g., la buena calidad del bien o servicio,la posventa, publicidad). Sin embargo, la notoriedad también puede darsepor acciones o hechos ajenos al titular, que incluso podrían ser negativos(ug, escándalos, sanciones). Para efectos de la notoriedad del signo, esirrelevante la manera o medio por el cual este se volvió conocido.Pot lo demás, la autoridad consultante deberá remitirse a los párrafos 2. a2.12. de la sentencia de interpretación prejudicial del proceso 153-IP-2022del 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena 5187 del 22

de mayo de 2023 (ver páginas 9 a 11); disponibleen el siguiente enlace:btips: / /www.comunidadandina. oro! DocO ficialesFiles/ Gacetas] GacetaY205187, Df2.5. «Si se está ante los derechos de una marca registrada y los derechos de un nombre 0enseña comercial que ostentan la calidad de notorio, ¿cuál debe primar cuando losreferidos derechos recaen en titulares diferentes? ¿en qué circunstancias estos dos derechostendrán las mismas prerrogativas?»2.6. «En el espíritu del legislador andino, ¿se prima en rango de importancia a alguno delos signos distintivos sobre los demás en la Decisión 486? ¿cuál es la prevalencia entrelas diferentes categorías de signos distintivos?»Para dar respuesta a estas preguntas, relacionada con la prevalencia de underecho de propiedad sobte otro (de un tercero), la autoridad consultantedeberá remitirse a los criterios interpretativos establecidos en los párrafos\ 10.3, 10.4, 10.9, 10.10 y 10.13 de la sentencia de interpretación prejudicial se

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emitida en el proceso 231-IP-2021 del 6 de octubre de 2023, que constanen las páginas 49 y 51 a 52 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena5337 del 11 de octubre de 2023, que se encuentra disponible en el siguienteenlace:bttps:/ [www.comunidadandina.oro/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ Gaceta vo205337.paf2.7. «Si durante elperiodo en el que se declaró la notoriedad de un nombre comercial o unaenseña comercial, un tercero solicita una marca idéntica o similar, bajo el presupuestode que es una marca derivada de un registro anterior, gprosperaria una oposiciónpresentada por el titular de los signos notorios basada en el literal h) del artículo 136 2»2.8. «¿Puede la figura de la marca derivada anteponerse a la notoriedad de un signodistintivo, en el evento de que no sea postble probar la notoriedad para la fecha en quese presentó la marca registrada de la cual se pretende derivar el nuevo registro?»2.9. «S72 durante el período en el que se declaró la notoriedad del nombre o la enseñacomercial, un tercero solicita una marca idéntica o similar, bajo elpresupuesto de que elsolicitante tiene derechos adquiridos sobre una marca registrada con anterioridad,éprosperaria una oposición presentada por el titular de los signos notorios basada en elliteral h) del artículo 1362»Para dar respuesta a esta pregunta en los términos vinculados con el asuntocontrovertido del proceso interno, la autoridad consultante deberáremitirse a los criterios jurídicos interpretativos desarrollados

en lapresente interpretación prejudicial, así como en los párrafos 5.1. a 5.6. dela sentencia de interpretación prejudicial del proceso 32-IP-2021 del 9 demarzo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena4449 del 7 de abril de 2022 (páginas 40 a 42), que se encuentra disponibleen el siguiente enlace:tips: ] | www.comunidadandina.ore/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ GacetaYo20 4449. paf2.10. «El artículo 235 de la Decisión 486 de 200, establece que “(...) la oficina nacionalcompetente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legitimo, cuandoésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo conla legislación vigente, al momento de solicitarse el registro” ¿Debe entenderse la expresión“a una” como una referencia exclusiva a una marca, o la referencia alude a otros signosdistintivos? ¿cuáles signos distintivos?»MX 2.11. «¿Es posible promover una acción de cancelación por notoriedad contra otro tipo designos distintivos como un lema comercial, un nombre comercial o una enseñacomercial»2,12. 57 se le concede una nueva marca al titular del registro marcario que data de una fecha 4anterior a la declaratoria de notoriedad de un nombre o enseña comercial, en el entendido ¡A| ,/

D AS TARÍA ÍProceso 04-IP-2024 que la nueva marca sea derivada de la marca registrada con anterioridad, ¿puedeprosperar a una acción de cancelación por notoriedad que interponga el titular delnombre o la enseña comercial notorios contra la marca derivada»Estas preguntas no están relacionadas con los temas controvertidos en elproceso interno pot lo que no corresponde que este Tribunal lasabsuelva!”,En mérito a lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

DECIDE:

DECIDE: PRIMERO: Consignar la presente interpretación prejudicial para setaplicada por la autoridad consultante al resolver los procesosinternos SD2022/0095536 y SD2023/0039246, la cualdeberá adoptatla —remitiéndose asimismo a los criteriosjutídicos interpretativos que constituyen actos aclaradosindicados en la presente providencia— al emitir elcorrespondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en elartículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo127 de su Estatuto.SEGUNDO: — Declatat que la autoridad consultante, respecto del artículo146 de la Decisión 486, deberá remitirse a los criteriosjutídicos interpretativos contenidos en el análisis del temaobjeto de interpretación de la presente providencia.TERCERO: — Adicionalmente a los criterios expuestos en la presentesentencia, la autoridad consultante deberá remitirse a loscriterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentenciasde interpretación prejudicial 342-1P-2022 publicada en laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5303 del 7 deseptiembre de 2023; 153-IP-2022 publicada en la GacetaA Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de2023; 64-IP-2022 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena 5575 del 6 de noviembre de 2024; 231-IP-2021

13 Sin perjuicio de ello, la autoridad consultante podrá, de forma ortentativa, remitirse a loscriterios jurídicos interpretativos ya emitidos por el TJCA sobre el artículo 235 de la Decisión486 en el párrafo 3.1. de la interpretación prejudicial 184-IP-2022 del 12 de diciembre de 2023,N publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5389 del 14 del mismo mes (ver$ páginas 10 a 12). Disponible en: y2ETAR Í A | https: [wwwv.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas/GACETA%205389.pdf re s/ 13>