CAN - Proceso 31 de 2024

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de julio de 2025Proceso: 31-IP-2024Asunto: Interpretación prejudicial Consultante: Expediente de origen:Expediente internodel consultante:

Referencia: Norma objeto de laconsulta prejudicial:

Tema objeto de lainterpretación: Magistrado ponente: VISTOS:X VYLS LS Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa,Social y Administrativa Segunda del TribunalSupremo de Justicia del Estado Plurinacional deBolivia IF-97/2017 29/2019El registro de la transferencia de un nombrecomercial no afecta la protección reconocida desdesu USO Artículo 199 de la Decisión 486 — «RégimenComún sobre Propiedad Industrial» de la Comisiónde la Comunidad AndinaSobre la protección del nombre comercial frente atransferencias sucesivas Rogelio Mayta Mayta =—— La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 154, 155, 190 a 193,[Err DE “1199, 238 y 258 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad a UN Industrial» de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la DecisiónstProceso 31-IP-2024 486)', realizada pot la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social yAdministrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del EstadoPlutinacional de Bolivia mediante oficio ‘TSJ-SSH 1215/2024 del 13 denoviembre de 2024, recibido via courier el 27 del mismo mes, a fin de resolverel proceso interno 29/2019.La normativa comunitaria andina y las interpretaciones prejudicialesprecedentes del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo,el Tribunal o TJCA) sobre la materia de consulta, y todo lo pertinente alpresente proceso.

Las sentencias 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022? y 391-IP-2022% deeste Tribunal, sobre el acto aclarado.A. PARTES EN EL PROCESO INTERNODemandante: Comercializadora Casa Elena S.A.,denominada anteriormente comoComercializadora KLMGS S.A.Demandado: Setvicio Nacional de Propiedad Intelectual —Senapi del Estado Plurinacional de BoliviaTercero interesado: KOD CC Import Export Ltda.B. SÍNTESIS DEL PROCESO INTERNO1. El8 de septiembre de 2017, la empresa KOD CC Import ExportLtda. planteó ante el Senapi una acción contra ComercializadoraKLMGS S.A. (actualmente, Comercializadora Casa Elena S.A.) porinfracción de la marca registrada «CASA ELENA». En octubre de ' Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena 600 del 19 de septiembre del 2000. Disponible en:Attps:[ [www.comunidadandina.ore/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ Gace600.pafPublicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de2023. Disponible en:https:] [www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas GACETA%205146.paf3 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de2023. Disponible en:i/ /www.comunidadandina.ore/ DocOficialesViles/ Gacetas|GACETA%205147.paf oomProceso 31-IP-2024

2017, Comercializadora KLMGS S.A. respondió la demanda deinfracción interpuesta en su contra.2. Por Resolución Administrativa IF-25/2018 del 28 de febteto de2018, el Senapi decidió, entre otros, declarar probada la acción porinfracción y otdenar el cese inmediato del uso de la denominación«CASA ELENA». Esta Resolución fue confirmada por laResolución Administrativa IF-REV-18/2018 del 30 de abril de2018 (que rechazó un recurso de revocatoria) y pot la ResoluciónAdministrativa DGE/INF/J-N° 268/2018 del 27 de septiembre de2018 (que rechazó un recurso jerárquico).3. El 7 de febrero de 2019, Comercializadora Casa Elena S.A.impugnó la Resolución Administrativa DGE/INF/J-N° 268/2018en sede contencioso-administrativa argumentando, en lo principal,lo siguiente:i) El representante y accionista de Comercializadora Casa ElenaS.A., el señor Luis Enrique Paniagua León (en adelante, el señorPaniagua) había utilizado la denominación «CASA ELENA»como nombre comercial desde 2006, para realizar actividadescometciales en calidad de persona natural. KOD CC ImportExport Ltda. registró la marca «CASA ELENA» en 2011.En 2012, el señor Paniagua constituyó la actual empresaComercializadora Casa Elena S.A. y transfirió el nombrecomercial «CASA ELENA» como aporte de capital. Enconsecuencia, Comercializadora Casa Elena S.A. ha utilizado elnombre comercial desde antes del registro de la marca potKOD CC Import Export Ltda.

«CASA ELENA» ya era utilizado por el señor Pantagua comonombte comercial con anterioridad al registro de la marca atitularidad de KOD CC Import Export Ltda., lo cual puededemostrarse con facturas emitidas por el señor Pantagua comopersona natural.Y El Senapi no valoró las facturas del señor Paniagua quedemuestran el uso del nombre comercial «CASA ELENA»desde 2006 por considerat que el señor Paniagua, como persona 4natural, es diferente a la persona jurídica Comercializadora Casa 4GzProceso 31-IP-2024 Elena S.A., desconociendo el principio de verdad material.ii) El Senapi omitió analizar la transferencia del nombre comerciala la sociedad Comercializadora Casa Elena S.A. alegando queeste acto nunca fue registrado. Ello desconoce que el nombrecometcial se protege desde el primer uso en el comercio; no esun derecho registral.111) Finalmente, el Senapi no consideró que el establecimientocomercial de Comercializadora Casa Elena S.A. se ubica en elmismo edificio donde KOD CC Import Export Ltda. realizasus operaciones. Ambos signos, tanto el nombre comercialcomo la matca registrada, coexisten pacíficamente.El 13 de noviembre de 2019, el Senapi contestó la demandacontencioso-administrativa alegando, entre otros, lo siguiente:1) La actual empresa Comercializadora Casa Elena S.A., comopersona jurídica distinta al señor Paniagua, solo logró probar eluso del nombre comercial «CASA ELENA» entre 2016 y 2017.No corresponde valorar las facturas del señor Paniagua porcuanto persona natural es distinta a la empresaComercializadora Casa Elena S.A. “Tampoco existió prueba deque el señor Paniagua haya autorizado a la empresaComercializadora Casa Elena S.A. la utilización de su nombrecometcial.

1. La presunta transferencia del nombre comercial «CASAELENA» por patte del señor Paniagua a la actual empresaComercializadora Casa Elena S.A. no fue debidamenteregistrada. iit) La coexistencia pacífica de signos no es concluyente paradescartar la existencia de riesgos de confusión o asociación.Mediante Oficio 'TSJ-SSII 1215/2024, recibido vía courier el 27 denoviembre de 2024, la Sala Contenciosa, ContenciosaAdministrativa, Social y Administrativa Segunda del TribunalSuptemo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó alTJCA la interpretación prejudicial de los artículos 154, 155, 190 a193, 199, 238 y 258 de la Decisión 486. ot

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C. ASUNTOS CONTROVERTIDOSDe la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante,este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en elproceso interno, los que tesultan pertinentes para la presenteinterpretación prejudicial, por estat vinculados con la normativa andina,son:

"= Si Comercializadora Casa Elena S.A. tenía derecho a utilizar ladenominación «CASA ELENA» como nombre comercial dado queel señor Paniagua, como fundador, socio y representante de laempresa había usado ese nombre comercial con anterioridad alregistro de la marca de titularidad de KOD CC Import Export Ltda.= Sila transferencia del nombre comercial «CASA ELENA» por partedel señor Paniagua a la empresa Comercializadora Casa Elena S.A.debía registrarse."= Si el nombre comercial de Comercializadora Casa Elena S.A. y lamarca de KOD CC Import Export Ltda. coexistieron pacíficamenteen el mercado, eliminando el riesgo de confusión o asociación.D. NORMA OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de losartículos 154, 155, 190 a 193, 199, 238 y 258 de la Decisión 486.2. Seguin el criterio jutídico interpretativo del acto aclarado no correspondeemitir un nuevo pronunciamiento sí este Tribunal ya interpretó unanorma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia deinterpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCattagena.

3. Los artículos 190 a 193 de la Decisión 486 constituyen un acto aclaradoen los términos desarrollados en los párrafos 2 a 4.3. de la sentencia deinterpretación prejudicial del proceso 231-IP-2021 del 6 de octubre de2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 delx 11 de octubre de 2023 (paginas 23 a 31), disponible en el siguiente enlace: a hitps:/ [www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas] GACETA%205337.pdf PST,Proceso 31-IP-2024

4. El artículo 199 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado en lostérminos expuestos en los párrafos 4.2. a 4.9. de la sentencia deinterpretación prejudicial 656-IP-2018 del 23 de octubre de 2019,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3871 del 18 dediciembre de 2019 (paginas 13 a 15), disponible en el siguiente enlace:bttps:[ [www .comunidadandina.ore/ DocOficialesFiles] Gacetas/ Gaceta%o203871. pdfConsiderando los asuntos controvertidos en el proceso interno,vinculados a la normativa andina, este Tribunal ampliará la interpretacióndel artículo 199 de la Decisión 486 para ahondar en el desarrollo de laprotección del nombre comercial en el marco de posibles transferencias.5. Noes pettinente la interpretación prejudicial de los artículos 154, 155 y238 de la Decisión 486 que norman sobre el derecho al uso exclusivo deuna matca, la acción por infracción de una marca y su legitimación activa,potque no son objeto del proceso interno.No obstante, se recuerda a la autoridad consultante que el TJCA emitióinterpretación prejudicial sobre el tema, por lo que constituyen un actoaclarado, en los términos desarrollados en los párrafos 1. a 2.52. de lasentencia de interpretación prejudicial del proceso 243-IP-2022 de 17 demayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena5187 del 22 de mayo de 2023 (páginas 25 a 42); disponible en el siguienteenlace:htips:]

| www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas GACETA%205187.pdf6. Tampoco es pertinente la interpretación del artículo 258 de la Decisión486, que norma sobte actos de competencia desleal vinculados a lapropiedad industrial, ya que en el proceso interno no se controviertenhechos relativos a esa temática.

a Decisión 486.-«Artículo 199.- La transferencia de un nombre comercial registrado o depositado seinscribirá ante la oficina nacional competente de acuerdo con el procedimiento% aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengara la mismatasa. Sin perjuicio de ello, la transferencia del nombre comercial sólo podrá efectuarseconjuntamente con la de la empresa o establecimiento con el cual se venía usando.El nombre comercial podrá ser objeto de licencia. Cuando lo prevean las normas nacionales, dicha licencia podrá ser registrada ante la oficina nacional competente.» Au1.1. 1,2 te Proceso 31-IP-2024 No obstante, se recuerda a la autoridad consultante que el TJCA emitióinterpretación prejudicial sobre la diferencia entre la infracción dederechos marcatios y los actos de competencia desleal, por lo queconstituye un acto aclarado en los términos desarrollados en los párrafos2. 22.16. de la sentencia de interpretación prejudicial del proceso 387-IP-2022 de 11 de julio de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023 (paginas 61 a 66); disponibleen el siguiente enlace: https: [www.comunidadandina.oro/ DovOficialesFiles/ Gacetas GACETA%205247.pdf

TEMA OBJETO DE INTERPRETACION

Sobte la protección del nombre comercial frente a transferenciassucesivas.Respuesta a las preguntas planteadas por la autoridad consultante. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓNSobre la protección del nombre comercial frente a transferenciassucesivas El artículo 199 de la Decisión 486 establece que la transferencia de unnombre comercial registrado o depositado se inscribirá ante la oficinanacional competente, de acuerdo con el procedimiento aplicable a latransferencia de matcas, en cuanto corresponda. Asimismo, dispone que latransferencia de un nombre comercial solo podrá efectuarse en conjunto conla empresa o establecimiento comercial. En la sentencia de interpretación prejudicial 656-IP-2018 del 23 de octubrede 2019", se estableció que el régimen aplicable a la transferencia de marcasse aplica mufatis mutandis a la transferencia de nombres comerciales. El nombre comercial se protege desde su primer uso, teal y efectivo, en elmercado, de conformidad con lo dispuesto en el attículo 191 de la Decisión Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3871 del 18 de diciembrede 2019. Disponible en: 4ht1ps:/ | wwwv.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas] Gaveta%203871.pdf ¥S-C1.4,

1.5, 1.6. 1.7. 1.8. Proceso 31-IP-2024 486, en función del ámbito territorial en el que es conocido”.El registro o depósito del nombre comercial tiene un carácter declatativo, noconstitutivo de derechos.La transferencia del nombre comercial implica igualmente la transferencia desu protección jurídica, la cual se mantiene independientemente de lanatutaleza del acto jutídico que haya dado lugar a dicha transferencia.El artículo 199 de la Decisión 486, así como la sentencia de interpretaciónprejudicial 656-IP-2018, señalan que la transferencia del nombre comercialrequiere su registro o depósito únicamente cuando este ha sido previamenteregistrado o depositado. En consecuencia, no es exigible el registro de latransferencia si el nombre comercial no ha sido objeto de registro o depósitocon anterioridad.La protección del nombre cometcial se da por su uso, siendo su registro Odepósito de carácter meramente facultativo y declarativo, el eventual registrode la transferencia también será simplemente facultativo y declarativo, y noconstitutivo de derecho. Así, la falta de registro de la transferencia de unnombre comercial no afecta en modo alguno su protección en virtud delprimer uso en el cometcio, siempre que sea constante, teal y efectivo.La transferencia del nombre comercial debe realizarse en conjunto con elestablecimiento o empresa que identifica. Si se cumple este requisito, eladquirente del nombre comercial podrá retvindicar su protección desde elprimer uso en el mercado del nombre comercial, independientemente de quese registre o no el acto traslaticio, siempre que el nombre comercial no suframodificaciones”, 6 Decisión 486.-

6 Decisión 486.- «Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por suprimer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan lasactividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.»Para mayor información, vet sentencia de interpretación prejudicial recaída en elproceso 231-IP-2021 del 6 de octubre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023. Disponible en:https:/ [www.comunidadandina.ore/ DocOficialesFiles/ Gacetas GACETA%205337.pafIbidem. 1442ohe\ 0A"IMD P 1.9, 1.10. 1.11. 1.12. Proceso 31-IP-2024

El adquirente podrá, en este sentido, probar el uso mediante cualquier medioprobatorio admisible en derecho, como cotreos, afiches, publicidad yfactutas, que actedite la utilización constante, teal y efectiva del nombrecomercial desde su origen en el mercado, pata este efecto es irrelevante queel enajenante quien usó por primera vez el nombre comercial sea personanatural o jutídica.Tratándose de establecimientos comerciales identificados con un nombrecomercial, que son transferidos de un titular a otro, el nombre comercial eneste caso es un signo distintivo que identifica al establecimiento más que altitular.Así, si, por ejemplo, la persona “A” usó el nombre comercial “X” por primeravez en 2021 y transfirió el local y el nombre comercial a la empresa “B” en2025, la empresa “B” podrá invocar la protección del nombre comercial £X”desde 2021 con pruebas que acrediten su uso por patte de “A”, En principio,solo se podrá exigir el registro o depósito de la transferencia del nombrecomercial si este ha sido registrado o depositado previamente. En cualquiercaso, la ausencia de este acto de registro O depósito no obsta pata suprotección efectiva, en cuanto dichos actos tienen un carácter meramentedeclarativo y no constitutivo de derechos.Todo ello en virtud de que la transferencia del nombre comercial “X” noafecta por sí misma su impacto o presencia en el comercio. El nombrecomercial “X” seguirá siendo el nombre comercial “X” independientementede que lo utilice “A” o “B”, pues el nombre comercial estaría identificando alestablecimiento o actividad comercial, no al titular.El derecho otiginado pot el uso del nombre comercial

no cambia, ni en sunaturaleza, ni en su protección, por su transferencia.Respuesta a las preguntas planteadas por la autoridad consultanteAntes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridadconsultante, es necesatio precisar que este Tribunal no brindarárespuestas que tesuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará aprecisar el contenido y alcance de las normas que conforman elordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, asi como tampococalificará los hechos materia del proceso. KeProceso 31-IP-2024

2.1. «¿Cuál es el objeto y finalidad de la acción de infracción a derechosde propiedad industrial?»El Tribunal advierte que esta pregunta no tiene relación con el asuntocontrovertido en el proceso interno, tramitado por la autoridadconsultante, según lo expresado en la parte considerativa de estaprovidencia, por lo que resulta una pregunta impertinente.No obstante, se recuerda a la autoridad consultante que, sobre el tema, elTJCA emitió criterios jutídicos interpretativos desarrollados en lospárrafos 1. a 2.52. de la sentencia de interpretación prejudicial del proceso243-IP-2022 de 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial delAcuetdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023 (páginas 25 a 42);disponible en el siguiente enlace:bttps:[ [www.comunidadandina.ore/ DocOficialesFiles/ Gacetas|GACETA%205187.paf2.2. «¿Cuáles son los efectos de la coexistencia pacífica de hecho designos en el ámbito del riesgo de confusión y asociación?»Considerando que el asunto controvertido del proceso interno versasobre el conflicto entre una marca y un nombre comercial, pata darrespuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a loscriterios jutídicos interpretativos desarrollados en los párrafos 3. a 3.10.de la sentencia de interpretación prejudicial del proceso 231-IP-2021 del6 de octubre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena 5337 del 11 de octubre de 2023 (páginas

25 a 29), disponibleen el siguiente enlace:htips:] [ wwy.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas/GACETAV%203337.pafLa autoridad consultante deberá remitirse también a los criterios jurídicosinterpretativos ya emitidos por el TJCA en materia de coexistenciapacífica de signos, los cuales constituyen un acto aclarado en los términosde los párrafos 4.2. a 4.7. de la interpretación prejudicial 206-IP-2021 del28 de julio de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena 5016 del 12 de agosto de 2022 (páginas 55 y 56), disponible enel siguiente enlace:hitps:] [www.comunidadandina.ore/ DocOficialesFiles/ Gacetas! GACETA%205016.pdf iz

10Proceso 31-IP-2024 2.3. «¿Cuál es el alcance del principio registral en el campo del derechode marcas, en el sistema atributivo de registro y las facultades queotorga el mismo en relación con derechos de propiedadindustrial?»El principio registral se aplica a las matcas; así, para que un signo adquierael estatus de matca, debe ser registrado. El nombre comercial se protegepor su uso en el comercio, el registro o depósito tiene un caráctermeramente declarativo y no constitutivo de derecho.Por lo demás, corresponde que la autoridad consultante se remita a loscriterios jurídicos interpretativos que constituyen un acto aclaradocontenidos en los párrafos 2. a 4.3. de la sentencia de interpretaciónprejudicial del proceso 231-IP-2021 del 6 de octubre de 2023, publicadaen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de2023 (páginas 23 a 31), disponible en el siguiente enlace:hips:/ | ww.comunidadandina.ore/ DocOficialesFiles/ Gacetas/GACETAV%205337.paf Asimismo, la autoridad consultante deberá considerar lo establecido enel acápite precedente de la presente interpretación prejudicial.De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina: DECIDE: PRIMERO: Consignar la presente interpretación prejudicial pata seraplicada por la autoridad consultante al resolver elproceso interno 29/2019, la cual deberá adoptatla —remitiéndose asimismo a los criterios jurídicosinterpretativos que constituyen actos aclarados indicadosen la presente providencia— al emitir el correspondientefallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de lana Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 127de su Estatuto. se ARIA yOYin ap BY

ARIA yOYin ap BY 11Proceso 31-IP-2024

SEGUNDO: Para lo demás, declatar que carece de objeto emitir lainterpretación prejudicial en los términos solicitados enel presente proceso, toda vez que las normas andinas quefueron objeto de la consulta prejudicial obligatoriaformulada por la Sala Contenciosa, ContenciosaAdministrativa, Social y Administrativa Segunda delTribunal Suptemo deJusticia del Estado Plurinacional deBolivia, dentro del proceso interno 29/2019, constituyenun acto aclarado en los términos expuestos en la parteconsiderativa de la presente providencia judicial.

TERCERO: Adicionalmente a los criterios expuestos en la presentesentencia, la autoridad consultante deberá remitirse a loscriterios jurídicos interpretativos contenidos en lassentencias de interpretación prejudicial emitidas en losprocesos 231-IP-2021, 656-IP-2018 y 206-IP-2021, lascuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficialesdel Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de2023, 3871 del 18 de diciembre de 2019 y 5016 del 12 deagosto de 2022, respectivamente.

CUARTO: Con telación a las interrogantes formuladas, la autoridadconsultante deberá remitirse a las respuestas contenidasen la presente providencia QUINTO: Declarat que a través de la presente providencia judicialse cumple el mandato de garantizar la aplicaciónuniforme y coherente del ordenamiento jurídicocomunitatio andino.

SEXTO: Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

k NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. /s¢Proceso 31-IP-2024

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaconsigna la presente sentencia de interpretación prejudicial para que, enadelante, sea aplicada en la Comunidad Andina. Esta sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada en la sesión judicialde fecha 16 de julio de 2025, conforme consta en el Acta 15-J-TJCA-2025, yse firma por los magistrados que participaron de gu adopción de acuerdo conlo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 d4l Estatuto del Thibunal. Sandra Ss Charris Rebellón Hu ; ez ApacMagistrada Magistrado { A TF |Rogelio Mayta Mayta Íñigo Salvador CrespoMagistrado Magistrado De acuerdo con el último pártafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal,firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial elmagistrado presidente y la secretaria general, VtRogelio Mayta MaytaMagistrado presidente Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente sentenciade interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andinapara su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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