CAN - Proceso 471 de 2022

SECRETAS TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de septiembre de 2025

Proceso numero: Asunto:

Consultante: Expediente de origen:

Expediente internodel consultante: Normas objeto de lainterpretaciónprejudicial:

Referencia: Tema objeto de lainterpretaciónprejudicial: Magistrado ponente: <p MISTOS:NS USA \ 471-IP-2022Interpretación prejudicialSección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Consejo de Estado de laRepública de Colombia

13209421 11001032400020210021300 Artículos 138 (literal b), 139 (literal e) y 144 dela Decisión 486 — «Régimen Común sobtePropiedad Industrial»Cumplimiento de requisitos formales para lasolicitud de un registro matcatioLa declaratoria de abandono de la solicitud deregistro de una marca por inobservancia delos requisitos de forma establecidos en losattículos 138 (literal b) y 139 (literal e) de laDecisión 486Íñigo Salvador Crespo Eltt 2810 de fecha 17 de noviembre de 2022 recibido pot corteon nico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo 454%,Proceso Ne 471-IP-2022 Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica deColombia, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en losucesivo, el Tribunal o el TJCA) la interpretación prejudicial de los artículos138, 139 y 144 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre PropiedadIndustrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, laDecisión 486), a fin de tesolver el proceso interno numero11001032400020210021300.

CONSIDERANDO: A. ANTECEDENTES1. Partes en el proceso internoDemandante: Farmacias de Similares S.A. de C.V.Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio dela República de Colombia (SIC)2. Síntesis de hechos relevantes2.1. El 4 de septiembre de 2013, Farmacias de Similares S.A. de C.V. (en losucesivo, Farmacias Similares), solicitó el registro de la marca«FARMACIAS SIMILARES “LO MISMO PERO MÁS BARATO”(mixta), para identificar productos de la clase 3 de la ClasificaciónInternacional de Niza.2.2. La SIC mediante oficio número 18084 del 20 de septiembre de 2013indicó que el signo solicitado para registro era: FARMACIASSIMILARES “LO MISMO PERO MÁS BARATO”, y requirió aFarmacias Similares que indicara si la expresión HASTA 75% DEDESCUENTO hacia parte de la marca.2.3. El 17 de diciembre de 2013 Farmacias Similares contestó elrequetimiento. Indicó que la expresión “HASTA 75% DEDESCUENTO” hacía parte de la matca, pero que estaba citada demanera incorrecta por parte de la autoridad, ya que lo correcto era“HASTA 75% DE AHORRO”, tal y como se solicitó en el diseñopresentado.

Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena\\ número 600 del 19 de septiembre del 2000. SrProceso No 471-IP-2022

2.4. En la Gaceta de la Propiedad Industrial número 687 del 20 de febrero de2014 se publicó la marca FARMACIAS SIMILARES “LO MISMOPERO MÁS BARATO” HASTA 75% DE DESCUENTO. Contra lasolicitud de registro, no se presentaron oposiciones pot parte de terceros.2.5. Mediante Resolución número 92772 del 27 de noviembre de 2015, seconcedió el registro de la marca FARMACIAS SIMILARES “LOMISMO PERO MÁS BARATO” HASTA 75% DE DESCUENTO.2.6. El 31 de marzo de 2016, Farmacias Similares presentó solicitud derevocatotia directa debido a que el signo concedido no correspondía conla marca solicitada. Lo correcto era FARMACIAS SIMILARES “LOMISMO PERO MÁS BARATO” HASTA 75% DE AHORRO,2.7. Mediante Resolución número 69627 del 31 de octubre de 2017, la SIC alresolver la solicitud de revocatoria directa declaró que la falencia habíainiciado desde el requerimiento de forma, pero que no eta procedenteporque se requetía el permiso del titular del signo para proceder a larevocatoria de la concesión y este no se había adjuntado.2.8. El 29 de noviembre de 2017, Farmacias Similares presentó nuevamentesolicitud de revocatoria directa respecto del mismo asunto, adjuntandolo solicitado por la SIC.2.9. Mediante la Resolución número 49178 del 13 de julio de 2018, la SICdecidió revocar la Resolución número 92772 del 27 de

noviembre de2015 que concedió el registro de la marca.2.10. A través del oficio número 1202 del 24 de eneto 2020, la SIC requirió aFarmacias Similares que aportara una nueva etiqueta y, además, aclararasi la expresión HASTA 75% DE DESCUENTO hacía patte de la marca,puesto que la etiqueta y denominación debían coincidir. El 8 de mayo de2020 Farmacias Similares contestó el requerimiento.2.11. Mediante la Resolución númeto 23516 del 26 de mayo de 2020, la SICdecidió declatar abandonada la solicitud de registro de la marcaWK FARMACIAS SIMILARES “LO MISMO PERO MAS BARATO”HASTA 75% DE AHORRO (mixta), porque considerd que elrequerimiento de forma no había sido contestado adecuadamente.IS 2.121 día 3 de julio de 2020, Farmacias Similares interpuso recurso depe PA lación. Y| SECRETARÍA | poneO agO4

Oy Y Th, SProceso Ne 471-IP-2022 2.13. Mediante la Resolución número 78115 del 3 de diciembre de 2020, la SICresolvió el recurso de apelación presentado por Farmacias Similares ydecidió confirmar la decisión respecto de la declaratoria de abandono dela solicitud de registro de la marca FARMACIAS SIMILARES “LOMISMO PERO MÁS BARATO” HASTA 75% DE. AHORRO (mixta).Lo anterior al considerar que el requerimiento de forma no se habíacontestado adecuadamente.2.14. Farmacias Similares presentó demanda de nulidad ante la SecciónPrimera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo deEstado de la República de Colombia, solicitando la nulidad parcial de lasResoluciones 23516 del 26 de mayo de 2020 y 78115 del 3 de diciembrede 2020.2.15. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo delConsejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el procesointerno y tesolvió solicitar interpretación prejudicial al Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina, a fin de emitir la correspondientesentencia.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOSDe la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante,este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en elproceso interno, los que están vinculados con la normativa comunitariason los siguientes:(1) Si procedería o no la declaratoria de abandono de la solicitud deregistro de un signo mixto que contenía una discrepancia entre ladenominación y el elemento denominativo de la representacióneráfica o logotipo que componen el signo.(it) Sila modificación de la denominación y elemento gráfico realizadaal momento de atender el requerimiento de la oficina nacionalcompetente resulta procedente conforme a lo dispuesto en elartículo 144 de la Decisión 486.C. EL ACTO ACLARADO EN EL DERECHO COMUNITARIOANDINO

1, Bh las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos HC”Proceso Ne 471-1P-2022

número 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022°, todasde fecha 13 de marzo de 2023, el Tribunal reconoció al acto aclaradocomo una doctrina interpretativa que consistente en que, si el TJCA yaha explicado el objeto, contenido y alcance de una norma comunitariaandina (en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena) y no hay razones para suponer que dichoTribunal va a cambiar de criterio jurisprudencial, carecería de sentidosolicitar una nueva interpretación de la misma norma. En caso de que unproceso judicial interno esté vinculado con una norma andina queconstituye un acto aclarado, la autoridad consultante deberá remitirse alos criterios jurídicos interpretativos, ya emitidos pot la corte andina,sobre el tema en cuestión.2. En este sentido el TJCA estableció que «el criterio jurídico interpretativodel acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en elsegundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto».3. Conforme al criterio jutídico interpretativo del acto aclarado que resultaaplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitirun nuevo pronunciamiento si este Tribunal ya ha interpretado una normacomunitaria andina con anterioridad en una sentencia de interpretaciónprejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.D. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de losartículos 138, 139 y 144 de la Decisión 486. Se interpretarán por serpertinentes, el literal b) del artículo 138, el literal e) del artículo 139 y elartículo 144 de la Decisión 4861.

2 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5146 del 13 de marzo de2023. Disponible en:bttps:/ [wwv.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/ Gacetas /Gacetavo205146.paf3 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5147 del 13 de marzo deY 2023. Disponible en:bttps:/ [mwv.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ GacetaYo205147.paf a e Decisión 486.-Y, GAP . YUN Nos «Attículo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacionalIN p as sco ente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los| SE CRET ARIAS es requisitos: me DlProceso Ne 471-IP-2022

me DlProceso Ne 471-IP-2022 Sobre el particular, el artículo 144 de la Decisión 486 constituye un actoaclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamentecitado y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicialemitida en el proceso número 7-IP-2013 del 19 de junio de 2013,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 2236del 13 de septiembre de 2013, disponible en el siguiente enlace:hitps:/ [wwwv.commnidadandina.org/ DocO ficialesFiles/ Gacetas/ Gave2236.pdfSin petjuicio de ello, se procede a ampliar la interpretación del artículo144 de la Decisión 486, a fin de complementar el criterio jurídicointerpretativo en conjunto con los requisitos de forma establecidos enlos artículos 138 (literal b) y 139 (literal e) de la Decisión 486.TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓNLa declaratoria de abandono de la solicitud de registro de una marca porinobservancia de los requisitos de forma establecidos en los artículos 138(literal b) y 139 (literal e) de la Decisión 486.ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓNLa declaratoria de abandono de la solicitud de registro de unamarca por inobservancia de los requisitos de forma establecidos en b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, formao color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;

«Artículo 139.- El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en unformulario y comprenderá lo siguiente:e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramentedenominativa, sin grafía, forma o color; «Artículo 144.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados apartir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos deforma previstos en los artículos 135 y 136.Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hacereferencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante paraAL DE > que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha deHoth cación. AN ONSi Spe del término sefialado, el solicitante no completa los requisitos indicados, laE TAR $dlici tud se considerará abandonada y perderá su prelación.» raProceso Ne 471-IP-2022

los artículos 138 (literal b) y 139 (literal e) de la Decisión 4861.1. Los attículos 138 y 139 de la Decisión 486 establecen los requisitos quedebe reunir una solicitud de registro de marca para que sea admitida atrámite y pueda continuar con el procedimiento administrativoconducente al otorgamiento del derecho solicitado.1.2. La solicitud de registro de una marca y su correspondiente petitorio, enlo que respecta al signo que se pretende registrar, debe comprender:— La reproducción de la marca, cuando se trate de una marcadenominativa con grafía, forma o color, o de una matca figurativa,mixta o tridimensional con o sin color (literal b del artículo 138) y;— La indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se tratede una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color(literal e del artículo 139).Es decir, debe especificarse la naturaleza de la marca (si se trata de unamarca denominativa, figurativa, color delimitado por una forma, mixta,tridimensional, u otra de las contempladas en el artículo 134 de laDecisión 486), y lo que se pretende proteger como matca, es decir, potejemplo, la denominación y en caso de incluir un elemento visual, sucorrespondiente representación gráfica, atte o logotipo”.1.3. Es un requisito fundamental para la admisión de la solicitud —y, enconsecuencia, la asignación de fecha de presentación— que esta contengauna denominación o un elemento visual si el tipo de marca lo exige —y,en el caso de las marcas mixtas, ambos aspectos—. No obstante, pata queel procedimiento pueda continuar, no debe existir incoherencia,contradicción o inducción a error entre cualquier texto incluido en larepresentación gráfica y el texto consignado como denominación delsigno en el petitorio.

1.4. Así, si se incluye una denominación y un elemento gráfico, pero no existecoherencia entre las palabras (o letras) utilizadas en la parte denominativawh y la representación de estas en la parte visual (por no incluirse todas lapalabras, o contar con palabras diferentes), es debet de la oficina nacional SS Asi como aquellos establecidos pata las matcas no tradicionales por este Tribunal en laUs <= sentencia de interpretación prejudicial número 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015,PR P pre) 2© publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 2579 del 4 de septiembreSde 2015. oeECRETARIA |ai 7— q> YProceso Ne 471-1P-2022

competente exigir al solicitante que adecúe la solicitud, a fin de evitarinconsistencias entre los elementos que conforman el signo, pues no esde su competencia interpretar la voluntad del solicitante.1.5. Según lo dispuesto en el artículo 144 de la Decisión 486, la oficinanacional competente debe realizar un análisis relacionado con elcumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 138 y 139anteriormente mencionados, desde la Óptica de la coherencia, esto es, queno existan inconsistencias o contradicciones a lo largo de la solicitud.1.6. En consecuencia, si la oficina nacional competente requiere al solicitanterealizar alguna adecuación a su solicitud, dicho requerimiento deberá seratendido dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de sunotificación. Una vez transcurrido el término, si el solicitante no realizalas adecuaciones solicitadas, la oficina nacional competente consideraráabandonada la solicitud y, por lo tanto, perderá su prelación, conforme alo dispuesto en el artículo 144.1.7. Esta medida busca evitat ambigiiedades respecto del tipo del signo, sualcance, la capacidad del solicitante y preservar la regularidad delprocedimiento o trámite de registro.De conformidad con lo anterior, el “Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina: DECIDE: PRIMERO: Declarar que la autoridad consultante, respecto de laampliación de la interpretación del artículo 144 de laDecisión 486, en conjunto con los requisitos de formaestablecidos en los artículos 138 (literal b) y 139 (literal e)de la Decisión 486, deberá remitirse a los criteriosjurídicos interpretativos contenidos en el acápite F delanálisis del tema objeto de interpretación de la presenteprovidencia judicial.

SEGUNDO: Declatat que, asimismo, la autoridad consultante deberáremitirse a los criterios jurídicos interpretativoscontenidos en la sentencia de interpretación prejudicialnúmero 7-1P-2013, publicada en la Gaceta Oficial delAcuetdo de Cartagena número 2236 del 13 de .septiembre de 2013; en los términos expuestos en la ¿54Proceso Ne 471-IP-2022 parte considerativa de la presente providencia judicial.TERCERO: Consignar la presente interpretación prejudicial para setaplicada por la autoridad consultante al resolver elproceso interno número 11001032400020210021300, lacual deberá adoptar al emitir el correspondiente fallo deconformidad con lo dispuesto en el artículo 35 delTratado de Creación del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina, en concordancia con el artículo 127de su Estatuto.CUARTO: Declarar que a través de la presente providencia judicialse cumple el mandato de garantizar la aplicaciónuniforme y coherente del ordenamiento jurídicocomunitario andino.

QUINTO: Publicat esta sentencia de interpretación prejudicial en laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Esta sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada por unanimidad enla sesión judicial de fecha 18 de septiembre de 2025, conforme consta en elActa 19-J-TJCA-2025, y se firma por los magistrados que participaron de suadopción, de acuerdo con lo dispuesto en el último pártafo del artículo 90 delEstatuto del Tribunal. Sandra cl Rebellón Hugo R. GómMagistrada Magistrado 4 = DFx Rogelio Mayta\Mayta Íñigo Salvador CrespoAS, Magistrado ' Magistrado¿a E Y S ;> De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal,Proceso Ne 471-IP-2022

magistrado presidente y la secretaria del Tribunal. Rogelio Matta MaytaMagistrado presidente SOK 10