CAN - Proceso 67 de 2022

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO № 67-IP-2022

Magistrado ponente: Íñigo Salvador Crespo

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reunido en San Francisco de Quito, en sesión judicial celebrada por medios telemáticos1 el 23 de junio de 2025, adopta por unanimidad el presente auto.

VISTOS:

El Oficio número 80/2022 del 15 de febrero de 2022, recibido vía courrier el 8 de marzo de 2022 , mediante el cual la Sala Contencio sa y Contenciosa Administrativa Primera, Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135, 136, 146 y 150 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno número 327/2017-CA.

Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos números 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-20222 y 391-IP-20223, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA) reconoció que «el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto».

1 De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento Interno del Tribunal de

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto».

1 De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

2 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena № 5146 del 13 de marzo de 2023.

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf

3 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena № 5147 del 13 de marzo de 2023.

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdfProceso № 67-IP-2022

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CONSIDERANDO:

Que, el mecanismo de interpretación prejudicial tiene por objeto garantizar la aplicación uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, por parte de los jueces nacionales 4 que deben resolver una controversia en la que tengan que aplicar o se discuta una o más normas del mencionado ordenamiento;

Que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad , en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena;

Que, en el presente proceso la autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135, 136, 146 y 150 de la Decisión 486;

prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena;

Que, en el presente proceso la autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135, 136, 146 y 150 de la Decisión 486;

Que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, según consta en la documentación remitida por la autoridad consultante, los que a juicio de este Tribunal están vinculados con el caso concreto son:

(i) la legitimación para presentar oposición al registro de l signo TRIALON (denominativo) solicitada por Andland Overseas S.A., si la marca con base a la cual se presentó dicha oposición TRIAXON (denominativa) cuyo titular sería South American Express S.A. SAE S.A. fue cancelada en vía administrativa, pero la decisión sobre dicha cancelación está siendo cuestionada mediante demanda contencioso administrativa en vía judicial5;

(ii) si la oficina nacional competente, al momento de realizar el examen de registrabilidad del signo TRIALON (denominativo) solicitado a registro por Andland Overseas S.A. para distinguir productos de la Clase 5, h ubiese tomado en consideración la presunta falta de distintividad del signo solicitado a registro; y,

4 Según la definición de juez nacional establecida en la jurisprudencia del TJCA.

5 De acuerdo con el Auto del 7 de octubre de 2019 , por medio del cual se solicita la presente interpretación prejudicial y de la documentación remitida por la autoridad consultante , se desprende que por Sentencia Nº117 de 25 de agosto de 2017, emitida dentro del Proceso 118/2015 por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa d el

desprende que por Sentencia Nº117 de 25 de agosto de 2017, emitida dentro del Proceso 118/2015 por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa d el Tribunal Supremo de Justicia, se declaró probada una demanda contencioso administrativ a interpuesta por South American Express S.A. SAE S.A. revocando un a resolución administrativa y, en consecuencia, negando la cancelación de la marca TRIAXON (denominativa) y declarando la vigencia del derecho marcario.Proceso № 67-IP-2022

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(iii) la irregistrabilidad por el presunto riesgo de confusión entre el signo solicitado a registro TRIALON (denominativo) y la marca base de la oposición TRIAXON (denomi nativa) cuyo titular sería South American Express S.A. SAE S.A. registrada para distinguir productos de la misma Clase 5;

Que, de acuerdo con los asuntos controvertidos, corresponde la interpretación de los artículos solicitados, delimitando la interpretación del artículo 135 a su literal b) y del artículo 136 a su literal a) de la Decisión 486;

Que el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 2.1 a 2. 10 de las páginas 10 y 11 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso número 344-IP-2022 del 11 de abril de 2023, que constan en las páginas 26 y 27 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5154 del 12 de abril de 2023, disponible en el siguiente enlace:

abril de 2023, que constan en las páginas 26 y 27 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5154 del 12 de abril de 2023, disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205154.pdf

Que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 constituye también un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 1.1. a 2.3. y 2.21. a 2.22 de las páginas 3 a 9 y 17 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso número 261-IP2022 del 13 de marzo de 2023, que constan en las páginas 39 a 45 y 53 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5146 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf

Que el artículo 146 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 2.1. a 8.13. de las páginas 13 a 30 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso número 342-IP-2022 del 6 de septiembre de 2023, que constan en las páginas 36 a 53 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5303 del 7 de septiembre de 2023, disponible en el siguiente enlace:

septiembre de 2023, que constan en las páginas 36 a 53 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5303 del 7 de septiembre de 2023, disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205303.pdf

Que el artículo 150 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 5.1. a 6.11. de las páginas 14 a 18 de la sentencia deProceso № 67-IP-2022

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interpretación prejudicial emitida en el proceso número 344-IP-2022 del 11 de abril de 2023, que constan en las páginas 30 a 34 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5154 del 12 de abril de 2023, disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205154.pdf

Que, adicionalmente, la autoridad consultante realizó las siguientes preguntas:

1. «Ante la existencia de un proceso contencioso administrativo, cómo debe ser considerada la titularidad del registro de una marca». 2. «¿Será necesario paralizar la tramitación de un proces o administrativo ante la existencia de un proceso previo donde se esté dilucidando la titularidad del registro de una marca?» 3. «Si una marca se encuentra cancelada en instancia administrativa, pero la misma se encuentra en control de legalidad ante el Tribunal Supremo de Justicia por una demanda contenciosa administrativa; ¿resulta correcto realizar el examen de registrabilidad, si

una marca?» 3. «Si una marca se encuentra cancelada en instancia administrativa, pero la misma se encuentra en control de legalidad ante el Tribunal Supremo de Justicia por una demanda contenciosa administrativa; ¿resulta correcto realizar el examen de registrabilidad, si técnicamente la marca que plantea oposición ya se encuentra cancelada y en consecuencia carece de legitimación para oponerse a ese registro y no existe cotejo marcario entre las dos marcas?»

Para dar respuesta a esta s preguntas, la autoridad consultante deberá remitirse al criterio jurídico interpretativo contenido en las respuestas 3 y 4 de las páginas 4 y 5 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso número 284-IP-2021 del 18 de noviembre de 2024, que constan en las páginas 32 y 33 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5584 del 27 de noviembre de 2024, disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205584.pdf

Adicionalmente, la autoridad consultante deberá remitirse al criterio jurídico interpretativo contenido en el párrafo 4.10. de las páginas 33 a 35 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso número 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, que constan en las páginas 52 a 54 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5187 del 22 de mayo de 2023, disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205187.pdf

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad

siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205187.pdf

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:Proceso № 67-IP-2022

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DECIDE:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la s normas andinas que fue ron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por

la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia , dentro del proceso interno número 327/2017 -CA, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la s sentencias emitidas en los procesos números 344-IP-2022 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5154 del 12 de abril de 2023; 261-IP-2022 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5146 del 13 de marzo de 2023; 342-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5303 del 7 de septiembre de 2023; 284-IP-2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5584 del 27 de noviembre de 2024; y, 243-IP-2022 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de

Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5584 del 27 de noviembre de 2024; y, 243-IP-2022 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

TERCERO: Con relación a las interrogantes formuladas, la autoridad consultante deberá remitirse a las respuestas contenidas en la presente providencia.

CUARTO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

QUINTO: Disponer el archivo del expediente.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.