CE - 010324000201000553001SENTENCIA20231115160117

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-24-000-2010-00553-00

Demandante: Ferris Enterprises Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con Interés: Productos Yuli S.A.

Tema: Propiedad Industrial - Registro Marcario - Examen de

Registrabilidad - Confundibilidad Marcaria.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y por medio de apoderado j udicial, interpuso la sociedad Ferris Enterprises Corp. contra la resolución 5409 de 29 de enero de 2010 a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «PRODUCTOS YULI S.A.» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como las resoluciones 17687 de 26 de marzo de 2010 y 28564 de 31 de mayo de 2010, por las cuales se confirmó la 5409 en sede de reposición y apelación, respectivamente.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Ferris Enterprise s Corp. presentó demanda1 en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en

1.1. La demanda

Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Ferris Enterprise s Corp. presentó demanda1 en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, que se interpreta como ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina 2, contra la

1 Folios 20 a 33 del cuaderno principal del expediente. 2 “[…] Artículo 172. […] La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 […]”2 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300

Actor: Ferris Enterprise Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

«Sírvase declarar la NULIDAD de la resolución 5409 de 29 de enero de 2010, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo Nº 09 059885, donde se decidió sobre la solicitud de registro de la marca mixta PRODUCTOS YULI S.A. en clase 29 internacional a favor de la sociedad Productos Yuli S.A.

Sírvase declarar la NULIDAD de la resolución 17687 de 26 de marzo de 2010 proferida por la División de Signos Distintivos de la

internacional a favor de la sociedad Productos Yuli S.A.

Sírvase declarar la NULIDAD de la resolución 17687 de 26 de marzo de 2010 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo Nº 09 059885, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 5409 de 29 de enero de 2010, confirmando la concesión de registro de la marca mixta PRODUCTOS YULI S.A. en clase 29 internacional a favor de la sociedad Productos Yuli S.A.

Sírvase declarar la NULIDAD de la resolución 28564 de 31 de mayo de 2010, proferida por la Superintendencia Del egada para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo N º 09 059885, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 5409 de 29 de enero de 2010, confirmando la concesión de registro de la marca m ixta PRODUCTOS YULI S.A. en clase 29 internacional a favor de la sociedad Productos Yuli S.A.

Que como consecuencia de lo anterior, ordene a la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia cancelar el certificado de registro 402013 correspondiente a la marca mixta Productos Yuli S.A. de la Sociedad Productos Yuli S.A., o quien haga sus veces.

En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Igualmente, solicito se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

Finalmente, solicito que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.»

1.2. Los fundamentos de hecho y el concepto de violación

1.2.1. Fundamentos de hecho

La parte actora manifestó que la sociedad Productos Yuli S.A. solicitó el registro de la marca «PRODUCTOS YULI S.A. » (mixta), para amparar servicios comprendidos en la clase 2 9 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha solicitud fue radicada con el número 09-059885.3 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300

Actor: Ferris Enterprise Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Sostuvo que , estando dentro de los términos legales, la sociedad Ferris Enterprises Corp. presentó escrito de oposición al registro de la marca mixta Productos Yuli S.A., solicitada por la sociedad Productos Yuli S.A.

Señaló que el fundamento de la referida oposición fue la marca «YUPI» que para ese momento la demandante tenía registrada para identificar productos de las clases 29, 30, 32, 33 y 42, a saber:

MARCA CLASE CERTIFICADO VIGENCIA

para ese momento la demandante tenía registrada para identificar productos de las clases 29, 30, 32, 33 y 42, a saber:

MARCA CLASE CERTIFICADO VIGENCIA YUPI 29 99881 05/05/2032

YUPI 30 106068 21/10/2033

YUPI 32 120423 25/08/2032

YUPI 33 120425 24/08/2032

YUPI 42 188613 19/09/2026

Refirió que, mediante resolución 5409 de 29 de enero de 2010, la SIC declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca mixta «PRODUCTOS YULI S.A.» que identifica productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Precisó que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, a partir de lo cual se dictaron por parte de la SIC la resolución 17687 de marzo 26 de 2010 mediante la cual resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión contenida en la resolución 5409, y posteriormente la re solución 28564 de mayo 31 de 2010, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, confirmando también la decisión de la resolución 5409, con lo cual quedó agotada la vía gubernativa de la que habla el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo.

1.2.2. Concepto de violación

La parte actora manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Superintendencia de Industria y Comercio desconoció lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Afirmó que la jurisprudencia andina ha considerado inviable el registro de un signo distintivo cuando este sea idéntico o similar a otro ya registrado.4 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300

Actor: Ferris Enterprise Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Sostuvo que el estudio de confundibilidad realizado por la SIC fue obviado o mal practicado porque de lo contrario no era posible registrar la marca

«PRODUCTOS YULI S.A.»

Señaló que la palabra PRODUCTOS no es registrable , en tanto es de uso común, ya que existen muchas marcas que pertenecen a la misma clase e incluyen dicho término, por lo que el análisis deberá efectuarse respecto de las expresiones que resaltan y que realmente identifican el producto.

Consideró que existe similitud ortográfica y fonética, por cuanto las palabas «YUPI» (marca opositora) y «YULI» (marca confrontada) cuentan con la misma secuencia vocálica, se conforman del mismo número de sílabas y tienen la misma extensión, así como que cuentan con la acentuación en la sílaba YU, lo que da lugar a que las marcas sean confundibles.

Expresó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que los motivos que dan lugar a la negación de una marca no requieren de la materialización de un riesgo, sino apenas de la existencia de aquél.

Sostuvo que la jurisprudencia, la doctrina y los pronunciamientos de la SIC

que los motivos que dan lugar a la negación de una marca no requieren de la materialización de un riesgo, sino apenas de la existencia de aquél.

Sostuvo que la jurisprudencia, la doctrina y los pronunciamientos de la SIC han adoptado como regla de cotejo marcario la de examinar en conjunto los signos, regla que al ser aplicada al caso concreto, relativo al cotejo de una marca compuesta frente a otra no compuesta, arroja que son los elementos comunes los llamados a determinar las semejanzas entre las marcas.

Manifestó que la marca «YUPI» y la marca «PRODUCTOS YULI S.A.» tienen solo un elemento común, pero e l mismo representa la partícula más distintiva de la primera marca reproducida.

Reiteró que la palabra PRODUCTOS que acompaña a la marca solicitada, es genérica y de uso común frente a los que se pretenden comercializar, pero no identifica productos, ref orzando su argumento en que la SIC , en las resoluciones acusadas, señaló expresamente que la palabra PRODUCTOS es meramente explicativa. En ese orden, hay una reproducción parcial de una marca ya registrada, sin adición de elementos que le otorguen distintividad.

Concluyó precisando que la totalidad de los productos que se pretende comercializar al amparo de la mar ca registrada coincide plenamente con5 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300

Actor: Ferris Enterprise Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

aquellos para los cuales se aplica la marca opositora «YUPI», dado que su titular tenía un registro previo para identificar los productos de la clase 29 internacional, que son los mismos que se comercializan bajo la ma rca

aquellos para los cuales se aplica la marca opositora «YUPI», dado que su titular tenía un registro previo para identificar los productos de la clase 29 internacional, que son los mismos que se comercializan bajo la ma rca

«PRODUCTOS YULI S.A.»

2. Contestación de la demanda e intervención del tercero

2.1. Superintendencia de Industria y Comercio3

El apoderado judicial de la SIC expresó que los actos administrativos demandados y expedidos por la oficina nacional competente se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria, por lo que solicitó a la Sala negar las pretensiones de la parte actora.

Sostuvo que la demandante pretende que “se conceda el registro de la marca en debate”, conforme a ello, solicita “se niegue el registro de la misma por cuanto el Consejo de Estado no es la autoridad competente para ordenar la concesión de registros marcarios sin el pleno cumplimiento de todos los requisitos exigidos por mandato legal, facultad que por mandato de la Decisión 486 corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio”4.

Afirmó que, en el evento en que el Consejo de Estado encuentre que los actos administrativos objeto de la presente acción deban ser declarados nulos, como consecuencia de tal declaración corresponderá a la SIC, previo trámite de registrabilidad, ordenar el registro de la marca correspondiente.

De otra parte, de stacó que, apreciadas en conjunto las marcas «PRODUCTOS YULI S.A.» y «YUPI», no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor,

De otra parte, de stacó que, apreciadas en conjunto las marcas «PRODUCTOS YULI S.A.» y «YUPI», no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, pues, si bien éstos coinciden en la incorporación de las letras Y, U, I el diseño del signo solicitado permite su diferenciación respecto de la marca opositora, características que se evidencian en el gráfico. Así mismo, que la expresión «PRODUCTOS YULI» es la que más sobresale en el conjunto, por lo tanto, tiene un impacto visual diferente en la mente del consumidor logrando diferenciar los signos confrontados a pesar de que coincidan elementos como las letras Y, U, I.

3 Folios 53 a 60 del expediente. 4 Folio 536 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300

Actor: Ferris Enterprise Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

2.2. Intervención de la sociedad Productos Yuli S.A.5

El tercero interesado contestó la demanda en forma extemporánea, razón por la cual, mediante auto de agosto 29 de 2011, el despacho dejó constancia de tal circunstancia y dispuso que la contestación no sería tenida en cuenta.

3. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la i nterpretación prejudicial 273-IP-2014 de fecha 15 de julio de 2015, en la que previamente se expusieron los antecedentes del proceso , incluyendo los hechos de la demanda y los argumentos de la contestación6.

prejudicial 273-IP-2014 de fecha 15 de julio de 2015, en la que previamente se expusieron los antecedentes del proceso , incluyendo los hechos de la demanda y los argumentos de la contestación6.

A juicio de dicha corporación, resulta pertinente la interpretaci ón, como se solicitó, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

Concretamente, el Tribunal interpretó:

«[…] 1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, reglas para efectuar el cotejo y similitudes ortográfica, fonética e ideológica.

2. Cotejo entre signos mixtos. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.

3. Palabras de uso común en la conformación de un signo».

Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

«PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mi smos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación.

5 Folios 68 a 72 del cuaderno principal del expediente. 6 Folios 118 a 1327 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300

Actor: Ferris Enterprise Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea

_____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300

Actor: Ferris Enterprise Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considera r la situación de los consumidores o usuarios, la cual variaría en función de los productos o servicios de que se trate.

SEGUNDO: La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Si al analizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propó sito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habrá lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: El Juez Consultante, debe determinar en primer luga r si el signo PRODUCTOS YULI S.A. (mixto) en su conjunto es de uso común en relación con los productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, si esto no es así, debe determinar si las palabras PRODUCTOS y YULI S.A., son en conjunto registrables.»

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

4.1. Ferris Enterprises Corp.

Internacional de Niza y, si esto no es así, debe determinar si las palabras PRODUCTOS y YULI S.A., son en conjunto registrables.»

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

4.1. Ferris Enterprises Corp.

Reiteró los argumentos esbozados en el escrito de demanda.

4.2. Superintendencia de Industria y Comercio.

Reiteró los argumentos esbozados en la contestación de la demanda.

4.3. Sociedad Productos Yuli S.A.

Guardo silencio.

4.4. El Agente del Ministerio Público

No intervino.8 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300

Actor: Ferris Enterprise Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si son nulas la s resoluciones 5409 de 29 de enero de 2010, 17687 de 26 de marzo de 2010 y 28564 de 31 de mayo de 2010, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «PRODUCTOS YULI S.A.» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza , y confirmó tal decisión en sede de reposición y apelación, respectivamente.

La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos porque, contrario a lo expuesto por la SIC, la marca cuyo registro se concedió no cumple los requisitos de distintividad y, por lo tanto, existe riesgo de confusión con la marca previamente registrada por la demandante, con lo

porque, contrario a lo expuesto por la SIC, la marca cuyo registro se concedió no cumple los requisitos de distintividad y, por lo tanto, existe riesgo de confusión con la marca previamente registrada por la demandante, con lo cual la entidad accionada habría desconocido lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5.2. Normativa aplicable

Corresponde a la Sala examinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no la disposición que la parte actora mencionó como violada, a saber, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo texto es del siguiente tenor:

«Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos sign os cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]»

5.3. Marco jurídico y jurisprudencial aplicable al sub-lite

5.3.1. De la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, riesgo de confusión.

En relación con este tópico, expresó el Tribunal:

«[…] La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de9 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300

Actor: Ferris Enterprise Corp.

«[…] La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de9 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300

Actor: Ferris Enterprise Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.»

Ahora bien, en lo relacionado con el riesgo de confusión directa y de asociación, manifestó:

«[…] La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta,

adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

[…]

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: ‘El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficas y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica’.»

5.3.2. Palabras de uso común en la conformación de un signo

En su interpretación prejudicial dentro de este proceso, precisó el Tribunal que el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 dispone:

«[…] No podrán registrarse como marcas los signos que

g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el

«[…] No podrán registrarse como marcas los signos que

g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.»10 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300

Actor: Ferris Enterprise Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

De igual forma, sostuvo lo siguiente:

«Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.

Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo

la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.»

5.3.3. Examen de registrabilidad

En relación con el examen de registrabilidad, la jurisprudencia del Tribunal Andino en la interpretación prejudicial rendida dentro de este proceso, a efectos de determinar el riesgo de confusión, hizo énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

«[…] 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.»

En igual sentido, la normativ a comunitaria ha dicho que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan11 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300

Actor: Ferris Enterprise Corp.

solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan11 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300

Actor: Ferris Enterprise Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Con ello se busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

Sobre la confusión en materia marcaria, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que: «[…] La confusión en materia de marcas se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]7”

Con base en la anterior precisión e n lo relativo al escenario marcario, el Tribunal Andino de Justicia ha establecido dos clases de confusión:

a) La directa, que se caracteriza por el nexo entre los servicios o productos, es decir, que « el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro8 […]» y,

b) La indirecta, que se presenta cuando el vínculo de identidad o semejanza hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un

está comprando o usando otro8 […]» y,

b) La indirecta, que se presenta cuando el vínculo de identidad o semejanza hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común a dos servicios o productos que se le ofrecen.

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor de éste y la otra empresa existe una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos.

En ese ord en de ideas, la Sala es del criterio de que , para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación , se requiere determinar:

7 Interpretación Prejudicial del proceso de la referencia. 8 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914, de 1 de abril de 2003, marca: "CHILlS y diseño". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.12 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020