CE - 010324000201100299001SENTENCIA20230420144221

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicado: Referencia: 11001-0324-000-2011-00299-00

Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Liquidador principal de la empresa Disnalco S.A. y otro

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero Interesado: Tema:

Luz Dary Vega

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / DEMANDA DE

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE ACTO PARTICULAR / REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR - Haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios / REQUISITOS DE

PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD

Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / RECURSO DE

APELACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA – Obligatoriedad / AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA - Es un requisito de procedibilidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Sentencia de única instancia

La Sala decide, en única instanci a, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó Diego Fernando Paniagua Molina en calidad socio y liquidador principal de la empresa Distribuidora Nacional de Cosméticos S.A. Disnalco S.A., y como c opropietario de la marca «Color-1» al ser socio y representante legal de la sociedad Disnalprot S.A. , en contra de la

liquidador principal de la empresa Distribuidora Nacional de Cosméticos S.A. Disnalco S.A., y como c opropietario de la marca «Color-1» al ser socio y representante legal de la sociedad Disnalprot S.A. , en contra de la Resolución No. 44582 del 27 de diciembre de 2007 a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso la mencionada marca con certificado No. 257936, para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª de la clasificación internacional de Niza.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La demanda

1. A través de apoderado judicial y mediante escrito1 radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el señor Diego Fernando Paniagua Molina en calidad de liquidador principal de la empresa Distribuidora Nacional de Cosméticos S.A. Disnalco S.A. y como copropietario de la marca «Color-1»,

1 Folios 97 a 108 cuaderno principal.2

Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00

Demandante: Liquidador principal de la empresa Disnalco S.A. y otro

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo -en adelante CCA-, en la que solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas:

«Primera: Se declare la nulidad de la resolución 44582 del 27 de diciembre de 2008 (sic) emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de

condenas:

«Primera: Se declare la nulidad de la resolución 44582 del 27 de diciembre de 2008 (sic) emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la doctora LIGIA MATILDE ATEHORTÚA JIMÉNEZ, Jefe de la División de Signos Distintivos, notificada a nuestro poderdante el día 20 de junio de 2009, por medio de la cual la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO resuelve la cancelación por no uso el registro de la marca COLOR 1, con certificado número 257926 a nombre de la sociedad DISTRIBUIDORA

NACIONAL DE COSMÉTICOS S.A. (DISNALCO S.A.)

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se condene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a emitir acto administrativo donde se declare que el señor DIEGO FERNANDO PANIAGUA MOLINA continúa siendo propietario de la marca COLOR 1. […]

TERCERA: Que la entidad demandada pague a favor de nuestro poderdante por los gastos a los que se ha visto abocado, en cuantía de CINCUENTA SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES y los que se sigan causando por ocasión de este proceso , tales como: tiquetes aéreos, permanencia en la ciudad de Bogotá, transporte y traslado en esta ciudad, copias, correos, honorarios de abogados, entre otros […]»

I.2.- Los hechos

2. Señaló que los señores Diego Fernando Paniagua Molina y Jorge Alberto Moncada Pereira, entre otros, fueron socios de la sociedad Distribuidora Nacional

copias, correos, honorarios de abogados, entre otros […]»

I.2.- Los hechos

2. Señaló que los señores Diego Fernando Paniagua Molina y Jorge Alberto Moncada Pereira, entre otros, fueron socios de la sociedad Distribuidora Nacional de Cosméticos S.A. - Disnalco S.A., la cual creó y registró la marca «Color-1», certificado No. 2579362.

3. Manifestó que el 27 de febrero de 2004 la empresa Disnalco S.A., mediante contrato de compraventa, enajenó la marca «Color-1» a favor de las siguientes sociedades: (i) Disnalprot S.A. de la cual también hizo parte el señor Diego Fernando Paniagua Molina y quien actuó como representante legal de la misma, y (ii) Interbel E.U., de la cual también hizo parte el señor Jorge Alberto Moncada Pereira y, además, actuó como representante legal de la misma.

4. Puso de presente que a pesar de la suscripción del contrato de compraventa antes referido, la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que la transferencia de los derechos sobre la marca en comento no cumplió con lo dispuesto en el artículo 161 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el documento de enajenación no fue objeto de registro ante la entidad, por lo que no era oponible

2 Sociedad que fue disuelta el día 12 de julio de 2004, mediante escritura pública 3466 de la Notaría 29 del Círculo de Medellín, quedando como liquidador principal el referido señor Diego Fernando Paniagua Molina.3

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Demandante: Liquidador principal de la empresa Disnalco S.A. y otro

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frente a terceros y el derecho de propiedad, en el registro SIPI, permanecía a nombre de la sociedad Disnalco S.A.

5. Afirmó que, sin perjuicio de la consideración de la SIC en torno a la legalización del documento de enajenación, «cada uno de los nuevos propietarios, señores Diego Fernando Paniagua Molina y Jorge Alberto Moncada Pereira, han venido comercializando, distribuyendo, vendiendo y realizando todos los actos necesarios para mantener dicho producto dentro de una posición dominante en el mercado de los tintes para cabello3».

6. Precisó, particularmente, que el señor Diego Fernando Paniagua Molina, como copropietario de la marca «Color-1» comercializó y distribuyó los productos a lo largo y ancho del territorio colombiano y mantuvo la defensa de la misma ante instituciones como el INVIMA.

7. Anotó que, con fecha 10 de julio de 2007, la señora Luz Dary Vega presentó ante la SIC solicitud de cancelación por no uso de la marca «Color-1» (mixta) con certificado de Registro No. 257936, adelantada bajo el expediente No. 0021951, la cual fue admitida mediante oficio No. 9148 del 1° de agosto de 2007.

8. El mencionado oficio fue comunicado a la sociedad Disnalco S.A. Además, fue notificado mediante edicto No. 15402 del 3 de agosto de 2007 fijado el 22 de agosto

8. El mencionado oficio fue comunicado a la sociedad Disnalco S.A. Además, fue notificado mediante edicto No. 15402 del 3 de agosto de 2007 fijado el 22 de agosto de 2007 y desfijado el 4 de septiembre de 2007, y enviado por aviso de notificación correo certificado.

9. El 27 de diciembre de 2007 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, expidió la Resolución No. 44582 mediante la cual decidió cancelar por no uso la marca «Color-1» con certificado No. 257936. Dicha resolución no fue objeto de impugnación, razón por la cual quedó en firme y debidamente ejecutoriada el 5 de febrero de 20084.

10. Agregó que en otro trámite administrativo adelantado bajo el expediente No. 03093743 iniciado el 7 de abril de 2009 con una solicitud de cancelación por no uso de la marca «Color-1» (mixta) con Certificado de Registro No. 291477 para distinguir productos de la Clase 3ª de la clasificación internacional de Niza, presentada por la señora Luz Dary Vega, se allegaron documentos que evidencian que la empresa Disnalco S.A. usó, distribuyó y comercializó la marca en discusión, dentro de los tres años anteriores a la presentación de la solicitud de cancelación por no uso, los cuales no fueron tenidos en cuenta por la administración.

I.3.- Fundamentos de derecho y concepto de violación

11. Como normas vulneradas fueron señaladas las siguientes:

3 Folio 98 cuaderno 1 4 Folio 186 cuaderno principal4

I.3.- Fundamentos de derecho y concepto de violación

11. Como normas vulneradas fueron señaladas las siguientes:

3 Folio 98 cuaderno 1 4 Folio 186 cuaderno principal4

Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00

Demandante: Liquidador principal de la empresa Disnalco S.A. y otro

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

• Constitución Política: artículos: 1º, 2º, 3º, 6º, 9º, 25, 29, 53,125 - Código Contencioso Administrativo: artículos: 2º, 40, 51, 59, 60, 85, 131, 176 numeral 6º, 178 y 206 - Ley 270 de 1996: Artículo 3° - Convención Americana: artículo 8° - Ley 443 de 1998: artículo 41 - Decreto 1572 de 1998: artículos 147 y 148 - Decreto 2504 de 1998: artículos 7º y 9º - Ley 584 de 2000: artículo 12.

12. El concepto de violación fue estructurado bajo el argumento principal de que se desconocieron los fines y principios previstos en la Constitución Política, en tanto que no se protegieron los derechos propiedad industrial.

13. Señaló, particularmente, que se había vulnerado el artículo 29 ibidem, por cuanto no obstante haber notificado «todas y cada una de las resoluciones a nuestro poderdante indicándolo como representante legal de la empresa DISNALCO S.A.» le fue negado «el derecho de defensa que pudiera hacer valer para demostrar su

cuanto no obstante haber notificado «todas y cada una de las resoluciones a nuestro poderdante indicándolo como representante legal de la empresa DISNALCO S.A.» le fue negado «el derecho de defensa que pudiera hacer valer para demostrar su condición de propietario como comercializador de la marca COLOR-1»5

14. Manifestó que el acto acusado había desconocido el artículo 53 ibidem, en tanto que la administración no aplicó la interpretación más favorable a la sociedad actora, agravando su situación, «ya que se está desconociendo derechos personalísimos como el derecho de defensa y contradicción, entidades que hacen parte y son pilares fundamentales en un estado social de derecho y que son precisamente los organismos estatales quienes deben velar y desempeñarse como garantes de tales normativas»6

15. Indicó que fue vulnerado el artículo 3° de la Ley 270 de 1996, en tanto que le fueron «negados todos los recursos implementados pero conociendo la intervención al expediente como representante legal de la empresa DISNALCO S.A., pero cuando intenta recurrir la decisión de cancelar la marca que ha usado, usufructuado y creado se le niega dicha posibilidad argumentando exactamente la misma calidad con la que se le solicitaba su intervención».

16. Expresó que fue desconocido el artículo 8° de la Convención Americana, al haberse desconocido el derecho de audiencia y defensa y contradicción y defensa, en tanto que las garantías judiciales no se limitan a los recursos judiciales, sino que abarca el conjunto de requisitos de deben observarse en las instancias procesales.

17. Aseveró que «cada uno de los nuevos propietarios, señores Diego Fernando Paniagua Molina y Jorge Alberto Moncada Pereira, han venido comercializando,

abarca el conjunto de requisitos de deben observarse en las instancias procesales.

17. Aseveró que «cada uno de los nuevos propietarios, señores Diego Fernando Paniagua Molina y Jorge Alberto Moncada Pereira, han venido comercializando, distribuyendo, vendiendo y realizando todos los actos necesarios para mantener

5 Folio 103 cuaderno principal 6 Ibidem5

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dicho producto dentro de una posición dominante en el mercado de los tintes para cabello7»

18. Finalmente, anotó que el señor Diego Fernando Paniagua Molina, como copropietario de la marca «Color-1» comercializó y distribuyó los productos a lo largo y ancho del territorio colombiano y, mantuvo la defensa de la misma ante instituciones como el INVIMA.

II-. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio8

19. La apoderada manifestó que en la expedición del acto acusado de la SIC no incurrió en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, en tanto que el mismo se encuentra fundado en la jurisprudencia y doctrina reconocida aplicable al caso concreto.

20. Además, precisó que no obstante que en el caso «sub examine» el 27 de febrero de 2004 la empresa Disnalco S.A. enajenara la marca «Color-1» mediante

aplicable al caso concreto.

20. Además, precisó que no obstante que en el caso «sub examine» el 27 de febrero de 2004 la empresa Disnalco S.A. enajenara la marca «Color-1» mediante contrato de compraventa a favor de las sociedades Disnalprot S.A. e Interbel E.U., dicho documento no fue objeto de registro ante la autoridad competente, por lo que la titularidad de la mencionada marca nunca fue modificada, por lo que siempre se tuvo como titular a la sociedad Disnalco S.A.

21. Con posterioridad a esta transacción comercial, se adelantó la actuación administrativa No. 00021951, que corresponde la solicitud de cancelación por no uso de la marca «Color-1» (mixta) presentada por la señora Luz Dary Vega.

22. Mencionó que dicha solicitud fue admitida mediante oficio No. 9148 del 1° de agosto de 2007, el cual fue notificado: (i) al apoderado de la sociedad solicitante el 3 de agosto de la misma anualidad mediante fijación en lista y, (ii) al representante legal la sociedad Disnalco S.A. titular del registro, por edicto fijado el 22 de agosto de 2007 y desfijado el 4 de septiembre de 2007.

23. Afirmó que el 30 de noviembre de 2007, venció el término previsto en el artículo 170 de la Decisión 486 de 2000, para que el titular del registro presentara escrito respecto de la solicitud de cancelación de la marca «Color-1» y presentara los argumentos y pruebas, la demandante guardó silencio.

24. Indicó que mediante Resolución No. 44582 del 27 de diciembre de 2007, la

Jefe de Signos Distintivos de la SIC resolvió:

argumentos y pruebas, la demandante guardó silencio.

24. Indicó que mediante Resolución No. 44582 del 27 de diciembre de 2007, la

Jefe de Signos Distintivos de la SIC resolvió:

7 Folio 98 cuaderno 1 8 Folios 163 a 186 cuaderno principal6

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«PRIMERO: cancelar por no uso el registro de la marca Color-1, con certificado No. 257936 a nombre de la sociedad Distribuidora Nacional de Cosméticos S.A. Disnalco S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª de la clasificación internacional de Niza.

SEGUNDO: Notifíquese personalmente al señor JORGE ALBERTO PEREIRA, representante legal de la sociedad titular de la marca y al doctor CESAR AUGUSTO JARAMILLO, apoderado de la sociedad solicitante de la cancelación del registro o quien hiciera sus veces […]».

25. Señaló que el mencionado acto administrativo fue notificado el 22 de enero de 2008 mediante listado No. 05, consecutivo 707 del año 2008, que al no ser impugnada quedó en firme el 5 de febrero de la misma anualidad.

26. De otra parte, precisó que los hechos relacionados en los numerales: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la demanda, corresponden a otra actuación administrativa con expediente No. 0393743 que culminó con la expedición de la Resolución No.

13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la demanda, corresponden a otra actuación administrativa con expediente No. 0393743 que culminó con la expedición de la Resolución No. 47366 del 22 de septiembre de 2009 la cual no fue demandada, razón por la cual, no puede ser objeto de estudio en la presente causa, esto es, en razón a las pruebas que pretende hacer valer en este trámite.

II.1.2. Excepciones previas

27. La parte demandada presentó las siguientes excepciones previas:

a) Falta de legitimación en la causa por activa

28. Argumentó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Decisión 486 de 2000, una marca concedida puede ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria, el cual, debe constar por escrito y ser registrado ante la autoridad competente.

29. Comentó que en caso «sub examine» el mencionado documento de enajenación no fue objeto de registro ante la autoridad competente, por lo que no era oponible frente a terceros. Por tal razón, los beneficiarios del contrato de compraventa de la marca «Color-1» no contaban con legitimación en la causa para actuar, ni tenían facultad para otorgar poder a la doctora Luisa Fernanda Escobar para que los representara en el presente asunto.

b) Falta de cumplimiento del requisito de procedibilidad

30. Indicó que la sociedad demandante no acreditó el cumplimiento del requisito de procedibilidad, consistente en el agotamiento de los recursos en sede administrativa, lo cual le impide a la administración revisar las decisiones tomadas, e incluso modificarlas o revocarlas.7

Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00

administrativa, lo cual le impide a la administración revisar las decisiones tomadas, e incluso modificarlas o revocarlas.7

Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

c) Caducidad

31. Explicó que la Resolución No. 44582 del 27 de diciembre de 2007 fue

notificada en debida forma mediante listado No. 5, Consecutivo 707 del año 2008, el 22 de enero de 2008.

32. Refirió, que la mencionada resolución no fue impugnada por la sociedad demandante, por lo que quedó en firme y debidamente ejecutoriada el 5 de febrero de 2008.

33. Sostuvo que el término para presentar la demanda vencía el 6 de junio de 2008, mientras que la demanda fue presentada hasta el 15 de julio de 2011, fecha para la cual, ya había operado la figura de la caducidad. Lo anterior, en atención a que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho cuentan con una caducidad de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de su notificación.

II.2.- Intervención del tercero interesado – Luz Dary Vega

34. La tercera interesada en las resultas del proceso fue representada por Curador Ad Litem, quien se pronunció frente a los hechos de la demanda en el siguiente

sentido: adujo que eran ciertos: 1º, 2º, 3º, 4º, 8º, 9º, 12, 14, 17 y 18; y, que no le costaban los hechos: 5º, 6º, 7º, 10, 11, 13, 15 y 169.

35. Respecto de las pretensiones de la demanda, si bien se opuso a todas ellas, no presentó argumentos que sustentaran sus afirmaciones.

III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA10

36. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 455-IP-2018 del 1° de marzo de 2019, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, resultan aplicables al asunto bajo examen; en particular, respecto de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, para analizar la figura de la cancelación por falta de uso, su procedencia, requisitos y/o presupuestos y, adicionalmente, su régimen probatorio.

37. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones,

formuló las siguientes conclusiones:

«D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN:

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.

9 Folios 157 a 162 del cuaderno principal 10 Folios 255 a 264 cuaderno principal 455-IP-2018 del 1° de marzo de 20198

Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00

9 Folios 157 a 162 del cuaderno principal 10 Folios 255 a 264 cuaderno principal 455-IP-2018 del 1° de marzo de 20198

Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00

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2. El uso efectivo de la marca: La prueba o disponibilidad de los productos en el comercio.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.

1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuanta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

1.4. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva. 1.5. El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para

no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva. 1.5. El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

1.6. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente:

a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.

b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.

por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca. Siendo ello así, si la notificación antes referida se efectuara fuera del plazo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación.

c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno d ellos Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.9

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2. El uso efectivo de la marca: La prueba o disponibilidad de los productos en el comercio.

2.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema.

2.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso.

2.3. Al respecto, el artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla:

a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la

los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla:

a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde […] b) Cuando se distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros […] c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

2.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere -o quiso referirsela norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.

2.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado […]

2.6. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas.

2.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar

efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas.

2.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidoreslos bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser del caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.

2.8. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados […]

2.9. Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento10

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cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.

[…]

2.11. En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago,

en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.

[…]

2.11. En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.

2.12. En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

2.13. Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en