CE - 010324000201300636001SENTENCIA20230606182918

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1o.) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00

Referencia. Medio de control de nulidad relativa

Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S.

TESIS: LA MARCA CUESTIONADA “MG” ES DERIVADA DE UNA MARCA YA

PROTEGIDA EN EL REGISTRO, RESPECTO DE LA CUAL OSTENTA UN

DERECHO ADQUIRIDO EL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO. LA OPOSICIÓN QUE SE FORMULÓ CONTRA EL REGISTRO DE LA MARCA “MG”, FUNDADA EN EL NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL “MG AUTOMÓVILES”, SE DIRIGE ÚNICAMENTE FRENTE A SU ELEMENTO DISTINTIVO CENTRAL, ESTO ES, LA EXPRESIÓN “MG”, LA CUAL FUE REGISTRAD A PREVIAMENTE Y , POR ENDE , YA ESTÁ PROTEGIDA EN EL ÁMBITO MARCARIO, DE TAL SUERTE QUE LA MISMA

NO ESTÁ LLAMADA A PROSPERAR.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad MG AUTOMÓVILES S.A.S. , mediante apoderad a y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa , de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la

1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.2

ejercicio del medio de control de nulidad relativa , de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la

1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.

Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S.

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Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 00042487 de 19 de junio de 2013, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industria de la Superintendencia de Industria y Comercio3.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 5 de octubre de 2012 la sociedad SAIC MOTOR CO. LTD. solicitó el registro como marca del signo mixto "MG", para amparar productos comprendidos en la Clase 124 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5.

2°: Que una vez publicada la solicitud presentó oposición contra el registro requerido, con fundamento en el uso previo desde 1995 de su nombre y enseña comercial “MG AUTOMÓVILES”.

2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC.

registro requerido, con fundamento en el uso previo desde 1995 de su nombre y enseña comercial “MG AUTOMÓVILES”.

2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. 4 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…]automóviles; ruedas de vehículos, sistemas hidráulicos para vehículos; motores para vehículos terrestres; componentes de acoplamientos para vehículos terrestres: mecanismos de propulsió n para vehículos terrestres; amortiguadores para automóviles; árboles de transmisión para vehículos terrestres; bielas para vehículos terrestres (que no sean partes de motores) cajas de cambio para vehículos terrestres; espejos retrovisores, parabrisas. dispositivos antirrobo para vehículos; tapicería para vehículos, asientos de seguridad para niños [para vehículos] equipos para la reparación de cámaras de aire. neumáticos para ruedas de vehículos; frenos para vehículos terrestres carrocerías para vehículos : tapones para depósitos de gasolina de vehículos: acoplamientos para vehículos terrestres resortes amortiguadores para vehículos: indicadores de dirección para vehículos: vehículos de locomoción terrestres. aéreo, acuático o ferroviario. […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza.3

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3º: Agregó que mediante la Resolución núm. 25842 de 30 de abril de

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3º: Agregó que mediante la Resolución núm. 25842 de 30 de abril de 2013, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada su oposición y, en consecuencia, denegó el registro del signo mixto "MG", en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que contra la citada resolución el tercero con interés directo en las resultas del proceso interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC a través de la Resolución núm. 00042487 de 2013, que revocó la decisión inicial, declaró infundada la oposición formulada por ella y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo “MG” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad SAIC MOTOR CO. LTD.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486, toda vez que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, pudiéndose registrar o depositar ante la oficina nacional competente; y que este depósito surte como un efecto declarativo del nombre comercial, pues los derechos de exclusividad sobre este se presumen desde el día del primer uso.4

pudiéndose registrar o depositar ante la oficina nacional competente; y que este depósito surte como un efecto declarativo del nombre comercial, pues los derechos de exclusividad sobre este se presumen desde el día del primer uso.4

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Precisó que, conforme a las pruebas allegadas al proceso, era posible determinar que le había dado un uso previo y real desde 1995 al nombre y enseña comercial “MG AUTOMÓVILES”, como bien lo afirmó la entidad en la Resolución núm. 25842 de 2013, revocada por el acto acusado.

Agregó que viene haciendo uso del nombre y la enseña comercial "MG AUTOMÓVILES" de forma continua, reiterada e ininterrumpida desde el año 2004; y que con anterioridad a dicho año, 2004, fecha en la cual se constituyó la sociedad MG AUTOMÓVILES S.A.S., conforme consta en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad, su socio y representante legal, señor MAURICIO GUZMÁN, ya identificaba su actividad comercial bajo el nombre de MG VEHÍCULOS Y CIA. LTDA.

Añadió que a pesar de que la sociedad MG VEHÍCULOS Y CIA. LTDA. fue liquidada el 2 de diciembre de 2006, como consta en el acta de liquidación de esa fecha, a su juicio, no cabe duda que utilizó de forma ostensible, continua e ininterrumpida la expresión “MG” como parte de

fue liquidada el 2 de diciembre de 2006, como consta en el acta de liquidación de esa fecha, a su juicio, no cabe duda que utilizó de forma ostensible, continua e ininterrumpida la expresión “MG” como parte de su nombre comercial desde la constitución de la sociedad, amén de que con su liquidación la sociedad MG AUTOMÓVILES S.A.S. asumió todos los derechos y obligaciones de MG VEH ÍCULOS Y CIA. LTDA., continuando con su actividad mercantil y hacien do uso del nombre5

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comercial sin interrupción alguna, esta vez cambiando el término “vehículos” por su análogo “automóviles”.

Sostuvo que si bien es cierto que no existe un contrato de cesión entre las citadas compañías (MG VEHÍCULOS Y CIA LTDA. y MG AUTOMÓVILES S.A.S.), existen otros elementos probatorios que llevan a la conclusión del uso previo del nombre comercial "MG AUTOMÓVILES" desde el año 1995 (18 años) por parte de MG AUTOMÓVILES Y C IA LTDA., la que, posteriormente, se convirtió en MG AUTOMÓVILES S.A.S., sociedades estas que responden a un mismo objeto social y pertenecen a un mismo socio común; y que respecto al uso del vocablo “MG”, como parte distintiva del nombre comercial, bien sea acompañada de la expresión “AUTOMÓVILES” o “VEHÍCULOS”, están directamente relacionadas con

socio común; y que respecto al uso del vocablo “MG”, como parte distintiva del nombre comercial, bien sea acompañada de la expresión “AUTOMÓVILES” o “VEHÍCULOS”, están directamente relacionadas con las iniciales del nombre del socio y representante legal, MAURICIO GUZMÁN, quien ha identificado con tales letras su actividad comercial en el sector automotor, de forma personal, continua e ininterrumpida, durante 18 años.

Alegó que la denominación "MG AUTOMÓVILES" constituye un nombre y enseña comercial protegible en los términos del artículo 190 ibidem, pues con este signo ha identificado actividades que se sitúan en el sector6

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automotor de forma pública, reiterada, ostensible y continua desde el año 1995.

Reiteró que la SIC erró al estimar que el nombre y enseña comercial "MG AUTOMÓVILES" no son susceptibles de protección y, por tanto, inoponibles al registro de la marca "MG" (MIXTA) en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, cuando lo cierto es que de las pruebas que acreditan su uso se desprende el hecho de su protección.

Que la SIC al expedir la resolución acusada violó el artículo 136, literal b), y 150 ibidem, por cuanto existe una significativa similitud ortográfica entre la marca y el signo enfrentados, la cual puede causar confusión en

Que la SIC al expedir la resolución acusada violó el artículo 136, literal b), y 150 ibidem, por cuanto existe una significativa similitud ortográfica entre la marca y el signo enfrentados, la cual puede causar confusión en el público consumidor, dado que comparten la totalidad de sus elementos ortográficos más característicos.

Sostuvo que la marca cuestionada "MG" (MIXTA) y la expresión "MG AUTOMÓVILES" coinciden en el término más distintivo de ambos: “MG”; y que en t ratándose de productos y servicios del sector automotor, el término “AUTOMÓVILES” es de uso común, por lo que no agrega la distintividad suficiente para que los consumidores puedan distinguir una marca de la otra.

Respecto a la similitud fonética entre la marca y el nombre comercial enfrentados, afirmó que éstos son similares, siendo “MG” el elemento7

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distintivo de ambos y “AUTOMÓVILES” un mero complemento explicativo de uno, sin agregarle ni restarle distintividad al signo.

Manifestó que también existe el riesgo de confusión ideológico o conceptual, en la medida en que la marca y el nombre comercial en cotejo incluyen la misma expresió n base, esto es, “MG”, por lo que trasmitirán la misma idea al consumidor.

Alegó que la marca y el nombre comercial confrontados amparan

conceptual, en la medida en que la marca y el nombre comercial en cotejo incluyen la misma expresió n base, esto es, “MG”, por lo que trasmitirán la misma idea al consumidor.

Alegó que la marca y el nombre comercial confrontados amparan servicios y actividades comerciales conexas, de manera que el riesgo de confusión se hace más palpable, máxime si se tiene en cuenta que el nombre y enseña comercial "MG AUTOMÓVILES" identifica en el mercado divers as actividades relacionadas con los vehículos automotores usados, siendo reconocido por los consumidores dentro del sector automotor.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal.

Para el efecto, manifestó que las pruebas allegadas en el trámite administrativo no fueron suficientes para demostrar el uso previo y continuo del nombre y enseña comercial “MG AUTOMÓVILES” ,8

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puesto que no se allegó el contrato de cesión o prueba alguna de enajenación entre la sociedad MG VEHÍCULOS Y CIA . LTDA. y la actora, respecto de los citados signos.

Sostuvo que las citadas pruebas demostraban el uso por parte de dos sociedades diferentes; y que los documentos aportados a nombre de la actora sólo acreditaban el uso a partir del 2004, fecha posterior a la

actora, respecto de los citados signos.

Sostuvo que las citadas pruebas demostraban el uso por parte de dos sociedades diferentes; y que los documentos aportados a nombre de la actora sólo acreditaban el uso a partir del 2004, fecha posterior a la cual el tercero con interés directo en las resultas del proceso obtuvo el primer registro de la marca “MG” en 1995.

Mencionó que lo anterior demuestra que quien primero ostentó titularidad respecto de la expresión “MG” fue la sociedad SAIC MOTOR CO. LTD., tercero con interés directo en las resultas del proceso.

II.-2. La sociedad SAIC MOTOR CO. LTD., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Manifestó que el debate esencial no gira en torno a si los signos enfrentados son confundibles o no, sino que debe establecerse es a quién le asiste un mejor derecho respecto de la expresión “MG” para identificar automóviles, sus partes y los servicios de fabricación y venta de los mismos.9

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Alegó que ella solicitó el registro como marca del signo mixto “MG”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza , el 6 de junio de 1995, la cual fue concedida por la SIC el 18 de septiembre de 1996 , por lo que obtuvo

para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza , el 6 de junio de 1995, la cual fue concedida por la SIC el 18 de septiembre de 1996 , por lo que obtuvo primero en el tiempo derechos adquiridos respecto de la expresión “MG”.

Mencionó que la sociedad actora fue constituida por escritura pública núm. 0002173 de la Notaría 41 de la ciudad de Bogotá el 1o. de octubre de 2004, conforme consta en su certificado de existencia y representación legal, de manera que una compañía que fue creada en ese año no podía estar haciendo uso de un nombre y enseña comercial antes de esa fecha, por la simple razón de que no existía.

Insistió en que le asiste una protección especial por ser la que primero obtuvo el registro como marca de la expresión “MG”, al haberla solicitado en 1995, por lo que le asiste un derecho adquirido, anterior en el tiempo y exclusivo, mientras que la actora únicamente alleg ó algunas pruebas que datan el uso del nombre c omercial “MG AUTOMÓVILES” desde el 2004, es decir, en una fecha posterior.10

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Agregó que, conforme lo admitió la actora, no hubo una enajenación del establecimiento de comercio “MG AUTOMÓVILES” entre las

sociedades MG VEHÍCULOS Y CIA . LTDA. y MG AUTOMÓVILES

Agregó que, conforme lo admitió la actora, no hubo una enajenación del establecimiento de comercio “MG AUTOMÓVILES” entre las sociedades MG VEHÍCULOS Y CIA . LTDA. y MG AUTOMÓVILES S.A.S. ni tampoco un contrato escrito de cesión, razón por la cual no existe prueba de la transferencia del nombre comercial “MG AUTOMÓVILES” a otra compañía.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20116, el 18 de abril de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad MG AUTOMÓVILES S.A.S., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada, la sociedad SAIC MOTOR C O. LTD., como tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al

6 En adelante CPACA.11

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saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo

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saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del present e litigio consiste en determinar si la Resolución núm. 00042487 de 19 de julio de 2013 , mediante la cual la SIC le concedió a la sociedad SAIC MOTOR CO. LTD. el registro de la marca mixta “MG”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera lo dispuesto en los artículos 136, literal b), 150, 190, 191 y 200 de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los12

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documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

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documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda e insistió en que ella demostró un uso previo respecto del nombre y enseña comercial “MG AUTOMÓVILES” desde 1995, por lo que sí era viable oponerse al registro de la marca cuestionada “MG”.

IV.2.- La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que las marcas enfrentadas no son semejantes ni confundibles, puesto que la sociedad demandante no demostró el uso de la expresión “MG”, de manera que no puede ser susceptible de protección alguna.13

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IV.3.- La sociedad SAIC MOTOR CO. LTD., tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en que se despachen

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IV.3.- La sociedad SAIC MOTOR CO. LTD., tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en que se despachen desfavorablemente las pretensiones elevadas por la actora. Para el efecto, adujo que no se demostró un uso previo y constante del nombre comercial “MG AUTOMÓVILES ” con anterioridad a la solicitud de registro de la marca cuestionada “MG”.

IV.4.- En esta etapa procesal el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 7, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8:

“[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

7 En adelante el Tribunal 8 Proceso 244-IP-2018.14

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b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las le tras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semeja nza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las partic ularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las partic ularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas.

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el15

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consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las

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consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:

[…]

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las simi litudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos

[…]

2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten

palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palab ra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.16

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Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en

generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

b) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una mis ma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

[…]

3. El nombre comercial. Características y protección.

[…]

3.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la17

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probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la17

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.

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legislación de cada País miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestran la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

3.11. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos o servicios con ese signo; o emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

3.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemo