CE - 010324000201400016001SENTENCIA20230327094656

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO “DOS EQUIS XX

IMPORTED BEER ” Y LA S MARCAS MIXTAS “XX” EXISTEN

SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS, ASÍ

COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE

DISTINGUEN EN LA CLASE 32 DE LA CLASIFICACIÓN

INTERNACIONAL DE NIZA. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida p or la sociedad CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. , mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son n ulas las resoluciones núms. 58060 de 28 de septiembre de 2012 , expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en

1ª. Son n ulas las resoluciones núms. 58060 de 28 de septiembre de 2012 , expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC ; y la 00056579 de 27 de septiembre de 2013 ,2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00

Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

2ª. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención , y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder la marca “ DOS EQUIS XX IMPORTED BEER”.

3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señal ó como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 3 de enero de 20 12, presentó solicitud de registro de la marca “DOS EQUIS XX IMPORTED BEER ” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 21 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2.

1 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] cervezas. […]”

productos comprendidos en la Clase 3 21 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2.

1 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] cervezas. […]” 2 En adelante Clasificación Internacional de Niza.3

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00

Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad POSTOBÓN S.A. formuló oposición en contra del registro solicitado con fundamento en que el signo cuestionado resultaba similarmente confundible con sus marcas previamente registradas “XX” (mixtas), en la citada Clase 32.

3º: Que mediante la Resolución núm. 58060 de 28 de septiembre de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición formulada por la sociedad POSTOBÓN S.A. y, en consecuencia, denegó el registro de la m arca “DOS EQUIS XX IMPORTED BEER” (mixta), para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 00056579 de 27 de septiembre de 2013, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 00056579 de 27 de septiembre de 2013, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 136, literal a), y 147 de la Decisión de la Decisión 486 de 1 o. de diciembre4

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00

Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de 20003 de la Comisión de la Comunidad Andina , toda vez que la s marcas "XX" (mixtas) no son empleadas por POSTOBÓN S.A. para distinguir en el comercio el producto "cerveza".

Indicó que no puede ignorarse que en el trámite de cancelación por no uso, por ella solicitada, de la marca “XX” (mixta), -a pesar de que se haya denegado tal solicitud-, la SIC en ningún momento tuvo probado que dicha marca se utilizara para distinguir en el comercio “cervezas”, pues lo que quedó demostrado en esa actuación es que la marca , únicamente, se utiliza para identificar “gaseosas”.

Adujo que las cervezas y las gaseosas no son p roductos de la misma naturaleza ni similares, pues, s egún su criterio, no son sustitu ibles entre sí, situación que debe apreciarse en esta oportunidad.

Adujo que las cervezas y las gaseosas no son p roductos de la misma naturaleza ni similares, pues, s egún su criterio, no son sustitu ibles entre sí, situación que debe apreciarse en esta oportunidad.

Mencionó que el estudio de registrabilidad efectuado en relación con los signos en conflicto , a su juicio, se limitó a hacer afirmaciones equívocas dejando de lado la visión en conjunto de éstos, como es el hecho de que el signo solicitado está conformado por la combinación de las expresiones "DOS EQUIS + XX + IMPORTED BEER" , mientras que las marcas opositoras se compone n fundamentalmente

3 En adelante Decisión 486.5

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00

Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de las solas letras "XX", con elementos gráficos que son los que le imprimen distintividad.

Afirmó que si bien es cierto que los signos enfrentados coinciden en las letras "XX", también lo es que éstas son frecuentes en marcas de bebidas; y que en cada caso se combinan tales letras con otros elementos gr áficos y denominativos para conformar marcas que vistas en sus propios conjuntos son distintivas.

Que, en efecto, en la base de datos de la SIC se encuentran registradas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza marcas que incorporan las letras “XX” a nombre de distintos titulares,

vistas en sus propios conjuntos son distintivas.

Que, en efecto, en la base de datos de la SIC se encuentran registradas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza marcas que incorporan las letras “XX” a nombre de distintos titulares, cuya coexistencia lleva para POSTOBÓN S.A. el deber de tolerar la existencia de otr os signos que incorporen o evoquen dichas letras para conformar marcas, que combinadas con otros elementos gráficos y nominales resulten distintivas.

Arguyó que el trámite de registro de la marca “DOS EQUIS” , presentada por la sociedad POSTOBÓN S.A. , deb ió suspenderse hasta tanto se resolviera sobre la solicitud de registro del signo cuestionado; sin embargo, la SIC, de manera equiv ocada, resolvió primero la solicitud de la marca “DOS EQUIS ” (nominativa) ,6

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00

Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

requerida por POSTOBÓN S.A. y objeto de oposición por parte de ella, y luego, en sede de apelación, decidió la suerte definitiva de la solicitud de registro de la marca andina oposi tora, “DOS EQUIS XX

IMPORTED BEER”.

Manifestó que cuando una oposición se fundamenta en una solicitud de registro previamente presentada en otro País, el trámite de oposición debe suspenderse hasta que la solicitud andina que le sirve

IMPORTED BEER”.

Manifestó que cuando una oposición se fundamenta en una solicitud de registro previamente presentada en otro País, el trámite de oposición debe suspenderse hasta que la solicitud andina que le sirve de soporte sea resuelta, lo cual se inobservó en este caso.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 3º del CPACA y 29 de la Constitución Política, toda vez que la SIC, como oficina de registro de marcas, debe asegurar que se cumplan sus finalidades en los procesos de oposición y respetar su orden lógico , obligación que inobservó al resolver primero el trámite de registro de la marca “DOS EQUIS”, solicitada por POSTOBÓN S.A., y no el del signo aquí cuestionado.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por estimar que carecen de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados7

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00

Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Afirmó que el signo solicitado “DOS EQUIS XX IMPORTED BEER ” no cumple con los requisitos legales previstos para ser registrado

se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Afirmó que el signo solicitado “DOS EQUIS XX IMPORTED BEER ” no cumple con los requisitos legales previstos para ser registrado como marca, toda vez que no es distintivo al ser similarmente confundible con las marcas previamente registradas “ XX”, de manera que su coexistencia en el mercado generaría riesgo de confusión o asociación en los consumidores.

Arguyó que los productos que distinguen los signos confrontados pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, son sustituibles y complementarios, comparten los mismos canales de comercialización y utilizan iguales medios publicitarios.

Manifestó que la sociedad POSTOBÓN S.A. , tercero con interés directo en las resultas del proceso , ya era titular de las marcas registradas “XX”, las cuales fueron concedidas mucho antes de que la actora presentara la oposición andina en el trámite de registro del

signo “DOS EQUIS XX IMPORTED BEER”.8

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00

Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

II.-2. La sociedad POSTOBÓN S.A., tercero con inter és directo en las resultas del proceso, solicit ó denegar las pretensiones de la demanda.

Para tal efecto, adujo que entre los productos que distinguen los

II.-2. La sociedad POSTOBÓN S.A., tercero con inter és directo en las resultas del proceso, solicit ó denegar las pretensiones de la demanda.

Para tal efecto, adujo que entre los productos que distinguen los signos enfrentados, esto es, gaseosas y cervezas, existe conexidad competitiva, habida cuenta que p resentan la misma finalidad y son intercambiables y complementarios entre sí.

Agregó que el signo solicitado “DOS EQUIS XX IMPORTED BEER ” reproduce sus marcas previamente registradas “XX”; y que la combinación de las letras “ XX” no es descriptiva, genéric a ni de uso común, habida cuenta que no aluden a ninguna característica o propiedad de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional.

Manifestó que fueron dos los procedimientos decididos por la SIC pues, por un lado, estuvo el trámite d e registro del signo cuestionado “DOS EQUIS XX IMPORTED BEER ”, solicitado por la actora ; y por el otro, la solicitud de registro como marca del signo “DOS EQUIS”, por ella requerido.9

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00

Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Que dichos trámites fueron decididos en aplicación de los principios de eficacia, coordinación, economía y debido proceso , previstos en el artículo 3º del CPACA, teniendo en cuenta que ella tenía mejores

www.consejodeestado.gov.co

Que dichos trámites fueron decididos en aplicación de los principios de eficacia, coordinación, economía y debido proceso , previstos en el artículo 3º del CPACA, teniendo en cuenta que ella tenía mejores derechos en Colombia, habida cuenta que ya ostentaba el registro de las marcas “XX”.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20114, el 30 de noviembre de 2015 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. , en su calidad de actora del proceso, así como l a SIC, en su condición de entidad demandada , la sociedad POSTOBÓN S.A., como tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el qu e se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA ; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho

4 En adelante CPACA.10

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00

Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 58060 de 28 de septiembre de 2012 y 00056579 de 27 de sep tiembre de 2013 , mediante las cuales la SIC le denegó a la actora el registro de la marca mixta “DOS EQUIS XX IMPORTED BEER”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 2 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artí culos 136, literal a), -por error en su interpretación y aplicación-, y 147 de la Decisión 486, 3° del CPACA; y 29 de la Constitución Política.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.11

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00

Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

El Despacho su stanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

El Despacho su stanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La sociedad actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que los signos enfrentados “XX” y “DOS EQUIS XX IMPORTED BEER ” no son semejantes y distinguen productos que no presentan conexidad competitiva, por lo que debe concederse su registro.12

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00

Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

IV.-2. La sociedad POSTOBÓN S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la

www.consejodeestado.gov.co

IV.-2. La sociedad POSTOBÓN S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la contestación de la demanda, para lo cual señaló que los signos “XX” y “DOS EQUIS XX IMPORTED BEER” son similarmente confundibles desde los puntos de vista ortográfico, fonético, visual y conceptual; y que, además, entre los productos que amparan existe conexidad competitiva.

IV.-3. En esta etapa procesal, tanto la SIC como el Agente del Ministerio público guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la s normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó5:

“[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortog ráfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

[…]

“Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de ter cero, en particular cuando:

5 Proceso 215-IP-2017.13

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00

Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00

Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda c ausar un riesgo de confusión o de asociación;

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el pú blico consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo,

signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica o figurativa : Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

[…]

2. Comparación entre signos mixtos

[…]

2.3. Al realizar el cotejo entre signos m ixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:14

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00

Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el

denominativos:

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de l as derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verifi car al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a

que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una15

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00

Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

importancia decisiva p ara fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

b) Si al realizar la comparación se determina que en l os signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo est os coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurri r en riesgo de confusión.

[…]

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y,

concepto en cuyo caso podrían incurri r en riesgo de confusión.

[…]

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

3. La oposición andina. El interés real en el mercado.

[…]

3.7. Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros Países Miembros, se deberá t ener en cuenta dos situaciones:

a) la oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los países miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro solicitado, en virtud del trámite previst o en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

b) la oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los países miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del país miembro donde previamente se solicitó haya resuelto tal solicitud.

[…]16

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00

Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3.13. En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina:

a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectaticio en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule la oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que re sulte idéntica o similar para productos y/o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor.

b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previament e solicitado o registrado en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC mediante los actos administrativos acusados , esto es, las resoluciones núms. 58060 de 28 de septiembre de 2012 y 00056579 de 27 de septiembre de 2013, denegó el registro como marca del sign o mixto “DOS EQUIS XX IMPORTED BEER ” a la actora, para amparar el siguiente producto de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] cervezas. […]”.

A juicio de la demandante, el estudio de registrabilidad efectuado , en relación con los si gnos en conflicto , se limitó a hacer afirmaciones

Clasificación Internacional de Niza: “[…] cervezas. […]”.

A juicio de la demandante, el estudio de registrabilidad efectuado , en relación con los si gnos en conflicto , se limitó a hacer afirmaciones equívocas dejando de lado la visión en conjunto de éstos, como es el hecho de que el signo solicitado está conformado por la combinación17

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00

Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de las expresiones "DOS EQUIS + XX + IMPORTED BEER" , mientras que las marcas opositoras se compone n fundamentalmente de las solas letras "XX", con elementos gráficos que son lo s que le imprimen distintividad.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examin e era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 147 de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”.

El texto de las normas aludidas es la siguiente:

Decisión 486.

“[…]

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de

tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]

Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición,18

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00

Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países

dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la prim era sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente. […]”.

Para efectos de realizar