CE - 010324000201400095001SENTENCIA20230508122339

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00095-00

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-

TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “OILCHECK” Y LA MARCA

PREVIAMENTE REGISTRADA “OILTEC” NO SE ADVIERTE SIMILITUD

ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE

TERMINACIONES DIS ÍMILES, QUE LE APORTA N UNA FUERZA

DISTINTIVA ESPECIAL. LA PARTÍCULA “OIL” ES DE USO COMÚN EN

LAS CLASES 4ª Y 37 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE

NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A. -, mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previst o en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Es nula la Resolución núm. 00060967 de 16 de octubre de 2013, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio1.

1ª. Es nula la Resolución núm. 00060967 de 16 de octubre de 2013, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio1.

1 En adelante SIC.2

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2ª. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la resolución en mención , a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder la marca mixta “OILCHECK” para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 26 de junio de 2012, solicitó el registro como marca del signo mixto “OILCHECK” para distinguir servicios de la Clase 3 72 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3.

2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes servicios: “[…] Servicios de cambio de aceite y de filtros, engrase de partes vehículos, alineación y balanceo, centro de lavado y embellecimiento. […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza.3

de filtros, engrase de partes vehículos, alineación y balanceo, centro de lavado y embellecimiento. […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza.3

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2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. presentó oposición a la solicitud “OILCHECK” (mixta) con fundamento en el riesgo de confundibilidad que se presentaba con su marca , previamente registrada, “OILTEC” (mixta).

3º: Que mediante la Resolución núm. 11624 de 20 de marzo de 2013, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición formulada por la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. y concedió el registro de la marca "OILCHECK" (MIXTA), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que contra la citada decisión la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC que, a través de la Resolución núm. 00060967 de 2013 , revocó la decisión apelada, declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto “OILCHECK” para

través de la Resolución núm. 00060967 de 2013 , revocó la decisión apelada, declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto “OILCHECK” para distinguir servicios de la citada Clase 37.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:4

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Que la SIC al expedir la resolución acusada vulneró los artículos 134, 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486, toda vez que el signo “OILCHECK” (MIXTO), solicitado a registro, no es idéntico ni existe semejanza capaz de generar riesgo de confusión o de asociación con la marca previamente registrada “OILTEC” (MIXTA).

Manifestó que para el caso en concreto no existe riesgo de confusión o asociación marcaria entre los signos “OILCHECK” (MIXTA), por ella solicitada, y “OILTEC” (MIXTA), previamente registrado, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los signos, debido a que el consumidor puede identificar, sin lugar a error, el origen empresarial de los productos y servicios respectivos.

Indicó que el signo “OILCHECK” (MIXTO) incorpora elementos gráficos coloridos y originales que generan un impacto visual diferenciador frente

consumidor puede identificar, sin lugar a error, el origen empresarial de los productos y servicios respectivos.

Indicó que el signo “OILCHECK” (MIXTO) incorpora elementos gráficos coloridos y originales que generan un impacto visual diferenciador frente a la marca “OILTEC” (MIXTA), habilitando la posibilidad de coexistir en el mercado, pues la primera está formada por la expresión “OIL” en color amarillo, seguida de “CHECK” en color blanco, mientras que la segunda está escrita en letras blancas, salvo la “T” que está en azul oscuro.

En cuanto al aspecto gráfico y visual, adujo que la marca y el signo enfrentados no presentan similitudes que hagan que visualmente el5

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consumidor medio las identifique como iguales o que tienen un mismo origen empresarial.

Agregó que la expresión “OIL” es de uso común en tratándose de servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual no se puede pretender tener exclusividad sobre la misma, máxime si se tiene en cuenta que el signo “OILCHECK” (MIXTO) presenta una estructura gramatical diferente a la de la opositora, toda vez que los sufijos “CHECK” y “TEC” son diferentes y no guardan coincidencias entre sí, lo que igualmente sucede con su extensión, combinación y número de letras.

vez que los sufijos “CHECK” y “TEC” son diferentes y no guardan coincidencias entre sí, lo que igualmente sucede con su extensión, combinación y número de letras.

Señaló que desde el punto de vista fonético la marca y el signo en conflicto cuentan con diferencias tanto en el número de letras y consonantes, así como también en sus terminaciones, las cuales generan sonidos distintos que hacen que no se presente confusión.

Sostuvo que la marca y el signo en conflicto presentan significados y contenidos conceptuales diferentes, pues si bien es cierto que ambos comparten el prefijo “OIL”, también lo es que los sufijos “CHECK” y “TEC” traducen significados completamente distintos. Por un lado,6

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“CHECK” significa revisar o chequear, y, por el otro, “TEC” hace referencia a la tecnología.

Alegó que de acuerdo con los criterios doctrinarios y jurisprudenciales, el signo “OILCHECK” (MIXTO) cuenta con la suficiente capacidad distintiva e individualizadora frente a los signos pertenecientes a la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. , toda vez que no existen semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales entre ellos.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora

semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales entre ellos.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal del acto administrativo acusad o se ajustaba plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Señaló que entre la marca y el signo confrontados existen semejanzas de tipo ortográfico y fonético , toda vez que comparten la partícula “OIL”; y que la adición del vocablo “CHECK” en el signo cuestionado, no es suficiente para diferenciarlo de la marca previamente registrada

“OILTEC”.7

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Adujo que entre los productos y servicios que distinguen la marca y el signo en conflicto existe conexidad competitiva, por cuanto comparten los mismos canales de comercialización, presentan similares medios de publicidad y tienen una relación o vinculación entre ellos.

II.-2. La sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Señaló que el signo solicitado “OILCHECK” no cuenta con las calidades suficientes para ser registrado como marca, dadas las

directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Señaló que el signo solicitado “OILCHECK” no cuenta con las calidades suficientes para ser registrado como marca, dadas las semejanzas que presenta con la marca previamente registrada “OILTEC”, habida cuenta que tienen una igual raíz, número de fonemas y ubicación de las vocales.

Aseguró que la marca y el signo confrontados cuentan con similitudes ortográficas, pues si bien es cierto que “OIL” es de uso común, también lo es que las partículas “CHECK” y “TEC” son semejantes, puesto que tienen la misma vocal “E”; y que las diferencias entre las letras “CH” y “T”, a su juicio, son casi imperceptibles.8

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III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20114, el 11 de septiembre de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. - BIOMAX S.A.-, en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. , como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales

en su condición de entidad demandada y la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. , como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

4 En adelante CPACA.9

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Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resolución núm. 00060967 de 16 de octubre de 2013, mediante la cual la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. y le denegó a la actora el registro como marca del signo mixto “OILCHECK”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza,

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. y le denegó a la actora el registro como marca del signo mixto “OILCHECK”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 134, 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.10

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Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La sociedad actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que el signo cuestionado “OILCHECK” es distintivo y diferente de la marca previamente

IV.-1. La sociedad actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que el signo cuestionado “OILCHECK” es distintivo y diferente de la marca previamente registrada “OILTEC”.

IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la contestación de la demanda, para lo cual señaló que la marca y el signo enfrentados son similarmente confundibles, pues la expresión solicitada “OILCHECK” no cumple con el requisito de distintividad extrínseca y, por ende, es irregistrable como marca.11

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IV.-3. La sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, sostuvo que existe riesgo de confusión para el público consumidor si se llega se a registrar como marca el signo cuestionado “OILCHECK”, puesto que presenta similitudes desde los puntos de vista ortográfico, visual y fonético con su marca previamente registrada “OILTEC”.

IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la s normas comunitarias

silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la s normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó5:

“[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

[…]

“Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

5 Proceso 19-IP-2018.12

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a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determi nar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica o figurativa : Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

[…]

2. Comparación entre signos mixtos

[…]

2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:13

[…]

2. Comparación entre signos mixtos

[…]

2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:13

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a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto compa rten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el cri terio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.14

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(v) Se debe determinar e l elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues

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(v) Se debe determinar e l elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

b) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

[…]

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

3. Palabras de uso común en la conformación de marcas.

[…]

3.2. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone:

"Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…)”

3.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del

486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate.

3.4. En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren.15

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3.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

[…]

3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformado exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos comple tamente distintivos, caso en el cual se pude proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil por que tiene

distintivos, caso en el cual se pude proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil por que tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.

[…]

3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el sign o de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá a nalizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

[…]

3.12. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

4. Conexión entre servicios de la Clasificación

Internacional de Niza

[…]”.16

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4. Conexión entre servicios de la Clasificación

Internacional de Niza

[…]”.16

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VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 00060967 de 16 de octubre de 2013 , denegó el registro como marca del signo mixto “OILCHECK” a la actora , para amparar servicios comprendidos en la Clases 37 de la Clasificación Internacional de Niza , al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca previamente registrada “OILTEC”, que ampara productos de la Clase 4ª de la citada Clasificación.

A juicio de la demandante, la expresión “OIL” es de uso común en tratándose de servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual no se puede pretender tener exclusividad sobre la misma, máxime si se tiene en cuenta que el signo “OILCHECK” (MIXTO) presenta una estru ctura gramatical diferente a la de la opositora, toda vez que los sufijos “CHECK” y “TEC” son diferentes y no guardan coincidencias entre sí, lo que igualmente sucede con su extensión, combinación y número de letras.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la17

no guardan coincidencias entre sí, lo que igualmente sucede con su extensión, combinación y número de letras.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la17

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interpretación de los artículos 135, literal g) 6 y 136, literal a) , de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente s […]”, no así la de los artículos 134 y 135, literal b), ibidem, “[…] debido a que no es materia controvertida el concepto de marca ni la distintividad intrínseca del signo solicitado […]”.

El texto de las normas aludidas es la siguiente:

Decisión 486.

“[…]

Artículo 135No podrán registrarse como marcas los signos que:

[…]

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

[…]

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de

en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

6 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal.18

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Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de los signos en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así:

“[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráf ica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el cons