CE - 010324000201400314001SENTENCIA20230531150329

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00314-00

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: SUPERCARNICOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “SUPERCARNICOS” Y LA

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “ SUPERCARNES – FONDO

GANADERO SANTANDER ” NO SE ADVIERTE SIMILITUD

ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE

TERMINACIONES DIS ÍMILES, QUE LE APORTA N UNA FUERZA

DISTINTIVA ESPECIAL. LAS PARTÍCULAS “SUPER” y “CARNE” SON

DE USO COMÚN, ASÍ COMO DESCRIPTIVAS Y GENÉRICAS RESPECTO

DE LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 29 DE LA CLASIFICACIÓN

INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad SUPERCARNICOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A., mediante apoderad a y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las resoluciones núms. 59898 de 8 de octubre de

nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las resoluciones núms. 59898 de 8 de octubre de 2012, "Por la cual se niega un registro", expedida por la Directora2

Número único de radicación: 2014-00314-00.

Actora: SUPERCARNICOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 64900 de 31 de octubre de 2013, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación" , emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

2ª. Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de la resolución en mención , a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SI C conceder la marca mixta “SUPERCARNICOS S.A.” para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 4 de mayo de 2012 solicitó el registro como marca del signo mixto “SUPERCARNICOS S.A.” para distinguir productos de la Clase3

síntesis, los siguientes:

1º: Que el 4 de mayo de 2012 solicitó el registro como marca del signo mixto “SUPERCARNICOS S.A.” para distinguir productos de la Clase3

Número único de radicación: 2014-00314-00.

Actora: SUPERCARNICOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

291 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2.

2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se formularon oposiciones por parte de terceros.

3º: Que mediante la Resolución núm. 59898 de 8 de octubre de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “SUPERCARNICOS S.A.” para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, al encontrar de oficio que éste resultaba similarmente confundible con la marca previamente registrada “SUPERCARNES – FONDO GANADERO SANTANDER” , que también distingue productos de la citada Clase 29 y cuyo titular es

el FONDO GANADERO DE SANTANDER S.A.

4º: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, a través de la Resolución núm. 64900 de 31 de octubre de 2013.

resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, a través de la Resolución núm. 64900 de 31 de octubre de 2013.

1 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas. […]”. 2 En adelante Clasificación Internacional de Niza.4

Número único de radicación: 2014-00314-00.

Actora: SUPERCARNICOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, a su juicio, vulneró el artículo 134, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina 3, toda vez que se realizó un examen fragmentado respecto del signo cuestionado “SUPERCARNICOS S.A.” , sin tener en cuenta que contiene un elemento nominativo y gráfico.

Indicó que la SIC tergiversó su estudio al señalar que el signo solicitado era "SUPERCARNE" y no "SUPERCARNICOS", lo que está totalmente fuera de contexto, pues no puede darle alcances que no corresponden al signo cuestionado con el propósito de negarlo.

Mencionó que en el análisis realizado se fragmentó la expresión

totalmente fuera de contexto, pues no puede darle alcances que no corresponden al signo cuestionado con el propósito de negarlo.

Mencionó que en el análisis realizado se fragmentó la expresión solicitada, con el fin de buscar una similitud; y que los signos deben apreciarse en conjunto, es decir, con la totalidad de los elementos que los integran y no las partes aisladas, pues si se rompe su estructura, es casi seguro que letras, palabras, colores, figuras, etc., examinados de manera separada, den lugar a concluir que hay confundibilidad con otras marcas.

3 En adelante Decisión 486.5

Número único de radicación: 2014-00314-00.

Actora: SUPERCARNICOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Agregó que existen un sin números de marcas que contienen la expresión "SUPERCARNES", por lo que deben entenderse como de uso común; y que éstas sí fueron registradas, a difer encia del signo aquí cuestionado.

Sostuvo que al momento de la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la solicitud de registro como marca del signo cuestionado "SUPERCARNICOS S.A.", la sociedad SUPERCARNES FONDO GANADERO SANTANDER S.A. no presentó oposición alguna ante la inexistencia de riesgo de confusión.

Que, a su juicio, salta a la vista la falta de un estudio en conjunto de l signo "SUPERCARNICOS S.A.", pues no se analizaron en su totalidad

inexistencia de riesgo de confusión.

Que, a su juicio, salta a la vista la falta de un estudio en conjunto de l signo "SUPERCARNICOS S.A.", pues no se analizaron en su totalidad los elementos que la integran, ni se observ ó la unidad ortográfica, fonética y gráfica de las palabras que lo conforman.

Estimó que el signo "SUPERCARNICOS S.A." (mixto) es registrable, pues es perceptible visualmente, además de ser distinto ortográfica y fonéticamente de la marca previamente registrada "SUPERCARNES – FONDO GANADERO SANTANDER", por lo que no es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación para el público consumidor.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró el artículo 13 de la Constitución Política, por cuanto se denegó el registro como marca del6

Número único de radicación: 2014-00314-00.

Actora: SUPERCARNICOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

signo cuestionado “SUPERCARNICOS S.A.” cuando existen múltiples registros marcarios en la base de datos de la SIC que contienen la expresión “SUPERCARNES”.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia

por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Señaló que entre la marca y el signo confrontados existen coincidencias gramaticales, al compartir las expresiones “SUPER” y “CARNE/CARNICOS”, por lo que la expresión cuestionada reproduce parcialmente la estructura gramatical de la marca previamente registrada, dada la fortaleza del componente nominativo común entre éstos, el cual es “SUPERCARNE”.

Que, por lo anterior, también se presenta una coincidencia fonética entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada, lo cual puede derivar en que los consumidores crean que están adquiriendo7

Número único de radicación: 2014-00314-00.

Actora: SUPERCARNICOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

productos que comparten el mismo origen empresarial, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

Adujo que entre los productos que distinguen la marca y el signo en conflicto existe conexidad competitiva, por cuanto comparten los mismos canales de comercialización, presentan similares medios de publicidad y tienen una relación o vinculación entre ellos.

II.-2. La sociedad SUPERCARNES FONDO GANADERO SANTANDER S.A. , tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma 4, guardó silencio.

II.-2. La sociedad SUPERCARNES FONDO GANADERO SANTANDER S.A. , tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma 4, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20115, el 21 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad SUPERCARNICOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. , en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y el Agente del Ministerio Público.

4 Mediante auto admisorio de 20 de agosto de 2014, visible a folios 56 a 59 del cuaderno físico principal y en concordancia con el Despacho Comisorio núm. 5, llevado a cabo por el Tribunal Administrativo de Santander obrante a folios 122 a 143, ibidem. 5 En adelante CPACA.8

Número único de radicación: 2014-00314-00.

Actora: SUPERCARNICOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que

nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados l os vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la s resoluciones núms. 59898 de 8 de octubre de 2012 y 64900 de 31 de octubre de 2013 , mediante las cuales la SIC le denegó a la actora el registro como marca del signo mixto “SUPERCARNICOS S.A.”, para distinguir productos comprendidos e n la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en l os artículos 134, literal a), de la Decisión 486 ; y 13 de la Constitución Política.9

Número único de radicación: 2014-00314-00.

Actora: SUPERCARNICOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto

www.consejodeestado.gov.co

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La sociedad actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que el signo cuestionado “SUPERCARNICOS S.A.” no presenta semejanza alguna con la marca previamente registrada “SUPERCARNES FONDO GANADERO

SANTANDER S.A.”.10

Número único de radicación: 2014-00314-00.

Actora: SUPERCARNICOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

V.-2. En esta etapa procesal, tanto la SIC como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

V.-2. En esta etapa procesal, tanto la SIC como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó6:

“[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

[…]

“Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de l a marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

6 Proceso 277-IP-2018.11

Número único de radicación: 2014-00314-00.

asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

6 Proceso 277-IP-2018.11

Número único de radicación: 2014-00314-00.

Actora: SUPERCARNICOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica o figurativa : Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

[…]

d) Gráfica o figurativa : Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

[…]

2. Comparación entre signos mixtos

[…]

2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la pal abra cuando se12

Número único de radicación: 2014-00314-00.

Actora: SUPERCARNICOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la me nte del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

b) Si al realizar la comparación se determina que en los signos

denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la me nte del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

b) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiend o estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

[…]13

Número único de radicación: 2014-00314-00.

Actora: SUPERCARNICOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento caracte rístico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC , mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 59898 de 8 de octubre de 2012 y 64900 de 31 de octubre de 2013 , denegó el registro como marca del signo mixto “SUPERCARNICOS S.A.” a la actora, para amparar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca

mixto “SUPERCARNICOS S.A.” a la actora, para amparar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca previamente registrada “SUPERCARNES – FONDO GANADERO SANTANDER”, que ampara productos de la misma Clase.

A juicio de la demandante, el signo "SUPERCARNICOS S.A." (mixto) es registrable, pues es perceptible visualmente, además de ser distinto ortográfica y fonéticamente de la marca previamente registrada "SUPERCARNES – FONDO GANADERO SANTANDER", por lo que no es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación para el público consumidor.

Agregó que existen un sin números de marcas que contienen la expresión "SUPERCARNES", por lo que deben entenderse como de14

Número único de radicación: 2014-00314-00.

Actora: SUPERCARNICOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

uso común; y que éstas sí fueron registradas, a diferencia del signo aquí cuestionado.

El Tribunal, en la Int erpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136, literal a)7, de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]” , no así la del artículo 134, ibidem, “[…] por no tratarse lo referente a si una palabra o combinación de palabra puede constituir marca […]”.

ser pertinente […]” , no así la del artículo 134, ibidem, “[…] por no tratarse lo referente a si una palabra o combinación de palabra puede constituir marca […]”.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerado el artículo 134, literal a), de la Decisión 486, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que el signo solicitado “SUPERCARNICOS S.A.” no resulta similarmente confundible con la marca previamente registrada “SUPERCARNES – FONDO GANADERO SANTANDER” , es decir, alegó la ausencia de confundibilidad prevista en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), ibidem.8

7 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00.15

Número único de radicación: 2014-00314-00.

Actora: SUPERCARNICOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Como se dijo anteriormente , la parte demandante argumentó que el signo cuestionado es registrable, pues es perceptible visualmente, además de ser distinto ortográfica y fonéticamente de la marca previamente registrada "SUPERCARNES – FONDO GANADERO SANTANDER", por lo que no es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación para el público consumidor.

además de ser distinto ortográfica y fonéticamente de la marca previamente registrada "SUPERCARNES – FONDO GANADERO SANTANDER", por lo que no es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación para el público consumidor.

De igual manera, se tiene que el Tribunal también estimó que no resultaba procedente el estudio del artículo 134, literal a), de la Decisión 486, habida cuenta que en el caso concreto hace referencia a un medio de control de nulidad por presunta confusión de signos, mas no por tratarse lo referente a si una palabra o combinación de palabra puede constituir marca.

En este orden de ideas, la Sala considera que en el cas o sub lite no procede el análisis de vulneración del literal a) del artículo 13 4 de la Decisión 486, razón por la cual el estudio del supuesto previsto en el literal a) del artículo 136, ibídem, se incluye en el problema jurídico a resolver.9

El texto de la norma aludida es la siguiente:

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00.16

Número único de radicación: 2014-00314-00.

Actora: SUPERCARNICOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Decisión 486.

“[…]

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos

www.consejodeestado.gov.co

Decisión 486.

“[…]

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de los signos en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así:

“[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjun to, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede

consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.17

Número único de radicación: 2014-00314-00.

Actora: SUPERCARNICOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan los signos en conflicto, así:

SIGNO MIXTO CUESTIONADO10

MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA11

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “SUPERCARNES -FONDO GANADERO SANTANDER”, como lo es la previamente registrada, con otro signo mixto, “SUPERCARNICOS S.A.”, solicitado por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

10 Folio 22 del cuaderno físico principal. 11 Folio 22 del cuaderno físico principal.18

Número único de radicación: 2014-00314-00.

el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

10 Folio 22 del cuaderno físico principal. 11 Folio 22 del cuaderno físico principal.18

Número único de radicación: 2014-00314-00.

Actora: SUPERCARNICOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca y el signo confrontados, no así las gráficas que l os acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo los mismos son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellos.

En ese sentido, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas mixtas:

“[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

1. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la

cómo el signo es percibido en el mercado.

1. Se