CE - 010324000201600354001SENTENCIA20231128212419

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00354-00

Referencia. Medio de control de nulidad relativa

Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S.

TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “ CEREBRIT10” Y LA MARCA OPOSITORA “CEREBRINA” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFI GURE UN

RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN PARA EL PÚBLICO CONSUMIDOR, AL TENER TERMINACIONES DIFERENTES. LA PARTÍCULA “CEREB”, QUE HACE PARTE DE LAS MARCAS ENFRENTADAS, ES DE USO

COMÚN PARA LOS PRODUCTOS DE LA CLASE DE LA CLASIFICACIÓN

INTERNACIONAL DE NIZA, POR LO QUE RESULTAN INAPROPIABLES DE

MANERA EXCLUSIVA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio d el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa1, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14

1 Mediante auto admisorio de 29 de agosto de 2016 visible a folios 70 a 74 del cuaderno físico principal.2

relativa1, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14

1 Mediante auto admisorio de 29 de agosto de 2016 visible a folios 70 a 74 del cuaderno físico principal.2

Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00

Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de septiembre de 2000 2, de la Comisión de la Comunidad Andina 3, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 1315 de 21 de enero de 2015, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marcario multiclase", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio4; y 100510 de 23 de diciembre de 2015, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 20 de diciembre de 2013, la señora FANNY ELOINA NEIRA DELGADO presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “CEREBRIT10”, para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6.

DELGADO presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “CEREBRIT10”, para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6.

2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 3 En adelante Decisión 486. 4 En adelante SIC. 5 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] complementos multivitamínicos para uso humano […]”. 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza.3

Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00

Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, junto con la sociedad NEWOPORT PHARMACEUTICALS COSTA RICA S.A., presentaron oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas “CEREBRINA”, “VITACEREBRINA FINLAY” , “ VITACEREBRINA” y “VITACEREBRINA #1” y “CEREVIT”, para identificar productos de la misma Clase, de la cuales, eran titulares, respectivamente.

3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 1315 de 2015, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones formuladas y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto

3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 1315 de 2015, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones formuladas y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto "CEREBRIT10", para distinguir productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

4º- Adujo que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 100510 de 2015, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 135, literal b) y 136, literales a) y h), de la Decisión 486, por cuanto concedió4

Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00

Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

el registro de la marca objeto de c ontroversia sin tener en cuenta los elementos técnicos como la identidad o semejanza frente a las demás previamente registradas, esto, desde el punto de vista visual, conceptual y fonético.

Adujo que la expresión “CEREBRIT10” no es apta para ser registrada como marca, dadas las semejanzas visuales, ortográficas y fonéticas que

previamente registradas, esto, desde el punto de vista visual, conceptual y fonético.

Adujo que la expresión “CEREBRIT10” no es apta para ser registrada como marca, dadas las semejanzas visuales, ortográficas y fonéticas que presenta con la marca de su propiedad “CEREBRINA”7; y que, además, están destinadas a identificar los mismos productos, por lo que se presenta conexidad competitiva.

Agregó que a simple vista la marca objeto de conflicto reproduce el noventa por ciento (90%) de la marca previamente registrada, lo que no permite que el consumidor pueda diferenciarlas e individualizarlas en el mercado.

Indicó que la existencia de dos marcas que en su conjunto contengan la expresión “CEREB”, no podría llevar a concluir que dicha palabra es de uso común, debido a que, por el contrario, se trataría de un prefijo evocativo que puede ser registrado junto con otros signos, máxime

7 Cabe señalar que la actora en el escrito contentivo de la demanda únicamente alegó la presunta confusión de la marca cuestionada frente a su marca previamente registrada “CEREBRINA”.5

Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00

Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

cuando tengan suficientes elementos tanto visuales como vocales para determinar su distintividad, lo cual no se evidencia en este caso.

Destacó que de no decretarse la nulidad de las resoluciones acusadas se

www.consejodeestado.gov.co

cuando tengan suficientes elementos tanto visuales como vocales para determinar su distintividad, lo cual no se evidencia en este caso.

Destacó que de no decretarse la nulidad de las resoluciones acusadas se podría propiciar el debilitamiento del carácter distint ivo especial y particular de su marca, la cual ha sido reconocida por el público consumidor durante mucho tiempo.

Precisó que la marca “CEREBRIT10” carece de distintividad y no es apta para ser protegido mediante registro marcario, por cuanto la percepción fonética es similar a la suya, aludiendo que la terminación “IT10” no desvirtúa el riesgo de confundibilidad en el mercado.

Arguyó que al analizar la relación de los productos que identifica cada una de las marcas cotejadas, se evidencia que son idénticos, esto es, elementos multivitamínicos, de la Clase 5ª, lo que genera conexión competitiva entre ellos.

Respecto al punto anterior, advirtió que tal situación podría resultar peligrosa, toda vez que la coexistencia de ambas marcas en el mercado podría causar un grave perjuicio a la salud del público consumidor desprevenido que no distingue entre clases sino entre productos o6

Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00

Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

servicios, esto es, al solicitar un producto por la semejanza de la denominación se le proporcione otro.

www.consejodeestado.gov.co

servicios, esto es, al solicitar un producto por la semejanza de la denominación se le proporcione otro.

Por último, reiteró que la marca “CEREBRIT10” carece de fuerza distintiva propia; y que adicional a ello distingue los mismos productos que la marca de su propiedad y se dirigen al mismo consumidor, evocando en su mente la misma idea o relacionando el origen empresarial.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal.

Para el efecto, manifestó que entre las marcas enfrentadas “CEREBRIT10” y “CEREBRINA” existen diferencias desde los puntos de vista ortográfico y fonético, toda vez que tienen diferente extensión, pues la marca cuestionada está conformada por once letras y la previamente registrada por nueve.

Señaló que lo anterior permite que el consumidor las diferenci e con facilidad y que entre ellas no se presente ninguna clase de confusión; y que la actora no puede pretender un derecho exclusivo respecto de7

Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00

Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

la partícula “CEREB”, ya que la misma es de uso común para productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, al existir m ás

www.consejodeestado.gov.co

la partícula “CEREB”, ya que la misma es de uso común para productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, al existir m ás de 99 marcas en el registro que contienen esa expresión.

II.-2. La señora FANNY ELOINA NEIRA DELGADO , tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Adujo que la expresión “CERE” es de uso común para los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no puede ser apropiada de manera exclusiva por un solo titular.

Señaló que al realizar el cotejo marcario entre las marcas enfrentadas “CEREBRIT10” y “ CEREBRINA”, se advierten significativas diferencias desde los puntos de vista gramatical y fonético, puesto que cuentan con terminaciones diferentes, esto es, “ BRIT10” e “INA”, lo que evita cualquier riesgo de confusión en el mercado, como lo sostuvo la SIC en los actos administrativos demandados.

Insistió en que las marcas objeto de controversia están compuestas por una partícula de uso común como lo es “ CERE”, por lo que debe excluirse del cotejo marcario, quedando expresiones totalmente diversas, esto es, “BRIT10” e “INA”.8

Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00

Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Anotó que independientemente de la declaración de notoriedad de la marca “ VITACEREBRINA FINLAY ”, la marca cuestionada “CEREBRIT10” es totalmente diferente y no hay lugar a reconocer la configuración de la causal de irregistrabilidad alegada por la actora.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20118, el 9 de julio de 2018 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad LABORATORIO FINLAY DE COLOMBIA S.A.S., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y la señora FANNY ELOINA NEIRDA DELGADO, como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo

8 En adelante CPACA.9

Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00

Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S.

8 En adelante CPACA.9

Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00

Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Posteriormente, el Despacho sustanciador se pronunció respecto de las excepciones de mérito propuestas por la entidad demandada, frente a las cuales se decidió que no constituían excepciones propiamente dichas, toda vez que sus fundamentos envolvían la defensa del acto acusado.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la s resoluciones núms. 1315 de 21 de enero de 2015 y 100510 de 23 de diciembre de 2015 , mediante la s cuales la SIC declaró infundadas las oposiciones presentada por la actora y la sociedad NEWPORT PHARMACEUTICALS OF COSTA RICA S.A. y le concedió a la señora FANNY ELOINA NEIRA DELGADO el registro de la marca nominativa “CEREBRIT10”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 135, literal b) y 136, literales a) y h), de la Decisión 486.10

en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 135, literal b) y 136, literales a) y h), de la Decisión 486.10

Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00

Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- La actora insistió en acceder a las súplicas incoadas. Para el efecto, sostuvo que existe una reproducción parcial de su marca previamente registrada “CEREBRINA”, ya que comparte con la marca cuestionada “ CEREBRIT10” el término “ CEREBRI”; y que ésta11

efecto, sostuvo que existe una reproducción parcial de su marca previamente registrada “CEREBRINA”, ya que comparte con la marca cuestionada “ CEREBRIT10” el término “ CEREBRI”; y que ésta11

Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00

Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

únicamente se diferencia en el intercambio de la terminación “NA” por la letra “T”, la cual no es suficiente para individualizar dicho registro.

IV.2.- La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que las marcas enfrentadas no son semejantes ni confundibles, puesto que la marca “CEREBRIT10” posee la distintividad necesaria para que el consumidor pueda individualizar cada marca sin que se genere riesgo de confusión o asociación.

IV.3.- La señora FANNY ELOINA NEIRA DELGADO , tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. En efecto, alegó que al realizar el cotejo marcario entre las marcas “ CEREBRIT10” y “CEREBRINA”, lo primero a resaltar es que la marca “CEREBRIT10” posee elementos ortográficos, fonéticos y conceptuales que l a hacen totalmente diferenciable de la marca de la actora, fundamento de la demanda.

Que las marcas cotejadas sólo coinciden en el uso del prefijo “CERE”,

posee elementos ortográficos, fonéticos y conceptuales que l a hacen totalmente diferenciable de la marca de la actora, fundamento de la demanda.

Que las marcas cotejadas sólo coinciden en el uso del prefijo “CERE”, el cual es de uso común en lo que respecta a productos de la Clase 5ª de la Clasificación I nternacional de Niza, entre otros productos y servicios en el mercado; y que los sufijos o elementos adicionales que acompañan las marcas cotejadas, “BRIT10” y “BRINA”, son12

Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00

Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

gramatical y fonéticamente diversos, lo que evita cualquier riesgo de confusión en el mercado, como lo sostuvo la SIC en las resoluciones demandadas.

IV.4.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 22180 solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, manifestó que al evaluar la sucesión de sílabas en las marcas confrontadas, sólo coinciden en el uso de la partícula “CERE”, la cual es de uso común en lo ateniente a los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y que los elementos adicionales de las marcas objeto de cotejo, “BRIT10” y “BRINA”, son fonéticamente diversos, lo que evita un posible riesgo de confusión en el mercado.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

las marcas objeto de cotejo, “BRIT10” y “BRINA”, son fonéticamente diversos, lo que evita un posible riesgo de confusión en el mercado.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 9, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó10:

“[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y

9 En adelante el Tribunal 10 Proceso 284-IP-2019.13

Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00

Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe

mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las le tras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica o figurativa : Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

d) Gráfica o figurativa : Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas.14

Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00

Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:

[…]

d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:

[…]

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación de signos denominativos

[…] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista15

Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00

Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

Se debe determinar el elemento que impacta de una manera

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

[…]

2.4. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[…]16

Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00

Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas

[…]

4.5. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.

[…]

4.7. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características, llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga

características, llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

5. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, la s resoluciones núms. 1315 de 21 de enero de 2015 y 100510 de 23 de diciembre de 2015 , concedió el registro de la marca nominativa solicitada, “CEREBRIT10”, a la s eñora FANNY ELOINA NEIRA DELGADO C.I., para distinguir “[…] complementos multivitamínicos para uso humano […]”, comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.17

Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00

Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

A juicio de la actora , la expresión “CEREBRIT10” no es apta para ser registrada como marca dadas las semejanzas visuales, ortográficas y

www.consejodeestado.gov.co

A juicio de la actora , la expresión “CEREBRIT10” no es apta para ser registrada como marca dadas las semejanzas visuales, ortográficas y fonéticas que presenta con la marca de su propiedad “CEREBRINA”11; y que, además, están destinadas a identificar los mismos productos, por lo que se presenta conexidad competitiva.

Por su parte, la SIC mencionó que entre las marcas enfrentadas “CEREBRIT10” y “CEREBRINA” existen diferencias desde los puntos de vista ortográfico y fonético, toda vez que tienen diferente extensión, pues la marca cuestionada está conformada por once letras y la previamente registrada por nueve.

Señaló que lo anterior permite que el consumidor las diferenci e con facilidad y que entre ellas no se presente ninguna clase de confusión; y que la actora no puede pretender un derecho exclusivo respecto de la partícula “CEREB”, ya que la misma es de uso común para productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, al existir más de 99 marcas en el registro que contienen esa expresión.

En igual sentido , se pronunció el tercero con interés directo en las resultas del proceso, puesto que alegó que al realizar el cotejo marcario

11 Cabe señalar que la actora en el escrito contentivo de la demanda únicamente alegó la presunta confusión de la marca cuestionada frente a su marca previamente registrada “CEREBRINA”.18

Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00

Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S.

Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00

Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

entre las marcas enfrentadas “ CEREBRIT10” y “