CE - 101_110010324000201100127001SENTENCIA20221123092320-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintidós (2022) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

TESIS: ENTRE LA MARCA “REGENEXT” Y LA MARCA PREVIAMENTE

REGISTRADA “REGENER” NO SE ADVIERTE SIMILITUD

ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO

DE TERMINACIONES DISTINTAS, QUE LE APORTAN UNA FUERZA

DISTINTIVA ESPECIAL A LA MARCA CUESTIONADA. LA

PARTÍCULA “REGENE” ES DE USO COMÚN, POR LO QUE RESULTA

INAPROPIABLE DE MANERA EXCLUSIVA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V., mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de 2

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Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Es nula la Resolución núm. 00060574 de 29 de octubre de 2010, “Por

la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio1. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro del signo nominativo “REGENEXT”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1 En adelante SIC. 3

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Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. 1º: Que el 7 de enero de 2010, presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “REGENEXT”, para identificar productos comprendidos en la Clase 3ª2, de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°- Que, una vez publicada la solicitud, la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A. -LAFRANCOL S.A.-, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en que era similarmente confundible con la marca nominativa “REGENER”, previamente registrada a su favor en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3°- Que, mediante Resolución núm. 45565 de 30 de agosto de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición

interpuesta y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa “REGENEXT”, para distinguir productos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2 El signo pretende identificar los siguientes productos: “[…] Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos lociones para el cabello; dentífricos […].” 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4

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Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. 4º- Que contra la citada decisión la sociedad LAFRANCOL S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Siendo resueltos el primero de ellos, de manera confirmatoria, a través de la Resolución núm. 53713 de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 00060574 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró fundada la oposición interpuesta y denegó el registro del signo “REGENEXT”, para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada violó los artículos 134, literal

a), y 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto los signos enfrentados “REGENER” y “REGENEXT”, pueden coexistir en el mercado sin riesgo de confusión alguna por parte del público consumidor. Señaló que dichas expresiones comparten la raíz de uso común “REGENE”; sin embargo, sus terminaciones no son iguales: 5

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REGENER - REGENEXT, REGENER - REGENEXT, REGENER - REGENEXT

REGENER - REGENEXT, REGENER - REGENEXT, REGENER - REGENEXT REGENER - REGENEXT, REGENER - REGENEXT, REGENER - REGENEXT Aseguró que tales signos identifican productos distintos en clases diferentes de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, elementos cosméticos en la Clase 3ª y farmacéuticos en la Clase 5ª, los cuales no necesariamente se comercializan a través de iguales canales, pues los medicamentos de venta con fórmula médica se expenden en farmacias y/o droguerías, y los de venta libre, en iguales puntos y, además en establecimientos comerciales siempre que se encuentren en estanterías separadas de otros productos. Señaló que las partículas “REGEN” y/o “REGENE” son expresiones de uso común en las clases referidas, por lo que no pueden ser objeto de apropiación por parte de ninguna persona o empresa; y que la expresión “REGENE”, que es usada en la mayoría de casos para productos cosméticos, también es de uso común en el INVIMA.

Adujo que denegar el registro del signo nominativo “REGENEXT” viola sus derechos a la igualdad y a la libertad en el ejercicio del comercio, a pesar 6

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Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. de encontrarse previamente registradas diferentes marcas con las partículas “REGEN” y/o “REGENE”.

Indicó que el 23 de abril de 2007, en México le fue otorgada la concesión de la marca “REGENEXT COMPLEX”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, entre ellos, “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos”, situación que fue obviada por la SIC. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que los signos enfrentados comparten dentro de sus conjuntos gramaticales tres sílabas, comparten la misma vocal en igual orden y la pronunciación de las sílabas tónicas son semejantes, lo que conlleva concluir que la expresión solicitada no es distintiva y, por ende, no susceptible de registro. 7

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Aseguró que existe conexión competitiva entre los productos que

identifican los signos cotejados, teniendo que la expresión “REGENEXT”, comprende en su portafolio los llamados “jabones”, y “REGENER”, productos farmacéuticos, lo que significa que tienen iguales canales de comercialización y mismos medios de publicidad. II.2. La sociedad LAFRANCOL S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Aseguró que de permitir el registro del signo objeto de controversia podría crearse un alto riesgo de confusión en el mercado, pues junto con la marca de su propiedad distinguen productos estrechamente relacionados que se comercializan en similares establecimientos, lo cual conlleva una conexidad competitiva. Indicó que la actora se limitó a reemplazar las letras “X” y “T”, por la letra “R”, sobre la marca de su propiedad, situación que no le otorga al signo cuestionado la distintividad suficiente que le permita ser registrado como marca. 8

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Adujo que en el caso sub examine se tiene que realizar un examen marcario exhaustivo, teniendo en cuenta que las expresiones enfrentadas identifican productos de las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, elementos para la salud del público consumidor. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista,

probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV-1. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, agregó que la SIC no sustentó en debida forma la supuesta conexidad competitiva entre los productos amparados por las marcas cotejadas, en atención a los principios de intercambiabilidad, sustituibilidad y razonabilidad. 9

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IV-2. En esta etapa procesal, la SIC, el Agente del Ministerio Público y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó4: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo REGENEXT (denominativo) y la marca REGENER (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios 4 Proceso 272-IP-2019. 10

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Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse

en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. 11

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Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar

del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos denominativos 2.2. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado REGENEXT (denominativo) y la marca REGENER

(denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: 12

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Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo

lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 13

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Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado REGENEXT (denominativo) y la marca REGENER (denominativa).

3. Signos confrontados por denominaciones de uso común 3.1. En el presente caso se señaló que las expresiones REGEN y REGENE son de uso común, por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. 3.2. Los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ellos, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 3.3. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar

los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 3.6. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el 14

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Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

4. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas 4.1. En el presente interno la SIC indicó que la partícula REGE es de uso común toda vez que existen 99 registros de marcas que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que contienen la referida partícula, que hace alusión a cerebro, por lo cual, este Tribunal estima pertinente desarrollar el presente tema. […] 4.3. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate, pues al tener dicha cualidad carecen de capacidad distintiva. […] 4.5. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por

la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 4.6. De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico. 4.7. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier 15

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Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

5. Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. 5.1. Se alegó que no existe conexión entre los productos o servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se

indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión

486. […] 5.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a). El grado de sustitución (intercambialidad) entre los productos o servicios. […] b). La complementariedad entre sí de los productos o servicios. […] c). La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). […] 5.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de

la Clasificación Internacional de Niza. 16

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Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 5.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad

(intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de

provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 00060574 de 29 de octubre de 2010, denegó el registro de la marca nominativa “REGENEXT”, a la sociedad GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V., para amparar los siguientes productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos lociones para el cabello; dentífricos […]”, por estimar que era similarmente confundible con la marca previamente registrada, “REGENER”, que distingue productos en la Clase 5ª. 17

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Al respecto, la demandante alegó que los signos enfrentados “REGENER” y “REGENEXT”, pueden coexistir en el mercado sin riesgo de confusión alguna por parte del público consumidor. Señaló que las partículas “REGEN” y/o “REGENE”, son expresiones de uso común en las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no puede ser objeto de apropiación por parte de ninguna persona o empresa. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 151 de la Decisión 4865 “[…] por ser pertinentes […]”, no así la del artículo 134, literales a), b),

c) d), e), f) y g), ibidem “[…] dado que no se discute en el proceso interno sobre los signos que puede constituir una marca […]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. 5 Este último artículo fue interpretado de oficio por parte del Tribunal. 18

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Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto,

se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor 19

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Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”.

Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que una de las marcas cotejadas, esto es, “REGENER” (nominativa), protege, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª Internacional. La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas,

afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe hacerse un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos 20

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Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.6

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así:

REGENEXT

SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO7

REGENER

MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA8

Asimismo, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en el presente caso los signos enfrentados están compuestos únicamente por elementos denominativos, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos nominativos: “[…] 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019; expediente identificado con el número único de radicación 2009-00535-00; M.P. Hernando Sánchez Sánchez (E). 7 Folio 78 del cuaderno núm 1. 8 Folio 78 del cuaderno núm. 1. 21

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Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

a. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin

descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de