CE-11001-03-15-000-2020-05190-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA

DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Respecto del defecto sustantivo / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA / PROPIEDAD INDUSTRIAL / REGISTRO DE MARCAS – Condiciones para que un registro pueda considerarse idéntico o semejante a uno anterior / INEXISTENCIA DE CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LAS MARCAS ESSA Y ESSO – Argumento que no fue objeto de controversia en clave constitucional / CLASES DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA REGISTRO DE MARCAS NO DETERMINAN LA SIMILITUD NI LA DISIMILITUD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS – Falta de argumentación para demostrar similitud de los productos y servicios En primer lugar, porque, la tesis de la invalidez de la referencia al segmento comercial de los titulares para establecer la conexidad competitiva, carece de la más mínima referencia crítica a las razones que llevaron a la Sección Primera a acudir a dicho criterio para definir el asunto, razones estas que tuvieron como fuente de derecho el numeral 2 del artículo 151 de la Decisión 486 de 2020, cuya hermenéutica le permitió concluir que la pertenencia de los productos o servicios a un mismo nomenclátor, no prestaba fundamento suficiente para inferir su similitud. Esa interpretación, que resultó determinante para que la decisión de la Sección Primera acudiera a la regla de la especialidad, quedó huérfana de crítica en clave

constitucional. En segundo lugar, porque la accionante tampoco presentó argumentos que permitieran entender que, en realidad, los productos y servicios representados por la marca ESSA podían sustituir, complementar o confundir la empresa origen de estos, con los productos o servicios que distinguen la marca ESSO. Ahora, la Exxon Mobil Corporation aseguró que la descripción de los servicios objeto de comparación movía a inferir su identidad, y permitía presumir la confundibilidad de las marcas. Sin embargo, dicha afirmación no tuvo respaldo en alguna norma o jurisprudencia, por lo que no deja de ser una simple consideración subjetiva. En ese orden, es preciso recordar que en las acciones de tutela contra providencias judiciales, “la función del juez [constitucional] no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona, pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”. Quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada, trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto. En consecuencia, las falencias descritas llevan a la Sala a declarar improcedente la tutela, en la medida en que no cumplió con los requisitos de argumentación suficiente y de relevancia constitucional, pues la actora, lejos de presentar la vulneración de un derecho

fundamental a partir de la posible configuración de un defecto en la sentencia del 30 de julio de 2020, expuso consideraciones que plantean un debate de orden legal que ya fue abordado en el proceso que dio curso a la acción de nulidad relativa, con miras a imponer una conclusión favorable a sus intereses. Desestimado en los anteriores términos la debida satisfacción de la suficiencia argumentativa y la relevancia constitucional con ocasión del cargo por defecto sustantivo, AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / AUSENCIA DE UN ELEMENTO PROBATORIO SOBRE EL SEGMENTO COMERCIAL DE LA MARCA ESSO – Irrelevante para cambiar el sentido de la decisión / INEXISTENCIA DE CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LAS MARCAS ESSA Y ESSO – Del análisis de la diferencia de la descripción de los servicios para cada clase / AUSENCIA DE PRUEBA PARA DEMOSTRAR QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CUBIERTOS POR LAS MARCAS SON IDÉNTICOS O PRESENTAN CONEXIÓN COMPETITIVA - No se aportó elemento de juicio que pueda demostrar que las aludidas marcas sí son confundibles o que pueden ser

asociadas / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS

FUNDAMENTALES

[L]a Sala considera relevante denotar que el objeto de conocimiento que la accionante considera carente de prueba es el segmento comercial en el que se prestan los servicios distinguidos con la marca ESSO. A juicio de la tutelante, el expediente que recoge lo actuado en el proceso de nulidad relativa presenta orfandad total de elementos que permitan acreditar dicho segmento comercial,

razón por la que, la afirmación que hizo la sección Primera en punto de la inexistencia de conexidad competitiva entre esa marca y la de ESSA a partir de la diferencia existente entre los segmentos comerciales en los que se prestan los servicios distinguidos con una y otra, carecería de sustento probatorio. Pues bien, la lectura de la motivación de la decisión que adoptó esa sección en la sentencia de única instancia del 30 de julio de 2020 puede mover a concluir, prima facie, que la alusión que haya hecho el demandante del público reconocimiento del que goza la marca ESSO, que fue la fuente de la que se sirvió la Sección Primera para la comparación de aquella con la marca ESSA SA, no se revela suficiente para acceder al conocimiento exacto del segmento comercial que se sirve de ella. Sin embargo, para que se configure el defecto fáctico, como ha quedado visto, debe demostrar la accionante que esa construcción argumentativa deficitaria de medios de convicción suficientes resultó determinante para el sentido que tuvo la decisión, y eso significa que, de no haber mediado esa falencia el resultado habría sido diferente. En tal sentido, la Sala encuentra que el juicio que hizo la Sección Primera en relación con la falta de conexidad de las marcas nominativas ESSO 35 y 39, con las marcas ESSA 35 y 39 no estuvo fundado en ese “público reconocimiento” de las primeras. Basta con comparar, a la luz de los cuadros 1 y 2 que se incluyeron al inicio de este fallo, que la Superintendencia reconoció en la Resolución 61407 del 9 de noviembre de 2010 la marca Nominativa ESSA bajo la

clase 35 como relacionada con la construcción, reparación, instalación, mantenimiento y distribución de los servicios públicos domiciliarios; al tanto que la marca Nominativa ESSO registrada bajo la misma clase 35 se encuentra relacionada con la gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. En relación con esta marca, al igual que con la marca nominativa ESSO clase 39 resultaba posible inferir, con base en esta información que obraba en el expediente, la ausencia de conexidad entre las marcas. En consecuencia, frente a las marcas en comparación reconocidas bajo las clases 35 y 39, esta Subsección encuentra irrelevante la posible ausencia de un elemento probatorio sobre el segmento comercial de la marca ESSO, pues el análisis de conexidad competitiva que le permitió a la Sección Primera concluir que las marcas ESSA y ESSO no eran confundibles, tuvo lugar fue en la diferencia de la descripción de los servicios para cada clase. Ahora bien, en cuanto a la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, en la que la descripción de las marcas objeto de comparación comparten similitud, pues la una consiste en la “[c]onstrucción, reparación, instalación, mantenimiento” (ESSA), y la otra en la “[c]onstrucción; reparación; servicios de instalación” (ESSO), aunque se admitiera que la inferida falta de conexidad carece de suficiente respaldo probatorio, lo cierto es que la accionante no aportó el más mínimo elemento de juicio que mueva a demostrar que las aludidas marcas sí son confundibles o que pueden ser asociadas porque los servicios y productos que con ellas se reconocen pueden ser

sustituidos, complementados o confundidos en lo que respecta al origen de la empresa que los produce o presta. Exxon Mobil Corporation no se esforzó en su tutela por: i) desvirtuar que el segmento de desempeño de los servicios representados por el signo ESSO estaba en el nicho de la comercialización de productos de consumo automotriz e industrial; y, ii) probar que su ámbito de desarrollo sí comprendía lo relacionado con los servicios públicos domiciliarios o de energía eléctrica. Esta omisión argumentativa se erige como un obstáculo insalvable para que la Sala pueda concluir que la insuficiencia de prueba sobre el segmento comercial de la marca ESSO en la clase 37 tiene la fuerza suficiente para llegar a incidir en la decisión de fondo de la sentencia del 30 de julio de 2020 a términos de modificar el sentido que según la accionante, correspondía en la decisión judicial por ella glosada.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 - ARTÍCULO 136 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 151

ACLARACIÓN DE VOTO / REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD

DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DE LA CONTROVERSIA – Requisito no previsto en la norma / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DE LA CONTROVERSIA – Requisito sometido a la discrecionalidad del juez constitucional La relevancia constitucional como requisito general de procedencia de la tutela contra providencia judicial no está previsto en norma alguna y su aplicación, a mi

juicio, a más de ser otra recepción acrítica de discutibles criterios jurisprudenciales foráneos [“especial trascendencia constitucional” la denomina el Tribunal Constitucional español], plantea serios interrogantes. En efecto: ¿Si la tutela es un mecanismo subsidiario para la protección inmediata de derechos fundamentales, acaso no todas las solicitudes que reúnan los demás presupuestos tendrían -por sí solasrelevancia constitucional? ¿Si el juez en cada caso debe “evaluar” la relevancia constitucional, esa decisión no es otro evento -uno másde esa discrecionalidad que erige a los falladores en amos y señores del proceso judicial, sin referencia a precepto alguno? ¿Hemos sustituido la arbitrariedad de la Administración por la arbitrariedad del denominado “juez constitucional”, que bajo figuras elásticas -como estale entregan un poder absoluto e incontrolado para definir un tema delicado? ¿Es acorde con la Constitución y con la democracia que los jueces decidan cómoda y arbitrariamente a partir de fórmulas tan gaseosas y extremadamente flexibles?

NOTA DE RELATORÍA: Frente a la aclaración de voto en relación con la tutela contra providencia judicial y la aplicación del precedente de la Corte Constitucional para el asunto, el aclarante remite a la aclaración de voto efectuada en la providencia de 7 de febrero de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019-00022-00.

ACLARACIÓN DE VOTO / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / ACCIÓN DE TUTELA NO ES

UNA TERCERA INSTANCIA / AFECTACIÓN DEL DERECHO AL JUEZ NATURAL Como la acción de tutela contra providencia judicial es excepcional y no constituye una instancia adicional del proceso ordinario, a mi juicio, no era necesario extenderse a aspectos sustanciales de la controversia, definidos por el juez natural del asunto.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-05190-00(AC)

Actor: EXXON MOBIL CORPORATION

Demandado: SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela incoada por Exxon Mobil Corporation, en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de tutela Exxon Mobil Corporation presentó acción de tutela para deprecar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la propiedad intelectual, que consideró, fueron vulnerados por la Sección Primera del Consejo de Estado, con ocasión de la sentencia de única instancia del 30 de julio de 2020 proferida dentro del proceso de nulidad con radicado 11001032400020130025800. 1.2 Hechos1 1.2.1. La Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

Comercio profirió las siguientes resoluciones, a través de las que concedió el registro solicitado por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P.:

CUADRO 1

Resolución Marca Para distinguir: Clasificación internacional Niza2 61407 de 9 Nominativa Gestión y administración de Clase 35 de ESSA negocios comerciales noviembre relacionados con la prestación de de 2010 servicios públicos domiciliarios. 61408 de 9 Nominativa Construcción, reparación, Clase 37 de ESSA instalación, mantenimiento y noviembre distribución de los servicios de 2010 públicos domiciliarios. 61410 de 9 Nominativa Transporte de energía; transporte Clase 39 de ESSA y descarga de desechos. noviembre de 2010 61417 de 9 Mixta ESSA Gestión y administración de Clase 35 de negocios comerciales noviembre relacionados con la prestación de de 2010 servicios públicos domiciliarios. 33644 de 24 Mixta ESSA Construcción, reparación, Clase 37 de junio de instalación, mantenimiento. 2011 33645 de 24 Mixta ESSA Transporte de energía, transporte Clase 39 de junio de y descarga de desechos. 2011 1.2.2. Exxon Mobil Corporation presentó demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos, en ejercicio de la acción de nulidad relativa contenida en el artículo 172 de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina3, con la pretensión de que se declarara la nulidad de las Resoluciones núms. 61407,

1 Los hechos fueron extraídos de la sentencia del 16 de junio de 2020, contenida en el archivo digital del expediente de tutela con certificado 7DA93DB9C2D83BAD B92009242B739B3E 69D9E567D7FE6563 972ECE1ACC5B556B. 2 Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas. 3 Régimen Común sobre Propiedad Industrial. (Ver Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969). 61408, 61410, 61417 del 9 de noviembre de 2010, y 33644 y 33645 de 24 de junio de 2011. En consecuencia, solicitó la cancelación del registro de las marcas nominativas y mixtas ESSA que identifican servicios de las clases 35, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas4, cuyo titular es Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM). Como fundamento de su inconformidad, la demandante afirmó, entre otras, que se vulneró el literal a del artículo 136 de la Decisión 486 de 20005, dado que las marcas de fantasía nominativas y mixtas ESSA son confundibles con las registradas ESSO. Estas últimas están clasificadas de la siguiente manera:

CUADRO 2

Marca Para distinguir: Clasificación internacional Niza6

Nominativa Publicidad; gestión de negocios comerciales; Clase 35 ESSO administración comercial; trabajos de oficina. Nominativa Construcción; reparación; servicios de Clase 37 ESSO instalación. Nominativa Transporte; embalaje y almacenaje de Clase 39

ESSO mercancías; organización de viajes. 1.2.3. El asunto le correspondió, en única instancia, a la Sección Primera del Consejo de Estado7, bajo el radicado 11001032400020130025800, autoridad que, en auto del 9 de febrero de 2015, suspendió el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas comunitarias andinas aplicables al caso. Posteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 619-IP-2015, el 6 de julio de 2016, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria sobre el asunto debatido. En consecuencia, el magistrado sustanciador emitió auto, el 19 de marzo de 2019, en el que reanudó el proceso que dio curso a la acción de nulidad relativa. 1.2.4. El asunto fue decidido por la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 30 de julio de 2020, en la que negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las consideraciones y argumentos que la Sala resume a continuación: 1.2.4.1. De acuerdo a la interpretación prejudicial 619-IP-2015, para que un registro pueda considerarse idéntico o semejante a uno anterior, deben concurrir dos condiciones: “a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva”8.

1.2.4.2. La configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, está determinada por los siguientes 4 Clasificación Internacional de Niza. 5 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 6 Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas. 7 Conforme al artículo 149, numeral 8, de la Ley 1437 de 2011 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 del 12 de marzo de 2019, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 8 Ver página 19 de la sentencia del 30 de julio de 2020 de la Sección Primera del Consejo de Estado. presupuestos fácticos: “i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”9. 1.2.4.2.1. Primer supuesto fáctico. En el caso concreto, el juicio de comparación

es entre marcas nominativas, de un lado (ESSO), y mixtas, de otro lado (ESSA). En estas últimas el factor predominante es el nominativo, en consideración a que es el de mayor influencia en la mente de los consumidores. Conforme a las reglas de la interpretación prejudicial, la similitud en las marcas confrontadas puede darse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual10. Comparadas las marcas ESSA y ESSO, de manera conjunta y sucesiva, y en atención a las semejanzas y no las diferencias conforme a los criterios aplicables, existe una similitud desde el punto de vista ortográfico11 y fonético12, por lo que se cumple el primer supuesto fáctico previsto para la configuración de la causal de irregistrabilidad. En cuanto a la contrastación conceptual o ideológica, “las marcas son de fantasía13, esto es, que fueron producto del ingenio e imaginación de sus autores y que no tienen significado propio en el idioma español, por lo que no proced[ió] la comparación desde este aspecto”14. 1.2.4.2.2. El segundo supuesto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe ser revisado a la luz de los siguientes criterios: i) el 9 Ver página 25 ibídem. 10 La sentencia del 30 de julio de 2020, en las páginas 28 y 29, citó de la interpretación prejudicial, lo siguiente: “a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces

o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]. […] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general […]” 11 Desde el punto ortográfico, las marcas comparadas “i) tienen el mismo número de sílabas, en donde la primera sílaba es la misma para ambas marcas; ii) se componen de cuatro (4) letras, esto es dos consonantes y dos vocales; y iii) comparten una vocal y dos consonantes que se encuentran en la misma posición; por lo que se concluye que existe una semejanza entre ambas marcas”. Ver página 30 de la sentencia del 30 de julio de 2020. 12 Desde la perspectiva fonética, las expresiones en conflicto “comparten la misma sílaba tónica en la misma posición, es decir, la sílaba que tiene mayor prominencia fonética (acento prosódico): E. Lo anterior conlleva a que, al pronunciar las marcas enfrentadas en voz alta y en forma sucesiva, se genere una impresión de semejanza”. Ver página 30 de la sentencia del 30 de julio de 2020. 13 En la sentencia del 30 de julio de 2020 se citó de la interpretación prejudicial: “4. Marcas de fantasía 4.1. Debido a que Exxon Mobil Corporation ha sostenido que su marca ESSO (denominativa) es un signo de fantasía, resulta pertinente abordar el tema planteado. 4.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que

no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. 4.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes. 4.4. En ese sentido, se deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía de las marcas ESSO (denominativas), para así establecer el posible grado de confusión en el mercado […]”. 14 Ver páginas 31 y 32 de la sentencia del 30 de julio de 2020 de la Sección Primera del Consejo de Estado. grado de sustitución entre los productos; ii) la complementariedad de los productos o servicios; y iii) la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario15. Estos criterios acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos o servicios. Las siguientes características, en cambio, son insuficientes para acreditar la referida conexión entre productos o servicios y, por lo tanto, deben ser analizadas necesariamente a través de cualquiera de los aludidos criterios: i) la pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza; ii) los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, los medios de publicidad empleados, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, o la misma naturaleza de los productos o servicios16. 1.2.4.3. En el caso concreto, ninguno de los servicios que identifican las marcas

ESSA son sustituibles con aquellos de las marcas ESSO, al tener en cuenta que sus titulares operan en sectores comerciales diferentes. Lo anterior, por cuanto “[…] las marcas ESSA […] corresponden a Electrificadora de Santander S.A., empresa que tiene por objeto social la prestación del servicio público de energía eléctrica, lo que permite identificar que los servicios ofrecidos se desarrollaran en dicho segmento; [por su parte] los servicios ofrecidos por las marcas ESSO no corresponden a la prestación de servicios públicos, sino a actividades como la comercialización de productos de consumo automotriz e industrial […]”17. Las marcas ESSA y ESSO identifican servicios de la misma clase en la Clasificación Internacional de Niza, pero conforme al inciso 2 del artículo 151 de la Decisión 486, “la ubicación de los productos en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la 15 La sentencia del 30 de julio de 2020 citó de la interpretación judicial: “a) El grado de sustitución entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un

producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es un complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada”. 16 En la sentencia del 30 de julio de 2020 se citó, en las páginas 32 y 33, de la interpretación prejudicial: “La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías

disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros. - Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g. candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g. ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva”. 17 Ver página 34 de la sentencia del 30 de julio de 2020 de la Sección Primera del Consejo de Estado. especialidad18, en virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó”19. Los servicios a los que hace referencia las marcas ESSA y ESSO en la Clasificación Internacional de Niza, a pesar de que son similares y están dentro de las categorías 35, 37 y 39, lo cierto es que la primera de estas, está dirigida a la

gestión, administración, construcción, reparación, mantenimiento, transporte de energía y descarga de desechos, en el sector de los servicios públi