CE-11001-03-20-000-1999-06009-01(6009)-2004

COEXISTENCIA EN REGISTRO - Exige que el titular presente nueva solicitud dentro de los 6 meses posteriores al vencimiento / COEXISTENCIA MARCARIA - En el registro de dos marcas en conflicto Está probado en el caso presente que las marcas ahora confrontadas coexistieron en registro en Colombia durante un período de determinado, así: A partir del 15 de abril de 1952 –cuando se registró la marca JEAN MARIE FARINA― hasta el 29 de febrero de 1981, fecha en que caducó el registro de la marca JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta) por no haber solicitado su titular oportunamente su renovación. Desde el 16 de noviembre de 1977, fecha del registro de la marca JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta) hasta el 16 de noviembre de 1987, en que caducó por falta de renovación. Por tanto, la coexistencia marcaria entre JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta) y JEAN MARIE FARINA se mantuvo desde 1952 hasta 1981 y desde 1977 hasta 1987. Pese a haberse probado la coexistencia en registro de las marcas en conflicto durante los períodos señalados, la Sala advierte que esta no era admisible, pues para que resultasen improcedentes las observaciones fundadas en marcas preexistentes que hubiesen coexistido con la marca solicitada, el artículo 100 de la Decisión 344 exigía que el titular de esta presentara la nueva solicitud de registro dentro de los 6 meses posteriores al vencimiento, lo que no se hizo en el caso presente, ya que la nueva solicitud de JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta) fue presentada casi 8 años después de vencido el registro inicial. De ahí que resulte infundado el cargo de violación de los artículos 93 y 95 de la Decisión 344 por haber admitido la Superintendencia a trámite la observación presentada por ROGER & GALLET S.A. con base en la marca JEAN MARIE FARINA. COEXISTENCIA MARCARIA - En uso de marcas en conflicto: requiere prueba para demostrar que no hay confundibilidad / COEXISTENCIA DE USOPuede eliminar la confusión entre dos signos haciendo desaparecer la irregistrabilidad La Sala también constata que ni en el expediente administrativo en que cursó la solicitud que culminó con la expedición de los actos acusados ni en esta instancia, la actora probó la coexistencia en uso de las marcas ni la notoriedad de JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta), lo que hace imprósperos los cargos de violación de los artículos 81 y 84 de la Decisión 344 que se sustentan en estos hechos, pues se reitera, no fueron probados. Repárese en que la Interpretación Prejudicial el Tribunal Andino fue clara en señalar que además de la prueba del registro, debe demostrarse la coexistencia en uso cuando se aduzca que no hay confundibilidad pese a ser los signos semejantes. En la citada Interpretación se lee: «La sociedad demandante, en el proceso interno No. 6009, sostuvo que las marcas «JOHANN MARÍA FARINA» y «JEAN MARIE FARINA», han coexistido pacíficamente, habiendo transcurrido «47 años sin que ningún consumidor haya formulado reclamo alguno»; por su parte, la Superintendencia demandada manifestó - tanto al resolver el recurso de apelación interpuesto en sede administrativa, como en su

contestación a la demanda - que las marcas han coexistido «por casi 29 años». En relación con este punto, y puesto que el derecho al uso exclusivo de la marca nace con su registro, el Tribunal tiene establecido que «… el uso permanente de dos signos registrados semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos. En suma, la coexistencia pacífica puede llegar a eliminar la confundibilidad entre dos signos y habiéndose eliminado ésta, desaparece también la causal de nulidad que a lo mejor existió en un primer momento». ... Al solicitarse el registro de una marca aparentemente confundible, el derecho preferente sobre el signo idéntico o similar corresponderá, bien al titular de la marca que goza de registro marcario, o al solicitante prioritario de la denominación examinada.» NOMBRES PROPIOS - En signos marcarios son inapropiables / MARCAS QUE UTILIZAN NOMBRES PROPIOS - La similitud entre dos signos no implica riesgo de confusión frente a un consumidor especializado / MARCAS DE PERFUMES - Consumidor especializado / CONSUMIDOR ESPECIALIZADO - Criterio para eliminar riesgo de confusión entre marcas similares También resulta pertinente precisar que los signos enfrentados consisten en expresiones que en sus respectivos idiomas constituyen nombres propios. Puesto que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, la negación del rendido como marca de un signo que se forme con un nombre propio no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud

con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otro elementos en este caso permiten su diferenciación. No se remite a duda que la expresión en idioma francés JEAN MARIE FARINA por el aspecto de conjunto es semejante a su equivalente en idioma alemán JOHANN MARÍA FARINA. Empero, de ello no se sigue razonablemente que exista riesgo de confusión ya que los productos que las marcas distinguen tienen un consumidor especializado, quien al adquirirlos presta mayor atención y emplea un mayor grado de discriminación que el común o mediano. En el caso presente, la disposición de los elementos explicativos en la etiqueta asocia claramente la marca JOHANN MARÍA FARINA con su fabricante del mismo nombre, al figurar debajo de esta la expresión GEGENUBER DEM NEUMARKT que con JOHANN MARÍA FARINA forma el nombre comercial de la actora. Como empresario le asiste el legítimo derecho de emplearlo para distinguir sus productos, con tal que se asocie a otros elementos de modo que no reproduzca o imite la que se forma con esa denominación en idioma francés. Las marcas de perfumes, aguas de colonia y la línea de artículos asociada a estos se forman las más de las veces con nombres alusivos a su creador o fabricante. Es el caso de SALVATORE FERRAGAMO, CHRISTIAN DIOR, GUY LAROCHE, HERMES, OSCAR DE LA RENTA, etc. No es de extrañar entonces que tratándose de este tipo de productos, el consumidor conozca bien a su fabricante y su origen de modo que también tenga una referencia clara sobre la

procedencia geográfica del producto. Otra característica que debe tenerse presente es que el consumidor de perfumes y productos de tocador es especializado e identifica e individualiza el artículo que desea adquirir, siendo determinante en su elección de compra el tipo de fragancia, el envase y su fabricante. Es altamente improbable que un consumidor especializado adquiera un agua de colonia JOHANN MARÍA FARINA de la Casa Alemana JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER creyendo que se trata del agua de colonia JEAN MARIE FARINA de la Casa Francesa ROGER & GALLET pues, se reitera, en la adquisición de los productos de la Clase 3ª. Internacional el consumidor conoce bien el origen empresarial del producto, su fragancia, la forma del envase o empaque y su presentación comercial.

NOTA DE RELATORÍA: Cita sentencia del 30 de marzo de 2000, expediente 5326, actor SOCIEDAD PASTEUR SANOFI DIAGNOSTICS, C.C. Dr. JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., quince (15) de abril de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-20-000-1999-06009-01(6009)

Actor: JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

ejercida por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª Internacional.

I. LA DEMANDA JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT, domiciliada en Colonia (Alemania), mediante apoderado, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que es nula la Resolución 44194 de 31 de octubre de 1994 mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por ROGER & GALLET S.A. y negó el registro de la marca JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta) a favor de JOHANN FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT, para distinguir los productos comprendidos en la Clase 3ª Internacional. 1.1.2. Que es nula la Resolución 15391 de 30 de julio de 1999 mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación confirmando la Resolución 44194. 1.1.3. Que a título de restablecimiento del derecho se declare infundada la demanda de observaciones presentada por ROGER & GALLET S.A. y se conceda el registro de la marca JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta) en la Clase 3ª

Internacional a favor de JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM

NEUMARKT. 1.2. Hechos  Mediante Resolución de 29 de diciembre de 1951 la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta) a favor de JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT según certificado 29514, para distinguir productos de perfumería y tocador en general, comprendidos en la Clase 3ª Internacional. Dicho registro permaneció vigente hasta el 29 de febrero de

1981.  JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT también registró la marca JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta) según certificado 90647 de 16 de noviembre de 1977 en la Clase 3ª Internacional, el cual estuvo vigente hasta el 16 de noviembre de 1987.  En vigencia del registro 29514 de la marca JOHANN MARÍA FARINA

(etiqueta), mediante Resolución de 15 de abril de 1952 la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca JEAN MARIE FARINA (nominativa) en la Clase 3ª Internacional a favor de la sociedad ROGER & GALLET S.A., según certificado 29.967, renovado hasta el 15 de abril de 2002.  Desde el 15 de abril de 1952 cuando se registró la marca JEAN MARIE FARINA (nominativa) estando previamente registrada la marca JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta), comenzó a surtir efecto su coexistencia pacífica. JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta) fue renovada hasta el 29 de diciembre

de 1981 y al tiempo de presentación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho JEAN MARIE FARINA (nominativa) tenía vigencia hasta el 15 de abril de 2002.  El 23 de febrero de 1989 JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT presentó nuevamente solicitud de registro de la marca JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta), en la Clase 3ª Internacional, que se tramitó bajo el Expediente 298812.  Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 359 de 22 de febrero de 1991, ROGER & GALLET S.A. presentó demanda de observaciones con base en sus marcas JEAN MARIE FARINA y JEAN MARIE FARINA (etiqueta), registradas según certificados 29967 y 97495, respectivamente, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª Internacional, desconociendo que los registros opositores le fueron concedidos en vigencia del registro 29514 de la marca JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta) y haciendo caso omiso de su coexistencia pacífica.  Mediante Resolución 44194 de 31 de octubre de 1994 la Superintendencia declaró fundada la oposición formulada por ROGER & GALLET S.A. contra la solicitud de registro de la marca JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta) en la Clase 3ª Internacional, por considerar que de coexistir en el mercado sus semejanzas inducirían al público consumidor en error en relación con el origen de los productos y sus características. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora cita como violados los artículos 81, 93 y 95 de la Decisión 344 de la

Comisión del Acuerdo de Cartagena; 3º de la Ley 94 de 1931; 1º y 2º del artículo 35 CCA y 13 de la Constitución Política, en concordancia con el inciso 6º del artículo 3º CCA. 1.3.1. Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 por cuanto el signo JOHANN MARÍA FARINA (mixto) es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. JOHANN MARÍA FARINA es perceptible por los sentidos de la audición y de la vista; se fija rápidamente en la mente del público, el cual, además de aprehender con facilidad el sonido de una palabra lo retiene mejor cuando presenta una evocación especial o una idea conceptual, como ocurre con el signo JOHANN MARÍA FARINA (mixto). Es distintivo porque es individual y singular, puede diferenciarse de cualquier otro, que es el carácter que imprime a la marca, además, la novedad y la especialidad. La distintividad exige que el signo no se preste a confusión con otros de la misma Clase. Es susceptible de representación gráfica, entendida esta como una descripción que permita hacerse una idea del signo objeto de la marca mediante palabras, figuras o signos. 1.3.2. Se violó el artículo 3º de la Ley 94 de 1931 vigente para la época en que fueron concedidos los registros de las marcas opositoras, porque la Superintendencia de Industria y Comercio de oficio debió declarar inadmisible la solicitud de registro de la marca JEAN MARIE FARINA en la Clase 3ª, por ser confundible con la marca JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta) registrada desde el

año 1951 a favor de JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT, para distinguir productos de la misma naturaleza y Clase. Puesto que el registro de la marca JEAN MARIE FARINA devino nulo de pleno derecho, ha debido accederse al registro de la marca JOHANN MARÍA FARINA en la Clase 3ª Internacional, por no existir, o mejor, no estar reconocido jurídicamente el registro de la marca JEAN MARÍA FARINA base de la oposición y de la negación del registro de aquella. 1.3.3. Plantea que asimismo se violaron ―por aplicación indebida― los artículos 93 y 95 de la Decisión 344 en concordancia con el artículo 83 literal a) ídem dado que la Superintendencia de Industria y Comercio admitió a trámite las observaciones formuladas por ROGER & GALLET S.A. contra el registro de la marca JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta), Clase 3ª Internacional pese a carecer de legítimo interés para el efecto, pues desconoció que obtuvo el registro de la marca JEAN MARIE FARINA en la Clase 3ª Internacional durante la vigencia del registro de la marca JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta). La Administración tampoco tuvo en cuenta que a partir de 1952, cuando concedió a ROGER & GALLET S.A. el registro de la marca JEAN MARIE FARINA, comenzó a surtir efectos la coexistencia pacífica entre esta y JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta), lo que obligaba a la Superintendencia a conceder el registro de la marca JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta) en la Clase 3ª Internacional por haber

sido usada ininterrumpidamente a partir de 1951. Sostiene que han transcurrido más de 47 años sin que ningún consumidor haya formulado reclamo alguno por razón de la coexistencia pacífica de ambas marcas. En forma igualmente equivocada y contrariando la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, la Superintendencia sostuvo que la coexistencia pacífica de las marcas es contraria a las normas sobre Propiedad Industrial, lo cual no es cierto ya que en la Interpretación Prejudicial 18-IP-98 de 30 de marzo de 1998 –cuyos apartes transcribe― el Tribunal sostuvo que dicha coexistencia es perfectamente procedente. De otra parte, argumenta que la Superintendencia de Industria y Comercio violó la Sección Tercera, Título XIII del Código de Procedimiento Civil, referente al régimen Probatorio, al abstenerse de resolver la solicitud de pruebas que oportunamente planteó la actora, que fueron las siguientes: «Que por la Secretaría se certifique sobre todo lo que conste del registro de la marca JOHANN MARÍA FARINA (NOMINATIVA), certificado de registro número 29.514. Que por Secretaría se certifique sobre todo lo que conste del registro de la marca JOHANN MARÍA FARINA (ETIQUETA), certificado de registro número 90.647». a) Que por medio de escrito dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores, se envíe oficio al Consulado Colombiano en la capital de Alemania, para que por su conducto se obtenga de la Oficina Oficial de Marcas y Patentes de dicho país, constancia del registro de la marca JOHANN MARÍA FARINA, para distinguir productos

comprendidos en la Clase 3ª Internacional. b) Que por medio de escrito dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores, se envíe oficio al Consulado Colombiano en la capital de Francia, para que por su conducto se obtenga de la Oficina Oficial de Marcas y Patentes de dicho país, constancia del registro de la marca JOHANN MARÍA FARINA, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª Internacional c) Que por la Secretaría de la División de Propiedad Industrial, se informe todo lo que conste del certificado de registro 29.514 de fecha diciembre 29 de 1952, marca que estuvo vigente en Colombia hasta diciembre 29 de 1981. d) Que por la Secretaría de la División de Propiedad Industrial, se informe todo lo que conste del certificado de registro 90.647 de noviembre 16 de 1977, marca que estuvo vigente en Colombia hasta noviembre 16 de 1987. » Sostiene que la marca JOHANN MARÍA FARINA es una marca notoriamente conocida en todo el mundo, lo que implica que goza de la protección especial que la legislación marcaria reconoce a esta clase de marcas. Pone de presente que JOHANN MARÍA FARINA es también el nombre comercial de la actora y como tal está protegido por las normas de Propiedad Industrial. Sostiene que se violaron los incisos 1º y 2º del artículo 35 CCA, por indebida e irregular aplicación, pues la Resolución 15391 de 1999, que decidió el recurso de apelación fue falsamente motivada, al sostenerse en uno de sus Considerandos que JEAN MARIE FARINA fue la marca prioritaria, lo cual no es cierto.

Sostiene igualmente que se violó el artículo 13 de la Constitución Política, en concordancia con el inciso 6º del artículo 3º CCA pues los mismos razonamientos que condujeron a la Superintendencia a conceder el registro de la marca JEAN MARIE FARINA a favor de la opositora ROGER & GALLET S.A., en vigencia del registro de la marca JOHANN MARÍA FARINA según certificado 29514 a favor de la actora, la obligaban a conceder a JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT el nuevo registro de la marca JOHANN MARÍA FARINA, cuya presentación es esencialmente idéntica a la marca que estuvo registrada bajo el certificado 29514, en aplicación de los principios de igualdad de las personas ante la ley y de imparcialidad de las autoridades administrativas. II . CONTESTACIONES Fueron citados al proceso la Superintendencia de Industria y Comercio, como parte demandada y ROGER & GALLET S.A., en calidad de tercero interesado como titular del registro de la marca JEAN MARIE FARINA. 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio defiende la legalidad de los actos acusados y aduce que al expedirlos no violó la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que constituía el régimen legal aplicable a la solicitud que concluyó con la expedición de los actos acusados. Luego de hacer mención a varias sentencias dictadas por el Tribunal, sostuvo que efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta) y JEAN MARIE FARINA (nominativa) se concluye que son

semejantes entre sí, existiendo confundibilidad en los aspectos fonético, ortográfico y conceptual; su coexistencia en el mercado llevaría a error al consumidor medio dada la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los productos y sus fabricantes. Señala que habiendo caducado el registro de la marca JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta), quedó consolidado el derecho sobre la marca JEAN MARIE FARINA en cabeza de ROGER & GALLET S.A. aunque las marcas hayan coexistido durante casi 29 años 2.2. ROGER & GALLET S.A. sostuvo que la violación del artículo 3º de la Ley 94 de 1931 es infundada pues los actos administrativos que concedieron el registro JEAN MARÍA FARINA se encuentran vigentes y están amparados por la presunción de legalidad. Según lo admite la actora el registro 29514 de la marca JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta) expiró el 29 de diciembre de 1981 por falta de renovación. De igual modo, el registro 90647 expiró en noviembre de 1987. Señala que el 23 de febrero de 1989 cuando se presentó la solicitud que se tramitó en el expediente 298812 y que concluyó con la negación del nuevo registro para el signo JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta), regía la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena la cual no confería derecho alguno a quienes dejaran vencer un registro marcario y solicitaran uno nuevo. Estando en trámite la solicitud entró a regir la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuyo artículo 83 literal a) establece la prohibición de registrar marcas que sean confundibles con signos previamente

registrados. Por tanto, la Superintendencia estaba obligada a aplicarlo. Afirma que la nueva solicitud de registro se sometía a las normas que rigieran al momento de su tramitación y que al negar el registro de la marca JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta) la Administración actuó conforme a la ley pues el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 prohíbe el registro de marcas que sean confundibles con otras registradas a favor de un tercero para productos idénticos, como ocurre en este caso.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. El apoderado de la actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda; insistió en la nulidad del registro de la marca JEAN MARIE FARINA y en la coexistencia pacífica por casi 50 años de las marcas sin que se haya presentado reclamo alguno, lo que a su juicio desvirtúa que sean confundibles, como alega la parte demandada. 3.2. El apoderado de la Superintendencia reiteró los argumentos expuestos en su contestación. 3.3. ROGER & GALLET S.A. sostuvo que la actora no logró demostrar que las normas que estima violadas se aplicaron de manera incorrecta, ni que en Colombia tenga derechos sobre la marca JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta) los cuales se extinguieron por haber dejado vencer el registro.

IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración, en lo pertinente.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Según se lee en la Resolución 44194 de 31 de octubre de 1994, la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación presentada por ROGER & GALLET S.A. y negó a JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT el registro como marca del signo JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª Internacional, por considerarlo incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, pues apreciada en conjunto con la marca JEAN MARIE FARINA (nominativa) existen semejanzas que puedan inducir al público a error, no pudiendo coexistir en el mercado por generar confusión en el consumidor. Los productos comprendidos en la Clase 3ª Internacional para la cual se solicitó el registro del signo JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta) son los siguientes: «Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.» La actora sostiene que al negar el registro de JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta) la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 81, 93 y 95 de la Decisión 344 pues su coexistencia con JEAN MARIE FARINA por más de 27 años desvirtúa que exista riesgo de confusión. Las normas comunitarias que se estiman violadas disponen : «Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean

perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 83 .- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguiente impedimentos: a. Sean idénticos o se asemejen dé forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Artículo 93 .- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional

competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o delegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante Resolución debidamente motivada. ...» El Tribunal interpretó de oficio el artículo 84 de la Decisión 344, cuyo texto es el siguiente: «Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b. La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c. La antigüedad de la marca y su uso constante; d. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.» A los efectos de la decisión a adoptarse en este fallo, son del caso las consideraciones siguientes: Los actos acusados denegaron la solicitud del registro de la marca consistente en «el conjunto formado por la expresión JOHANN MARÍA FARINA escrita en letras características y especiales, encima de dicha expresión aparece la figura de un escudo muy especial el cual está sostenido por dos angelitos» todo de conformidad con el modelo adjunto: La marca nominativa previamente registrada que sirvió de fundamento a la decisión denegatoria, es la siguiente: JEAN MARIE FARINA Está probado en el caso presente que las marcas ahora confrontadas coexistieron en registro en Colombia durante un período de determinado, así:  A partir del 15 de abril de 1952 –cuando se registró la marca JEAN MARIE FARINA― hasta el 29 de febrero de 1981, fecha en que caducó el registro

de la marca JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta) por no haber solicitado su titular oportunamente su renovación.  Desde el 16 de noviembre de 1977, fecha del registro de la marca JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta) hasta el 16 de noviembre de 1987, en que caducó por falta de renovación. Por tanto, la coexistencia marcaria entre JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta) y JEAN MARIE FARINA se mantuvo desde 1952 hasta 1981 y desde 1977 hasta 1987. En esta instancia además se demostró que las marcas coexisten en registro en Chile y Venezuela, así:

PAIS MARCA NUMERO DE FECHA DE CLASES

REGISTRO REGISTRO

(DD/MM/AA) CHILE JEAN MARIE 399.168 23-12-1992 03

FARINA (Int.) CHILE JOHANN 258.611 25-03-1982 03

MARÍA

FARINA

VENEZUEL JEAN MARIE F-38814 13-09-1960 06

A FARINA (Nacional)

VENEZUEL JOHANN F-42187 28-08-1962 06

A MARÍA FARINA Pese a haberse probado la coexistencia en registro de las marcas en conflicto durante los períodos señalados, la Sala advierte que esta no era admisible, pues para que resultasen improcedentes las observaciones fundadas en marcas preexistentes que hubiesen coexistido con la marca solicitada, el artículo 100 de la Decisión 344 exigía que el titular de esta presentara la nueva solicitud de registro dentro de los 6 meses posteriores al vencimiento, lo que no se hizo en el caso presente, ya que la nueva solicitud de JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta) fue presentada casi 8 años después de vencido el registro inicial. De ahí que resulte infundado el cargo de violación de los artículos 93 y 95 de la Decisión 344 por haber admitido la Superintendencia a trámite la observación presentada por ROGER & GALLET S.A. con base en la marca JEAN MARIE FARINA. Por la misma razón, fue irrelevante que la Superintendencia errara al afirmar en la Resolución 15391 de 1999 decisoria del recurso de apelación, que la marca prioritaria era la opositora; por consiguiente, resulta también infundado el cargo de violación de los incisos 1º y 2º del artículo 35 CCA, pues se reitera, la determinación de la marca que gozaba de prioridad por registro anterior, carecía de relevancia en el caso presente. La Sala también constata que ni en el expediente administrativo en que cursó la solicitud que culminó con la expedición de los actos acusados ni en esta instancia, la actora probó la coexistencia en uso de las marcas ni la notoriedad de JOHANN MARÍA FARINA (etiqueta), lo que hace imprósperos los cargos de violación de los artículos 81 y 84 de la Decisión 344 que se sustentan en estos hechos, pues se reitera, no fueron probados. Repárese en que la Interpretación Prejudicial el Tribunal Andino fue clara en señalar que además de la prueba del registro, debe demostrarse la coexistencia en uso cuando se ad