CE-11001-03-24-000-1995-03257-01(3257)-2002

ACCION ESPECIAL DE NULIDAD MARCARIA - Ley procesal en el tiempo / LEY PROCESAL EN EL TIEMPO - Acción especial de nulidad marcaria / CADUCIDAD DE LA ACCION ESPECIAL DE NULIDAD MARCARIA - Supresión del término de cinco años prevista por el artículo 596 del C.Co. por el artículo 113 de la Decisión 344 Conviene advertir que, a pesar de que se invoca la acción de nulidad instituida en el artículo 596 del Código de Comercio, la presente acción se interpreta como la especial de nulidad que preveía el artículo 113 de la Decisión 344. En efecto, cuando se concedió el registro impugnado, el 23 de marzo de 1990, se encontraba vigente el artículo 596 en cita, debido a que no estaba regulada la acción de nulidad marcaria en la Decisión 85 de 1974 de la misma Comisión, incorporada al derecho interno mediante Decreto 1190 de 26 de junio de 1978. El 1º de enero de 1994 empezó a regir el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que introdujo modificaciones importantes a la acción de nulidad, como las de quedar sujeta al interés directo para incoarla y suprimir la caducidad de cinco (5) años prevista en la citada disposición comercial, y la demanda fue presentada el 9 de marzo de 1995, es decir, cuando el mencionado artículo 113 ya estaba vigente, por lo cual debe considerarse presentada en tiempo. Además, las citadas normas son de carácter procesal y en relación con esta clase de normas el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 señala que

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento que deban empezar a regir”, por lo cual cabe asumir que el artículo 113 de la Decisión 344 tiene la vocación de prevalecer sobre el artículo 596 del Código de Comercio. Sin embargo, vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el sentido de que la legalidad de los actos de registro será examinada a la luz de las normas comunitarias vigentes al momento de expedirse el acto final del procedimiento administrativo respectivo, se debe tener en cuenta que el régimen aplicable al presente caso el de la Decisión 85, por cuanto era la que regulaba en ese entonces la propiedad industrial, y dentro de ella el registro de marcas.

MARCA NOTORIA - Elementos: difusión, uso intenso, exclusividad / MARCA NOTORIA - Para su protección no requiere registro en el país, bastando su registro en el exterior y su difusión publicitaria Las pruebas arrimadas al proceso indican que la marca CANALI de propiedad de la actora se encuentra registrada en el exterior a su nombre y tiene las características de marca notoria desde antes de que se concediera el registro impugnado, para distinguir productos de la misma clase, incluso con anterioridad a la fecha en que la beneficiaria de este último introdujo la solicitud de su registro en Colombia. En cuanto a la notoriedad de la marca y la protección de la misma, conviene retomar los lineamientos jurisprudenciales sentados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a propósito de la interpretación prejudicial del artículo 83, literal d), de la Decisión 344, en el proceso con radicación núm. 3973,

decidido mediante sentencia de 3 de febrero de 2000, relacionado con la marca OLD PARR, a saber: “ ‘…son varios los factores que concurren a que una marca tenga la calidad de notoria y entre ellos se destacan el de la difusión que la marca haya tenido en un determinado grupo de consumidores; su uso intenso con relación a una determinada calidad de productos y, en no pocas veces, su exclusividad. En una marca para que se considere notoria pueden presentarse uno o varios de estos elementos, en menor o mayor grado, y ello determina que obtenga un rango jurídico especial con respecto a las marcas que no lo son. La marca notoria es una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. “Sin embargo, para que surta efecto esta protección especial, la marca tiene que ser conocida; no siendo necesario que ella esté registrada en el país, toda vez que esa no es una condición que imponga la norma, bastando, por tanto, su registro en otro u otros países. La norma comunitaria, al igual que lo establecen otras legislaciones, tampoco exige que la marca sea usada, basta que sea conocida. Ese conocimiento puede provenir del uso continuo y sistemático de la marca o de su difusión publicitaria; sin que sea legalmente necesario que uso y conocimiento tengan presencia simultánea para que pueda hablarse de marca notoria”. MARCA NOTORIA - Lo es “CANALI” por su difusión, comercialización internacional y registro en el exterior / REGISTRO DE MARCA

CONFUNDIBLE CON OTRA NOTORIAMENTE CONOCIDA - Vulneración de

normas comunitarias No cabe duda que la marca CANALI, de propiedad de la actora y registrada en el exterior, es notoria, debido precisamente a la amplia difusión y comercialización que ha tenido internacionalmente y en el país en un grupo especializado de consumidores de los productos que representa, tal como se aprecia en el abundante acervo probatorio que se arrimó al proceso, compuesto por facturas de venta a varios países, en los que además del país de origen, se destacan Estados Unidos, Venezuela y Colombia. A lo anterior se agrega que quienes obtuvieron el registro de esa marca en Colombia ofrecieron a la actora transferirle los derechos de dicho registro a cambio de la celebración de un contrato de licencia exclusiva para Colombia, con el derecho de exportar a Venezuela; ofertas que le hicieron en comunicaciones de 8 de octubre de 1991 (folio 277) y 24 de febrero de 1993 (folio 288), las cuales no han sido tachadas ni desvirtuadas por la beneficiaria del registro impugnado. Ello es justamente un reconocimiento de la notoriedad internacional de la marca CANALI de propiedad de la actora. Con las anteriores conclusiones es coincidente el dictamen pericial rendido dentro del proceso, al advertir que “El acervo probatorio presentado por la demandante, muestra que no solamente se trata de una marca notoriamente conocida sino que por su antigüedad, en el tiempo, es la propietaria de la marca CANALI S.P.A.”. En consecuencia, al autorizar el registro de la marca CANALI en Colombia a favor de un tercero sin autorización de la actora, el acto acusado viola el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en

concordancia con el artículo 56 ibídem, de allí que los cargos de la demanda tengan vocación de prosperar y se deba acceder a las pretensiones de la misma, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo del dos mil dos (2002) Radicación número: 11001-03-24-000-1995-03257-01(3257)

Actor: CANALI S.P.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, el proceso referenciado, promovido por la sociedad CANALI S.P.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, por haber concedido el registro de la marca comercial CANALI para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional.

I.- DEMANDA En ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 596 del Código de Comercio y mediante el trámite del proceso ordinario, la sociedad actora solicita al Consejo de Estado que acceda a las siguientes: I.1. Pretensiones Que declare la nulidad de la Resolución núm. 002242 de 23 de marzo de 1990 proferida por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro, por el término de cinco (5) años, de la marca comercial CANALI, para distinguir productos

comprendidos en la clase 25 del Decreto 755 de 1972, a favor de la sociedad

TEXTRON LTDA.

Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad se ordene la cancelación del certificado de registro núm. 132719, correspondiente a la mencionada marca. I.2. Hechos y omisiones de la demanda Previo el trámite de ley, la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 002242 de 23 de marzo de 1990, mediante la cual concedió el registro de la marca CANALI, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del Decreto 755 de 1972, a favor de la sociedad TEXTRON LTDA. El 16 de diciembre de 1991 la sociedad CANALI S.P.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia el registro de la marca CANALI, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 Internacional. La marca CANALI solicitada pertenece a la sociedad italiana CANALI S.P.A., la cual obtuvo su primer registro marcario en Milán el 9 de enero de 1968, renovado el 19 de noviembre de 1987 y con vigencia hasta el 19 de noviembre del 2007, para la clase 25 Internacional. El último registro lo obtuvo en Bolivia el 27 de abril de 1993 para amparar productos de la misma clase, con vigencia hasta el 27 de abril del 2003. La firma CANALI S.P.A. ha explotado la marca CANALI durante mucho tiempo y entre el primero y el último registro aludidos la ha protegido en más de 30 países, sin que haya autorizado a persona alguna dentro del territorio colombiano para usar la marca ni la letra “é” característica.

La sociedad TEXTRON LTDA. conocedora de la existencia de la marca italiana y después de haber logrado su registro en forma ilegal con el objeto de obtener provecho, el 8 y el 16 de octubre de 1991 dirigió comunicaciones a la firma actora en las cuales reconoce la verdadera titularidad de CANALI S.P.A. sobre la marca CANALI y del contenido de las mismas se deduce su intención de vender la marca a su legítimo titular a cambio de obtener la licencia exclusiva de dicha expresión para Colombia, con el derecho de exportar a Venezuela, propuesta que fue considerada por la demandante como un acto de mala fe, ilegal y censurado por los competidores dentro de un mercado de libre competencia, por lo cual ni siquiera la tuvo en cuenta. Al obtener respuesta negativa, el 24 de febrero de 1993, TEXTRON LTDA. dirigió una carta al apoderado de la firma actora manifestándole su interés en adquirir la técnica de la misma y a su vez transferirle el registro obtenido en Colombia a cambio de un contrato de licencia, remunerado con una regalía anual a convenir. La sociedad TEXTRON LTDA. utiliza la marca CANALI acompañada de las expresiones “ITALY” y “é moda” induciendo en forma deliberada a error al público consumidor, quien cree que se trata de los productos fabricados por la firma italiana CANALI S.P.A. Desde el punto de vista ideológico, gráfico y fonético, dichas expresiones son una vulgar imitación de las registradas en el mundo entero por la firma actora, tales como “CANALI MILANO” y “CANALI é uomo”, marcas registradas en tipos de letra característicos que fueron igualmente imitados por TEXTRON LTDA., la cual, a

pesar de tener registrada la expresión CANALI en forma nominativa, coincide en las formas y colores de la marca notoriamente conocida de propiedad de la demandante. TEXTRON LTDA. tiene como socios a varios miembros de la familia Kassim, quienes a nombre propio iniciaron con éxito el registro de marcas notorias, como por ejemplo CARTIER, concedida mediante certificado de registro núm. 88.879, para distinguir productos comprendidos en clase 25 internacional, registro que se encuentra demandado por la firma CARTIER INTERNATIONAL B.V., verdadera titular de dicha expresión. Además de lo anterior, el nombre comercial de la sociedad colombiana TEXTRON LTDA. no es más que una imitación del nombre comercial de la compañía norteamericana TEXTRON, INC., la cual tiene en el país los registros de marca distinguidos con los certificados núms. 28.494 y 79.452. Como si lo anterior fuera poco, TEXTRON LTDA., haciendo gala de su mala fe, hizo circular en la página 219 de la edición núm. 362 de la Revista Semana, del 14 de junio de 1994, publicidad de la marca CANALI é uomo en presentación idéntica a la utilizada y registrada por la firma actora, generando confusión no sólo con la utilización de las marcas de la demandante, sino llegando hasta el punto de distinguir con la enseña CANALI ITALY un establecimiento comercial ubicado en el Centro Andino de la ciudad de Bogotá, donde se expenden artículos de la clase 25, misma clase de los comercializados por CANALI S.P.A., esto es, vestidos con inclusión de botas, zapatos y zapatillas, de donde se deduce fácilmente la confusión

que se crea en el público consumidor de dichos artículos al encontrar signos distintivos iguales, de diferentes titulares, para los mismos productos. La Superintendencia demandada concedió el registro de la marca CANALI a un nacional no estando probada para ese entonces su novedad, puesto que la misma era ampliamente conocida a nivel mundial como de propiedad de la firma CANALI S.P.A., la cual existe desde mucho antes de que se obtuvieran sus registros y desde entonces ya se conocía dentro del círculo de consumidores de sus productos, es decir, vestidos con inclusión de botas, zapatos y zapatillas. CANALI S.P.A. no sólo ha invertido en publicidad, lo cual por sí solo ha hecho que la expresión CANALI sea notoriamente conocida, sino que, además, sus volúmenes de ventas en el mundo han alcanzado cifras considerables que hablan por sí solas de su difusión en mercados internacionales. I.3. Normas violadas y concepto de la violación Se indican como violados los artículos 56, 58, literales a) y g) y 62 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por razones que se sintetizan así:

I. 3. 1. El artículo 56 ha sido violado por falta de aplicación, al concederse mediante el acto acusado el registro de la marca CANALI, por cuanto dicha marca no es original, novedosa ni distintiva respecto de los productos de cada compañía, porque es exactamente igual a la de la actora, que por su parte, es notoria y la tiene registrada en varios países. 1. 3. 2. Viola el artículo 58, literales a) y g ), porque el uso de marcas notorias por

terceros no autorizados es engañosa al inducir al consumidor a relacionar el origen de los bienes o servicios ofrecidos con el titular de la marca notoria y a esperar la misma calidad de ésta; y, de otra parte, se desconoce el alcance extraterritorial de las marcas notorias, consagrado en el último de los literales citados. 1. 3. 3. Se infringió el artículo 62 ibídem, por cuanto la entidad demandada no tuvo en cuenta en el estudio del asunto que la solicitud de registro de la marca CANALI no se ajustaba a los requisitos señalados en los artículos 56 y 58, literales a) y g ), en comento.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II. 1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición del acto administrativo acusado no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que el mismo se profirió de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el entonces vigente Decreto Ley núm. 149 de 1976 y la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver las solicitudes marcarias y que la actuación administrativa adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

II. 2.- A su vez, el apoderado judicial de la sociedad TEXTRON S.A. tercera interesada en el proceso, manifiesta que se opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, tanto desde el punto de vista fáctico como desde el

punto de vista jurídico, por cuanto la marca CANALI, clase 25, constituye una situación jurídica de carácter particular que reconoce un derecho a favor de su representada, por lo cual solicita que se mantenga su registro. Expresa que la concesión de la marca CANALI, mediante la resolución aquí demandada, se realizó con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales exigidos por la Oficina Nacional Competente y de acuerdo con la legislación vigente en el momento de su tramitación, esto es, la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y sin que la misma se encontrara incursa dentro de ninguna de las causales de irregistrabilidad, por lo cual fue registrada a favor de su cliente. Además de lo anterior, manifiesta que la sociedad demandante no demostró que la marca CANALI era notoriamente conocida en Colombia ni en el momento de iniciarse su tramitación, como tampoco al concederse su registro, como lo exigían la jurisprudencia y la ley para negar el registro, debido a que la notoriedad se mira desde el punto de vista del público consumidor y no desde el punto de vista de los comerciantes, como ocurre en este caso, pues los registros de la sociedad italiana en otros países no le dan la dimensión de “notoriedad”, exigida por la ley. III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos de los actos objeto de la acción.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV. 1. La actora sostiene que está demostrada en el proceso la notoriedad de la marca CANALI, de su propiedad, de allí que acceder al registro acusado es

desproteger su derecho a la misma y permitir que la tercera beneficiaria de ese registro se aproveche de su esfuerzo económico, técnico y humano para adquirir el prestigio alcanzado por su marca. Por lo tanto, insiste en la nulidad del acto impugnado.

IV. 2. La entidad demandada reitera que se opone a las pretensiones de la demanda e insiste en las razones de defensa que expuso en su contestación y, en virtud de ellas, concluye que la concesión del registro de la marca Canali se efectuó con el lleno de los requisitos y trámites de ley, amén de que la actora no formuló oposición alguna a la solicitud de registro de esa marca, ni acreditó mejor derecho sobre la misma, incluso a la fecha de expedición del acto acusado no era titular de un registro marcario anterior sobre la marca CANALI para representar los productos de clase 25, o de una solicitud anterior. Agrega que la actora no agotó la vía gubernativa y que la resolución acusada no es nula, se ajusta a derecho y a las disposiciones legales vigentes en ese entonces y aplicables en materia de marcas.

IV. 3. La sociedad TEXTRON S.A., actual titular del registro de la marca y tercera interesada en las resultas del proceso, se ratifica en sus argumentos en defensa de la legalidad de los actos acusados, cuestiona la notoriedad de la marca aducida por la accionante, anotando al respecto que de las pruebas aportadas para el efecto no se demostró que en Colombia se diera tal notoriedad en el momento de iniciarse el trámite de su solicitud de registro de la marca CANALI que le fue concedida; y que, en cambio, sí se demostró que dicho registro cumplió

con los trámites y requisitos de ley.

IV. 4. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación manifiesta que se atiene a los términos de la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso (folio 610).

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL En la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluye que: “1. El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece que para que un signo pueda ser registrado como marca, debe reunir las condiciones de ser novedoso, visible y suficientemente distintivo y que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en el artículo 58 de la misma Decisión. “2. El estado de confusión puede presentarse en campos como el visual, el auditivo o el ideológico. La confusión visual o gráfica se produce, cuando el signo a ser registrado es idéntico o similar a otro u otros por simple observación. Si existe este riesgo, corresponderá negar el registro en aplicación de las prohibiciones fijadas por el artículo 58 literal a) de la Decisión. “3. No es procedente el registro de una marca que sea confundible con otra ya registrada por un tercero, para productos o para servicios comprendidos en una misma clase, al tenor de lo dispuesto en el artículo 58, literal g) de la misma. “4. No hay lugar al registro de la marca, en el ámbito de la Decisión 85, cuando la que se pretenda inscribir sea confundible con otra notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, para

productos o servicios idénticos a similares. “5. El momento procesal establecido por la norma comunitaria, para la demostración de inconformidades acerca de la solicitud de registro de un signo, es el de las oposiciones, el cual permite al administrador o, al juez, conocer las afectaciones que pueda provocar la inscripción pedida. “6. Si no se presentaron oposiciones a una solicitud de registro, ello no impide que el administrador o el juez nacional, en su caso, realice el examen correspondiente, sino que, al contrario, es su deber llevar a cabo el estudio de oficio y determinar si dicha solicitud ha cumplido con los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 de la Decisión 85.” ( folio 660)

VI.- CONSIDERACIONES

VI. 1. Naturaleza de la acción Conviene advertir que, a pesar de que se invoca la acción de nulidad instituida en el artículo 596 del Código de Comercio, la presente acción se interpreta como la especial de nulidad que preveía el artículo 113 de la Decisión 344.

En efecto, cuando se concedió el registro impugnado, el 23 de marzo de 1990, se encontraba vigente el artículo 596 en cita, debido a que no estaba regulada la acción de nulidad marcaria en la Decisión 85 de 1974 de la misma Comisión, incorporada al derecho interno mediante Decreto 1190 de 26 de junio de 1978. El 1º de enero de 1994 empezó a regir el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que introdujo modificaciones importantes a

la acción de nulidad, como las de quedar sujeta al interés directo para incoarla y suprimir la caducidad de cinco (5) años prevista en la citada disposición comercial, y la demanda fue presentada el 9 de marzo de 1995, es decir, cuando el mencionado artículo 113 ya estaba vigente, por lo cual debe considerarse presentada en tiempo. Además, las citadas normas son de carácter procesal y en relación con esta clase de normas el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 señala que “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento que deban empezar a regir”, por lo cual cabe asumir que el artículo 113 de la Decisión 344 tiene la vocación de prevalecer sobre el artículo 596 del Código de Comercio. Sin embargo, vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el sentido de que la legalidad de los actos de registro será examinada a la luz de las normas comunitarias vigentes al momento de expedirse el acto final del procedimiento administrativo respectivo, se debe tener en cuenta que el régimen aplicable al presente caso el de la Decisión 85, por cuanto era la que regulaba en ese entonces la propiedad industrial, y dentro de ella el registro de marcas.

VI. 2. Examen de los cargos

VI. 2. 1. En cuanto al fondo de la demanda, se observa que al acto acusado se le atribuye la violación de los artículos 56, 58, literales a) y g), y 62 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo concepto de violación radica en

que se concedió una marca exactamente igual a una marca notoria y registrada con anterioridad en otros países, de propiedad de la actora. De allí deduce la demandante que la marca atacada no es original, novedosa ni distintiva respecto de los productos de cada compañía; es engañosa, desconoce el alcance extraterritorial de las marcas notorias, y que al estudiar el asunto no se atendió que la solicitud de registro de la marca CANALI no cumplía los requisitos señalados en los artículos 56 y 58, literales a) y g ) en comento.

VI. 2. 2. Los artículos 56 y 58, literales a) y g), de la Decisión 85 rezan: “Art. 56. Podrán registrarse como marca de fábrica o de servicios los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. “Art. 58. No podrán ser objeto de registro como marcas: “a) las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características, o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate; “(...) “g) las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;”

VI. 2. 3. En el expediente consta que la actora obtuvo el registro de la marca CANALI para productos de la misma clase 25 del Decreto 755 de 1972, en varios países, especialmente en Italia, en el cual aparecen los registros de 9 de enero de 1968, 19 de noviembre de 1987, entre otros. En Estados Unidos le fue otorgado el

registro el 6 de marzo de 1984. En Francia le fue renovado el 2 de febrero de

1988. En 1982 le fue registrada la marca CANALI MILANO. En Venezuela lo solicitó el 27 de noviembre de 1989.

En otros países el registro de la marca CANALI aparece concedido después del registro acusado, tales como República Dominicana (16 de octubre de 1992); Honduras (17 de mayo de 1993); Ecuador, el 13 de diciembre de 1991. En cuanto a Colombia, la actora no tenía registrada esa marca ni la había solicitado hasta antes de la expedición de la resolución acusada. Como quiera que los signos de ambas marcas son idénticos, la controversia se reduce a establecer si la marca CANALI de propiedad de la actora era notoria internacionalmente para la fecha antes anotada, y si, en consecuencia, gozaba de la protección especial prevista en el artículo 83, literal g), de la Decisión 85, aunque no se encontrara registrada en Colombia. Esa protección la expresa el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, diciendo en su sentencia interpretativa sobre el presente caso que “No hay lugar al registro de la marca, en el ámbito de la Decisión 85, cuando la que se pretenda inscribir sea confundible con otra notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, para productos o servicios idénticos o similares” (subrayas de la Sala).

VI. 2. 4. Al respecto, se observa que las pruebas arrimadas al proceso indican que la marca CANALI de propiedad de la actora se encuentra registrada en el exterior a su nombre y tiene las características de marca notoria desde antes de que se

concediera el registro impugnado, para distinguir productos de la misma clase, incluso con anterioridad a la fecha en que la beneficiaria de este último introdujo la solicitud de su registro en Colombia. En cuanto a la notoriedad de la marca y la protección de la misma, conviene retomar los lineamientos jurisprudenciales sentados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a propósito de la interpretación prejudicial del artículo 83, literal d), de la Decisión 344, en el proceso con radicación núm. 3973, decidido mediante sentencia de 3 de febrero de 2000, relacionado con la marca OLD PARR, a saber: “ ‘…son varios los factores que concurren a que una marca tenga la calidad de notoria y entre ellos se destacan el de la difusión que la marca haya tenido en un determinado grupo de consumidores; su uso intenso con relación a una determinada calidad de productos y, en no pocas veces, su exclusividad. En una marca para que se considere notoria pueden presentarse uno o varios de estos elementos, en menor o mayor grado, y ello determina que obtenga un rango jurídico especial con respecto a las marcas que no lo son. “El artículo 83, literal d), de la Decisión 344 establece como causa de irregistrabilidad de un signo marcario el que sea confundible con otro notoriamente conocido ‘En el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero’. Agregando que la prohibición de registrar signos similares a los que tienen la calidad de notorios ‘será aplicable, con independencia de la

clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos’. “Al glosar el contenido y alcance de la calidad de la marca notoria de un signo distintivo, el Tribunal ha sostenido que: “`Ante una disposición general como la transcrita surge la pregunta de ¿quién otorga a la marca su carácter de notoria?. No son las partes en un juicio ni sus titulares los que puedan decidir que una marca es notoria, pues esto equivaldría a que la notoriedad se convierta en una autocalificación de cada interesado. La marca notoria es una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria’. “La protección jurídica que se brinda por la legislación comunitaria a las marcas notorias es especial y mucho más amplia que la que se otorga a las que no lo son. En efecto, una marca común está protegida, por lo general, dentro del campo de su especialidad, esto es para una clase de productos y para un país determinado; al paso que la marca notoria va más allá de la especialidad, al