CE-11001-03-24-000-1995-03286-01(3286)-2003

MARCA NOTORIA - Lo es el signo PIELROJA: prueba de diferentes medios de publicidad Respecto de la notoriedad de la marca gráfica conformada por la cabeza de un indio pielroja y registrada a favor de la actora para distinguir varias clases de productos, entre ellos de la clase 34 (cigarrillos entre otros ), dijo la Sala: “es evidente que la marca PIELROJA, cuyo signo distintivo es un indio pielroja, es notoriamente conocida en todo el territorio nacional para distinguir cigarrillos, dado el conocimiento que los habitantes de Colombia tienen del mismo, en la medida de que la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. a través de toda su existencia (desde 1924 y hasta la fecha), la ha dado a conocer a través de diferentes medios de publicidad”. MARCA MIXTA - Predominio del elemento gráfico: por su tamaño, color y ubicación: PIELROJA / COMPARACION ENTRE SIGNOS MIXTOSPredominio del elemento gráfico / PREDOMINIO DEL ELEMENTO GRAFICOMarcas mixtas En cuanto al punto de la similitud se tiene que ambas marcas están conformadas por la cabeza de un indio pielroja, de modo que la impugnada se encuentra encerrada en un circulo del cual se desprende la letra A, figura que se asemeja bastante al indio que caracteriza la marca PIELROJA de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., sin que la letra A marque una diferencia relevante, pues colocándose esta Corporación en el lugar del público consumidor, la parte gráfica tiene una mayor fuerza de recordación que dicha letra, por ser aquélla predominante, de allí que deba seguirse el derrotero jurisprudencial

señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad, en cuanto en la tercera conclusión, in fine, de su sentencia interpretativa proferida para el plenario manifiesta que “En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser decisivo. de donde es evidente que la coexistencia de las mismas pueden generar confusión desde los puntos gráficos, conceptuales y por ende del origen o productor de la clase de productos que con ellas se distinguen. La Sala estima que, contrario a lo considerado por la entidad demandada, la marca A + GRAFICA para distinguir productos de la clase 30 no tiene la suficiente distintividad frente a la marca opositora por razones que la hacen incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en las normas comunitarias atrás indicadas, de donde la resolución acusada, al conceder el registro de esa marca, viola tales disposiciones, luego, sin necesidad de examinar los demás cargos, se declarará su nulidad.

NOTA DE RELATORIA: La Sala llegó a conclusiones similares en la precitada sentencia de 1º de junio de 2000, exp. 3285, C.P. Olga Inés Navarrete, en la cual se confrontaron las marcas “A” + GRAFICA y PIELROJA + GRAFICA, y en la de 12 de octubre de 2000, exp. 5517, C:P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre del dos mil tres (2003) Radicación número: 11001-03-24-000-1995-03286-01(3286)

Actor: COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del C.C.A., promovió la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- LA DEMANDA La sociedad actora, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho solicita a la Sala, en proceso de única instancia, que acceda a las siguientes

I. 1. Pretensiones Primera. Que declare la nulidad de la Resolución núm. 2389 de 1º de noviembre de 1994, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 15734 de 2 de septiembre de 1993, revocándola en todas sus partes y concediendo el registro de la marca “A”, acompañada de la figura de un pielroja, para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 internacional.

Segunda. Que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, declare que para el 2 de septiembre de 1993 era un hecho notorio que la marca INDIO (FIGURA), cuya titular es la demandante, era notoriamente

conocida en Colombia. Tercera. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, ordene a la demandada cancelar el certificado de registro núm.171.785 correspondiente a la marca figurativa “A”, acompañada de la figura de un pielroja en la clase 30 internacional; cancelar la inscripción de dicho certificado del libro de registro de marca, así como publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I. 2. Los hechos En resumen, son los siguientes: La sociedad AMERICAN BRANDS INC., solicitó el 5 de mayo de 1982 el registro de la marca “A” acompañada de la figura de un indio para productos de la clase 30 internacional, solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 324 del 4 de marzo de 1986, contra la cual oportunamente la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. presentó oposición con fundamento en el registro de la marca gráfica consistente en la figura de un indio pielroja, con certificado núm. 80.724 de su propiedad, alegando al efecto la confusión gráfica entre ambas marcas.

Mediante Resolución núm. 15734 de 2 de septiembre de 1993, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la sociedad actora y, en consecuencia, negó el registro de la marca “A”, acompañada de la figura de un pielroja, solicitada por AMERICAN BRANDS INC. para la clase 30 internacional. Contra la anterior resolución AMERICAN BRANDS INC. interpuso recurso de

apelación, del cual no se corrió traslado a la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., además de que la Superintendencia de Industria y Comercio no practicó oficiosamente ni solicitó a las partes pruebas adicionales que afirmaran o desvirtuaran el contenido de la resolución apelada. Mediante Resolución 2389 de 1º de noviembre de 1994 la entidad demandada revocó la resolución recurrida y, en consecuencia, otorgó a AMERICAN BRANDS INC. el registro de la marca controvertida, por un término de diez años, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 internacional, resolución que fue notificada por edicto desfijado el 2 de diciembre de 1994, fecha en que quedó ejecutoriada. La entidad demandada asignó a la marca objeto de demanda el certificado de registro núm. 171.785 Por lo demás hace un recuento histórico de la creación de la marca INDIO(GRAFICA) por la actora.

I. 3. Normas violadas y concepto de su violación.

La demandante invoca como violados los preceptos que se indican en los siguientes cargos: Primero. Expedición irregular de la resolución acusada y con desconocimiento del debido proceso y del derecho de defensa de la actora porque la solicitud de la marca “A”, acompañada de la figura de un pielroja, fue indebidamente publicada, pues la marca inicialmente solicitada era una marca gráfica, mientras que la marca publicada se hizo como si la misma fuera mixta e inexplicablemente se incluyó en la publicación la expresión “pielroja” como parte nominativa de la misma, es decir, se publicó una marca diferente de la solicitada.

Asimismo, porque en la parte motiva de la resolución revocada (la núm. 15734 de 1993) la División de Signos Distintivos consideró que la marca INDIO (ETIQUETA), de propiedad de la actora, es notoriamente conocida, de allí ésta estimó que estaba eximida de probar la notoriedad de esa marca en el recurso de apelación interpuesto por AMERICAN BRANDS INC., tal y como lo establece el artículo 177 del C. de P.C. Sin embargo, la resolución demandada resolvió de plano el recurso, sin darle traslado a la actora, desconoció la calificación de hecho notorio, sin darle oportunidad a ésta de probar la notoriedad de su marca.

Segundo: Violación de los artículos 81 y 82, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto otorgó el registro de la marca “A”, acompañada de la figura de un pielroja, la cual no es distintiva para los productos de la clase 30, ya que reproduce el elemento principal indio pielroja de la marca notoria INDIO (FIGURA), registro núm. 80.744, fundamento de la oposición, y de la cual es titular la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.

La marca impugnada y la marca suya tienen un elemento común, cual es la figura de un indio pielroja, tratándose en ambos eventos de una ilustración representativa, es decir, de una imagen que consiste exclusivamente en la cabeza de un indio, sin que existan otros elementos corporales diferenciadores; adicionalmente, en ambas gráficas la cabeza está de perfil, el elemento destacado en cada una de ellas es el plumaje sobre la cabeza del indio, que en

ambos casos es igualmente largo, sigue una dirección semicircular y se desarrolla a partir del mismo punto de simetría; asimismo, en ambos casos el contorno mantiene un movimiento circular que se presenta hasta en las terminaciones de algunos elementos, por ejemplo, en las plumas. De otra parte, desde el punto de vista ideológico también se presenta confusión entre las marcas comparadas, pues las dos evocan una misma idea, cual es, un indio pielroja. Adicionalmente, y aún partiendo del supuesto de que la demandante no hubiese presentado oposición o la hubiese presentado con fundamento en una marca diferente, la Superintendencia de Industria y Comercio se encontraba en la obligación de efectuar el cotejo marcario frente a la marca PIELROJA + GRAFICA, de propiedad de la demandante, por cuanto la marca solicitada, acompañada de la figura de un pielroja se presta a confusión, ya que reproduce la parte esencial de las mismas, que es el indio pielroja, notoriamente conocido. En conclusión, la marca en cuestión no reúne los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344, de allí que la entidad demandada debió negar el registro de dicha marca.

Tercero: Violación del artículo 82, literal h), de la Decisión 344, pues el otorgamiento de la marca censurada permite que se engañe al público consumidor y a los medios comerciales, ya que estos creerán fácilmente que se trata de otra de las marcas de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. y que la misma ha incursionado en la rama de las bebidas alcohólicas.

Cuarto: Violación del artículo 83, literal d), de la Decisión 344, dado que en la

Resolución núm. 15734 de 2 de septiembre de 1993, mediante la cual se declaró fundada la oposición de la demandante, la Administración le asignó a la marca PIELROJA (FIGURA) dos consecuencias jurídicas, a saber: que dicha marca es notoriamente conocida y que es un hecho notorio que la misma es notoriamente conocida, lo cual, en cuanto a la identificación del producto cigarrillos PIELROJA, es fruto del uso reiterado dentro del territorio nacional durante más de setenta (70) años del signo distintivo consistente en la cabeza de un INDIO PIELROJA. No se desvirtuó en la resolución acusada la notoriedad de la marca PIELROJA (FIGURA) y mucho menos la calidad de hecho notorio atribuida por la División de Signos Distintivos a dicha marca, por tanto violó el artículo 83, literal d) de la decisión 344.

Quinto: Violación del artículo 83, literal e), de la Decisión 344, por razones similares a las que sustentan el cargo anterior, en las cuales se aduce de manera extensa las implicaciones de la marca notoria, sobre lo cual afirma la actora que en el curso del proceso se demostrará que las marcas INDIO (GRAFICA) y PIELROJA + GRAFICA, de propiedad de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., son notoriamente conocidas, pues de ellas tienen gran conocimiento la gran mayoría de los colombianos, ya que han llegado a los lugares más lejanos del territorio nacional y las conocen personas de todo estrato social, raza, sexo, etc., debido a que desde el nacimiento del producto cigarrillos PIELROJA se ha llevado a cabo reiteradamente su publicidad a través de todos

los medios masivos de comunicación.

Sexto: Falsa motivación por cuanto el Superintendente de Industria y Comercio no practicó prueba alguna ni expuso argumento tendiente a desvirtuar la declaratoria de notoriedad de la marca PIELROJA (GRAFICA) como hecho notorio que había hecho el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y, por el contrario, excluyó como prueba de esa notoriedad el hecho notorio, notoriedad que hacía irregistrable la marca solicitada según el artículo 73, literal e) de la decisión 313 del Acuerdo de

Cartagena.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II. 1. La Superintendencia de Industria y Comercio y el beneficiario del registro impugnado, vinculado al proceso como tercero interesado, fueron notificados de la admisión de la demanda, de los cuales sólo la primera le dio contestación oportuna, cuyo apoderado sostiene que con la expedición del acto administrativo acusado la entidad no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que el mismo se profirió de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa y reiterando que del análisis comparativo que se hizo de las marcas enfrentadas, se dedujo que no eran semejantes y, por ende, no

generaban confusión en el público consumidor.

II. 2. La sociedad AMERICAN BRANDS INC., tercera interesada en el proceso, fue vinculada al mismo mediante curador ad litem, quien manifiesta que corresponde a la Sala analizar las pruebas relativas a las causales de nulidad invocadas en la demanda, que está en desacuerdo con la aplicación a este caso de los artículos 175 y 177, inciso segundo, del C. de P. C., por cuanto aquí no existe el hecho notorio y que se opone a las pretensiones de la demanda, pues la Administración procedió conforme a derecho, ya que el registro de la marca impugnada no afecta los derechos de la actora por no existir semejanza entre las marcas confrontadas.

III.- PRUEBAS Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó la actora, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto, así como algunos testimonios sobre los hechos de la demanda.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV. 1. La sociedad actora reitera que ambas marcas son similares y confundibles por cuanto el elemento gráfico es el que tiene mayor fuerza de penetración en la memoria del consumidor y por lo mismo el determinante de que la marca atacada pueda hacer incurrir al público en un error en cuanto a la marca y/o al origen industrial de tales productos. Por lo demás, retoma los argumentos expuestos sobre las similitudes de los elementos gráficos de cada marca y la notoriedad de la marca PIELROJA + GRAFICA.

IV. 2. La entidad demandada reafirma sus argumentos defensivos ya reseñados,

a los cuales agregó algunos antecedentes jurisprudenciales, alusivos a los requisitos para el registro de marcas y a la confundibilidad de signos marcarios (folios 1534 a 1538 ).

IV. 3. El curador ad litem de la sociedad AMERICAN BRANDS INC. sostiene que no existe posibilidad de confusión por la diferencia que presentan las marcas enfrentadas en el sub lite, ya que la de su representada está compuesta por tres ideas (indio, encerrado y letra A), mientras que la de la actora contiene una idea

(indio); el diseño de cada indio es diferente por cuanto uno se encuentra hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, y el dibujo del penacho cambia entre uno y otro, de forma que la imagen del indio de la actora es fotográfico y el de la marca atacada es abstracto. Insiste en que no existe hecho notorio debido a que no se dan los elementos del mismo señalados por la doctrina, de allí que la actora trató en todo el proceso de probar la existencia y conocimiento de su marca aquí aducida.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Primero Delegado ante la Sala se limitó a solicitar la interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda ( folio 1533 ).

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de la norma del Acuerdo de Cartagena, invocada en los cargos, concluye así: 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento

correspondiente a tal solicitud, aquella norma será aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2º Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 3º En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser decisivo. 4º No será registrable como marca el signo que pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la naturaleza, procedencia, modo de fabricación, características o aptitud para el empleo o uso del producto o servicio de que se trate. 5º De conformidad con el artículo 58, literal f, de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, o con un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, o con un signo cuyo registro sido anteriormente solicitado, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad, para productos o servicios pertenecientes a una misma clase. A efectos de establecer si existe riesgo de confusión, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que , y considerar la situación del consumidor medio, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 6º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 7º La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende - caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo solicitado para registro - con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada. De invocarse el conocimiento notorio de una marca para oponerse al registro de un signo idéntico o semejante, el interesado deberá probar que la notoriedad de aquélla existía para la fecha de la solicitud de registro del signo. 8º De conformidad con los artículos 65, 66 y 67 de la Decisión 85, si la solicitud de registro no hubiese merecido

observaciones por parte de la oficina nacional competente o, de haberlas habido, si han sido complementadas en debida forma, la Administración deberá ordenar la publicación de un extracto de la solicitud en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro, a objeto de que, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona pueda hacer oposición al registro solicitado, por lo que basta al efecto el simple interés. De formularse oposiciones dentro del plazo señalado, la oficina nacional competente deberá tramitarlas de acuerdo con la legislación interna del respectivo País Miembro. De no formularse tales oposiciones, o de ser rechazadas éstas, la citada oficina deberá expedir el correspondiente certificado de registro. VII.- DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes CONSIDERACIONES Si bien entre los cargos se aducen aspectos formales, la mayoría de ellos giran en torno de aspectos sustanciales, los cuales se contraen al problema de si es notoria la marca gráfica conformada por la cabeza de un indio pielroja, de propiedad de la actora, para distinguir, entre otros, productos de la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972; si el signo “A” + GRAFICA para distinguir productos de la clase 30, registrado como marca a favor de AMERICAN BRANDS INC. es confundible o no con aquélla y si por consiguiente está incursa o no en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82, literales a y h, y 83,

literales e y d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena invocadas por la actora en los cargos de la demanda, en concordancia con los artículos 58, literal g, 62 y 64 de la Decisión 85 idem. Tales marcas consisten en las siguientes gráficas: La primera cuestión fue examinada y decidida por la Sala mediante sentencia de 1º de junio de 2002, expediente núm. 3285, consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero. Respecto de la notoriedad de la marca gráfica conformada por la cabeza de un indio pielroja y registrada a favor de la actora para distinguir varias clases de productos, entre ellos de la clase 34 (cigarrillos entre otros ), dijo la Sala: “es evidente que la marca PIELROJA, cuyo signo distintivo es un indio pielroja, es notoriamente conocida en todo el territorio nacional para distinguir cigarrillos, dado el conocimiento que los habitantes de Colombia tienen del mismo, en la medida de que la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. a través de toda su existencia (desde 1924 y hasta la fecha), la ha dado a conocer a través de diferentes medios de publicidad”. Al efecto explica que “la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. acompañó con su demanda numerosas copias de los afiches promocionales, almanaques, directorios, avisos publicitarios, etc., en los cuales aparece impresa su marca “PIELROJA” (folios 32 a 412 del cuaderno núm. 1 y folios 603 a 624 del cuaderno

núm. 1A), en las diferentes modalidades en que ha sido usada y respecto de los cuales, en su gran mayoría, los diferentes diarios, revistas, empresarios, etc. confirmaron su autenticidad”, amén de advertir los testimonios de varios comerciantes de Corabastos, dos comerciantes de Ibagué (Tolima) y dos comerciantes de Medellín, de quienes anota que son concordantes en afirmar que conocen la marca PIELROJA hace más de 30 años, que distingue cigarrillos, que es de propiedad de la COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO, que se distingue por la figura de un indio, que es distribuida en todo el territorio nacional, que la figura de la cabeza de un indio pielroja les evoca los cigarrillos PIELROJA producidos por la sociedad demandante, que no conocen otros cigarrillos que se identifiquen con la marca PIELROJA o con la gráfica que reproduzca un indio pielroja, que no conocen ningún licor con la marca PIELROJA y que asociarían un licor que tuviera la cabeza de un indio pielroja con los cigarrillos PIELROJA y con la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., situación que también se observa en este plenario, lo cual no hace sino corrobar la conclusión a que llegó la Sala en dicha sentencia. Ello significa que la marca aducida por la actora ya tenía el carácter de marca notoria a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca impugnada, esto es, 5 de mayo de 1982, momento al cual, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se debe retrotraer la

demostración y el consecuente examen de la notoriedad en que se fundamente una determinada oposición a la solicitud de registro de una marca, como la del sub lite. De modo que en este proceso cabe dar como acreditada la notoriedad de la marca figurativa aducida por la actora, esto es, cabeza de indio pielroja. En cuanto al punto de la similitud se tiene que ambas marcas están conformadas por la cabeza de un indio pielroja, de modo que la impugnada se encuentra encerrada en un circulo del cual se desprende la letra A, figura que se asemeja bastante al indio que caracteriza la marca PIELROJA de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., sin que la letra A marque una diferencia relevante, pues colocándose esta Corporación en el lugar del público consumidor, la parte gráfica tiene una mayor fuerza de recordación que dicha letra, por ser aquélla predominante, de allí que deba seguirse el derrotero jurisprudencial señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad, en cuanto en la tercera conclusión, in fine, de su sentencia interpretativa proferida para el plenario manifiesta que “En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser decisivo. (subrayas de la Sala ), de donde es evidente que la coexistencia de las mismas pueden generar confusión desde los puntos gráficos, conceptuales y por ende del origen o productor de la clase de productos que con ellas se distinguen.

Dado que las marcas notorias tienen una especial protección, según lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como quiera que son oponibles incluso respecto de productos distintos a la de la clase de productos o servicios que ellas distinguen, aunque en el sub lite no es menester acudir a ese privilegio dado que ambas marcas están referidas a la misma clase de productos, es claro que la marca en cuestión no podía ser objeto de registro, por ser similar a la marca opositora, cuyo registro para la clase 30 se encontraba vigente al momento en que se formuló la oposición en comento. Por consiguiente, la Sala estima que, contrario a lo considerado por la entidad demandada, la marca A + GRAFICA para distinguir productos de la clase 30 no tiene la suficiente distintividad frente a la marca opositora por razones que la hacen incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en las normas comunitarias atrás indicadas, de donde la resolución acusada, al conceder el registro de esa marca, viola tales disposiciones, luego, sin necesidad de examinar los demás cargos, se declarará su nulidad y, como consecuencia de ello, se ordenará a la entidad demandada cancelar el registro de la marca A+GRAFICA para distinguir los productos comprendidos en la clase 30, otorgado mediante dicho acto en favor de AMERICAN BRANDS, INC. Cabe reiterar que la Sala llegó a conclusiones similares en la precitada sentencia de 1º de junio de 2000, expediente 3285, Consejera Ponente doctora Olga Inés Navarrete, en la cual se confrontaron las marcas “A” + GRAFICA y PIELROJA + GRAFICA, y en la de 12 de octubre de 2000, expediente núm. 5517, Consejero

Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en la que se examinaron las marcas AMERICAN BRANDS + GRAFICA y PIELROJA + GRAFICA, todas para distinguir productos de la clase 33, cuyos elementos gráficos contenían la figura de la cabeza de un indio pielroja, en posición de perfil, con un plumaje encima que sigue una dirección semicircular, igual a la del sub lite, de suerte que en ambos casos fue declarada la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se concedió el registro de las marcas “A” + GRAFICA y AMERICAN BRANDS + GRAFICA, respectivamente, para distinguir productos de la clase 33. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : Primero.- DECLÁRASE la nulidad de la Resolución núm. 2389 de 1º de noviembre de 1994, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 15734 de 2 de septiembre de 1993, revocándola en todas sus partes y concediendo el registro de la marca “A”, acompañada de la figura de un pielroja, para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 internacional. Segundo.- ORDÉNASE cancelar la inscripción del certificado de registro correspondiente a la marca A + GRAFICA, concedida mediante el acto anulado. Tercero.- ORDÉNASE la publicación de la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. Cuarto.- DEVUÉLVASE al actor las sumas de dinero depositadas para gastos

ordinarios del proceso que no fueron utilizadas. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el día 27 de noviembre del 2003.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL E. MENDOZA